Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2021 г. N С01-1870/2020 по делу N А11-1109/2020 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды не дали оценки всем доводам предпринимателя и не установили надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 марта 2021 г. N С01-1870/2020 по делу N А11-1109/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 10 марта 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Борисовой Ю.В., Мындря Д.И.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Степанова Владимира Васильевича (ОГРНИП 30433371590001) на решение Арбитражного суда Владимирской области от 12.08.2020 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020 по тому же делу,

по иску открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" (607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, д. 9, ОГРН 1025201335279) к индивидуальному предпринимателю Степанову Владимиру Васильевичу (ОГРНИП 304333715900013)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" - Скотникова Н.Ю. (по доверенности от 28.12.2020);

от индивидуального предпринимателя Степанова Владимира Васильевича - Сергеева Н.М. (по доверенности от 04.03.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Рикор Электроникс" (далее - общество) обратилось в суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Степанову Владимиру Васильевичу (далее - предприниматель) о взыскании компенсации в сумме 50 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак N 289416, судебных издержек в сумме 11 003 руб., состоящих из стоимости приобретенного товара в сумме 700 руб., расходов на проведение независимого экспертного исследования в сумме 10 000 руб., почтовых расходов в сумме 103 руб., расходов на получение выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в сумме 200 руб. и судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 12.08.2020 с индивидуального предпринимателя Степанова Владимира Васильевича в пользу открытого акционерного общества "Рикор Электроникс" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в сумме 90 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб., а также судебные издержки в сумме 1 003 руб. В удовлетворении заявления о возмещении 10 000 рублей судебных расходов на проведение экспертиз отказано.

Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020 решение Арбитражного суда Владимирской области от 12.08.2020 по делу N А11-1109/2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба индивидуального предпринимателя Степанова Владимира Васильевича без удовлетворения.

Не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой и постановление апелляционной инстанций и принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования частично и снизить размер компенсации.

Заявитель кассационной жалобы считает, что при определении размера компенсации, суды не исследовали условия, представленного истцом лицензионного договора с учетом обстоятельств настоящего дела и взыскали компенсацию, исходя из расчета истца, проигнорировав возражения ответчика и представленный им контррасчет.

По мнению заявителя кассационной жалобы суды не предприняли мер к установлению цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца тем способом, которым его использовал ответчик, не дали оценку тем обстоятельствам, что ответчик использовал товарный знак истца только одним способом из пяти способов, предусмотренным договором, представленным истцом, в отношении товара, относящегося к 7-му классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), вместо предусмотренных договором товаров относящихся к 7, 9, 12-му и 20-му классам МКТУ, суды при определении компенсации не учли позиции высших судов, в связи с чем взысканный размер компенсации является несоразмерным и несправедливым.

Общество представило отзыв на кассационную жалобу, в котором оспорило доводы ответчика, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, и таких нарушений не установлено.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество является обладателем исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 (дата приоритета - 22.07.2004, сроком действия правовой охраны - до 22.07.2024), зарегистрированного для товаров 7, 9, 12, 20-го классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Судами установлено, что 02.04.2019 обществом зафиксирован факт предложения к продаже и реализации от имени предпринимателя товара - крана управления отопителем, на котором имеется обозначение, сходное до степени смешения с указанным товарным знаком общества, и который имеет признаки контрафактной продукции.

Полагая, что ответчик нарушил исключительное право на товарный знак, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании компенсации, рассчитанной на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в размере двукратной стоимости права использования товарного знака.

В обоснование заявленного размера компенсации, истец в арбитражный суд представил лицензионный договор от 01.10.2016, в соответствии с которым двукратный размер стоимости права использования товарного знака составляет сумму 180 000 руб. При этом истец самостоятельно снизил размер компенсации до однократного размера стоимости права использования товарного знака, предусмотренной указанным договором, до 90 000 руб.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя заявленные требования в заявленном размере (90 000 руб.), суд первой инстанции руководствовался статьями 1226, 1229, 1252, 1484 и 1515 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) и в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановление N 40-П), и исходил из доказанности факта обладания обществом исключительным правом на вышеуказанный товарный знак и его нарушения предпринимателем при реализации спорного товара, а также из отсутствия оснований для снижения размера компенсации.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, отклонив приведенные в апелляционной жалобе доводы предпринимателя.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав представителей сторон, явившихся в судебное заседание, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба ответчика подлежит удовлетворению в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Общество заявило требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно: в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в Постановлении N 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

На основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, суд устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака.

При этом определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, предприниматель указывал в отзыве (т. 1, л. д. 90-91), пояснениях (т. 1, л. д. 140-142), на неверное определение обществом стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам правонарушения, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по мнению ответчика, основанием для определения судом суммы компенсации в размере меньшем, нежели было рассчитано истцом. Помимо этого, предприниматель заявил о наличии оснований для снижения размера компенсации до минимально возможного размера.

Однако, несмотря на возражения предпринимателя в отношении размера заявленной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, не дали оценки всем доводам предпринимателя, не установили надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчет стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака определен лицензионным договором от 01.10.2016.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций при разрешении настоящего спора не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы о размере подлежащей взысканию компенсации, не оценили соответствующие доводы ответчика.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что обжалуемые решение и постановление приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем указанные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, является к вопросам факта, относиться к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, находится за пределами полномочий суда кассационной инстанции, предусмотренных статьей 286 и частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело подлежит направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора, и, дав оценку всем доводам участвующих в деле лиц, в частности, относительно цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Кроме того, по результатам нового рассмотрения спора суду первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежит распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины, связанные с подачей (рассмотрением) апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Владимирской области от 12.08.2020 по делу N А11-1109/2020 и постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 18.11.2020 по тому же делу отменить.

Дело N А11-1109/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.И. Мындря