Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2021 г. по делу N СИП-1068/2019 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку доводы Роспатента и третьего лица о возможности смешения в глазах российских потребителей сравниваемых товарных знаков, зарегистрированных в разных классах МКТУ, не подтверждены документально

Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 марта 2021 г. по делу N СИП-1068/2019

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 августа 2021 г. N С01-1054/2020 по делу N СИП-1068/2019 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 24 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Мындря Д.И., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Плесовой А.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании, проводимом в порядке части 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области (судья Петрова Т.Ю., секретарь Закирова К.Е.) заявление индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны (ОГРНИП 304780635100251) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 10.11.2020), Пушкин А.С. (по доверенности от 19.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-414/41);

от индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - Брачев С.В. (по доверенности от 29.10.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Погорелова Ирина Валентиновна (далее - предприниматель Погорелова И.В.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 06.12.2019, которым удовлетворено возражение индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича (далее - предприниматель Улаев В.А.) против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку "" со словесным элементом "цветочная фантазия" по свидетельству Российской Федерации N 527631 в части услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), связанной с продвижением и реализацией на рынке цветов и цветочной продукции.

В обоснование своего требования заявитель приводит довод о том, что оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом "цветочная фантазия" по свидетельству Российской Федерации N 527631 не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком "" со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 465128, поскольку часть услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака не является однородной товарам 26, 31-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Поэтому, по мнению заявителя, оспариваемое решение Роспатента от 06.12.2019 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен предприниматель Улаев В.А.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2020 решение суда от 10.07.2020 по делу N СИП-1068/2019 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 09.10.2020 указал, что суд первой инстанции ошибочно устанавливал однородность услуг 35-го класса МКТУ в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции, в то время как при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на товарный знак.

В соответствии с частью 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

При новом рассмотрении дела представители заявителя в судебном заседании поддержали свою правовую позицию по доводам, изложенным в заявлении, просили удовлетворить заявленные требования.

В свою очередь, представители Роспатента и третьего лица против удовлетворения заявления возражали, считая, что вынесенное решение является законным и обоснованным.

При рассмотрении спора судом установлено, что комбинированный товарный знак со словесным элементом "цветочная фантазия" по заявке N 2013725010 с приоритетом от 09.07.2013 зарегистрирован 25.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за N 527631 на имя предпринимателя Погореловой И.В. в отношении услуг "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" 35-го класса МКТУ.

В Роспатент 01.08.2019 поступило возражение предпринимателя Улаева В.А. против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесными элементами "цветочная фантазия" по свидетельству Российской Федерации N 527631, в связи с несоответствием его регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Возражение предпринимателя Улаева В.А. мотивировано тем, что оспариваемый комбинированный товарный знак со словесным элементом "цветочная фантазия" по свидетельству Российской Федерации N 527631 является сходным до степени смешения с противопоставленным комбинированным товарным знаком со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ" в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, связанной с продвижением и реализацией на рынке цветов и цветочной продукции.

Поэтому в возражении от 01.08.2019 предприниматель Улаев В.А. просил ограничить часть услуг 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 следующим образом: "организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, за исключением проводимых в отношении цветов и цветочной продукции; презентация товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная, за исключением цветов и цветочной продукции; продвижение товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, услуги розничной продажи товаров, за исключением цветов и цветочной продукции, с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, за исключением цветов и цветочной продукции]".

Решением Роспатента от 06.12.2019 возражение предпринимателя Улаева В.А. удовлетворено, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 признана недействительной в отношении части услуг 35-го класса МКТУ.

Полагая, что указанное решение Роспатента от 06.12.2019 является недействительным, поскольку не соответствует требованиям законодательства и нарушает права и законные интересы предпринимателя Погореловой И.В., последний обратился в суд с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, выслушав мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Срок на обращение в суд с заявлением о признании недействительным оспариваемого решения Роспатента заявителем не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение Роспатента и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается предпринимателем Погореловой И.В. в заявлении, поданном в суд.

С учетом даты подачи заявки N 2013725010 (09.07.2013) на регистрацию обозначения "цветочная фантазия" в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 N 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Как отмечено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применимом в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Ранее аналогичные методологические подходы содержались в пунктах 37 и 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и от 18.07.2006 N 3691/06.

В отношении выводов Роспатента в оспариваемом решении от 06.12.2019 о наличии сходства товарных знаков, судебная коллегия отмечает следующее.

При проверке обозначений на тождество и сходство в соответствии с подпунктом 14.4.2 Правил, осуществляются следующие действия:

проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Определение степени сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений предусмотрено подпунктами 14.4.2.2-14.4.2.4 Правил.

Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 названных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным, элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Оспариваемый товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 527631 является комбинированным и представляет собой изобразительный элемент в виде овала в центре которого расположен словесный элемент "цветочная фантазия" выполненный в две строки, стилизованным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству N 527631 была предоставлена в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Противопоставленный товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 465128 является комбинированным и состоит из словесного элемента "ФАНТАЗИЯ", выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 465128 была предоставлена в отношении товаров 26-го класса МКТУ "цветы искусственные" и товаров 31-го класса МКТУ "цветы, засушенные для декоративных целей, цветы, растения, растения засушенные для декоративных целей".

Роспатент проведя сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 и противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465128 установил, что доминирующим (сильным) элементом противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465128, который несет в себе основную функцию индивидуализации и на который падает логическое ударение, является его словесный элемент "ФАНТАЗИЯ".

Данный вывод Роспатента мотивирован тем, что словесный элемент "цветочная" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 является прилагательным и при оказании услуг 35-го класса МКТУ, с использованием данного товарного знака, будет восприниматься потребителями именно в значении "относящийся к цветам". В этой связи Роспатент сделал вывод о том, что словесный элемент "цветочная" характеризует словесный элемент "фантазия", то есть носит второстепенный характер.

Роспатент, проведя анализ сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку сходства, установил следующее.

В соответствии с подпунктом "а" пункта 14.4.2.2 Правил признаком фонетического сходства обозначений является, в том числе, вхождение одного обозначения в другое и характер совпадающих частей.

Сравниваемые товарные знаки имеют сходство по фонетическому признаку, за счет фонетического вхождения доминирующего словесного элемента "ФАНТАЗИЯ" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465128 в словесный элемент "цветочная фантазия" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631.

Согласно подпункту "б" пункта 14.4.2.2 Правил признаком семантического сходства обозначений является, в том числе, совпадение одного из элементов обозначений на которое падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Роспатент отмечает, что доминирующий словесный элемент "ФАНТАЗИЯ" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465128 совпадает с сильным (доминирующим) элементом "фантазия" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631.

Вместе с тем в отношении графического признака сходства судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на то, что оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527631 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128 имеют следующие значительные графические отличия: словесные элементы в сравниваемых товарных знаках выполнены различными стилизованными шрифтами; наличие в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 465128 дополнительного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка и отсутствие в этом товарном знаке словесного элемента "цветочная"; наличие дополнительного изобразительного элемента в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 527631 в виде овала, именно в центре которого, расположен словесный элемент "цветочная фантазия", выполненный в совершенно ином пространственном расположении (в две строки), что усиливает его различное восприятие с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 465128.

Более того, судебная коллегия проведя анализ однородности части услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527631, и товаров 26, 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128, установила следующее.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Роспатент и третье лицо ссылаются на то, что при принятии оспариваемого решения от 06.12.2019 Роспатент учитывал информацию, содержащаяся в решении управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.06.2016 по делу N 1-00-9/78-16т и решении управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 02.04.2015 по делу N К05-123/13, а также в судебных актах по делу N А56-54447/2016, согласно которой предприниматель Погорелова И.В. осуществляет реализацию цветов и цветочной продукции с использованием сходного обозначения "цветочная фантазия".

Поэтому, исходя из всех фактических обстоятельств дела, Роспатент пришел к выводу о вероятности смешения товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 527631, 465128.

С учетом изложенного, решением Роспатента от 06.12.2019 возражение предпринимателя Улаева В.А. против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631 удовлетворено именно путем исключения из объема правовой охраны указанного товарного знака деятельности, связанной с реализацией и продвижением цветов и цветочной продукции.

Судебная коллегия считает, что Роспатент при рассмотрении возражения от 01.08.2019 пришел к ошибочному выводу о том, что услуги 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, в части продвижения и реализации на рынке цветов и цветочной продукции, и товары 26, 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128, являются взаимодополняемыми и имеют один круг потребителей.

Судебная коллегия учитывает, что при установлении однородности услуг необходимо исследовать их именно в том виде (в той формулировке), в котором эти услуги включены в свидетельство на товарный знак.

При определенных обстоятельствах товары и услуги могут быть признаны однородными между собой.

Так, как указано в пункте 4 информационного письма Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.12.2011 N 2 "О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ", перечень товаров и услуг, содержащихся в МКТУ, не является исчерпывающим, поэтому термины, обозначающие услуги по продаже товаров, могут быть использованы с уточнениями по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности (например, "услуги по розничной продаже продуктов питания"). В таком случае услуги по реализации конкретных товаров могут быть признаны однородными этим товарам.

Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются.

В определении от 05.07.2018 N 300-ЭС18-3308 по делу N СИП-251/2017 выражена правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации, согласно которой прекращение правовой охраны товарного знака, зарегистрированного в отношении единых услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.

Как указано в статье 39 Налогового кодекса Российской Федерации реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

Таким образом услуга по реализации товаров оказывается посредническими предприятиями (магазинами, супермаркетами, торговыми центрами, оптово-розничными базами) третьим лицам, и не предполагает производство товаров.

Судебная коллегия считает, что сравниваемые в настоящем деле товары 26, 31-го классов МКТУ и услуги 35-го класса МКТУ различны по своей природе и назначению, не являются взаимодополняемыми (как, например, учебные пособия в 16-ом классе МКТУ и обучение в 41-ом классе МКТУ, одежда в 25-ом классе МКТУ и пошив одежды в 40-ом классе МКТУ), поэтому, не могут быть признаны однородными и не будут отнесены российскими потребителями к одному и тому же источнику происхождения. В ином случае, все товары с 1-го по 34-ый классы МКТУ могут быть признаны однородными, например, услугам по реализации товаров.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 162 постановления N 10, при определении вероятности смешения товарного знака и спорного обозначения, подлежит учету обстоятельство того: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров.

Роспатент отмечает, что производство (выращивание) указанных товаров 26, 31-го классов МКТУ осуществляется непосредственно с целью их последующего введения в гражданский оборот путем реализации цветочной продукции различными способами (например, через цветочные магазины, доставку цветов на дом, салоны цветов и так далее). Поэтому, сравнивая оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527631 и противопоставленный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128, Роспатент полагает возможным смешение в глазах потребителей данных сравниваемых товарных знаков.

Судебная коллегия считает необходимым обратить внимание на обстоятельство того, что правообладатель оспариваемого товарного знака - предприниматель Погорелова И.В. и податель возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку - предприниматель Улаев В.А. осуществляют исключительно деятельность по реализации цветочной продукции любых третьих лиц посредством организации предприятий в виде магазинов по торговле цветами.

Как верно отметил заявитель, данная деятельность по своей правовой природе представляет собой оказание именно услуг 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем, никаких доказательств того, что податель возражения в Роспатент - предприниматель Улаев В.А. осуществляет какое-либо производство (выращивание) указанных товаров 26, 31-го классов МКТУ с целью их последующего введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем реализации цветочной продукции различными способами (например, через цветочные магазины, доставку цветов на дом, салоны цветов и так далее) в материалы настоящего дела Роспатент или третье лицо не представили.

Таким образом, доводы Роспатента и третьего лица о возможности смешения в глазах российских потребителей сравниваемых товарных знаков, зарегистрированных в разных классах МКТУ, и свидетельствующих об однородности товаров 26, 31-го классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ - не подтверждены документально материалами настоящего судебного дела.

Следовательно, как верно указал заявитель, сам по себе факт регистрации Роспатентом противопоставленного товарного знака в отношении товаров 26 и 31-го классов МКТУ не дает возможности признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Вместе с тем суд считает необоснованным довод третьего лица о наличии признаков злоупотребления правом в действиях заявителя по регистрации спорного товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Как разъяснено в пункте 171 постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Суд полагает, что факт регистрации заявителем спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ еще не свидетельствует сам по себе о недобросовестных целях регистрации этого товарного знака.

Следовательно, приведенные третьим лицом обстоятельства (т. 5, л. д. 27-28) не подтверждают наличие в действиях заявителя по регистрации товарного знака признаков злоупотребления правом.

Таким образом Роспатент при принятии решения от 06.12.2019 не мог ограничить услуги 35-го класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 товарами 26, 31-го классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 465128.

В связи с чем, Суд по интеллектуальным считает, что решение Роспатента от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631 является незаконным и необоснованным, поскольку оно не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, а следовательно, оно нарушает права и охраняемых законом интересы заявителя при осуществлении им своей предпринимательской деятельности.

Следовательно, требование заявителя о признании незаконным решения Роспатента от 06.12.2019 подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Пунктом 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должно содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия.

Поскольку решение Роспатента от 06.12.2019 не соответствует пункту 6 статьи 1483 ГК РФ, в целях восстановления прав и законных интересов заявителя Суд по интеллектуальным правам считает возможным обязать Роспатент восстановить правовую охрану товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631 на территории Российской Федерации в прежнем объеме.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны удовлетворить.

Признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.12.2019 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 527631 недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 ГК РФ.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30-дневный срок с момента вступления настоящего судебного акта в законную силу восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 в прежнем объеме.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны 450 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в размере 1 200 рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 17.12.2019 N 90.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындря

Судья

Р.В. Силаев