Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2021 г. по делу N СИП-528/2019 Суд оставил без удовлетворения заявление о признании незаконным решения Роспатента об удовлетворении возражения против выдачи патента на полезную модель и признании патента недействительным, поскольку административный орган верно установил несоответствие полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 марта 2021 г. по делу N СИП-528/2019

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 марта 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 22 марта 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "НПО Стример" (пр-т Невский, д. 147, пом. 17Н, Санкт-Петербург, 191024, ОГРН 1037811014383) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 02.04.2019 об удовлетворении поступившего 19.10.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель и признании патента недействительным.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хорохорин Владимир Николаевич (г. Пушкино, Московская область).

В судебном заседании приняли участие:

от акционерного общества "НПО Стример" - представители Пуляев А.В. (по доверенности от 19.06.2020) и Полежаева А.С. (по доверенности от 20.06.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Сенчихин М.С. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-266/41);

Хорохорин В.Н. (лично) и его представитель Ярулин Ю.А. (по доверенности от 10.09.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "НПО Стример" (далее - заявитель, общество, общество "НПО Стример") 01.07.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент, административный орган) об удовлетворении поступившего 19.10.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель "Грозозащитный разрядник" и признании патента недействительным.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен Хорохорин Владимир Николаевич (далее - третье лицо, Хорохорин В.Н.).

Настоящее дело рассматривалось судом в составе председательствующего судьи Четвертаковой Е.С., судей Голофаева В.В. и Лапшиной И.В.

Определением от 31.07.2020 в составе суда произведена замена судьи Голофаева В.В. судьей Сидорской Ю.М. (т. 3 л.д. 83).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2020 требования общества "НПО Стример" удовлетворены: решение Роспатента от 02.04.2019 об удовлетворении поступившего 19.10.2018 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель "Грозозащитный разрядник" признано недействительным как несоответствующее статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть поступившее 19.10.2018 возражение против выдачи патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 решение от 06.08.2020 отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее:

признавая недействительным оспариваемый ненормативный правовой акт, суд первой инстанции исходил из того, что для проверки соответствия спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" административному органу следовало установить назначение и технические результаты, достижение которых обеспечивается при реализации полезной модели по спорному патенту и изобретения, раскрытого в противопоставленном источнике. Между тем суд первой инстанции не учел, что при проверке соответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна" не требуется установление у технического решения, известного из противопоставленного источника, технического результата и существенных признаков. В связи с этим неустановление указанных обстоятельств не может служить основанием для вывода о существенном нарушении Роспатентом процедуры рассмотрения возражения против выдачи патента на спорную полезную модель и, как следствие, возложения на административный орган обязанности повторно рассмотреть это возражение;

делая вывод о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна", административный орган отталкивался от известности всех существенных признаков независимого пункта 1 формулы из одного технического решения, раскрытого в противопоставленном источнике. Обосновывая законность оспариваемого ненормативного правового акта, Роспатент исходил из того, что в противопоставленном источнике раскрыты два технических решения, однако сравнительный анализ признаков содержит ссылки только на техническое решение, используемое для грозозащиты линии электропередачи, в качестве которого использован один из вариантов токоотводящего устройства (страница 13 со строки 17 и страница 14 по строку 5, фиг. 10). В то же время в письменных пояснениях на данный отзыв общество указало, что в указанном фрагменте раскрыты два устройства, причем устройство, представленное на фиг. 10 и описанное на странице 13, строки 17-50, существенно отличается от устройства, охарактеризованного на странице 13 со строки 51 и странице 14 по строку 5 как по назначению, так и по составу признаков. В связи с этим суду первой инстанции следовало прежде всего проверить, относятся ли приведенные в оспариваемом ненормативном правовом акте ссылки на соответствующие части противопоставленного источника к одному техническому решению. Если установленные Роспатентом из противопоставленного источника признаки относятся не к одному техническому решению, то, соответственно, в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и спорная полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте 1 формулы существенные признаки. В том же случае, если указанная в оспариваемом ненормативном правовом акте совокупность признаков относится к одному техническому решению, суду следовало установить, присущи ли этому решению все содержащиеся в независимом пункте 1 формулы спорной полезной модели существенные признаки, в том числе характеристика назначения;

поскольку спорным является вопрос о существенности или несущественности признака независимого пункта 1 формулы данного патента, характеризующего выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик, то (в случае, если указанная в оспариваемом ненормативном правовом акте совокупность признаков относится к одному техническому решению) суду следует установить, является ли данный признак существенным с точки зрения достижения содержащихся в описании спорной полезной модели технических результатов, влияет ли он на возможность получения конкретного технического результата.

В силу положений части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, также обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В обоснование заявленных требований общество ссылается на то, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует пункту 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и подпункту 2.2 пункта 9.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент).

Как полагает заявитель, полезной модели может быть противопоставлено только одно устройство того же назначения, которому должны быть присущи все признаки заявленной полезной модели, в том числе характеристика назначения. При этом комбинация признаков нескольких средств является дополнением одного средства признаками другого средства и соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень", которое не применимо к полезным моделям в силу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ.

По мнению общества "НПО Стример", Роспатент "смешивает" признаки трех устройств, описанных в патенте Российской Федерации N 2299508 на изобретение (далее - противопоставленный патент), и "выводит" из него устройство, которое имеет иное назначение, отличающееся от указанного в спорном патенте.

С учетом изложенного заявитель настаивает на том, что устройство, описанное в противопоставленном патенте, не может учитываться при определении новизны полезной модели, раскрытой в спорном патенте, которому может быть противопоставлено только устройство, представляющее собой грозозащитный разрядник, назначением которого является грозозащита.

Заявитель указывает на то, что в противопоставленном патенте раскрыто шесть устройств, из которых только три являются грозозащитными разрядниками, но при этом они не имеют всей совокупности признаков, раскрытых в независимом пункте формулы спорного патента, в частности отсутствуют признаки "диэлектрический элемент выполнен изгибаемым" и "по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик".

Общество "НПО Стример" настаивает на том, что административным органом нарушен подпункт 2.2 пункта 9.4 Административного регламента, поскольку противопоставляет полезной модели по спорному патенту не одно устройство того же назначения, а комбинацию из трех устройств, в состав которой включает устройство, имеющее отличающееся назначение (экспериментальный образец), а вывод об известности признака "диэлектрический элемент выполнен изгибаемым" делает по косвенным признакам, тогда как в отношении комбинации устройств имеются прямые указания на неизгибаемость изоляционного тела.

Наряду с этим заявитель выражает несогласие с выводом Роспатента о том, что признак "по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" является несущественным и полагает, что исходя из описания полезной модели к спорному патенту он обеспечивает минимальное усилие изгиба, что требуется для предотвращения свободного изгиба разрядника и, тем самым, для обеспечения работоспособности и сохранения заданной формы разрядника, которая обеспечивает возможность выполнения разрядником своей функции грозозащиты. В противном случае, как настаивает заявитель, разрядник мог бы произвольно менять свою форму, и вследствие этого, быть закороченным металлическими частями опоры линии электропередачи или не иметь электрического контакта с защищаемым объектом. С учетом изложенного общество "НПО Стример" констатирует существенность указанного признака.

Аналогичные ошибки, по мнению заявителя, допущены Роспатентом в отношении зависимых пунктов формулы полезной модели по спорному патенту, так как в оспариваемом решении указано на их известность из противопоставленного патента, притом что для определения патентоспособности независимого пункта, дополненного признаками зависимых пунктов, должна исследоваться дополненная совокупность признаков, а не отдельные признаки.

Заявитель настаивает на том, что в оспариваемом решении не отражено исследование дополненных совокупностей признаков и что, приняв решение о полной отмене патента, административный орган не предложил внести в независимый пункт признаки зависимых пунктов, чем нарушил пункт 4.9 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Роспатент в отзыве не согласился с заявленным требованием, полагая, что оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным, принят административным органом в пределах своей компетенции, а доводам заявителя была дана полная и всесторонняя оценка.

Административный орган указывает на то, что из противопоставленного патента известно токоотводящее устройство для грозозащиты элементов электрооборудования (грозозащитный разрядник), то есть средство того же назначения, что и полезная модель по спорному патенту.

Указанный грозозащитный разрядник содержит изоляционное тело, оконцеватели кабеля, выполняющие функции первых основных электродов (два основных электрода). Изоляционное тело представляет собой диэлектрический элемент для разрядника и выполнено с использованием изоляции (диэлектрика), а также механически соединено с двумя основными электродами. При этом изоляционное тело содержит внутри себя металлическую жилу, выполняющую функцию дополнительного электрода (стержневой электрод).

Поскольку изоляционное тело выполнено из полиэтилена, а металлическая жила из алюминия, Роспатент делает вывод о том, что оно является изгибаемым, поскольку полиэтилен эластичен, а алюминий пластичен. В обоснование приведенного вывода административный орган ссылается на сведения из словарно-справочных источников.

Принимая во внимание отсутствие в противопоставленном патенте сведений о каких-либо величинах эластичности и пластичности металлической жилы и изоляционного тела, позволяющие произвести их сравнение, а в спорном патенте в преимущественных частных случаях выполнения грозозащитного разрядника применяется алюминиевый электрод и выполненный из полиэтилена диэлектрик, Роспатент настаивает на обоснованности вывода о том, что устройству, известному из противопоставленного патента, присущ признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту, характеризующий выполнение "стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик".

Исходя из анализа семи технических результатов, достигаемых, по мнению административного органа, при реализации полезной модели по спорному патенту, вышеназванный признак независимого пункта 1 его формулы направлен только на то, чтобы определить, какой элемент конструкции кабеля - диэлектрик или стержневой электрод, будет определять степень изгибаемости кабеля.

Поскольку для достижения выявленных Роспатентом технических результатов необходимо и достаточно чтобы грозозащитный разрядник содержал диэлектрический элемент и стержневой электрод, обладающие способностью изгибаться, административный орган считает верным свой вывод о том, что признак "выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" не является существенным.

Наряду с этим административный орган считает необоснованным довод заявителя о том, что при принятии оспариваемого решения им были смешаны признаки нескольких технических решений, раскрытых в противопоставленном патенте. Признавая, что в последнем раскрыты два технических решения: 1) токоотводящее устройство для грозозащиты элементов электрооборудования, линии электропередачи; 2) линия электропередачи, Роспатент констатирует, что проведенный им сравнительный анализ признаков содержит ссылки только на техническое решение, используемое для грозозащиты линии электропередачи, в качестве которого использован один из вариантов токоотводящего устройства.

В отношении довода общества "НПО Стример" о том, что в нарушение пункта 4.9 Правил N 56 ему не было предложено внести изменения в формулу полезной модели спорного патента, административный орган поясняет невозможность внесения таких изменений ввиду того, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по спорному патенту присущи техническому решению, известному из противопоставленного патента, и раскрыты на странице 13 (абзацы 3, 4) описания и на фигуре 10.

В опровержение доводов Роспатента заявитель представил письменное мнение (т. 2 л.д. 126-132) и дополнительные пояснения (т. 3 л.д. 32-33, 34-36), в которых указал следующее:

вывод административного органа о том, что в противопоставленном патенте раскрыто два технических решения: токоотводящее устройство и линия электропередачи, не соответствует подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента, по смыслу которого разные устройства не могут быть определены как одно и то же техническое решение только на основании их назначения. Для отнесения устройств к одному или нескольким техническим решениям необходимо исследовать совокупность их существенных признаков, однако такой анализ отсутствует в оспариваемом решении;

раскрытые в противопоставленном патенте устройства (одно представлено на фигуре 10, описано на строках 17-50 страницы 13 (т. 1 л.д. 48) и другое описанное со строки 51 страницы 13 до строки 5 на странице 14 (т. 1 л.д. 48, 48 оборот) существенно отличаются между собой как по назначению, так и по составу признаков, часть которых являются существенными, с точки зрения полезной модели по спорному патенту. Так, сравниваемые устройства представляют собой различные технические устройства, которые имеют только один совпадающий существенный признак - металлическую трубку в средней части. Токоотводящее устройство для экспериментальной проверки не может быть использовано для грозозащиты, поскольку имеет прямую форму, что совместно с закрепленными на его стойках зажимами препятствует установке на линии электропередачи в том виде, как это показано на фигуре 10 в описании к противопоставленному патенту, так как использованный кабель ПИГР-8 не имел возможности изгибаться; отсутствуют элементы крепления к опоре и первые основные электроды (обозначены на фигуре 10 как позиция 2), в результате чего для формирования скользящего разряда требовались дополнительные электроды (в виде зажима типа "крокодил") для подвода перенапряжения на поверхность изоляции;

приведенные в отзыве Роспатента аргументы (страница 9 строки 20-24) о том, что при анализе признаков содержатся ссылки только на один из вариантов токоотводящего устройства, раскрытого в противопоставленном патенте (на странице 13 абзац 3, фигура 10), противоречат сведениям, указанным в оспариваемом решении (на странице 6 последний абзац, на странице 7 первый абзац), в котором административный орган ссылается на три устройства;

административный орган не учел, что токоотводящее устройство может иметь назначение, отличающееся от грозозащиты. Так, в зависимости от причин возникновения (внутренние из-за аварийных ситуаций или атмосферные в результате прямого удара молнии, или индуктированные) перенапряжения могут быть различными по мощности, длительности, скорости развития и т.д., в связи с чем защита от них включает комплекс мероприятий, выполнение которых возможно устройствами, имеющими строго определенные характеристики. Например, токоотводящее устройство может быть предназначено для отведения токов малой величины и, как следствие, при попытке применения для грозозащиты сгореть. Кроме того, устройство не может применяться для грозозащиты, если оно не может быть установлено на защищаемом объекте, как это показано для экспериментального образца;

раскрытие средства, порочащего новизну полезной модели по спорному патенту, должно одновременно сочетать в себе и назначение, и всю совокупность существенных признаков устройства, раскрытого в противопоставленном источнике. В рассматриваемом случае Роспатент комбинирует признаки разных устройств из противопоставленного патента, притом что ни один из вариантов устройств одновременно не сочетает в себе названные признаки;

принцип проверки условия патентоспособности "новизна" для изобретений и для полезных моделей является общим и при оценке соответствия указанному условию не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто. Поскольку в противопоставленном патенте отсутствует указание на возможность сочетания отдельных признаков разных устройств, примененный Роспатентом поход является неправомерным;

в оспариваемом решении отсутствуют выводы административного органа по существу заявленных на стадии рассмотрения возражения доводов общества "НПО Стример" о недостаточности признаков отдельных технических решений;

в спорном патенте раскрыты признаки соотношения свойств конструктивных элементов, а не свойств конкретных материалов (веществ), из которых выполнены эти элементы, однако в оспариваемом решении и в отзыве Роспатента содержатся выводы о противопоставлении свойств конкретных материалов. Так, административный орган утверждает, что если в одном из вариантов исполнения устройства по противопоставленному патенту в качестве материала изоляционного тела использован полиэтилен, то признак "диэлектрический элемент выполнен изгибаемым" известен, однако это противоречит независимому пункту 1 формулы этого же патента, в котором указано, что изоляционное тело выполнено из твердого диэлектрика, что исключает его изгибаемость. Ссылка на фигуру 10, приведенную в описании изобретения по противопоставленному патенту, также не подтверждает возможность изгибания устройства ввиду отсутствия такого изображения, например, в виде штриховых линий. Аналогичная ошибка допущена в отношении признака "стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик", поскольку алюминиевая жила использована только в одном примере, что не исключает возможность применения жилы из каленой стали, которая никогда неизгибаема. Следовательно, является неправомерным вывод об известности из противопоставленного патента обоих вышеназванных признаков, как сделанных на основании одного частного варианта применения каждого из них;

при принятии оспариваемого решения Роспатент не учел соотношения между признаками, раскрытыми в формуле изобретения по противопоставленному патенту, и приведенными в описании изобретения примерами, в связи с чем проигнорировал прямые указания на обозначенные свойства токоотводящих устройств;

признак "стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" направлен на определение того, какой именно элемент конструкции разрядника будет определять обеспечение работоспособности устройства. Поскольку обеспечивать работоспособность вследствие пониженной изгибаемости может диэлектрический элемент либо стержневой электрод, то один из этих элементов должен быть указан как обладающий необходимыми механическими свойствами. Ввиду того, что в независимом пункте полезной модели по спорному патенту отсутствует другой вариант реализации, то названный признак является существенным, поскольку для достижения технического результата только он обеспечивает необходимое условие - ограничение изгибаемости;

в описании изобретения по противопоставленному патенту (на странице 14 строки 42-43) отмечено, что все технические решения охватываются формулой изобретения, в независимом пункте 1 которой указано, что изоляционное тело выполнено из твердого диэлектрика. Какие-либо указания на нетвердость или изгибаемость изоляционного тела в зависимых пунктах формулы изобретения по противопоставленному патенту отсутствуют. Исходя из значения слова "твердый", приведенного в Словаре русского языка Ожегова С.И., изоляционное тело всех вариантов разрядников по противопоставленному патенту является неизгибаемым, так как в противном случае при изгибе менялась бы его форма, что не соответствовало бы признаку "твердый";

спорный патент выдан взамен патента Российской Федерации N 149888, в решении о частичной отмене которого Роспатент указывал, что из него известен эластичный диэлектрический элемент, обладающий гибкостью, что позволяет отнести его к изгибаемым. Следовательно, оспариваемое решение противоречит сведениям, приведенным в противопоставленном источнике, в словарях и в ранее принятом решении административного органа;

при анализе понятия твердости в описании изобретения по противопоставленному патенту административный орган перепутал понятия "твердый" и "твердое агрегатное состояние вещества" и принял признак "изоляционное тело выполнено из твердого диэлектрика" за указание на твердое агрегатное состояние диэлектрика, тогда как признак "твердое" характеризует механические свойства изоляционного тела (его твердость). Полиэтилен в обычных условиях представляет собой вещество, находящееся в твердом агрегатном состоянии, при этом он может быть как мягким (например, полиэтиленовый пакет), так и твердым (например, прессованный полиэтилен), однако в оспариваемом решении Роспатент привел только один вариант механических свойств полиэтилена, когда он является мягким и изгибаемым. Выбор только одного варианта ничем не обоснован и не мотивирован, поскольку спорный патент был выдан на полезную модель, а не на изобретение. Кроме того, описание изобретения по противопоставленному патенту не дает основания для выбора между "мягким изгибаемым полиэтиленом" и "твердым полиэтиленом", так как все описанные варианты выполнения разрядника охватываются формулой изобретения, в независимом пункте 1 которой есть прямое указание на то, что изоляционное тело выполнено из твердого диэлектрика;

довод административного органа о том, что признаки зависимых пунктов полезной модели по спорному патенту раскрыты в описании изобретения по противопоставленному патенту (на странице 13 абзац 3, фигура 10), является необоснованным, так как это техническое решение само по себе не обладает полной совокупностью признаков независимого пункта полезной модели по спорному патенту, в связи с чем совокупность, уточненная признаками зависимых пунктов, также не может быть им раскрыта;

для получения правовой охраны полезная модель должна соответствовать меньшему количеству условий патентоспособности (быть новой и промышленно применимой), к изобретению применяется дополнительное требование (оно должно иметь изобретательский уровень). Различный подход обусловлен ограничением круга технических решений, которые могут быть признаны полезными моделями (только устройства), а также сроком предоставления правовой охраны (патент на полезную модель действует только 10 лет). В спорной ситуации Роспатентом нарушены права патентообладателя полезной модели, поскольку патент признан недействительным на основе комбинации двух технических решений, тогда как должно противопоставляться одно средство того же назначения. Проведя фактически при рассмотрении возражения третьего лица проверку соответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень", административный орган не сделал в оспариваемом решении анализ влияния признаков полезной модели по спорному патенту, совпадающих с отличительными признаками противопоставленного изобретения, на заявленный технический результат.

Третье лицо представило письменные возражения от 28.12.2020 (т. 5 л.д. 8-12) и письменные пояснения от 02.03.2021 (т. 5 л.д. 78-80), в которых поддержало позицию административного органа.

При новом рассмотрении дела представитель общества "НПО Стример" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в заявлении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления, настаивал на законности и обоснованности оспариваемого решения.

Представитель третьего лица поддержал позицию административного органа по доводам, приведенным в отзыве и в письменных пояснениях.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Как усматривается из материалов дела, общество "НПО Стример" является патентообладателем патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель "Грозозащитный разрядник" (индексы Международной патентной классификации - Н01Т 4/00 (2006.01), Н02G 13/00 (2006.01)), выданного по заявке N 2014111333 от 26.03.2014 со следующей формулой, содержащей один независимый (1) и два зависимых (2 и 3) пункты:

"1. Грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, по меньшей мере два основных электрода, механически связанные с диэлектрическим элементом, отличающийся тем, что диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения по меньшей мере с двумя основными электродами и содержащий внутри себя по меньшей мере один стержневой электрод, причем диэлектрический элемент выполнен изгибаемым, по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

2. Разрядник по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один основной электрод имеет электрический контакт со стержневым электродом.

3. Разрядник по п. 1, отличающийся тем, что на диэлектрическом элементе между основными электродами расположены два или более промежуточных электрода.".

Третьим лицом 19.10.2018 в Роспатент было подано возражение против выдачи названного патента Российской Федерации на полезную модель, мотивированное тем, что она не отвечает условию патентоспособности "новизна", предусмотренному пунктом 2 статьей 1351 ГК РФ.

Для подтверждения указанных в возражении доводов подателем возражения представлены следующие источники информации:

патент Российской Федерации N 2299508, опубликованный 20.05.2007 (источник [1]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://studfiles.net/preview/4228575/page:3/ (источник [2]).

В тексте возражения третье лицо ссылалось на:

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/Деформация (источник [3]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль_упругости (источник [4]).

Впоследствии 11.02.2019 от подателя возражения поступили дополнительные материалы, содержащие следующие источники информации:

письмо от ООО "ГК "Севкабель" от 25.01.2019 (источник [5]);

чертежи на изделия "Пруток", "Петля", "Разрядник РДИП-10" со спецификацией (источник [6]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://moscow.rtk-nt.ru/kabeli-i-provoda/provoda/pigr-10_251041 (источник [7]);

паспорт на изделие "РДИП-10" (источник [8]);

ТУ-3414-023-45533350-2002 (источник [9]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://poly-comp.ru/catalog/products/4/153-1Ok (источник [10]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://polietileny.ru/pvd-153-02k/ (источник [11]);

рекламный лист на изделие BorealisLE7710 (источник [12]);

скриншот страницы в сети Интернет по адресу https://proplast.ru/articles/polietilen-vyisokogo-davleniya-pevd/ (источник [13]);

письмо от ООО "СтройЭнергоПоставка" к заводу "Севкабель" от 25.12.2018 о предоставлении коммерческого предложения (источник [14]).

В обоснование доводов возражения о несоответствии полезной модели по спорному патенту условию патентоспособности "новизна" третье лицо указало на то, что известному из патента на изобретение (источник [1]) решению присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту.

Не согласившись с доводами подателя возражения, общество "НПО Стример" представило в Палату по патентным спорам отзыв и дополнения к нему, к которым приложило следующие источники информации:

Ожегов С.И. "Словарь русского языка", Москва, ООО "Издательский дом "ОНИКС 21 век" и ООО "Издательство "Мир и образование", 2004, стр. 1035 (источник [15]);

технические требования на кабель марки ПИГР-8 (источник [16]).

Кроме того, патентообладатель возражал против принятия к рассмотрению источников [5]-[14], поскольку они изменяют мотивы поданного возражения в силу положений пункта 2.5 Правил 56.

По результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на полезную модель административным органом принято решение от 02.04.2019 об удовлетворении поступившего 19.10.2018 возражения и о признании патента Российской Федерации N 175047 на полезную модель недействительным полностью.

При этом Роспатент исходил из того, что из источника [1] известно токоотводящее устройство для грозозащиты элементов электрооборудования (грозозащитный разрядник), которому присущ признак независимого пункта 1 формулы по спорному патенту, характеризующий выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

Между тем, обозначив восемь технических результатов решения по спорному патенту, административный орган пришел к выводу о том, что вышеназванный признак направлен только на то, чтобы определить, какой элемент конструкции кабеля, диэлектрик или стержневой электрод, будет определять степень изгибаемости кабеля.

Поскольку для достижения выявленных технических результатов необходимо и достаточно чтобы грозозащитный разрядник содержал стержневой электрод и диэлектрический элемент, обладающие свойством изгибаемости, и, учитывая, что таким свойством обладает как алюминиевая жила (стержневой электрод), так и полиэтиленовое изоляционное тело (диэлектрик), известные из противопоставленного патента, Роспатент констатировал, что анализируемый признак спорного патента не является существенным.

С учетом изложенного административный орган указал, что в источнике [1] содержатся сведения обо всех существенных признаках, раскрытых в независимом пункте 1 формулы полезной модели по спорному патенту, в связи с чем имеются основания для вывода о его несоответствии условию патентоспособности "новизна".

Наряду с этим Роспатент установил, что признаки зависимых пунктов 2 и 3 формулы полезной модели по спорному патенту также известны из источника [1]. При этом поскольку в нем отсутствуют какие-либо сведения о видах алюминия и полиэтилена, используемых в ПИГР-8, административный орган указал на то, что специалисту в данной области техники известно, что как отожженный алюминий, так и любой вид полиэтилена (низкого, среднего, высокого давления) обладают соответственно пластичностью и эластичностью и следовательно являются изгибаемыми.

Источники [2]-[14] не анализировались Роспатентом ввиду сделанных выше выводов, а в отношении информации, указанной в источниках [15]-[16], он указал, что она приведена для сведения.

Полагая указанное решение Роспатента необоснованным, нарушающим его права и законные интересы, общество "НПО Стример" обратилось в суд с заявлением о признании его недействительным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 указанного Кодекса) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 этого Кодекса). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом "НПО Стример" не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 02.04.2019 об удовлетворении возражения и о признании патента недействительным принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом "НПО Стример" в поданном в суд заявлении.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014111333 на выдачу патента (26.03.2014) законодательством, применимым для оценки охраноспособности полезной модели по спорному патенту, является ГК РФ и Административный регламент.

При этом порядок рассмотрения возражения против выдачи патента, равно как и возражения на решение об его удовлетворении и признании патента недействительным определяется в соответствии с Правилами N 56.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности полезной модели по спорному патенту.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным названным Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В рассматриваемом случае возражение было подано третьим лицом по основанию несоответствия полезной модели условию охраноспособности "новизна".

На основании пункта 2 статьи 1351 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки о выдаче спорного патента) полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 названного Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ предусмотрено, что для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В силу подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, в том числе характеристика назначения.

Вышеприведенные нормы материального права регламентируют, что вывод о несоответствии полезной модели условию патентоспособности "новизна" может быть сделан, если в противопоставленных источниках содержатся сведения о средстве того же назначения, обладающем всеми существенными признаками спорной полезной.

В силу подпункта 2 пункта 22.3 Административного регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Датой начала отсчета срока действия спорного патента является 26.03.2014.

Как указано выше, в качестве источника [1] административный орган анализировал патент Российской Федерации N 2299508 на изобретение "Токоотводящее устройство для грозозащиты электрооборудования и линия электропередачи, снабженная таким устройством", выданный по заявке N 2005105990/09 от 04.03.2005 и опубликованный 20.05.2007.

Известность указанного противопоставленного источника до даты начала отсчета срока действия спорного патента заявителем не оспаривается. Вместе с тем общество "НПО Стример" полагает, что источник [1] не может быть включен в уровень техники, поскольку раскрытые в нем технические решения защищают несколько устройств, имеющих различное назначение в сравнении с полезной моделью по спорному патенту, каждому из которых не присущи в совокупности все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по спорному патенту существенные признаки, в том числе характеристика назначения.

Подпунктом 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента предусмотрено, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Анализ описания полезной модели по спорному патенту свидетельствует, что она относится к устройствам и их элементам для защиты электрического оборудования и других объектов от молниевых разрядов, в частности к грозозащитному разряднику, который может применяться для защиты линий электропередач.

Следовательно, с учетом положений статьи 1351 ГК РФ и подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента судебная коллегия полагает, что полезной модели по спорному патенту может быть противопоставлено только устройство, являющееся грозозащитным разрядником.

Из описания известного из источника [1] изобретения усматривается, что оно относится к токоотводящим устройствам для защиты электрооборудования и различных сооружений и конструкций (высоковольтных установок, изоляторов и других элементов высоковольтных линий электропередач, электрооборудования, а также конструктивных элементов радаров (особенно самолетных) и других сооружений и устройств, нуждающихся в грозозащите) от грозовых перенапряжений.

При этом в разделе "раскрытие изобретения" описаны два технических решения: 1) токоотводящее устройство и 2) линии электропередач, что признал административный орган в отзыве (страница 9), но не указал в оспариваемом решении.

В свою очередь, заявитель настаивает на том, что в источнике [1] раскрыты следующие устройства:

токоотводящее устройство, показанное на фигурах 1-6 и предназначенное для грозозащиты;

токоотводящее устройство, показанное на фигуре 7;

токоотводящее устройство, показанное на фигурах 8 и 9;

токоотводящее устройство, показанное на фигуре 10 и предназначенное для грозозащиты;

устройство для экспериментальной проверки работоспособности изобретенного принципа действия токоотводящего устройства.

Как усматривается из оспариваемого решения, Роспатентом было проанализировано токоотводящее устройство для грозозащиты элементов электрооборудования (грозозащитный разрядник), известное из источника [1], изображенное на фигуре 10 и раскрытое на страницах 13 и 14 описания.

Судебная коллегия установила, что приведенные административным органом на странице 7 оспариваемого решения ссылки (абзацы 3 и последний на странице 13, абзацы 1 и 2 на странице 14) на признаки, присущие противопоставленному техническому решению, соответствуют тексту имеющегося в материалах административного дела описания изобретения, известного из источника [1], и содержащегося на строках 17-50, 51-53 страницы 13 и на строках 1-5 страницы 14 (т. 1 л.д. 48, 48 оборот).

Вопреки доводам общества "НПО Стример", судебная коллегия считает, что приведенные в оспариваемом решении ссылки на указанные выше части источника [1] относятся к одному техническому решению, представленному на фигуре 10.

Поскольку по смыслу положений подпункта 1.1 пункта 9.7.4.3 Административного регламента сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть эти признаки должны находиться в причинно-следственной связью с ним, судебная коллегия полагает, что проанализировав признаки независимого пункта 1 формулы спорного патента, административный орган пришел к верному выводу о том, что признак "по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" не является существенным, по следующим основаниям.

При определении заявленного в спорном патенте технического результата судебная коллегия отмечает, что он указан в описании полезной модели в явном виде. Так, со строки 44 страницы 3 до строки 18 страницы 4 описания (т. 1 л.д. 54, 54 оборот) заявлены основной, дополнительный и частный технические результаты.

Суд полагает, что в оспариваемом решении административный орган верно установил следующие технические результаты, достигаемые при реализации полезной модели по спорному патенту:

возможность изменения формы (конфигурации) изготовленного грозозащитного разрядника (диэлектрического элемента) монтажником вручную или с помощью переносных приспособлений;

упрощение процесса изготовления и установки разрядника в месте эксплуатации с обеспечением независимости размеров разрядника при изготовлении от установочных размеров;

обеспечение возможности фиксации формы разрядника;

снижение разрядного напряжения;

повышение скорости начала разряда и снижение воздействия перенапряжения на электрооборудование и разрядник;

снижение импульсного воздействия на электрооборудование при окончании разряда;

обеспечение возможности регулирования формы разрядного импульса и подбора подходящей формы для конкретных видов электрооборудования путем выбора механических свойств (в частности, жесткости изгиба) материалов, с использованием которых выполнен разрядник (диэлектрический элемент).

Общество "НПО Стример" не оспаривает выявленные Роспатентом технические результаты, достигаемые при реализации полезной модели по спорному патенту.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела в Суде по интеллектуальным правам представитель заявителя в судебном заседании затруднился пояснить, где и каким образом в описании полезной модели по спорному патенту раскрыто влияние признака "по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" на возможность получения любого из перечисленных выше технических результатов.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента, изложенным на странице 9 оспариваемого решения, о том, что указанный выше признак направлен только на то, чтобы определить, какой элемент (диэлектрик или стержневой электрод) конструкции, изображенной на фигуре 1 в описании полезной модели по спорному патенту, будет определять степень изгибаемости грозозащитного разрядника.

Поскольку из описания полезной модели по спорному патенту следует, что для достижения всех заявленных технических результатов необходимо и достаточно, чтобы грозозащитный разрядник содержал диэлектрический элемент и стержневой электрод, обладающие свойством изгибаемости, судебная коллегия констатирует, что степень эластичности и/или пластичности металла, из которого выполнен стержневой электрод, в сравнении с материалом, из которого выполнен диэлектрик, не находится в причинно-следственной связи с техническими результатами, заявленными в описании полезной модели по спорному патенту.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам признает верным вывод административного органа о том, что признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту "по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик" не является существенным.

Таким образом, для вывода о соответствии полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна" следует установить, присущи ли техническому решению, известному из источника [1] и раскрытому на фигуре 10 и в описании на строках 17-50, 51-53 страницы 13 и на строках 1-5 страницы 14, следующие признаки: "грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, по меньшей мере два основных электрода, механически связанные с диэлектрическим элементом, отличающийся тем, что диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения по меньшей мере с двумя основными электродами и содержащий внутри себя по меньшей мере один стержневой электрод, причем диэлектрический элемент выполнен изгибаемым".

Как усматривается из оспариваемого решения, Роспатент установил, что известное из источника [1] указанное выше техническое устройство является токоотводящим устройством для грозозащиты элементов оборудования, то есть грозозащитным разрядником, который содержит:

изоляционное тело, которое не проводит электрический ток и представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием изоляции (диэлектрика) и соединенный механически с двумя основными электродами;

оконцеватели кабеля, выполняющие функции первых основных электродов (два основных электрода);

металлическую жилу, находящуюся внутри изоляционного тела и выполняющую функцию дополнительного электрода (стержневой электрод).

Судебная коллегия исходит из того, что для толкования технических решений и для понимания сущности признаков формулы полезной модели по спорному патенту и признаков, присущих устройству, известному из противопоставленного источника [1], могут использоваться чертежи и схемы, имеющиеся в указанных патенте и источнике информации.

Аналогичный подход сформулирован в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу N СИП-1061/2019.

Грозозащитный разрядник, известный из спорного патента	Противопоставленное устройство, известное из источника [1]
Обозначения на чертеже: 1 - диэлектрический элемент (изоляционное тело) 2 и 3 - по меньшей мере два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом 1 Внутри диэлектрического элемента расположен стержневой электрод (не показан).	Обозначения на чертеже: 1 - изоляционное тело в виде отрезка кабеля с металлической жилой внутри 2 - оконцеватели кабеля, которые выполняют функции первых основных электродов 3 - металлическая трубка, выполняющая функции второго основного электрода 4 - провод воздушной линии 5 - промежуточные электроды 6 - металлическая жила внутри изоляции, выполняющая функцию дополнительного электрода 11 - зажимы для крепления концов жилы кабеля (дополнительного электрода 6) 12 - изолятор 13 - опора воздушной линии 14 - электрод, образующий искровой разрядный промежуток S со вторым основным электродом 3

На основании изложенного судебная коллегия признает верным вывод административного органа о том, что оба сравниваемых устройства включают следующие элементы: диэлектрический элемент (изоляционное тело); два основных электрода, соединенных с диэлектрическим элементом; дополнительный стержневой электрод, расположенный внутри диэлектрического элемента (изоляционного тела).

В отношении довода общества "НПО Стример" о том, что противопоставленному техническому устройству не присущ признак "диэлектрический элемент выполнен изгибаемым" судебная коллегия полагает следующее.

Позиция заявителя основана на толковании признака "изоляционное тело, выполненное из твердого диэлектрика", который раскрыт в независимом пункте 1 формулы изобретения, известного из источника [1], и, по его мнению, относится ко всем устройствам, которые защищает патент Российской Федерации N 2299508, в том числе к проанализированному выше техническому устройству. Заявитель настаивает на том, что указание на твердость диэлектрика исключает его изгибаемость, а отсутствие на чертеже, представленном в виде фигуры 10, штриховых линий не подтверждает возможность изгибания устройства.

Вопреки доводам общества "НПО Стример", судебная коллегия отмечает, что для вывода о несоответствии полезной модели условию охраноспособности "новизна" достаточно установить, что присущие спорной полезной модели существенные признаки известны из технического решения, раскрытого в противопоставленном источнике.

Как усматривается из оспариваемого ненормативного правового акта, административный орган принял во внимание приведенные в источнике [1] сведения об экспериментальной проверке противопоставленного устройства (со строки 51 на странице 13 до строки 5 на странице 14), в ходе которой для изготовления устройства применен кабель типа ПИГР-8 производства завода "Севкабель" с алюминиевой жилой диаметром 9 мм и полиэтиленовой изоляцией толщиной 4 мм, то есть диэлектрический элемент (изоляционное тело) выполнен из полиэтилена, а стержневой электрод из алюминия.

На основании данных, известных из общедоступных справочных источников ("Новый политехнический словарь". - Ред. А.Ю. Ишлинский. - М.: Большая Российская энциклопедия, - 2000. - С. 384, 402; "Краткая химическая энциклопедия". - М.: ГНИ "Советская энциклопедия". - Т. 1. - С. 148), Роспатент пришел к выводу о том, что и полиэтилен, и алюминий являются изгибаемыми. Кроме того, административный орган отметил, что в описании полезной модели по спорному патенту приведены преимущественные частные случаи выполнения грозозащитного разрядника с применением алюминиевого стержневого электрода и диэлектрика из полиэтилена.

Доводы заявителя в отношении алюминия и полиэтилена, используемых в кабеле ПИГР-8, также были оценены Роспатентом в оспариваемом решении и с учетом отсутствия в источнике [1] каких-либо сведений о видах алюминия и полиэтилена и известной об этих материалах информации, опубликованной в словарно-справочных изданиях (Бобылев А.В. "Механические и технологические свойства: справочное издание. - М.: Изд-во "Металлургия". - С. 50; "Энциклопедия полимеров. - М.: Изд-во "Советская энциклопедия". - Т. 3. - С. 1005-1006), административный орган констатировал, что они обладают пластичностью и эластичностью и как следствие являются изгибаемыми.

Наряду с этим судебная коллегия полагает, что термин "твердый" не исключает наличие у материала, который он характеризует, такого свойства как "изгибаемый", поскольку из общих знаний известны примеры деформации очевидно твердых деревянных, железобетонных, металлических и других конструкций, в результате которых они получили искривление осей или изменение кривизны срединной поверхности, то есть изгиб.

На возможность изгибания твердых материалов также указано в описании полезной модели по спорному патенту со строки 5 до строки 16 на странице 6 (т. 1 л.д. 55 оборот).

Таким образом, судебная коллегия признает правильным и обоснованным вывод Роспатента о том, что из описания противопоставленного технического устройства, раскрытого в источнике [1], известен признак "диэлектрический элемент выполнен изгибаемым", в связи с чем в названном источнике содержатся сведения обо всех существенных признаках независимого пункта 1 формулы полезной модели по спорному патенту.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что административный орган верно установил несоответствие полезной модели по спорному патенту условию охраноспособности "новизна".

Судебная коллегия критически оценивает довод заявителя о нарушении Роспатентом пункта 4.9 Правил N 56 ввиду того, что патентообладателю не было предложено внести изменения в формулу полезной модели по спорному патенту и раскрытые в зависимых пунктах 2 и 3 формулы признаки перенести в независимый пункт 1.

Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что, с одной стороны, внесение изменений в формулу полезной модели является формой определения дальнейшей судьбы результата интеллектуальной деятельности и исключительного права на него, а с другой стороны, является способом защиты исключительного права на полезную модель, поскольку позволяет патентообладателю, защищаясь от доводов подателя возражения, обеспечить возможность сохранения правовой охраны хоть в каком-то объеме.

При этом в силу абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56 изменения в формулу полезной модели вносятся в случае, если без внесения указанных изменений спорный патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

В решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228 содержится правовая позиция, согласно которой предложение о внесении изменений в формулу изобретения, предусмотренное абзацем первым пункта 4.9 Правил N 56, является обязанностью Палаты по патентным спорам и не может осуществляться произвольно. Палата по патентным спорам, установив наличие возможных вариантов изменений, внесение которых в формулу изобретения может привести к патентоспособности изобретения, обязана предложить заинтересованному лицу внести такие изменения.

Вышеизложенная правовая позиция Верховного Суда Российской Федерации применима также и в отношении абзаца второго пункта 4.9 Правил N 56, поскольку содержащаяся в этом абзаце норма, как и норма абзаца первого указанного пункта Правил, регулирует аналогичные правоотношения - процедуру внесения изменений в формулу изобретения.

Кроме того, очевидна возможность применения аналогичного подхода к изменению не только формулы изобретения, но и формулы полезной модели.

Применительно к спорной ситуации обязанность Роспатента предложить заявителю внести изменения в формулу полезной модели по спорному патенту возникает только в том случае, если административным органом будут установлены обстоятельства, при которых изменения в формулу полезной модели устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными в качестве полезной модели, или если патент на полезную модель может быть признан недействительным частично.

Как усматривается из оспариваемого ненормативного правового акта, административный орган установил, что признаки, раскрытые в зависимых пунктах 2 и 3 формулы полезной модели по спорному патенту, также известны из источника [1].

Данное обстоятельство признал представитель общества "НПО Стример" в судебном заседании, состоявшемся 18.03.2021 (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

С учетом изложенного внесение предполагаемых заявителем изменений в формулу полезной модели по спорному патенту не приведет к выводу о соответствии полезной модели условию охраноспособности "новизна" и к возможности сохранения патента.

При таких обстоятельствах у судебной коллегии не имеется оснований для вывода о нарушении административным органом положений пункта 4.9 Правил N 56.

Таким образом, решение Роспатента от 02.04.2019 соответствует закону, в связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований.

На основании статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

При обращении в суд общество "НПО Стример" уплатило государственную пошлину в размере 3 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 28.06.2019 N 2662 (т. 1 л.д. 34, 121) и от 24.09.2019 N 3909 (т. 2 л.д. 95) и соответствует подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Поскольку требования оставлены без удовлетворения, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "НПО Стример" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

И.В. Лапшина

Ю.М. Сидорская