Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. по делу N СИП-1016/2020 Суд отказал в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку спорный товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным фирменным наименованием, исключительное право на которое возникло у предприятия до даты приоритета товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2021 г. по делу N СИП-1016/2020

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 1 апреля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 1 апреля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Титаренко Д.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Италдесерт" (1-й Вязовский пр-д, д. 7, стр. 4, ком. 10, Москва, 109428, ОГРН 1167746676778) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 29.07.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 672600 в части отказа в удовлетворении возражения и о прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров 29-го и 30-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Бест Ингридиентс" (ул. Коцюбинского, д. 4, пом. N 61п, Москва, 121351, ОГРН 1117746985730).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Италдесерт" - Родионов Н.М. (по доверенности от 20.11.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барский С.А. (по доверенности от 24.08.2020 N 01/32-900/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Италдесерт" (далее - общество "Италдесерт") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.09.2020, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 29.07.2020, против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 672600 в части отказа в удовлетворении возражения и о прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении товаров 29-го класса "арахис обработанный; масло арахисовое; миндаль толченый; орехи обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; фундук обработанный; хумус [паста из турецкого гороха]", 30-го класса "ароматизаторы ванили для кулинарных целей: ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кофе; кофе-сырец; крем заварной; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орех мускатный; орехи в шоколаде; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; чай; шоколад" и услуг 35-го класса "информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Бест Ингридиентс" (далее - общество "Бест Ингридиентс").

В обоснование заявленных требований общество "Италдесерт" указывает на то, что оспариваемое решение Роспатента вынесено в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а действия правообладателя - общества "Бест Ингридиентс" по регистрации спорного товарного знака содержат признаки злоупотребления правом.

Общество "Италдесерт" ссылается на то, что административный орган рассмотрел возражение в отсутствие отзыва общества "Бест Ингридиентс" и без участия представителей как общества "Бест Ингридиентс", так и общества "Италдесерт", отклонив ходатайство последнего о переносе даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное болезнью представителя.

С точки зрения общества "Италдесерт", Роспатент неверно оценил представленные им в обоснование возражения документы и пришел к необоснованному выводу о недоказанности факта длительного и широкого использования сходного со спорным товарным знаком обозначения "CREMA CAPPELLANO" на территории Российской Федерации до даты приоритета этого товарного знака.

Общество "Италдесерт" отмечает, что Роспатент проигнорировал доказательства того, что производителем продукции, маркированной обозначением "CREMA CAPPELLANO", с 2013 года является закрытое акционерное общество "Новопак+" (далее - общество "Новопак+").

Не соглашаясь с выводом Роспатента о том, что в представленных товаросопроводительных документах отсутствуют указания на обозначение "CREMA CAPPELLANO" в качестве маркировки соответствующих товаров и услуг, общество "Италдесерт" поясняет, что в таких документах не всегда возможно использовать конкретное обозначение и зачастую содержится лишь номенклатурное название поставляемого товара.

При этом общество "Италдесерт" полагает, что приложенные к возражению копии приказов общества "Новопак+" от 05.10.2012 N 8 и от 05.10.2012 N 9 подтверждают тот факт, что в отношении шоколадных и ореховых паст использовалось обозначение "CREMA CAPPELLANO".

Общество "Италдесерт" также считает, что в рассматриваемом случае в предмет доказывания входит не установление широкой известности товарного знака, а выяснение обстоятельств фактического использования обозначения "CREMA CAPPELLANO" до даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака.

По мнению общества "Италдесерт", представленные вместе с материалами возражения документы в полной мере свидетельствуют о том, что сходное со спорным товарным знаком обозначение "CREMA CAPPELLANO" использовалось до даты приоритета этого товарного знака и было известно, в том числе и обществу "Бест Ингридиентс", являвшемуся покупателем товаров, произведенных обществом "Новопак+".

С точки зрения общества "Италдесерт", представленные им вместе с возражением копии выписок по счету общества "Новопак+" от 13.01.2014, от 11.03.2014, от 17.02.2015, от 16.03.2015, а также копии товарных накладных свидетельствующих о поставке обществу "Бест Ингридиентс" ореховой, шоколадно-ореховой и шоколадной паст, подтверждают факт реализации обществом "Новопак+" с 2013 года продукции с наименованием "CREMA CAPPELLANO".

Ссылаясь на изложенные в пункте 171 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснения, общество "Италдесерт" просит признать недействительным оспариваемое решение Роспатента также ввиду наличия в действиях общества "Бест Ингридиентс" по регистрации спорного товарного знака признаков злоупотребления правом.

В представленном отзыве на заявление Роспатент просит отказать в его удовлетворении, указывая на законность и обоснованность оспариваемого ненормативного правового акта, и отмечая, что представленные обществом "Италдесерт" документы не свидетельствуют об использовании обозначения "CREMA CAPPELLANO" и о возникновении у потребителей ассоциативных связей с этим лицом как источником происхождения товаров 29-го и 30-го классов МКТУ.

Возражая против довода заявителя о том, что спорный товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение, Роспатент обращает внимание на то, что этот товарный знак не содержит в своем составе ложных и способных ввести потребителя в заблуждение элементов, порождающих в сознании потребителя неверное представление о товаре или его производителе. При этом административный орган обращает внимание на то, что словесный элемент "CAPPELLANO / КАППЕЛЛАНО" в переводе с итальянского языка на русский язык означает "капеллан" - священник при домашней католической церкви, что свидетельствует о фантазийном характере спорного обозначения для товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Кроме того, Роспатент отмечает, что признание действий по регистрации товарного знака злоупотреблением правом является прерогативой Федеральной антимонопольной службы и суда и, следовательно, не относится к его компетенции.

Общество "Бест Ингридиентс" отзыв на заявление не представило.

В судебном заседании, состоявшемся 01.04.2021, представитель общества "Италдесерт" выступил по существу доводов, изложенных в заявлении, настаивал на его удовлетворении.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве на него.

Общество "Италдесерт", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда первой инстанции своего представителя не направило, что в соответствии с частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" обществом "Бест Ингридиентс" не представлено.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 672600 был зарегистрирован на имя общества "Бест Ингридиентс" 26.09.2018 по заявке N 2017729241 с приоритетом от 19.07.2017 в отношении широкого перечня товаров 29, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ.

В Роспатент 29.07.2020 поступило возражение общества "Италдесерт" против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 672600, мотивированное тем, что регистрация названного товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 ГК РФ, в отношении товаров 29-го класса "арахис обработанный; масло арахисовое; миндаль толченый; орехи обработанные; спреды на основе орехов; тахини [паста из семян кунжута]; фундук обработанный; хумус [паста из турецкого гороха]", 30-го класса "ароматизаторы ванили для кулинарных целей: ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для мороженого; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; какао; кофе; кофе-сырец; крем заварной; мороженое; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; орех мускатный; орехи в шоколаде; порошки для приготовления мороженого; пралине; препараты ароматические пищевые; сорбет [мороженое]; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; тесто миндальное; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; чай; шоколад" и услуг 35-го класса "информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]" МКТУ.

В возражении общество "Италдесерт" ссылалось на то, что до даты приоритета спорного товарного знака обозначение "CREMA CAPPELLANO" было известно потребителю как средство индивидуализации продукции общества "Новопак+", а именно ореховой и шоколадной паст, которые общество "Италдесерт" и другие лица (общество "Бест Ингридиентс", общество с ограниченной ответственностью "Бест Итали" (далее - общество "Итали") закупали для дальнейшей реализации.

Утверждая, что общество "Бест Ингридиентс" было осведомлено об использовании обозначения "CREMA CAPPELLANO" другими лицами, общество "Италдесерт" указывало на обращение к нему правообладателя спорного товарного знака с претензией о прекращении его незаконного использования спорного товарного знака.

Решением Роспатента от 30.09.2020 в удовлетворении возражения "Италдесерт" было отказано, правовая охрана товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 672600 оставлена в силе.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что представленные обществом "Италдесерт" документы не подтверждают факт длительного и широкого использования обозначения "CREMA CAPPELLANO" в различных регионах Российской Федерации, а также не свидетельствуют о том, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между обозначением "CREMA CAPPELLANO" и лицом, подавшим возражение или вообще с каким-либо иным конкретным производителем.

Проанализировав представленные вместе с возражением документы, Роспатент установил, что они касаются деятельности иных лиц, а именно общества "Новопак+", индивидуального предпринимателя Леонова П.Г. (далее - предприниматель Леонов П.Г.) по поставке шоколадных / ореховых паст обществу "Бест Ингридиентс" и иным лицам.

Ссылаясь на отсутствие в представленных документах сведений о производителе реализованных обществом "Новопак+" и предпринимателем Леоновым П.Г. товаров, а также о том, что спорные товары и услуги были маркированы обозначением "CREMA CAPPELLANO", Роспатент в оспариваемом решении указал, что податель возражения в обоснование своих доводов не представил сведения об объемах продаж маркированных спорным обозначением товаров и услуг, о территории их распространения, о длительности использования спорного обозначения для маркировки товаров 29-го, 30-го и услуг 35-го классов МКТУ, об объемах затрат на рекламу маркированных спорным обозначением товаров и услуг, о степени информированности потребителей об обозначении "CREMA CAPPELLANO", включая результаты социологических опросов.

Полагая, что решение Роспатента от 30.09.2020 является недействительным в силу его несоответствия закону и иным нормативным правовым актам, нарушает его права и законные интересы, общество "Италдесерт" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, заслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей заявителя и Роспатента, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "Италдесерт" соблюден, что не оспаривается Роспатентом и обществом "Бест Ингридиентс".

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента по рассмотрению возражения против представления правовой охраны товарному знаку и принятие по его результатам решения установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (19.07.2017) законодательством, применимым для оценки его охраноспособности, являются ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил N 482 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются, в том числе, сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

Как следует из разъяснения, данного в подпункте 1 пункта 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), применяющихся в части, не противоречащей ГК РФ, обозначение может содержать элементы, как прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "подпункте 1 пункта 3" имеется в виду "пункте 3.1"

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Согласно подходу, сформулированному в пункте 3.1 Рекомендаций N 39, элементы обозначений, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение. Способность элементов ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в том числе с иным лицом, основанной на предшествующем опыте потребителя.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре и его производителе, способное повлиять на решение потребителя.

Для установления наличия возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара необходимо установление факта осведомленности потребителя о ранее существовавшем обозначении и ассоциации его с иным лицом, не являющимся правообладателем товарного знака, в том числе и на основании предшествующего опыта потребителя об использовании тождественного или сходного обозначения в гражданском обороте лицом, отличным от правообладателя.

Для того, чтобы можно было сделать вывод о возможности введения российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным лицом, должно быть установлено как минимум следующее: иное лицо использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным российскому потребителю.

В случае если обозначение российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и лицом, оказывающим услуги под этим обозначением, стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Для вывода о возникновении у потребителей ассоциации определенного обозначения с конкретным (либо одним из нескольких) производителем (производителями) необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Аналогичный правовой подход выражен президиумом Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 10.04.2015 по делу N СИП-771/2014.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Как установил Роспатент, в обоснование доводов возражения общество "Италдесерт" представило следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении общества "Новопак+";

2) выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества "Италдесерт";

3) выписку из ЕГРЮЛ в отношении "Бест Ингредиентс";

4) распечатку информации с сайта "Товары для кондитера";

5) приказы общества "Новопак+" от 05.10.2012 N 8 и от 05.10.2012 N 9 об утверждении порядка присвоения наименований;

6) выписку по счету общества "Новопак+" от 16.03.2015, товарную накладную от 18.03.2015 N 160, доверенность на получение в обществе "Новопак+" товара;

7) выписку по счету общества "Новопак+" от 17.02.2015, товарную накладную от 02.03.2015 N 124, доверенность на получение в обществе "Новопак+" товара;

8) выписку по счету общества "Новопак+" от 11.03.2014, товарную накладную от 12.03.2014 N 223, доверенность на получение в обществе "Новопак+" товара;

9) выписку по счету общества "Новопак+" от 13.01.2014, товарную накладную от 09.12.2013 N 712;

10) выписку по счету предпринимателя Леонова П.Г. от 18.07.2016, товарную накладную от 20.07.2016 N 198, доверенность на получение от предпринимателя Леонова П.Г. товара;

11) выписку по счету предпринимателя Леонова П.Г. от 09.06.2016, товарную накладную от 13.05.2016 N 132, доверенность на получение от предпринимателя Леонова П.Г. товара;

12) выписку по счету предпринимателя Леонова П.Г. от 15.06.2015, товарную накладную от 21.05.2015 N 31, доверенность на получение от предпринимателя Леонова П.Г. товара;

13) выписку по счету предпринимателя Леонова П.Г. от 04.08.2016, товарную накладную от 05.08.2016 N ипн00000001, доверенность на получение от предпринимателя Леонова П.Г. товара;

14) фотографию с выставки "Современное хлебопечение 2014";

15) заключенный между обществом "Новопак+" и обществом "Бест Итали" договор от 01.02.2014 02-В-010214 о совместной деятельности и переписка по поводу договора;

16) направленное обществу "Италдесерт" уведомление о нарушении прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 672600;

17) счет от 16.12.2014 N 265;

18) счет от 12.12.2014 N 260;

19) счет от 29.06.2015 N 117;

20) счет от 07.12.2015 N 249;

21) платежное поручение от 16.03.2015 N 184;

22) платежное поручение от 23.12.2015 N 969;

23) товарную накладную от 08.04.2014 N 64;

24) товарную накладную от 14.01.2015 N 3;

25) распечатку информации с сайта города Пушкино;

26) распечатку информации из социальной сети Facebook;

27) распечатку статьи "Пасты и пралине "Crema Cappellano";

28) выписку по счету предпринимателя Леонов П.Г. от 31.03.2016, товарную накладную от 17.03.2016 N 79, доверенность на получение от предпринимателя Леонова П.Г. товара.

По результатам исследования данных доказательств Роспатент пришел к выводу о том, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения "CREMA CAPPELLANO" в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение или вообще с каким-либо конкретным производителем.

Считая такую оценку представленных доказательств со стороны Роспатента ошибочной, общество "Италдесерт" полагает, что приказы общества "Новопак+" от 05.10.2012 N 8 и от 05.10.2012 N 9 об утверждении порядка присвоения наименований и распечатки из сети Интернет подтверждают, что общество "Новопак+" использовало сходное со спорным товарным знаком обозначение "CREMA CAPPELLANO", а представленные товарные накладные подтверждают факт реализации обществом "Новопак+" этой продукции с 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам не может признать данные доводы заявителя обоснованными ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1284 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Как было указано выше, для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем и возникновение (и сохранение) у потребителя стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его производителем.

Действительно, согласно представленным товарным накладным общество "Новопак+", а также предприниматель Леонов П.Г., который согласно сведениям из ЕГРЮЛ является генеральным директором общества "Новопак+", поставляли различным лицам, в том числе обществу "Бест Ингредиентс", ореховые и шоколадные пасты.

Вместе с тем судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что в представленных товаросопроводительных документах отсутствует указание на маркировку поставляемых товаров обозначением "CREMA CAPPELLANO", а также сведения об их производителе.

Ссылка заявителя на имеющиеся в материалах дела распечатки из сети Интернет, приказы общества "Новопак+", счета на оплату и товарные накладные на поставку этикеток на крем "CAPPELLANO" не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку указанные документы не подтверждают ни факт производства обществом "Новопак+" продукции, маркированной обозначением "CREMA CAPPELLANO", ни факт ее введения в гражданский оборот, а могут лишь свидетельствовать о подготовке к производству и реализации такой продукции.

При этом судебная коллегия отмечает, что производство и реализацию определенной продукции обычно подтверждаются документацией, отражающей все операции и виды контроля, связанные с получением, приемкой и обработкой исходных материалов, упаковкой, реализацией, хранением и отгрузкой продукции, которые вместе с возражением не были представлены заявителем.

Суд также обращает внимание на то, что представленные распечатки из сети Интернет датированы после даты приоритета спорного товарного знака, а следовательно, не могут подтверждать факт предложения к продаже продукции, маркированной обозначением "CREMA CAPPELLANO", до даты приоритета этого товарного знака. Имеющиеся же в этих распечатках сведения об отзывах потребителей, датированные более ранним периодом, не могут однозначно свидетельствовать о введении определенной продукции в гражданский оборот.

Кроме того, сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-574/2017, от 14.05.2018 по делу N СИП-582/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-571/2017, от 30.07.2018 по делу N СИП-584/2017, от 22.10.2018 по делу N СИП-43/2018, от 08.05.2019 по делу N СИП-504/2018, от 20.03.2020 по делу N СИП-454/2019, от 04.09.2020 по делу N СИП-665/2019, от 28.09.2020 по делу N СИП-20/2020.

При этом Суд по интеллектуальным правам отклоняет ссылку заявителя на то, что в рассматриваемом случае не подлежат исследованию обстоятельства известности использования обозначения в отношении спорной продукции.

Так, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем. При определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение относительно экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, для целей подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) сила (степень) ассоциаций у потребителей, возникающих при восприятии ими сравниваемых обозначений; 2) сходство этих обозначений; 3) близость областей деятельности спорящих субъектов; 4) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например местонахождение бизнеса спорящих субъектов; характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления относительно его экономической связи с лицом, заявляющим о наличии у него старших прав на спорное обозначение.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу N СИП-539/2017.

Следовательно, Роспатент правомерно указал на то, что для подтверждения факта возникновения у потребителя ассоциаций необходимы сведения об объемах продаж товаров и услуг, маркированных спорным обозначением; о территории их распространения; о длительности использования спорного обозначения для маркировки товаров 29-го и 30-го классов и услуг 35-го класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров и услуг, маркированных спорным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении "CREMA CAPPELLANO", включая результаты социологических опросов.

С учетом изложенного судебная коллегия пришла к выводу о недоказанности обществом "Италдесерт" обстоятельств возникновения в сознании потребителей ассоциативной связи между спорным товарным знаком и обществом "Италдесерт", либо обществом "Новопак+", как производителями продукции, маркированной обозначением "CREMA CAPPELLANO".

Суд по интеллектуальным правам полагает, что Роспатент верно установил отсутствие необходимой совокупности доказательств, свидетельствующих о длительном и широком использовании сходного со спорным товарным знаком обозначения "CREMA CAPPELLANO" в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем отсутствуют основания полагать, что у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким-либо конкретным производителем.

В связи с этим, а также учитывая то, что словесные элементы "КАППЕЛЛАНО" и "CAPPELLANO" в переводе с итальянского языка на русский язык означают "капеллан" - священник при домашней католической церкви, и, следовательно, являются для зарегистрированных товаров и услуг фантазийными, Суд по интеллектуальным правам считает обоснованным вывод Роспатента о том, что оснований для признания спорного товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отсутствуют.

Судебная коллегия отклоняет ссылку заявителя на то, что в результате рассмотрения возражения в отсутствие представителей лица, подавшего возражения, и правообладателя спорного товарного знака, а также отказа в удовлетворении ходатайства подателя возражения о переносе заседания, коллегия Палаты по патентным спорам неверно оценила представленные доказательства, поскольку какая-либо причинно-следственная связь между этими фактами не прослеживается.

Довод общества "Италдесерт" о наличии в действиях общества "Бест Ингридиентс" по регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 672600 признаков злоупотребления правом не может быть признан обоснованным в силу следующего.

Как разъяснено в абзаце первом пункта 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарного знака, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Признание действий лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется исходя из поданного в Роспатент возражения.

Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака в соответствии с установленной законом целью предоставления правовой охраны, с учетом приведенных официальных разъяснений содержания норм материального права могут считаться недобросовестными и не подлежать судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем. Попытка получить судебную защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом.

Проверяя наличие факта недобросовестного поведения и злоупотребления правом со стороны заявителя в подобных случаях, суд должен также учесть цель регистрации товарного знака или приобретения исключительного права на товарный знак, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак или приобретено исключительное право на товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Злоупотребление правом представляет собой действие, направленное против конкретного лица.

Вместе с тем к конкретному случаю злоупотребления правом - при приобретении исключительного права на товарный знак - положения статьи 10 ГК РФ применяются иначе, с учетом положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ и существа такого нарушения.

С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительного права на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака. Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Исходя из положений частей 1 и 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязанность доказывания в действиях правообладателя злоупотребления правом возлагается на заявителя по настоящему делу; обстоятельства, имеющие значение для дела, устанавливаются арбитражным судом исходя из доводов и возражений участвующих в деле лиц.

Между тем судебная коллегия не усматривает, что обществом "Италдесерт" были представлены доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о совершении обществом "Бест Ингридиентс" умышленных недобросовестных действий, направленных на причинение вреда обществу "Италдесерт" либо другим лицам в отсутствие иных, добросовестных целей, либо целенаправленных действий по обходу установленных правил признания действия исключительного права. При этом направление обществом "Бест Ингридиентс" в адрес общества "Италдесерт" уведомления о прекращении использования спорного товарного знака является одним из способов защиты прав.

Не имеется в материалах дела и доказательств того, что общество "Бест Ингридиентс" на момент обращения с заявкой на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака было осведомлено о том, что обществом "Италдесерт" либо обществом "Новопак+" осуществляется использование обозначения "CREMA CAPPELLANO" для индивидуализации ореховых и шоколадных паст, поскольку в представленных товарных накладных, свидетельствующих о поставке такой продукции обществу "Бест Ингридиентс" указания на обозначение "CREMA CAPPELLANO" отсутствует.

При таких обстоятельствах, вывод Роспатента о соответствии спорного товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ следует признать правомерным.

Как разъяснено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения незаконным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на общество "Италдесерт" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина для организаций составляет 3 000 рублей.

Статьей 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что основания и порядок возврата государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 НК РФ государственная пошлина, уплаченная в большем размере, чем это предусмотрено законом, подлежит возврату.

Поскольку обществом "Италдесерт" государственная пошлина при подаче заявления фактически уплачена в размере 6 000 рублей, излишне уплаченная государственная пошлина в размере 3 000 рублей подлежит возврату из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление общества с ограниченной ответственностью "Италдесерт" оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Италдесерт" (1-й Вязовский пр-д, д. 7, стр. 4, ком. 10, Москва, 109428, ОГРН 1167746676778) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (Три тысячи) рублей, излишне уплаченную при подаче заявления по платежному поручению от 23.11.2020 N 372.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин