Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-823/2021 по делу N СИП-949/2020 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку решением по другому делу подтверждено старшинство коммерческого обозначения заявителя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2021 г. N С01-823/2021 по делу N СИП-949/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 7 июня 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 7 июня 2021 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны (г. Чита, Забайкальский край, ОГРНИП 312753618600108) на решение Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 по делу N СИП-949/2020

по заявлению индивидуального предпринимателя Сухомлиновой Марии Алексеевны (г. Кропоткин, Краснодарский край, ОГРНИП 306231330500030) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.07.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 03.03.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 679877.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Нечкина Светлана Анатольевна.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны - Чечель С.А. (на основании доверенности от 04.02.2020);

от индивидуального предпринимателя Сухомлиновой Марии Алексеевны - Палий Р.Э. (на основании доверенности от 16.10.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Сухомлинова Мария Алексеевна обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.07.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 03.03.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 679877.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Нечкина Светлана Анатольевна.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 заявление Сухомлиновой М.А. удовлетворено. Решение Роспатента от 30.07.2020 об отказе в удовлетворении поступившего 03.03.2020 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 679877 признано недействительным как не соответствующее положениям пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 679877 прекращена в отношении товаров 14-го класса "агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]" и услуг 35-го класса "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, Нечкина С.А. просит отменить решение от 24.02.2021 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Сухомлинова М.А. направила отзыв на кассационную жалобу, в котором возражала против ее удовлетворения, полагала ее доводы необоснованными, а выводы Роспатента и суда первой инстанции - законными.

Представители Нечкиной С.А. и Сухомлиновой М.А. приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Роспатент, надлежащим образом извещенный об арбитражном процессе по делу, о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своего представителя в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель Нечкиной М.А. поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель Сухомлиновой М.А. возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Нечкина С.А. является правообладателем словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 679877, выполненного буквами русского алфавита, зарегистрированного 01.11.2018 с приоритетом от 27.10.2017 в отношении следующих товаров и услуг:

14-го класса МКТУ "агаты; алмазы; амулеты [изделия ювелирные]; анкеры [часовое производство]; барабаны [часовое производство]; браслеты [изделия ювелирные]; браслеты вышитые текстильные [изделия ювелирные]; браслеты для часов; брелоки для держателей для ключей; брелоки ювелирные; броши [изделия ювелирные]; будильники; булавки [изделия ювелирные]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусины для изготовления ювелирных изделий и бижутерии; бусы из прессованного янтаря; бюсты из благородных металлов; валки для ювелирных изделий; гагат необработанный или частично обработанный; грунтовки для ювелирных изделий; держатели для ключей [кольца для ключей с брелоками]; жемчуг [изделия ювелирные]; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; застежки для ювелирных изделий; знаки из благородных металлов; золото необработанное или чеканное; изделия с клуазоне; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из слоновой кости; изделия ювелирные из янтаря; иридий; кабошоны; камни драгоценные; камни полудрагоценные; канитель серебряная; колье [изделия ювелирные]; кольца разъемные из драгоценных металлов для ключей; кольца, перстни [изделия ювелирные]; коробки из благородных металлов; коробки подарочные для ювелирных изделий; корпуса для карманных или наручных часов; корпуса часов; маятники [часовое производство]; медали; медальоны [изделия ювелирные]; металлы благородные необработанные или частично обработанные; механизмы ходовые для часов; механизмы часовые; мисбаха [четки для молитвы]; монеты; нити золотые [изделия ювелирные]; нити из благородных металлов [изделия ювелирные]; нити серебряные [изделия ювелирные]; оливин [драгоценный камень] / перидот; осмий; палладий; платина [металл]; приборы хронометрические; пружины для наручных часов; родий; рутений; секундомеры с остановом; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; сплавы благородных металлов; статуи из благородных металлов; статуэтки из благородных металлов; стекла для наручных часов; стразы; стрелки часов; стрелки часов, за исключением наручных; украшения из гагата; украшения ювелирные для обуви; украшения ювелирные для шляп; футляры подарочные для часов; хронографы [часы наручные]; хронометры; хроноскопы; цепи [изделия ювелирные]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; часы атомные; часы наручные; часы солнечные; часы электрические; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы, за исключением наручных; часы-браслеты; четки; шкатулки для украшений; шпинели [драгоценные камни]";

35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]".

В Роспатент 03.03.2020 поступило возражение Сухомлиновой М.А. против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров 14-го класса МКТУ и части услуг 35-го класса МКТУ, мотивированное тем, что регистрация этого знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование возражения Сухомлинова М.А. указала, что ей принадлежит коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК", которое используется ранее даты приоритета спорного товарного знака для индивидуализации организации розничной торговли ювелирными изделиями на территории г. Кропоткин и Кавказского района Краснодарского края.

По мнению Сухомлиновой М.А., спорный товарный знак сходен с указанным коммерческим обозначением и их одновременное использование в отношении однородных товаров 14-го класса и услуг 35-го класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение.

По результатам рассмотрения возражения решением Роспатента от 30.07.2020 отказано в удовлетворении возражения.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что в период с 2006 по 2017 год, ранее даты приоритета спорного товарного знака у лица, подавшего возражение, действительно возникло исключительное право на коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК", которое использовалось на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий по определенным почтовым адресам, на торговой документации (кассовых отчетах и чеках), в объявлениях и в рекламе сети ювелирных магазинов в пределах определенной территории Краснодарского края.

Административный орган установил, что спорный товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение имеют между собой сходство ввиду фонетического и семантического тождества, обусловленного полным совпадением словесного элемента "ДАМСКИЙ УГОДНИК".

Роспатент пришел к выводу о том, что Сухомлинова М.А. доказала использование своего коммерческого обозначения в отношении услуг, являющихся однородными услугам 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", поскольку они относятся к одной и той же родовой группе услуг (реализация товаров), определяют форму такой торговой деятельности (торговая ярмарка, телемагазин или выполнение заказов товаров и т.д.) либо соотносятся друг с другом как вид-род (продажа товаров - продвижение товаров).

Наряду с этим административный орган принял во внимание специфику деятельности ювелирных магазинов (салонов), которые часто не только продают различные ювелирные изделия, бижутерию, часы и аксессуары, но и своими силами или посредством подряда с иными лицами изготавливают такие товары, и на основании этого Роспатент усмотрел наличие у услуг, которые оказывает Сухомлинова М.А., однородности также со всеми приведенными товарами 14-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

В отношении таких услуг 35-го класса МКТУ, как "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи", административный орган сделал вывод об их неоднородности с деятельностью подателя возражения, поскольку указанные услуги относятся к рекламной деятельности и должны оказываться Сухомлиновой М.А. иным лицам в качестве рекламного агентства, т.е. услуги и сравниваемая с ними деятельность относятся к разным сферам экономики и к разным родовым группам услуг, не являются взаимозаменяемыми, отличаются назначением, условиями оказания и кругом потребителей.

С учетом изложенного Роспатент не признал подателя возражения лицом, заинтересованным в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в части услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи".

Кроме того, административный орган установил, что правообладатель спорного товарного знака в период до даты его приоритета использовал свое коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК" для индивидуализации принадлежащих ему предприятий розничной торговли ювелирными изделиями, ювелирных магазинов "Дамский угодник" в Забайкальском крае, а затем включил это обозначение в указанный товарный знак.

Проанализировав вступившие в законную силу судебные акты по делу N А32-53611/2017, Роспатент учел, что судами был установлен локальный характер коммерческих обозначений, используемых Нечкиной С.А. и Сухомлиновой М.А. до даты приоритета спорного товарного знака, однако их известность потребителям ограничена в пределах разных территорий, поскольку одноименные магазины располагались в разных регионах, что исключало возможность столкновения между собой всех средств индивидуализации (двух коммерческих обозначений и товарного знака) и как следствие - нарушение прав правообладателей на эти обозначения.

Полагая, что решение Роспатента от 30.07.2020 не соответствует требованиям законодательства и нарушает ее права и законные интересы, Сухомлинова М.А. обратилась в суд с заявлением, указав на неправильное применение административным органом положений пункта 2 статьи 1541, статьи 1479 и пункта 8 статьи 1483 ГК РФ о соотношении исключительных прав на сравниваемые средства индивидуализации, а также на неправомерность выводов об отнесении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи" только к рекламной деятельности.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

При проверке законности оспариваемого ненормативного правового акта суд первой инстанции руководствовался пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ в совокупности с положениями пункта 2 статьи 1248, подпункта 1 пункта 2 статьи 1512, пункта 6 статьи 1252, пункта 1 статьи 1528, статей 1539-1541 указанного Кодекса и принял во внимание разъяснения, содержащиеся в пунктах 138, 162, 177, 178 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Самостоятельно проанализировав спорный товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение, суд первой инстанции пришел к следующим выводам:

"старшинство" средств индивидуализации Сухомлиновой М.А. и Нечкиной С.А. установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу N А32-53611/2017: исключительное право на коммерческое обозначение Сухомлиновой М.А. возникло до 27.10.2017, что раньше даты приоритета спорного товарного знака;

спорный товарный знак и противопоставленное коммерческое обозначение являются тождественными, что не оспаривается лицами, участвующими в деле;

сходство спорного товарного знака и противопоставленного коммерческого обозначения связано с однородностью товаров 14-го класса МКТУ и части услуг 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения по реализации товаров в принадлежащих ей ювелирных магазинах, что также не оспаривается лицами, участвующими в деле;

недостаточно обоснованы аргументы административного органа о неоднородности деятельности подателя возражения и услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи", в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Поскольку сравниваемые средства индивидуализации состоят из тождественного словесного элемента "ДАМСКИЙ УГОДНИК", то подлежит расширению диапазон товаров и услуг, которые могут влиять на вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации. Услуга "демонстрация товаров" оказывается предприятиями торговли (в рассматриваемом случае - ювелирными магазинами) для своих покупателей, а услуга "презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи" в своей формулировке содержит указание на цель оказания услуги "розничная продажа". С учетом изложенного презентация товаров является взаимодополняемой услугой по отношению к услуге розничной продажи товаров, потребителями этой услуги являются в том числе покупатели товаров, продаваемых в соответствующем магазине. Следовательно, услуги по реализации товаров и по презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи могут иметь общий круг потребителей;

заслуживают внимания доводы Сухомлиновой М.А. о том, что деятельность ювелирного магазина не ограничивается только реализацией товара, а также представленные ею рекламные видеоролики и стоп-кадры из них, в которых зафиксирован момент презентации товара, т.е. при ведении деятельности ювелирного магазина подателем возражения производилась презентация товаров в медиасредствах с целью розничной продажи ювелирных изделий;

обстоятельства действия исключительного права подателя возражения на коммерческое обозначение на дату приоритета товарного знака и сохранения действия это права на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку установлены Роспатентом в решении от 30.07.2020, что не оспаривается лицами, участвующими в деле;

в тексте решения от 30.07.2020 административный орган неточно цитирует постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.04.2019 по делу N А32-53611/2017, в связи с чем искажается смысл судебного акта. Так, указывая на возможность сосуществования коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий (в рассматриваемом случае - в Краснодарском крае и в Забайкальском крае), суд кассационной инстанции не делает вывод о возможности сосуществования коммерческого обозначения Сухомлиновой М.А. и товарного знака Нечкиной С.А.;

исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации и не имеет локального характера, в связи с чем сохранение правовой охраны спорного товарного знака создает вероятность его смешения с коммерческим обозначением подателя возражения;

наличие у правообладателя спорного товарного знака прав на сходное коммерческое обозначение не является основанием для сохранения правовой охраны спорного товарного знака независимо от того, когда у этого лица возникли права на перечисленные самостоятельные средства индивидуализации. Следовательно, доводы Нечкиной С.А. о том, что ее исключительное право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем у Сухомлиновой М.А., не имеют правового значения при рассмотрении настоящего дела;

обстоятельства, связанные с наличием у Нечкиной С.А. прав на свое коммерческое обозначение, не подлежали установлению Роспатентом при рассмотрении возражения, а соответствующие доводы противоречат фактам, установленным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу N А32-53611/2017, которым подтверждено "старшинство" коммерческого обозначения Сухомлиновой М.А.

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал незаконность оспариваемого решения и в качестве восстановительной меры прекратил правовую охрану спорного товарного знака в отношении всех товаров 14-го класса МКТУ и части услуг 35-го класса МКТУ, а также обязал Роспатент в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу внести соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение решения от 30.07.2020 и о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

В кассационной жалобе Нечкина С.А. полагает, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не учел, что в состав спорного товарного знака включено не коммерческое обозначение Сухомлиновой М.А., а коммерческое обозначение Нечкиной С.А., что не запрещено положениями пункта 2 статьи 1541 указанного Кодекса.

Поскольку подателем возражения не доказана неправомерность использования коммерческого обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК" в спорном товарном знаке, заявитель кассационной жалобы считает законным и обоснованным решение Роспатента от 30.07.2020 об отказе в удовлетворении возражения.

В кассационной жалобе Нечкина С.А. отмечает, что суд первой инстанции уклонился от оценки представленных ею доказательств и не принял во внимание документы, подтверждающие, что коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК" для индивидуализации ювелирных салонов и их рекламы ранее Сухомлиновой М.А. использовал Нечкин Ф.А., от которого в порядке наследования Нечкина С.А. получила соответствующие права.

С учетом изложенного заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с тем, что суд первой инстанции принял в качестве преюдициальных установленные в решении Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу N А32-53611/2017 обстоятельства возникновения прав на сравниваемые средства индивидуализации и вывод о "старшинстве" коммерческого обозначения Сухомлиновой М.А.

По мнению Нечкиной С.А., суд первой инстанции не учел, что, обращаясь с заявлением об оспаривании решения Роспатента, Сухомлинова М.А. не доказала, какие ее права и законные интересы нарушает этот ненормативный правовой акт в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как полагает заявитель кассационной жалобы, имеющийся между названными лицами спор о правах на использование обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК" был разрешен при рассмотрении дела N А32-53611/2017 и в связи с выводом об отсутствии конкуренции различных средств индивидуализации ввиду территориальной удаленности мест осуществления деятельности их правообладателей нарушения прав каждого из них отсутствуют.

Нечкина С.А. также настаивает на том, что суд первой инстанции неправомерно прекратил правовую охрану спорного товарного знака в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, поскольку Сухомлинова М.А. не доказала, что осуществляет эти услуги с использованием коммерческого обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, и в отзыве на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

В силу пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 названного Кодекса.

Понятие "заинтересованное лицо" не определено в действующем гражданском законодательстве. Заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к тем мотивам, по которым подается возражение.

При этом в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 сформулирована правовая позиция о том, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа и исследования спора по существу в данном случае не требуется.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Как указывалось выше, подавая возражение в Роспатент, Сухомлинова М.А. представила в обоснование своей заинтересованности доказательства ведения ею предпринимательской деятельности с использованием обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК" в сфере розничной продажи ювелирных изделий на территории Краснодарского края. При этом указанной деятельностью названное лицо начало заниматься ранее даты приоритета спорного товарного знака.

Оценив представленные в материалы административного дела доказательства, Роспатент признал заинтересованность подателя возражения в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров 14-го класса МКТУ и большинства услуг 35-го класса МКТУ, для которых этот знак зарегистрирован, указав на их однородность деятельности Сухомлиновой М.А. Вместе с тем административный орган сделал вывод о неоднородности этой деятельности и таких услуг 35-го класса МКТУ, как "демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи", однако суд первой инстанции обоснованно не согласился с аргументами Роспатента и исходил из того, что подателем возражения доказана заинтересованность в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что нормами материального и процессуального права не установлены стандарты доказывания заинтересованности лица, оспаривающего предоставление правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием его регистрации положениям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, равно как отсутствует такое требование к подателю возражения, как осуществление каждого вида деятельности, т.е. оказание каждой услуги, в отношении которой зарегистрирован спорный товарный знак. Иными словами, в рассматриваемом случае для признания Сухомлиновой М.А. заинтересованным лицом достаточно вывода об однородности спорных услуг и осуществляемой ею деятельности, в связи с чем подателю возражения необязательно заниматься каждым видом деятельности из того перечня услуг 35-го класса МКТУ, который указан в свидетельстве на спорный товарный знак.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильными и надлежащим образом мотивированными выводы суда первой инстанции о заинтересованности подателя возражения.

Что касается довода заявителя кассационной жалобы о том, что, обращаясь в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента, Сухомлинова М.А. не доказала, какие ее права и законные интересы нарушает этот ненормативный правовой акт в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности с учетом того, что возникший между ней и Нечкиной С.А. спор о правах на использование обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК" был разрешен при рассмотрении дела N А32-53611/2017, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает следующее.

В соответствии с положениями статьи 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их компетенцией.

При этом защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде (пункт 2 статьи 11 ГК РФ).

Способы защиты гражданских прав предусмотрены статьей 12 ГК РФ, и перечень этих способов не является исчерпывающим.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительными.

Как верно указал суд первой инстанции, нормы главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривают в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Так, в силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В пункте 57 Постановления Пленума N 10 разъяснено, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что действующее законодательство не ограничивает правообладателя средства индивидуализации в количестве используемых им способов защиты, в связи с чем правообладатель коммерческого обозначения вправе в административном порядке оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку и одновременно инициировать иные судебные процессы в защиту своего исключительного права на коммерческое обозначение.

Вопреки доводам заявителя кассационной жалобы, из материалов настоящего дела усматривается, что арбитражный процесс по делу N А32-53611/2017 был возбужден по иску не Сухомлиновой М.А., а Нечкиной С.А. и предметом спора в указанном деле были требования в защиту исключительного права не на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 679877, а на иной товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 478336.

Изложенное само по себе исключает вывод о каком-либо исчерпании Сухомлиновой М.А. прав на защиту своего коммерческого обозначения, а также о том, что спор о правах на использование обозначения "ДАМСКИЙ УГОДНИК" был разрешен при рассмотрении дела N А32-53611/2017.

Из поданного в Суд по интеллектуальным правам заявления усматривается, что в обоснование нарушения оспариваемым решением Роспатента прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности Сухомлинова М.А. привела следующие аргументы:

она начала использовать коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК", сходное со спорным товарным знаком, раньше даты приоритета последнего;

осуществляемая Сухомлиновой М.А. с использованием указанного коммерческого обозначения деятельность однородна товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак Нечкиной С.А., а то, что предприниматели работают в различных регионах Российской Федерации, не исключает возможность введения потребителя в заблуждение, поскольку в силу статьи 1479 ГК РФ товарный знак действует на всей территории Российской Федерации, в связи с чем территория действия спорного товарного знака пересекается с территорией действия противопоставленного коммерческого обозначения;

правообладатель спорного товарного знака может обращаться в суд с исками в защиту исключительного права на этот знак, что имело место в деле N А32-53611/2017, рассмотренном между теми же лицами в отношении другого товарного знака, включающего тождественный словесный элемент "ДАМСКИЙ УГОДНИК".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции обоснованно принял во внимание перечисленные доводы Сухомлиновой М.А., свидетельствующие о наличии у нее законного интереса в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и рассмотрел настоящее дело по существу.

Кроме того, заинтересованность Сухомлиновой М.А. в оспаривании решения административного органа определяется ее участием в административном разрешении спора, по результатам которого ей было отказано в удовлетворении возражения.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции неправильно применил положения пункта 8 статьи 1483 ГК РФ и не учел, что в состав спорного товарного знака включено не коммерческое обозначение Сухомлиновой М.А., а коммерческое обозначение Нечкиной С.А., президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что этот довод подлежит отклонению как основанный на неверном понимании норм материального права.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном ГК РФ, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование коммерческого обозначения или коммерческого обозначения.

В силу положений пункта 1 статьи 1538 ГК РФ индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения.

Пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как разъяснено в пунктах 177-178 Постановления Пленума N 10, право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее). Право на коммерческое обозначение охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31.12.2007 (независимо от того, когда употребление обозначения началось). По смыслу пункта 2 статьи 1540 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе.

Таким образом, суд первой инстанции верно исходил из того, что положения перечисленных норм права предоставляют преимущество возникшему ранее средству индивидуализации, но предусматривают при этом исследование вопросов сходства товарного знака и коммерческого обозначения, возможности введения в заблуждение потребителя и (или) контрагента, известности этого обозначения на определенной территории.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции правильно определил совокупность обстоятельств, имеющих существенное значение для рассмотрения настоящего дела и подлежащих доказыванию, указав следующие:

наличие либо отсутствие у индивидуального предпринимателя исключительного права на коммерческое обозначение;

соотношение даты возникновения исключительного права на коммерческое обозначение, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

наличие или отсутствие тождества либо сходства коммерческого обозначения (отдельных его элементов) и спорного товарного знака;

однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и видов деятельности правообладателя коммерческого обозначения (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

обстоятельства действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета спорного товарного знака;

проверка сохранения действия исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета спорного товарного знака.

Вместе с тем суд первой инстанции правомерно отметил, что исходя из предмета доказывания обстоятельства, связанные с наличием у Нечкиной С.А. прав на свое коммерческое обозначение, не имеют юридического значения и не подлежат установлению при рассмотрении настоящего дела.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в обжалуемом решении обоснованно отсутствует правовая оценка представленных названным лицом письменных доказательств, подтверждающих возникновение у Нечкиной С.А. прав на собственное коммерческое обозначение "ДАМСКИЙ УГОДНИК" и его использование ранее противопоставленного коммерческого обозначения Сухомлиновой М.А. и даты приоритета спорного товарного знака.

Следовательно, у суда первой инстанции не было оснований проигнорировать установленные в решении Арбитражного суда Краснодарского края от 09.04.2018 по делу N А32-53611/2017 обстоятельства, подтверждающие "старшинство" противопоставленного коммерческого обозначения Сухомлиновой М.А. над спорным товарным знаком.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате госпошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для физических лиц составляет 150 рублей.

Поскольку при подаче кассационной жалобы Нечкина С.А. уплатила государственную пошлину в размере 3 000 рублей, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 2 850 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2021 по делу N СИП-949/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Нечкиной Светланы Анатольевны - без удовлетворения.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Нечкиной Светлане Анатольевне из федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по чеку-ордеру от 23.04.2021 (операция N 50) при подаче кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова