Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17 июня 2011 г. N Ф10-1948/11 по делу N А64-3697/2010

Резолютивная часть постановления объявлена "15" июня 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме "17" июня 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего

Сорокиной И.В.

судей

Солодовой Л.В.

Нарусова М.М.

при участии в заседании:

от истца:

Суворова К.А. - представителя (доверенность б/н от 20.11.2010); Родина А.В. - представителя (доверенность б/н от 07.06.2011);

от ответчика:

Дуранина А.В. - представителя (доверенность б/н от 11.08.2009);

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы ООО "Пирсен", г. Людиново Калужской области, и ООО "АгроСоюз", п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 по делу N А64-3697/2010,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Пирсен" (далее - ООО "Пирсен", ОГРН 1024000913750), г. Людиново Калужской области, обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АгроСоюз" (далее - ООО "АгроСоюз", ОГРН 1036841121250), п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, о запрете ответчику любого использования обозначения "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника (семечек), в том числе путем размещения словосочетания "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника. Кроме того, истец просил суд обязать ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - семена подсолнечника, этикетки и упаковки таких товаров, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 28.09.2010 (судья Фирсов С.Л.) в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 (судьи Афонина Н.П., Алферова Е.Е., Яковлев А.С.) решение суда области от 28.09.2010 отменено. Суд апелляционной инстанции запретил ООО "АгроСоюз" использовать обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника. В остальной части в удовлетворении иска отказано.

Ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанций норм материального права, ООО "Пирсен" обратилось в суд округа с кассационной жалобой, в которой просит постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 изменить в части отказа в удовлетворении требований об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - семена подсолнечника, этикетки и упаковки таких товаров, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117. Заявитель просит исковые требования в указанной части удовлетворить.

В ходе рассмотрения жалобы в суде округа ООО "Пирсен" уточнило кассационную жалобу и просило изменить постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 в части отказа в удовлетворении требований об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117.

В свою очередь ООО "АгроСоюз" также подало кассационную жалобу на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011, в которой просит указанное постановление отменить, оставить в силе решение суда первой инстанции. При этом заявитель ссылается на несоответствие выводов суда апелляционной инстанции, изложенных в названном постановлении, фактическим обстоятельствам дела.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационных жалоб, выслушав представителей участвующих в деле лиц, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемый судебный акт подлежит изменению в части отказа в удовлетворении требований ООО "Пирсен" об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - семена подсолнечника, этикетки и упаковки таких товаров, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117, в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судебными инстанциями и усматривается из материалов дела, ООО "Пирсен" является владельцем исключительных прав на следующие товарные знаки:

"НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" (свидетельство на товарный знак, знак обслуживания N 399453, приоритет от 03.09.2008, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 26.01.2010 в отношении товаров 29 класса МКТУ - семена подсолнечника обработанные; семена тыквы обработанные);

"Золотая семечка" (свидетельство на товарный знак, знак обслуживания N 344117, приоритет от 09.11.2006, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 19.02.2008 в отношении товаров 29 класса МКТУ - семена подсолнечника жареные);

неохраняемый элемент товарного знака: изображение семечек, супер вкусная, указание цвета или цветового сочетания: зеленый, белый, желтый, темно-желтый, коричневый, черный, красный (свидетельство на товарный знак, знак обслуживания N 297028, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 19.10.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ - семена подсолнечника обработанные и 31 класса МКТУ - семена подсолнечника);

"ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА" (свидетельство на товарный знак, знак обслуживания N 273953, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 24.08.2004 в отношении товаров 30 класса МКТУ - зерновые продукты, а также: крупы пищевые; мюсли, овес дробленый, овес очищенный, семя анисовое, продукты мучные, рис, хлопья из зерновых продуктов; 31 класса МКТУ - зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; семена; зерна злаков необработанные, зерно (злаки), кукуруза, овес, пшеница, ячмень).

В свою очередь ООО "АгроСоюз" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.05.2009 в отношении товаров:

29 класса МКТУ - мясо, рыба, птица, дичь, массные экстракты, овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье компоты, яйца, молоко и молочные продукты, жиры пищевые,

30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе, кондитерские изделия, мороженое, мед,

31 класса МКТУ - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные продукты, не относящиеся к другим классам, живые животные, свежие фрукты и овощи, живые растения и цветы, корма для животных, солод,

35 класса МКТУ - продвижение товаров (ждя третьих лиц), оптовая и розничная торговля, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, демонстрация товаров, представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, распространение образцов, распространение рекламных материалов к вышеперечисленным товарам,

41 класса МКТУ - организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация лотерей, развлечения.

Кроме того, ООО "АгроСоюз" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 382086 в виде изображения семечки с указанием цвета или цветового сочетания: белый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, серый (дата приоритета 19.07.2007, зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23.06.2009 в отношении товаров 29, 30, 31, 35 41 классов МКТУ).

Ссылаясь на то, что ООО "АгроСоюз" использует обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении товаров - семена подсолнечника, путем размещения данного обозначения на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семян подсолнечника "Станичные байки", без согласия ООО "Пирсен", что является нарушением исключительных прав последнего на серию товарных знаков "Золотая семечка", "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

По мнению кассационной инстанции, удовлетворяя исковые требования в части запрета ООО "АгроСоюз" использовать обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника, суд апелляционной инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК РФ).

Из п. 2 ст. 1481 ГК РФ следует, что выданный правообладателю охранный документ на товарный знак (свидетельство) подтверждает само исключительное право, приоритет и перечень товаров и услуг, в отношении которых действует это исключительное право.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми, не противоречащими закону, способами, примерный перечень которых предусмотрен в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

В п. 3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу названной нормы предусмотренная законом ответственность может наступить в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

В соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с п. 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, являющихся товарным знаком истца и применяемых на упаковке, используемой ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

При этом вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.

Как следует из материалов дела, ответчик использует словесное обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", выполненное на голубом фоне красными буквами, путем размещения данного обозначения на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых ответчиком семян подсолнечника "Станичные байки"

Дав надлежащую оценку имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии с требованиями ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции правомерно указал на то, что указанные средства индивидуализации имеют фонетическое, графическое и смысловое сходство.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о сходности до степени смешения доминирующего словесного обозначения принадлежащего истцу товарного знака "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" со словесным обозначением "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", используемым ответчиком на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых им семян подсолнечника "Станичные байки".

При этом обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" используется ответчиком в отношении товаров - семян подсолнечника.

Вместе с тем, решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака N 380121 (т. 1 л.д. 115-118) ООО "АгроСоюз" отказано в регистрации спорного обозначения 29, 30, 31 классов МКТУ в отношении товаров - семена подсолнечника обработанные, жареные.

Указанным решением установлено, что обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", заявленное в отношении товаров - семена подсолнечника обработанные, жареные, сходно до степени смешения с товарным знаком "Золотая семечка" и комбинированным товарным знаком "Золотая семечка", правообладателем которых является ООО "Пирсен".

Согласно свидетельству на товарный знак N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", указанный товарный знак не зарегистрирован в отношении товаров "семечки", "семечки жареные", "семена", "семена подсолнечника, обработанные, жареные". Следовательно, ООО "АгроСоюз" не обладает исключительным правом на указанный товарный знак по свидетельству N 380121 в отношении семян подсолнечника.

Товарный знак N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" зарегистрирован в отношении услуг класса 41 - организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация лотерей, развлечения.

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований, ответчик ссылался на то, что ООО "АгроСоюз" ввело в гражданский оборот обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в качестве акции, заключавшейся во вложении в упаковки семян подсолнечника изделий из золота в форме семян подсолнечника.

Однако, как справедливо указано судом апелляционной инстанции, проведение акции - специально организованного мероприятия, целью которого является повышение объема продаж, не относится к использованию товарного знака ответчика в отношении услуг класса 41.

Так, согласно положению ООО "АгроСоюз" о проведении PR-акции "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" использование товарного знака "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" не является организацией лотереи в силу Федерального закона РФ "О лотереях".

Использование указанного товарного знака невозможно отнести и к организации досугов, конкурсов развлекательных, развлечений.

Таким образом, использование ответчиком словесного обозначения "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", выполненного на голубом фоне красными буквами и размещенного на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семян подсолнечника "Станичные байки", является нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки согласно свидетельствам N 399453, N 344117, N 297028, N 273953.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил требования истца в части запрета ООО "АгроСоюз" использовать обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника.

В то же время судебная коллегия не может согласиться с выводом суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении требований об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - этикетки, прикрепленные к упаковкам реализуемых семян подсолнечника, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117.

Положениями ст. 1515 ГК РФ установлена ответственность за незаконное использование товарного знака, согласно которой товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Судом установлен факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки по свидетельствам N N 399453, 344117, 297028, 273953 путем использования словесного обозначения "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семян подсолнечника "Станичные байки".

Доказательства, свидетельствующие о том, что ответчиком используется обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117, в отношении самих товаров - семян подсолнечника либо на упаковках таких товаров, в материалах дела отсутствуют.

Учитывая, что спорный товарный знак на товарах - семенах подсолнечника, а также на упаковках таких товаров не размещен, данные товары не являются контрафактными.

При этом следует отметить, что представитель ответчика в ходе рассмотрения кассационных жалоб подтвердил возможность изъятия и уничтожения контрафактных этикеток, прикрепленных к упаковкам реализуемых семян подсолнечника, без нарушения самих упаковок с незначительным ущербом для товарного вида данных упаковок.

Следовательно, требование истца об изъятии и уничтожении контрафактных товаров является обоснованным и подлежащим удовлетворению лишь в отношении этикеток, прикрепленных к упаковкам реализуемых семян подсолнечника, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими истцу на основании свидетельств N N 399453, 273953, 297028 и 344117.

При этом п. 2 ст. 1515 ГК предусмотрено, что изъятие и уничтожение контрафактных товаров должно производиться самим нарушителем и за его собственный счет.

С учетом изложенного, вывод суда апелляционной инстанции о том, что истец не доказал количество контрафактных этикеток, которые имеются в распоряжении ответчика и могут быть уничтожены, не подтвердил сам факт их наличия, не представил сведения о месте их нахождения, а также наименование третьих лиц, у которых находится подлежащая изъятию и уничтожению продукция, нельзя признать обоснованным.

Согласно ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, в связи с чем с ответчика подлежат взысканию в пользу истца 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе.

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 287, ч. 1-2 ст. 288, ст. 289 АПК РФ, суд кассационной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 по делу N А64-3697/2010 отменить в части отказа ООО "Пирсен", г. Людиново Калужской области (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750) в удовлетворении исковых требований.

Исковые требования ООО "Пирсен", г. Людиново Калужской области (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750), в данной части удовлетворить. Обязать ООО "АгроСоюз", п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области (ИНН 6820018800, ОГРН 1036841121250) изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары - этикетки, прикрепленные к упаковкам реализуемых семян подсолнечника, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим истцу по свидетельствам N N 399453, 273953, 297028 и 344117.

В остальной части постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2011 оставить без изменения.

Взыскать с ООО "АгроСоюз", п. Строитель Тамбовского района Тамбовской области (ИНН 6820018800, ОГРН 1036841121250) в пользу ООО "Пирсен", г. Людиново Калужской области (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750) 2000 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины по кассационной жалобе.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия.

Председательствующий

И.В. Сорокина

Судьи

Л.В. Солодова М.М. Нарусов