Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2011 г. N 19АП-8505/2010.

Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2011 г. N 19АП-8505/2010

22 февраля 2011 г.

N А64-3697/2010

г. Воронеж

Резолютивная часть постановления объявлена 15 февраля 2011 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 февраля 2011 года

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Афониной Н.П.,

судей Алферовой Е.Е.,

Яковлева А.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Анохиной К.Г.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Пирсен": Суворов К.А., представитель по доверенности б/н от 20.11.2010; Хуторцов А.В., представитель по доверенности N 234 от 24.04.2010;

от общества с ограниченной ответственностью "АгроСоюз": Дуранин А.В., представитель по доверенности б/н от 11.08.2009; Бекренев А.В., представитель по доверенности б/н от 10.12.2010

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Пирсен" (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750) на решение Арбитражного суда Тамбовской области от 28.09.2010 по делу N А64-3697/2010 (судья Фирсов С.Л.) по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Пирсен" (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750) к обществу с ограниченной ответственностью "АгроСоюз" (ИНН 6820018800, ОГРН 1036841121250) с требованием о запрете использования обозначения и обязании уничтожить контрафактные товары,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Пирсен", (далее - ООО "Пирсен", истец) обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АгроСоюз", (далее -ООО "АгроСоюз", ответчик) о защите исключительного права истца на товарные знаки: "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" N 399453, "Золотая семечка" N 344117, N 273953 и N 297028 , а именно:

- запретить ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца,

обязать ответчика уничтожить контрафактную продукцию, содержащую обозначения, сходные до степени смешения с названными товарными знаками.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 28.09.10 в иске отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Пирсен" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит принятое решение отменить, считая его незаконным и необоснованным, ссылаясь при этом на неправильное применение судом норм материального и процессуального права.

В качестве основания для отмены обжалуемого решения, заявитель ссылается на то, что материалы дела содержат доказательства того, что обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", используемое ответчиком, до степени смешения сходно с товарным знаками истца: "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", "Золотая семечка". Кроме того, указало, что судом не разрешен вопрос об однородности товаров/услуг для индивидуализации, которых используются обозначения истца и ответчика.

ООО "АгроСоюз" возражает на доводы апелляционной жалобы, считает решение законным и обоснованным, а жалобу не подлежащей удовлетворению. Указало, что ответчику принадлежит право на товарный знак N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении товаров классов 29, 30, 31 МКТУ, а также в отношении услуг класса 35, 41 - продвижение товаров, оптовая и розничная торговля, организации досугов, конкурсов развлекательных, организация лотерей, развлечения. ООО "АгроСоюз" ввело в гражданский оборот обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в качестве названия акции, заключающейся во вложении в упаковки семян подсолнечника изделий из золота в форме семян подсолнечника и вручении нашедшим подарка - золотой цепочки, и длительное время использовало данное обозначение до даты приоритета товарного знака истца N 399453.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, оценив в совокупности все представленные доказательства, выслушав представителей, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарных знаков:

"НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" (свидетельство на товарный знак, знак обслуживания N 399453, приоритет от 03.09.2008, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 26.01.2010) в отношении класса МКТУ и перечень товаров и /или услуг: 511 Класса МКТУ 29 - семена подсолнечника обработанные; семена тыквы обработанные; дата истечения срока действия регистрации 03.09.2018;

"Золотая семечка" (свидетельство N 344117, приоритет 09.11.2006, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 19.02.2008) в отношении класса МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 29 семена подсолнечника жареные, дата истечения срока регистрации 09.11.2016;

неохраняемый элемент товарного знака: изображение семечек, супер вкусная, указание цвета или цветового сочетания: зеленый, белый, желтый, темно-желтый, коричневый, черный, красный; 511 класса МКТУ 30-семена подсолнечника обработанные, 31-семена подсолнечника (свидетельство N 297028, 19.10.2005 зарегистрировано Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации);

"Золотая семечка" (свидетельство N 273953, зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации 24.08.2004) в отношении класса МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 30 - зерновые продукты, а также: крупы пищевые; мюсли и др.; 31 - зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; семена; зерна злаков необработанные и др. ; дата истечения срока регистрации 07.07.2013.

В свою очередь ответчик является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26.05.2009 в отношении классов МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 29 - мясо, рыба, птица, дичь и др., 30 - кофе, чай и др., 31 -свежие фрукты и овощи и др., 35 - распространение рекламных материалов к вышеперечисленным товарам, а также 41 -организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация лотерей, развлечения и товарного знака N382086 в виде изображения семечки с датой приоритета - 19.07.2007 на тот же перечень товаров и услуг.

ООО "Пирсен" посчитав, что ООО "АгроСоюз" использует обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении товаров семена подсолнечника, путем размещения на товарах (этикетках, прикрепленных к упаковкам товаров) без согласия истца, что является нарушением исключительных прав на серию товарных знаков "Золотая семечка", "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" и сходно до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которого является истец, обратилось в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями.

Судом установлено, что ответчик использует товарный знак "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семечек "Станичные байки", что подтверждается представленными в материалы дела экземплярами упаковки товара.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Согласно статье 1481 ГК РФ на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право его использования в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее Правила), утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из смысла приведенных норм следует, что для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого обозначения с зарегистрированным товарным знаком и установить однородность товаров, в отношении которых применяются соответствующие обозначение и товарный знак.

Таким образом, при разрешении настоящего спора суду надлежало установить, имеются ли на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семечек "Станичные байки" обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком, права на который в отношении товаров -семена подсолнечника принадлежат ООО "ПИРСЕН".

Однородность имеет место, если товары по их природе или назначению могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в т.ч. место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный способ использования товаров.

Судебная коллегия считает, что имеется наличие трех совпадений: фонетического, графического и смыслового, позволяющих сделать вывод о сходности до степени смешения доминирующего словесного обозначения товарного знака "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" со словесным обозначением, использованном на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семечек "Станичные байки" "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", что в свою очередь создает опасность реального смешения в глазах потребителя словесного обозначении товарного знака, принадлежащего истцу, с обозначением использованных на этикетках семечек "Станичные байки" "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА". При этом ответчиком используется товарный знак "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении товаров - семечек подсолнечника.

Ответчик ссылается на то, что ООО "АгроСоюз" принадлежит товарный знак N 380121 в отношении услуг класса 41, который не ограничен какими-либо группами товаров, в том числе семенам подсолнечника. Данный товарный знак используется им для маркировки и доведения до сведения потребителей информации о проведении ООО "АгроСоюз" акции "Найди семечку из золота", заключающейся во вложении в упаковки жареных семечек золотого кулона в виде семечка с дарением потребителю, нашедшему кулон, золотой цепочки. Авторское описание проведение акции под названием "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" задепонировано в Российском авторском обществе 15.08.2007 по заявлению гражданина Минчева И.Е., что подтверждается свидетельством N 12333 о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности. Согласно договору N1 о передаче исключительных прав на использование произведения, гражданин Минчев И.Е. 30.08.2007 передал ООО "АгроСоюз" исключительные права на использование объекта интеллектуальной собственности - авторского описания проведения акции под названием "Найди семечку из золота". При этом обозначение акции "Найди семечку из золота" введено истцом в гражданский оборот и использовалось длительное время до даты приоритета товарного знака N 399453, правообладателем которого является ООО "Пирсен". В подтверждение изложенных обстоятельств представителем ответчика в суд апелляционной инстанции представлены положения о проведении PR-акции "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", утвержденные генеральным директором ООО "АгроСоюз".

Действительно ответчику принадлежит товарный знак N 380121 в отношении услуг класса 41 - организация досугов, организация конкурсов развлекательных, организация лотерей, развлечения.

Между тем, проведение акции - специально организованного мероприятия, целью которого является повышение объема продаж, не относится к использованию товарного знака ответчика в отношении услуг класса 41.

Товарный знак "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" не используется ответчиком в отношении услуг 41 класса в частности в качестве организации лотерей в силу Федерального закона РФ "О лотереях", о чем отражено в положении ООО "АгроСоюз" о проведении PR-акции "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", также не возможно отнести данное использование к организации досугов, организации конкурсов развлекательных, развлечений.

Решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака N 380121 ООО "АгроСоюз" отказано в регистрации товарного знака в классах 29, 30, 31 в отношении товаров "семена подсолнечника обработанные, жареные" по причине противопоставления заявки ООО "АгроСоюз" уже зарегистрированному товарному знаку "Золотая семечка" -правообладателем которой является ООО "Пирсен" в отношении аналогичных товаров. Согласно вышеприведенному свидетельству на товарный знак ответчика N 380121 "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", он не зарегистрирован в отношении товаров "семечки", "Семечки жареные", "Семена", "Семена подсолнечника, обработанные, жареные".

Следовательно, ООО "АгроСоюз" не обладает исключительным правом на указанный товарный знак по свидетельству N 380121 в отношении семян подсолнечника.

Таким образом, использование ответчиком словесного обозначения "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", выполненного на голубом фоне красными буквами и содержащего в себе словесное обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" размещенное на этикетках, прикрепленных к упаковкам реализуемых семечек "Станичные байки" является нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему товарные знаки согласно свидетельствам N 399453, N 344117, N 297028, N 273953.

Ссылка ответчика на то, что ООО "Пирсен" не использовало свой зарегистрированный знак "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" не может являться основанием для отказа в иске, поскольку данное юридическое лицо обладает исключительными правами на товарный знак "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" по свидетельству N 399453 и его права подлежат защите способами, установленными законодательством.

Доводы ответчика о том, что обозначение акции "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" введено истцом в гражданский оборот и использовалось длительное время до даты приоритета товарного знака N 399453, правообладателем которого является ООО "Пирсен" несостоятельны при установленном судом выше обстоятельствах.

При указанном положении требования истца: запретить ООО "Агросоюз" использовать обозначение "НАЙТИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника подлежат удовлетворению.

Между тем суд считает необходимым отказать в удовлетворении требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества контрафактных товаров - семена подсолнечника, этикетки и упаковки таких товаров, на которых размещено обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА", тождественное и сходное до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 399453, N 273953, N 297028 и N 344117, поскольку отсутствуют признаки контрафактности самой продукции - семечек.

Кроме того, статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Принятие решения об удовлетворении иска в данной части, по мнению суда апелляционной инстанции, не будет соответствовать приведенному принципу исполнимости судебных актов.

Истец не доказал количество контрафактных этикеток, упаковок, которые имеется в распоряжении ответчика и могут быть уничтожены, более того не подтвердил сам факт их наличия, отсутствуют сведения о месте их нахождения, а также наименование третьих лиц, у которых находится подлежащая изъятию и уничтожению продукция.

Судебный же акт об уничтожении возможно имеющейся (а возможно и нет) контрафактной продукции в неизвестном количестве не может быть исполнен.

Судебные расходы по уплате госпошлины по иску и жалобам распределяются в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тамбовской области от 28.09.2010 по делу N А64-3697/10 отменить.

Запретить ООО "Агросоюз" (ИНН 6820018800, ОГРН 1036841121250) использовать обозначение "НАЙДИ СЕМЕЧКУ ИЗ ЗОЛОТА" в отношении семян подсолнечника, в том числе путем размещения на этикетках, упаковках семян подсолнечника, которые производятся, предлагаются к продаже и иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, хранятся или перевозятся с этой целью, а также размещения словосочетания в предложениях о продаже семян подсолнечника, в объявлениях, на вывесках и в рекламе семян подсолнечника.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Агросоюз" (ИНН 6820018800, ОГРН 1036841121250) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Пирсен" (ИНН 4024006827, ОГРН 1024000913750) в возмещение расходов по уплате госпошлины в размере 5 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Н.П. Афонина

Судьи

А.С. Яковлев Е.Е. Алферова