Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2021 г. N С01-675/2021 по делу N А45-18338/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные акты и направил дело о защите исключительных прав на товарные знаки на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду необходимо исследовать и дать оценку соответствующим доводам компании-ответчика, изложенным им в отзыве на иск и дополнениях к отзыву, а также установить в чем конкретно состояли противоправные действия названного ответчика

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2021 г. N С01-675/2021 по делу N А45-18338/2019

Резолютивная часть объявлена 17 июня 2021 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 24 июня 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Рассомагиной Н.Л., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кузьминой А.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Новосибирской области (судья Степаненко Р.А., при ведении протокола отдельного процессуального действия помощником судьи Бычковой К.В.)

кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Агрофармика" (ул. С-100, д. 21, пом. 39, пос. Краснообск, Новосибирская обл., 630501, ОГРН 1175476017441) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2020 по делу N А45-18338/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2021 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Альфа-Групп" (д. ФГБНУ "СибНИИ ЗиХ", оф. 213, пос. Краснообск, 630501, ОГРН 1105476023278) к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Иван Овсинский экспорт" (ул. С-100, здание 20, ком. 14, пос. Краснообск, 630501, ОГРН 1165476071496), обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Агрофармика", обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Иван Овсинский" (ул. С-100, здание 20, ком. 15, пос. Краснообск, Новосибирская обл., 630501, ОГРН 1155476105696) о защите исключительных прав на товарные знаки.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ФОРТ-НСК" (ул. Мусы Джалиля, д. 3/1, комн. 327, г. Новосибирск, 630055, ОГРН 1025403639205).

В судебное заседание приняли участие:

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Альфа-Групп" - генеральный директор Михайлова Л.А. (протокол от 25.05.2020 N 2), представитель Батяева Н.Н. (по доверенности от 11.01.2021);

от общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Агрофармика" - представитель Булыгин Д.А. (по доверенности от 07.06.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Альфа-Групп" (далее - общество НПО "Альфа-Групп") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Иван Овсинский экспорт" (далее - общество "Иван Овсинский экспорт"), обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Агрофармика" (далее - компания), обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом "Иван Овсинский" (далее - общество ТД "Иван Овсинский") со следующими требованиями:

- обязать общество "Иван Овсинский" в течение 10-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу прекратить использование торгового знака "ИВАН ОВСИНСКИЙ" в своем фирменном наименовании; удалить в сети "Интернет" на своих сайтах все варианты использования торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ"; прекратить реализацию товаров, снабженных этикетками и сопутствующими рекламными материалами с использованием торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ"; взыскать 1 460 430 рублей компенсации.

- обязать компанию удалить в сети Интернет на своих сайтах все варианты использования торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" И "ФУЛЬВОГУМАТ" в течение 10-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу; прекратить производство и реализацию товаров, снабженных этикетками и сопутствующими рекламными материалами, с использованием торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ"; взыскать 1 460 430 рублей компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью общества с ограниченной ответственностью "ФОРТ-НСК".

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2020, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2021, производство по делу в части требований к обществу "Иван Овсинский экспорт" прекращено, в остальной части исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал общество "Иван Овсинский" в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу "прекратить использование торгового знака "ИВАН ОВСИНСКИЙ" в своем фирменном наименовании; удалить в сети "Интернет" на своих сайтах все варианты использования торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ"; прекратить реализацию товаров, снабженных этикетками и сопутствующими рекламными материалами с использованием товарных знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ" и взыскал с общества "Иван Овсинский" в пользу общества "Альфа-Групп" "1 460 430, 19 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины". Суд также обязал компанию "удалить в сети Интернет на своих сайтах все варианты использования торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ" в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу; прекратить производство и реализацию товаров, снабженных этикетками и сопутствующими рекламными материалами, с использованием торговых знаков "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ" и взыскал с компании в пользу общества "Альфа-Групп" "1 460 430, 19 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины". Кроме того, суд первой инстанции возвратил обществу "Альфа-Групп" из федерального бюджета 6 000 рублей излишне уплаченной государственной пошлины; взыскал в доход федерального бюджета с общества ТД "Иван Овсинский" и компании по 20 604 рубля государственной пошлины.

Не согласившись с указанными судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и апелляционное постановление, дело направить на новое рассмотрение в ином судебном составе.

В обоснование кассационной жалобы компания ссылается на неправильное применение судами норм материального права, нарушение норм процессуального права, а также несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела.

В частности, заявитель кассационной жалобы указал, что компания не является нарушителем исключительных прав истца на товарные знаки, в связи с чем основания для возложения ответственности на компанию за действия иных лиц отсутствовали.

Так, по утверждению заявителя кассационной жалобы, хозяйственная деятельность компании осуществляется с использованием собственного товарного знака "Цитогумат" и не имеет отношения к обществу ТД "Иван Овсинский", обществу НПО "Альфа-Групп". Выводы судов об использовании компанией товарных знаков истца не основаны на каких-либо доказательствах - выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и представленным доказательствам. В частности, как указывает заявитель кассационной жалобы, в материалах дела отсутствуют доказательства производства и реализации компанией товаров под товарными знаками истца, в том числе отсутствуют доказательства размещения спорных обозначений на этикетках товаров, производимых компанией, а также на иных документах, в том числе в сети Интернет.

В частности, заявитель кассационной жалобы отмечает, что на Интернет-сайтах LLC European Organics и общества ТД "Иван Овсинский" на имеется указаний на компанию как на владельца сайта, не приведены ее контактные данные.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, компания не имеет отношения к реализации товаров "Fulvohumate", осуществляемой LLC European Organics в Чехии. Компания не может оказывать какого-либо влияния на деятельность LLC European Organics в Чешской Республике. При этом, как указывает заявитель кассационной жалобы, правовая охрана товарных знаков истца не распространяется на территорию Чехии. Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает, что товарный знак "Fulvohumate", который принадлежит и используется LLC European Organics, не сходен до степени смешения с товарным знаком истца. Более того, как указывает заявитель кассационной жалобы, судебные акты по делу приняты без участия LLC European Organics, но, по мнению заявителя кассационной жалобы, затрагивают права и обязанности LLC European Organics, что является безусловным основанием для отмены судебного акта.

По мнению заявителя кассационной жалобы, использование товарного знака "Fulvohumate" в рекламном буклете, распространявшемся во Вьетнаме дилером компании, не нарушает прав ответчика на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации.

Как указывает заявитель кассационной жалобы, решение суда в части требований об обязании компании прекратить использование товарного знака сформулировано таким образом, что исключает его исполнение, так как не позволяет определить, какие конкретно действия надлежит совершить компании.

Относительно размера компенсации заявитель кассационной жалобы отмечает, что его определение исходя из бухгалтерской стоимости товарного знака как актива является не обоснованным, противоречит критерию разумности. Судами необоснованно отклонен контррасчет размера возможной компенсации, представленный ответчиком.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил жалобу удовлетворить.

Общество "Альфа-Групп" в отзыве и его представители в ходе судебного заседания доводы заявителя кассационной жалобы оспорили, просили в удовлетворении кассационной жалобы отказать, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество НПО "Альфа-Групп" является правообладателем следующих товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 580192, зарегистрированного 11.07.2016 с приоритетом от 11.07.2014 в отношении следующих товаров 1-го класс "вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; водоросли морские [удобрения]; гены семян для сельскохозяйственного производства; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гуано; гумус; добавки химические для инсектицидов; замазки восковые для прививки деревьев; вар садовый; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; компост; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; соли [удобрения]; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельского хозяйства; удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; перегной для удобрения почвы; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; масло хлорированное антраценовое для защиты растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; цианамид кальция [удобрение азотное]; фосфаты [удобрения]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и 5-го класса "препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения паразитов; фунгициды; гербициды; инсектициды; пестициды; препараты для уничтожения наземных моллюсков; вещества питательные для микроорганизмов; карбонил [противопаразитарное средство]; препараты для стерилизации почвы; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксеры" МКТУ;

"" по свидетельству Российской Федерации N 551575, зарегистрированного 31.08.2015 с приоритетом от 19.04.2014 в отношении товаров 1-го класса "вещества, предохраняющие цветы от увядания; вещества, способствующие сохранению семян; водоросли морские [удобрения]; гены семян для сельскохозяйственного производства; гормоны для ускорения созревания фруктов; горшочки торфоперегнойные для садоводства и огородничества; гуано; гумус; добавки химические для инсектицидов; замазки восковые для прививки деревьев; вар садовый; замазки для трещин в деревьях [лесное хозяйство]; клеи растительные для борьбы с насекомыми; компост; препараты бактериальные не для медицинских или ветеринарных целей; препараты бактериологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические не для медицинских или ветеринарных целей; препараты для регулирования роста растений; препараты из микроорганизмов, за исключением предназначенных для медицинских или ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для растений; препараты, препятствующие прорастанию семян овощных культур; соли [удобрения]; удобрения; удобрения азотные; удобрения для сельского хозяйства; удобрения из рыбной муки; химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов; химикаты для удобрения почвы; перегной для удобрения почвы; суперфосфаты [удобрения]; торф [удобрение]; масло, хлорированное антраценовое для защиты растений; препараты химические для защиты винограда от болезней; препараты химические для защиты винограда от милдью; препараты химические для защиты злаков от головни; цианамид кальция [удобрение азотное]; фосфаты [удобрения]; цимол; чернозем; шлаки [удобрения]" МКТУ.

Полагая, что компания и общество ТД "Иван Овсинский" осуществляют производство, рекламирование и реализацию продукции используя для этого обозначения "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ", сходные до степени смешения с вышеуказанными товарными знаками общества НПО "Альфа-Групп", последнее обратилось с претензиями к указанным хозяйствующим субъектам и впоследствии в арбитражный суд с исковым заявлением в рамках настоящего дела.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности неправомерного использования обществом ТД "Иван Овсинский" товарного знака истца со словесным обозначением "ИВАН ОВСИНСКИЙ" в своем фирменном наименовании, в сети "Интернет" на своих сайтах, а также при реализации товаров, снабженных этикетками и сопутствующими рекламными материалами с обозначениями "ИВАН ОВСИНСКИЙ" и "ФУЛЬВОГУМАТ", а также доказанности неправомерного размещения компанией в сети Интернет на своих сайтах товарных знаков истца, производства и реализации товара, снабженного этикетками и сопутствующими рекламными материалами, маркированных такими обозначениями.

В частности, как указал суд первой инстанции, 15.10.2015 между обществом НПО "Альфа-Групп" (поставщиком) и обществом ТД "Иван Овсинский" (дилером) заключен эксклюзивный дилерской договор N 7, по условиям которого дилер получил сроком на один год исключительное право на покупку у поставщика и дальнейшую продажу покупателям товара, маркированного товарными знаками "Фульвогумат" и "Иван Овсинский". При этом договор не предоставлял дилеру прав самостоятельно производить продукцию под указанными обозначениями.

Общество ТД "Иван Овсинский" осуществляло поставки в Китай продукции общества НПО "Альфа-Групп" с разрешения и под контролем правообладателя.

В 2016 году дилерский договор был расторгнут.

В соответствии с договором общество ТД "Иван Овсинский" имело право реализовать складской остаток фирменной продукции по своим каналам сбыта, в том числе в Китай.

Согласно представленным истцом в материалы дела расчетам в июле 2017 года дилером была продана последняя партия товара открытому акционерному обществу "Маньчжурская торговая компания БайШуньтун", расположенной в Китае, после чего годных товарных остатков продукции общества НПО "Альфа-Групп" у общества ТД "Иван Овсинский" не должно было остаться.

Как установил суд первой инстанции, при реализации продукции за рубеж, в частности, в Китай общество ТД "Иван Овсинский" позиционировало себя в качестве производителя спорной продукции либо представляло себя эксклюзивным дилером общества НПО "Альфа-Групп".

Впоследствии была создана компания (второй ответчик), которая имела свои производственные мощности и представляла продукт от своего имени, не имея на то разрешения правообладателя - общества НПО "АльфаГрупп". Данные обстоятельства, как указал суд первой инстанции, подтверждены фотоматериалами из открытых источников, в том числе отражающих посещение представителем компании Китая (т.1, л.д. 30-38).

Суд первой инстанции указал, что ответчики в целях рекламы и организации продаж своей продукции, однородной продукции истца, размещали информацию на различных сайтах, включая: https://ovsinsky.info - сайт общества ТД "Иван Овсинский"; https://ok.ru/ovsinsky - страница "Иван Овсинский" в "Одноклассники"; https://www.facebook.com/IvanOvsinsky - страница "Иван Овсинский" в "Фейсбук"; https://vk.com/ovsinsky - страница "Овсинский" в "VK"; https://vk.com/ovsinsky - страница "Овсинский" в "VK" (оферты); https://www.instagram.com/ovsinsky - страница "Овсинский" в "Инстаграм" (фото товара); https://twitter.com/ovsinsky - страница "Овсинский" в "Твиттер" (переписка, оферты, описание товара).

Судом первой инстанции также принято во внимание письмо Сибирского таможенного управления от 26.12.2019 N 14-01-17/17721, согласно которому за период с 30.03.2017 по 01.12.2019 в регионе деятельности таможенного органа выявлено три факта помещения под таможенную процедуру экспорта 64,5 тонны органического удобрения растительного происхождения с обозначением (товарным знаком) "Фульвогумат Иван Овсинский" на сумму 102,1 тысяч долларов США, задекларированных обществом ТД "Иван Овсинский". В графе 44 таможенных деклараций под кодом 03022 указаны реквизиты дилерского договора с обществом НПО "Альфа-Групп".

На основании изложенного суд первой инстанции констатировал, что общество ТД "Иван Овсинский" по истечении срока действия дилерского договора с обществом НПО "Альфа-Групп", а также по исчерпании оригинального товара истца - его продажи конечному покупателю, продолжило незаконное использование вышеуказанных товарных знаков истца, размещая их на собственной продукции неизвестного состава с целью незаконного конкурирования и вытеснения с рынка товара произведенного истцом, получив от таких продаж доказанную материальную выгоду, размер которой по существу составляет убытки истца от невозможности продать оригинальную продукцию.

В этих целях общество ТД "Иван Овсинский" создало через два года после истечения срока законного использования товарных знаков (в 2018 году) - после расторжения дилерского договора от 15.10.2015 N 7 - специализированный сайт ovsinsky.info, где рекламировал себя как производителя и поставщика аналогичного товара неизвестного происхождения, сходного по внешнему виду с товаром истца. На сайте использованы обозначения, в том числе на изображениях продукции, являющиеся вышеуказанными объектами интеллектуальной собственности истца.

Данные обстоятельства установлены судом первой инстанции в результате осмотра судом сайта, а также на основании доменной справки регистратора доменных имен, справки о принадлежности офиса производителя, сведения о котором размещены на сайте общества ТД "Иван Овсинский", анализа договора от 15.10.2015 N 7, "документов о передаче прав на товарные знаки и права называться субдилером продукции "Фульвогумат Иван Овсинский" от общества ТД "Иван Овсинский" Байшунтунской торговой компании" от 10.04.2019, нотариально заверенное разрешение размещено на сайте, подтверждено ответчиком так же, как и принадлежность сайта.

Суд первой инстанции также указал, что сведения о наличии у общества ТД "Иван Овсинский" собственного производства по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 35, с фотографиями этого производства размещены на сайте в сети Интернет и в печатной рекламной продукции, распространяемой названным ответчиком, а так же сообщались в заявке на участие в бизнес-миссиях от Новосибирской области. Документы о бизнес миссии и ее содержании представлены в дело истцом и названным ответчиком.

Кроме того, согласно выводам суда первой инстанции общество ТД "Иван Овсинский" в 2018 году "передало права по ним (товарным знакам) компании в целях регистрации его как производителя на территории Евросоюза через разрешительные органы Чешской республики, а так же Байшунтунской торговой компании (Китай)". Указанные действия подтверждаются решением суда республики Китай, официальной перепиской с дилером общества ТД "Иван Овсинский" в Чехии LLC European Organics, осмотром в судебном заседании в режиме реального времени регистрационных документов производителя - общества НПК "Агрофармика", сведениями Министерства промышленности и сельского хозяйства Чехии, нотариальным заверенным переводом ответа Министерства промышленности и сельского хозяйства Чехии, ответом таможенных органов об адресатах поставок, договором между компанией и LLC European Organics, документами о передаче 10.04.2019 прав на товарные знаки и права называться субдилером продукции "Фульвогумат Иван Овсинский" от общества ТД "Иван Овсинский" Байшунтунской торговой компании. Данное обстоятельство подтверждается заявлением ОАО "Манчьжурская торговая компания Байшуньтун" (потребителя контрафактной продукции), а также нотариальной фотокопией с переводом, размещенном на вышеуказанном сайте, о том, что оно на основании документов, представленных ответчиком, считает себя законным пользователем товарного знака "Иван Овсинкий" в Китае и единственным законным дистрибьютором продукции марки "Иван Овсинский" на территории Китая, переписки общества НПО "Альфа-Групп" с LLC European Organics. Также судом первой инстанции произведен осмотр сайта LLC European Organics, где обнаружены сведения о продаже "Фульвогумат" в Евросоюзе.

При этом, как установил суд первой инстанции, компания спорный сайт не создавала, но участвовала в других рекламных и информационных мероприятиях и выставках, где, а также в печатных рекламных изданиях рекламировала препарат "Фульвогумат" в английской транслитерации и позиционировала себя как его производитель. Компания предоставила документы как производитель товара "Фульвогумат" LLC European Organics и организовала распространение контрафактного товара по Евросоюзу, а также способствовала регистрации спорного товара в Евросоюзе без соответствующего волеизъявления истца-правообладателя товарных знаков и производителя оригинальной продукции.

Апелляционный суд поддержал вышеприведенные выводы суда первой инстанции, и отклонил доводы компании, приведенные в апелляционной жалобе, аналогичные изложенным в кассационной жалобе.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Выводы судов в отношении соответчика - общества ТД "Иван Овсинский" заявителем кассационной жалобы не оспариваются, а также не оспаривается правообладание истцом спорными товарными знаками. Как следствие, соответствующие выводы не требуют проверки судом кассационной инстанции.

Заявителем кассационной жалобы оспаривается как факт совершения правонарушения, так и совершение такого возможного правонарушения именно компанией. Кроме того, заявителем кассационной жалобы оспаривается размер компенсации, определенный судами первой и апелляционной инстанций.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о том, что судебный акт вынесен о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, - LLC European Organics коллегия судей кассационной инстанции пришла к выводу о том, что вышеприведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций непосредственно не затрагивают права и обязанности названного иностранного лица по отношению к кому-либо из участников процесса. Упоминание названного лица в обжалуемых судебных актах само по себе не свидетельствует о том, что судебные акты вынесены о его правах и об обязанностях.

Более того, Суд по интеллектуальным правам отмечает, что иностранное лицо LLC European Organics не лишено права самостоятельно оспорить судебные акты по настоящему делу в порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, рассмотрев иные доводы заявителя кассационной жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению в силу следующего.

Судами верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229, 1477 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя товарного знака по своему усмотрению разрешать или запрещать иным лицам использование принадлежащего ему средства индивидуализации товаров и услуг, а также нормы статей 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель товарного знака вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за его незаконное использование.

Вместе с тем, по мнению коллегии судей кассационной инстанции, выводы судов о факте совершения правонарушения компанией - заявителем кассационной жалобы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не мотивированы в соответствии с требованиям норм статей 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как указывалось выше, большинство выводов суда первой инстанции и поддержавшего его апелляционного суда касаются установления события правонарушения в действиях общества ТД "Иван Овсинский".

Как следует из обжалуемых судебных актов, правонарушение компании заключается в том, что названный ответчик предоставил документы как производитель товара с товарным знаком "Фульвогумат" LLC European Organics и организовал распространение контрафактного товара по Евросоюзу, а также способствовал регистрации товара "Фульвогумат" в Евросоюзе с недостоверно заявленным производителем без соответствующего волеизъявления истца - правообладателя товарных знаков и производителя соответствующей оригинальной продукции (предпоследний абзац страницы 12 решения и последний абзац страницы 12 постановления).

Кроме того, суд первой инстанции усмотрел нарушение компанией - заявителем кассационной жалобы исключительных прав истца в следующих действиях.

Компания, находясь под руководством того же учредителя и директора, что и общество ТД "Иван Овсинский", по существу участвовало во всех вышеперечисленных действиях соответчика. При этом компания спорный сайт не создавала, но участвовала в других рекламных и информационных мероприятиях и выставках международного масштаба, где рекламировала препарат с товарным знаком "Фульвогумат" в английской транслитерации, а также указывала названный продукт в печатных рекламных изданиях и позиционировала себя как его производитель. Так, компания распространяла печатные рекламные материалы, содержащие товарный знак "Фульвогумат", проводила презентацию своего производства "Фульвогумата" в бизнес миссии во Вьетнаме (страница 12 судебного решения).

Вместе с тем приведенные выводы судов первой и апелляционной инстанций представляются недостаточно мотивированными, сделаны без учета статьи 1479 ГК РФ, согласно которой исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (национальная регистрация), действует на территории Российской Федерации.

Как следствие, выводы судов о факте правонарушения компании в результате использования спорных обозначений, в том числе при вводе товаров в гражданский оборот (их рекламировании, продвижении, поставках) на территории Чешской Республики, Китайской Народной Республики и Социалистической Республики Вьетнам представляются необоснованными.

В отношении оспариваемых заявителем кассационной жалобы выводов об использовании компанией-ответчиком спорных обозначений в сети Интернет Суд по интеллектуальным правам считает необходимым отметить следующее.

Как правило, в доведении информации до всеобщего сведения в сети Интернет задействованы следующие лица: администратор домена, владелец сайта, провайдер хостинга, регистратор доменов, лицо, размещающее ссылки/оператор поисковой системы.

Решение вопросов об отнесении данных лиц к категории информационных посредников, о привлечении их к ответственности и предъявлении к ним требований о пресечении нарушения зависит от характера осуществляемой ими деятельности.

Под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81; далее - Правил регистрации доменных имен).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания IP-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Администратор домена устанавливается с помощью онлайн-сервиса whois (www.whois-service.ru), если данные администратора не скрыты, или путем запроса регистратору доменов.

Поскольку администратор домена самостоятельно осуществляет выбор доменного имени, то в случае использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в доменном имени в этой части он информационным посредником не является.

Администратор домена, который лишь обеспечивает адресацию на чужой сайт, где третьими лицами размещается результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, в этой части не подпадает под определение информационного посредника в статье 1253.1 ГК РФ.

При определенных обстоятельствах администратор домена может быть признан непосредственным нарушителем.

Так, решение вопроса о привлечении администратора домена к ответственности зависит прежде всего от того, в домене и/или на сайте неправомерно используется результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В случае неправомерного использования в домене средства индивидуализации (когда сама по себе регистрация доменного имени является неправомерной, например, в силу норм о недобросовестной конкуренции) ответственность за эти действия несет администратор домена, поскольку именно он осуществляет выбор доменного имени и инициирует регистрацию (пункт 3.1.3 Правил регистрации доменных имен).

В случае использования товарного знака в доменном имени для товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, меры ответственности применяются к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку (таким лицом может быть владелец сайта, который предлагает к продаже на сайте под спорным доменом товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак). При этом названные лица отвечают перед правообладателем солидарно. Аналогичный подход применим при неправомерном использовании иных средств индивидуализации.

В случае неправомерного использования на сайте средств индивидуализации непосредственным нарушителем является владелец сайта (то есть лицо, определяющее порядок использования сайта) и/или пользователь, неправомерно разместивший материал, к которым применяются меры ответственности за это нарушение.

Вместе с тем в случае участия администратора домена в совершении правонарушения на сайте он также может быть привлечен к ответственности (в частности, если он осознанно предоставил возможность использования домена для совершения действий, являющихся нарушением, или получал доход от неправомерного использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации).

Если результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации неправомерно используется в домене, к администратору домена может быть предъявлен иск о пресечении такого нарушения (например, путем аннулирования домена или прекращения его использования определенным образом).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте) является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

Однако в некоторых исключительных случаях с учетом оценки соразмерности меры защиты нарушению иск о пресечении нарушения, совершаемого на сайте, может быть предъявлен к администратору домена, не являющемуся владельцем сайта, например, когда владелец сайта не исполняет соответствующий судебный акт о пресечении нарушения, то возможно предъявление требования к администратору домена о прекращении адресации на сайт.

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", далее - Закон об информации).

Как правило, администратор домена и владелец сайта являются одним и тем же лицом. С учетом этого можно исходить из презумпции того, что администратор домена является одновременно владельцем сайта, если администратор домена не доказал иное.

Иное, например, может следовать из информации, размещаемой на сайте. Согласно пункту 2 статьи 10 Закона об информации владелец сайта в сети Интернет обязан размещать на принадлежащем ему сайте информацию о своих наименовании, месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты для обеспечения возможности правообладателям направлять претензии по поводу нарушений на сайте. В связи с этим наличие информации о наименовании организации, ее месте нахождения и адресе, об адресе электронной почты на сайте может свидетельствовать о том, что данная организация является владельцем сайта.

Владелец сайта может быть установлен на основании договора на размещение сайта на сервере, заключаемого между хостинг-провайдером и владельцем сайта.

Отнесение владельца сайта к информационным посредникам зависит от осуществляемой им деятельности. Поскольку владелец сайта может осуществлять различные виды деятельности, в отношении одних из них он может быть признан информационным посредником, в отношении других - нет. Вопрос о признании его информационным посредником решается применительно к каждому случаю отдельно.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, не является информационным посредником по смыслу пункта 1 статьи 1253.1 ГК РФ в части осуществления этих действий. В случае нарушения интеллектуальных прав он является непосредственным нарушителем.

Если владелец сайта предоставляет третьим лицам возможность размещения материала на своем сайте (к таким сайтам относятся социальные сети, блоги, другие сайты, наполняемые пользователями), то в этой части он может быть признан информационным посредником по пункту 3 статьи 1253.1 ГК РФ (в части предоставления возможности для размещения пользователями материала).

Поскольку именно владелец сайта определяет порядок использования сайта, бремя доказывания того, что информация на сайте размещена пользователем, а не владельцем сайта и соответственно последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии доказательств обратного владелец сайта презюмируется непосредственным нарушителем.

Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами материал, то вопрос об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании материала, размещаемого на сайте. Если владелец сайта осуществляет существенную переработку материала, то это может свидетельствовать о том, что он размещает свой материал. Соответственно в данном случае владелец сайта не выполняет функцию информационного посредника при размещении такого материала и является непосредственным нарушителем. Если же изменения носят незначительный характер, например, форматирование, сокращение объема, то владелец сайта может быть признан информационным посредником.

Владелец сайта может быть признан информационным посредником на основании пункта 2 статьи 1253.1 ГК РФ, если он осуществляет передачу материала в сети Интернет. Сюда, например, относятся социальные сети в части передачи сообщений пользователей.

Решение вопроса о привлечении владельца сайта к ответственности зависит от того, размещает он на сайте свой материал или материал третьих лиц.

Владелец сайта, который размещает свой материал на сайте, - непосредственный нарушитель - отвечает за использование этого материала на общих основаниях.

Владелец сайта, который предоставляет третьим лицам возможность размещения материала на своем сайте, - информационный посредник - может быть привлечен к ответственности за неправомерное использование на сайте результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, размещенных пользователями, с учетом указанных в пункте 3 статьи 1253.1 ГК РФ условий. Одно из условий, при соблюдении которого информационный посредник не несет ответственности, - своевременное принятие необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения после получения заявления правообладателя.

В случае нарушения прав на средства индивидуализации в законодательстве не установлен перечень необходимых и достаточных мер реагирования владельца сайта на нарушения. В связи с этим суд в каждом конкретном случае должен оценить, были ли принятые меры своевременными, необходимыми и достаточными для прекращения нарушения.

После получения претензии правообладателя владелец сайта должен как минимум перенаправить претензию лицу, разместившему на сайте спорный материал.

В случае явного нарушения прав на товарные знаки (например, если из обстоятельств следует, что товарный знак используется в отношении подделки, отличимой "невооруженным взглядом"), владелец сайта должен удалить материал с сайта, если от лица, разместившего материал, не получен ответ или получен отказ добровольно удалить материал и не представлены доказательства правомерности размещения материала.

При этом в рамки "необходимых и достаточных мер для прекращения нарушения" входит также принятие мер для пресечения повторных аналогичных нарушений в отношении этого же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (с учетом правовых позиций, выраженных в постановлениях президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2008 N 10962/08 и от 01.11.2011 N 6672/11).

Владелец сайта, который осуществляет передачу материала в сети Интернет, может быть привлечен к ответственности при несоблюдении указанных в пункте 2 статьи 1253.1 ГК РФ условий.

Из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить, в каком из вышеуказанных качеств компания-ответчик была привлечена к ответственности за использование спорных обозначений в сети Интернет и в чем конкретно состояли противоправные действия названного ответчика в таком качестве.

Выводы суда первой инстанции о наличии взаимосвязи между соответчиками в силу наличия совпадений в числе их участников и единоличных исполнительных органах не позволяют разграничить ответственность за возможные правонарушения, совершенные в различные периоды времени.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы относительно недостаточной мотивированности выводов судов первой и апелляционной инстанций об основаниях ответственности компании-ответчика.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В соответствии с пунктами 9 и 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: основания, по которым в апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения; обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Приведенные законоположения не допускают их произвольного применения арбитражными судами, предполагают рассмотрение судом соответствующей инстанции доводов лиц и мотивированное их отклонение в случае необоснованности.

Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 N 1680-О положения статей 288 и 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не позволяют арбитражным судам выносить немотивированные судебные акты - соответствующие требования к содержанию судебных актов арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций закреплены соответственно частью 4 статьи 170, частью 2 статьи 271, частью 2 статьи 289 и частью 1 статьи 291.13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Отсутствие в числе установленных оспариваемыми нормами оснований для отмены или изменения судебных актов нижестоящих судов такого основания, как немотивированность судебного акта, не препятствует суду кассационной инстанции исправить допущенное нарушение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) или повлияло на исход дела и без его устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Решение вопроса об отнесении выявленных судом кассационной инстанции нарушений норм процессуального права к числу влекущих отмену или изменение проверяемого судебного акта производится этим судом в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств.

Суд первой инстанции не исследовал и не дал какой-либо правовой оценки соответствующим доводам компании-ответчика, изложенным им в отзыве на иск и дополнениях к отзыву.

На данное обстоятельство заявитель кассационной жалобы также обращал внимание суда апелляционной инстанции в своей апелляционной жалобе, который в нарушение указанных положений не проверил обоснованность таких доводов.

Суд кассационной инстанции также соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы относительно размера компенсации, взысканной с ответчиков.

В рассматриваемом случае при обращении с настоящим иском общество НПО "Альфа-Групп" избрало способ расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"; далее - Постановление N 10).

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления N 10).

Из заявления истца об увеличении исковых требований (т. 3, л.д. 15-16) и обжалуемых судебных актов усматривается, что размер компенсации был приравнен истцом к стоимости товарных знаков по данным его бухгалтерского учета и соответствующий расчет был признан судами обоснованным, в результате чего с ответчиков в пользу истца была взыскана двойная стоимость соответствующих авуаров. При этом контррасчет компании-ответчика был отклонен судами.

Безотносительно к вышеприведенным выводам о недостаточной обоснованности выводов суда о наличии оснований для привлечения компании-ответчика к гражданской правовой ответственности, относительно доказанности факта и характера правонарушения, вменяемого указанному ответчику коллегия судей кассационной инстанции отмечает, что размер ответственности обоих ответчиков был уравнен судами. При этом, как следует из вышеприведенных выводов суда первой инстанции, поддержанных судом апелляционной инстанции, ответчикам вменено в вину различные объемы правонарушения, различные способы незаконного использования товарных знаков истца, правонарушения совершенные в различные периоды времени.

Вследствие этого взыскание с ответчиков компенсации в равных размерах не соответствует вышеприведенной правовой позиции высшей судебной инстанции, обуславливающей обязанность судов учитывать при определении размера компенсации, взыскиваемой в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя и т.д. Очевидно, что указанные обстоятельства (критерии) подлежат учету в отношении каждого ответчика в отдельности, поскольку судами не сделано выводов о совершении всех вменяемых истцом ответчикам фактов правонарушений совместными действиями общества ТД "Иван Овсинский" и компании.

Таким образом, доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, нарушении норм процессуального права и несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела, являются обоснованными.

Указанные допущенные судами отступления от правил определения фактических обстоятельств дела по данной категории споров, имеющих важное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) являются в силу пункта 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 2 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены вынесенных по делу судебного решения и постановления апелляционного суда.

Поскольку для правильного разрешения спора требуется оценка доказательств, которые не были надлежащим образом оценены судами при рассмотрении спора, установление на основании таких доказательств фактических обстоятельств дела, имевших место на момент вменяемых истцом ответчикам правонарушений, а также установление на соответствующие моменты времени оснований для привлечения ответчиков к ответственности и наличия оснований для применения заявленных истцом мер ответственности, в том числе на момент судебного разбирательства (в части запрета ответчикам использовать спорные обозначения в сети Интернет на конкретных сайтах), дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении спора суду первой инстанции с учетом вышеизложенного надлежит принять меры к установлению обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, дать оценку доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный и обоснованный судебный акт.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 13.08.2020 по делу N А45-18338/2019 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2021 по тому же делу отменить. Дело направить в Арбитражный суд Новосибирской области на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Н.Л. Рассомагина

Н.Н. Погадаев