Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2021 г. по делу N СИП-52/2021 Суд признал недействительным решение Роспатента о недействительности патента, поскольку Роспатент применил закон, не подлежащий применению, не дал оценку всем обстоятельствам, доводам патентообладателя, не рассмотрел надлежащим образом ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2021 г. по делу N СИП-52/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 3 августа 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 9 августа 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Сидорской Ю.М.,

судей Голофаева В.В., Лапшиной И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Казимзаде А.М.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Минская обл., Республика Беларусь, 223710) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, 123995, Москва, ОГРН 1047730015200) от 22.10.2020 о признании недействительным патента Российской Федерации на изобретение N 2688822.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина д. 24, г. Копейск, 456618, ОГРН 1027400775819), публичное акционерное общество "Уралкалий" (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618426, ОГРН 1025901702188).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 02.04.2021);

от иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" - Куперин А.В. (по доверенности от 24.05.2021), Мельников А.В. (по доверенности от 13.01.2021);

от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Учитель С.Ю. (по доверенности от 10.03.2021), Ромадинов Е.Г. (по доверенности от 16.06.2021), Гавриков М.Д. (по доверенности от 10.03.2021), Волков М.В. (по доверенности от 02.08.2021);

от публичного акционерного общества "Уралкалий" - Грядов А.В. (по доверенности от 20.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо открытое акционерное общество "ЛМЗ Универсал" (далее - заявитель, общество "ЛМЗ Универсал") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.10.2020 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2688822 на изобретение "Горный комбайн" (далее - спорный патент, спорное изобретение) и обязании Роспатента устранить допущенные нарушения и повторно рассмотреть возражение против выдачи патента, в том числе рассмотреть ходатайство заявителя о преобразовании патента Российской Федерации N 2688822 на изобретение в патент на полезную модель.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - Копейский машиностроительный завод) и публичное акционерное общество "Уралкалий" (далее - общество "Уралкалий").

В обоснование заявленных требований общество "ЛМЗ Универсал" ссылается на то обстоятельство, что решение Роспатента основывается на материалах, изменяющих мотивы возражения. Административным органом приняты во внимание сведения, раскрытые в источнике информации 12 (Старков Л.И. и др., "Развитие механизированной разработки калийных руд", - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. унт-а, 2007); только в указанной публикации, по мнению Роспатента, раскрыт один из признаков спорного изобретения. Частный вывод в решении об известности одного из признаков спорного изобретения из названной публикации стал основанием для общего вывода об известности всех признаков изобретения и, тем самым, о непатентоспособности изобретения. Указанная публикация не была упомянута в первоначальных материалах возражения и была дополнительно представлена подателем возражения в ходе рассмотрения возражения после первого заседания коллегии Палаты по патентным спорам. Данная публикация не является словарно-справочным изданием и представляет собой дополнительный источник информации, не приведенный в возражении, соответственно, является недопустимым доказательством, так как ее представление подателем возражения изменяет мотивы возражения.

Как полагает заявитель, Роспатент необоснованно отклонил ходатайство правообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, следовательно, не применен закон, подлежащий применению, пункт 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Заявитель отмечает, что при оценке известности признака "внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками", Роспатентом был учтен источник информации 1 (Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников", Часть 2, под общей редакцией Б.В. Васильева - Пермь, ЗАО "НИПО", 1999, с. 44-59). Заявитель полагает, что вывод Роспатента о том, что указанный отличительный признак спорного изобретения известен из источника информации 1 при этом в нем подтверждена известность влияния этого признака на тот же технический результат, что и в спорном изобретении, противоречит источнику информации 1, из которого очевидно прямо противоположное, а именно: не внутренние режущие диски выступают за наружные, а наружные диски выступают за внутренние.

По мнению заявителя, Роспатентом неправильно оценено смысловое содержание данного признака. В спорном изобретении внутренний диск выступает (то есть выдается вперед в направлении забоя) за наружный диск, причем целью этого "выступания" является формирование центральной торовой поверхности, опережающей наружную торовую поверхность, формируемую наружным режущим диском. Вследствие этого в решении сделан ошибочный вывод об известности обсуждаемого отличительного признака спорного изобретения из источника информации 1.

Заявитель отмечает, что признак спорного изобретения "направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке", признанный известным из источника информации 1 со ссылкой на кинематическую схему со страницы 49 публикации не может быть признан подтвержденным, поскольку в данной схеме не указано никакого направления вращения. Необоснованным является и вывод о том, что в описании к спорному патенту отсутствуют сведения, подтверждающие влияние упомянутого отличительного признака на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту, однако в оспариваемом патенте такое описание имеется.

Общество "ЛМЗ Универсал" полагает, что административный орган неверно оценил сведения о спорном изобретении и источнике информации 7, сделал ошибочный вывод об известности из него сведений о достижении того же технического результата, что и в изобретении.

Заявитель настаивает на том, что при проверке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" применению подлежали положения пункта 76 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Правила N 316), а не примененный административным органом пункт 81 этих же Правил. Вследствие неправильного применения норм материального права ошибочно не была проведена проверка известности влияния отличительных признаков спорного изобретения на заявленный технический результат.

В представленном отзыве на заявление Роспатент ссылается на необоснованность изложенных в заявлении доводов, отмечая при этом следующее.

В описании к патенту Российской Федерации N 2688822 указано, что "формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ", т.е. можно сделать вывод, что в источнике информации 1 достигается тот же технический результат, что и указанный в спорном патенте, поскольку также формируется торовая вогнутая поверхность вогнутого профиля.

Роспатент отмечает, что из сведений, содержащихся в источнике информации 1, известно, что горный комбайн (страница 44), содержит внутренний и наружный режущие диски 4, 5, при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке (страница 49, рисунок 2.23 "Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р").

Известный из источника информации 1 комбайн Урал-20Р имеет два зеркально установленных исполнительных органа (страница 46, рисунок 22). При этом ссылка в оспариваемом решении Роспатента на страницу 49, рисунок 2.23 "Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р" приведена для доказательства зеркальности расположения и кинематики исполнительных органов. Учитывая изложенное, вывод Роспатента об известности из названного источника информации признака изобретения по спорному патенту, характеризующего то, что направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке, является правомерным.

В описании к спорному патенту отсутствуют сведения, подтверждающие влияние упомянутых отличительных признаков на технический результат, указанный в описании к спорному патенту, поэтому в силу пункта 81 Правил подтверждения известности влияния вышеуказанных признаков на технический результат не требуется.

Административный орган отмечает, что из сведений, содержащихся в описании и на чертежах к авторскому свидетельству SU 1154459, источник информации 7, известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором, также как и в горном комбайне по спорному патенту рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов, что позволяет повысить производительность, т.е. обеспечивает достижение того же технического результата, что и в спорном патенте. Поскольку в описании к спорному патенту отсутствуют сведения, подтверждающие влияние данных признаков на результат, заключающийся в повышении безопасности, то подтверждения известности влияния данных признаков на указанный технический результат не требуется.

В этой связи изобретение по спорному патенту явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в источниках информации 1, 7, 8, 12, данные обстоятельства с учетом положений пункта 2 статьи 1350 ГК РФ и пунктов 75, 76, 77, 81 Правил N 316 указывают на несоответствие изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Реагируя на довод заявителя о том, что оспариваемое решение Роспатента было принято с нарушением пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), административный орган указывает, что представленный Копейским машиностроительным заводом дополнительный материал, а именно источник информации 12, не изменяет мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично, поскольку является общедоступным словарно-справочным изданием.

Административный орган полагает несостоятельным довод заявителя о ненадлежащем рассмотрении ходатайства заявителя от 11.09.2020 о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Названное ходатайство заявителя было представлено в ходе заседания коллегии 11.09.2020 и разрешено коллегией в данном заседании. Так, при рассмотрении названного ходатайства коллегией было установлено, что решение по патенту Российской Федерации N 2688822 не относится к устройству, т.е. объекту, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 1351 ГК РФ), о чем заявитель был проинформирован. Отсутствие в мотивировочной части оспариваемого решения обоснования отказа в удовлетворении названного ходатайства, не свидетельствует о том, что решение было принято без его учета.

Таким образом, доводы заявителя не опровергают приведенные в решении Роспатента от 22.10.2020 выводы и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным.

В дополнительных пояснениях Роспатент в отношении довода заявителя о неизвестности из источника информации 1 признака изобретение по спорному патенту, характеризующего то, что направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке, отмечает, что известный из пособия комбайн Урал-20Р имеет два зеркально установленных исполнительных органа (страница 46, рисунок 2.22). При этом ссылка в оспариваемом решении на страницу 49, рисунок 2.23 "Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р" приведена для доказательства зеркальности расположения и кинематики исполнительных органов. В этой связи, если на одном исполнительном органе (правом, вид на забой) вращение (переносное движение) осуществляется по часовой стрелке, а вращение дисков против часовой стрелки, то на другом исполнительном органе (левом, вид на забой) вращение (переносное движение) осуществляется против часовой стрелки, а вращение дисков по часовой стрелке. Правомерность данного вывода Роспатента также подтверждается сведениями, приведенными на странице 300 пособия, из которых следует: при вращающихся исполнительных органах комбайна визуальным осмотром необходимо проверить направление вращения; правильными являются следующие движения: вращение рабочих органов (переносное движение) правого по часовой, а левого против часовой стрелки (вид на забой).

Учитывая изложенное, Роспатент отмечает, что вывод об известности из источника информации 1 признака изобретения по патенту Российской Федерации N 2688822, характеризующего то, что направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке, является правомерным.

Третье лицо, Копейский машиностроительный завод, представило в материалы дела отзыв, в котором просит отказать в удовлетворении заявления. Третье лицо отмечает, что довод заявителя о том, что коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 14.07.2020 неправомерно использовала источник информации 12 для подтверждения известности центрального расположения конвейера, является несостоятельным. В названном источнике дается описание конструкции известного более 20 лет комбайна "Урал 20Р" и на библиографической странице прямо указывается, что в ней приведены справочные сведения о применяемых в калийной промышленности машинах и оборудовании. Источник информации 12 является справочником. Более того, в силу широкой известности комбайна "Урал 20Р" на протяжении многих лет любая информация о комбайне "Урал 20Р" является справочной.

По мнению третьего лица, довод заявителя о неправомерном отказе административным органом в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель противоречит действующему законодательству, ходатайство было рассмотрено Роспатентом в установленном порядке. Объект в том виде, как он охарактеризован совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2688822, не может быть признан относящимся к объектам, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 1 статьи 1351 ГК РФ. Формальное отсутствие в решении Роспатента мотивов для отказа в преобразовании патента не означает, что решение было принято без учета поданного ходатайства о преобразовании и без его надлежащего рассмотрения.

Копейский машиностроительный завод отмечает, что в решении не утверждается, что в источнике информации 1 внутренние режущие диски выступают за наружные в направлении забоя. В источнике информации 1 раскрыто, что внутренние режущие диски выступают за наружные и образуют две торовые поверхности также, как и в патенте N 2688822. Опережение внутренних дисков в направлении забоя известно из источника Д7, с подтверждением влияния этого признака на технический результат.

Третье лицо отмечает, что в заявлении не учитывается, что противопоставленный комбайн "Урал-20Р", раскрытый в источнике информации 1, имеет два зеркально установленных исполнительных органа. По этой причине, если на одном исполнительном органе режущие диски вращаются в одну сторону (если смотреть со стороны установки дисков на рукоять), то на другом с того же ракурса режущие диски будут вращаться в противоположную сторону. В этой связи совершенно не важно знать направление вращения валов на кинематической схеме по рис.2.23, чтобы сделать вывод об известности из источника информации 1 признака "направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке". При зеркальном расположении режущие диски на одном исполнительном органе будут вращаться в противоположные стороны и одна из групп режущих дисков неизбежно будет иметь вращение по часовой стрелке.

Общество "Уралкалий" в письменном отзыве на заявление полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению. Третье лицо поддерживает доводы заявителя в отношении невозможности отнесения источника информации 12 к словарно-справочным изданиям в контексте рассмотрения настоящего спора. Издание, содержащее справочные сведения, может быть использовано с различной целью. Если бы в данном деле справочная информация, содержащаяся в источнике информации 12, была привлечена только для пояснения значения какого-либо понятия или термина, то источник информации в таком контексте можно было бы отнести к словарно-справочным изданиям и признать не изменяющим мотивы возражения согласно пункту 2.5 Правил N 56. Однако, несмотря на наличие в источнике информации справочных сведений, в решении приведена ссылка не на такие справочные свечения, а на сведения, характеризующие выполнение комбайна с центрально расположенным конвейером.

Третье лицо отмечает, что согласно пункту 5 Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, утвержденной постановлением президиума суда от 05.04.2017 N СП-23/10 уклонение Роспатента от рассмотрения доводов, содержащихся в возражении, оценки документов и сведений, представленных в обоснование возражения, является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

Представленная в материалы дела аудиозапись заседания коллегии, а также расшифровка этой записи, сделанная третьим лицом, подтверждает допущенные Роспатентом нарушения процедуры. Эксперт ФИПС на прямо поставленный вопрос отвечает, что соответствующий объект может являться устройством по смыслу пункта 1 статьи 1351 ГК РФ. Вопреки такой позиции эксперта Роспатент без какого-либо обоснования отклоняет доводы заявителя.

Заявителем в материалы дела представлены письменные пояснения от 19.05.2021, 24.06.2021, 28.07.2021, Копейским машиностроительным заводом представлены письменные пояснения от 28.07.2021. Соответствующие процессуальные документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании, состоявшемся 03.08.2021, общество "ЛМЗ Универсал" настаивает на удовлетворении заявленных требований. Третье лицо "Уралкалий" поддерживает позицию заявителя.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по основаниям, изложенным в отзыве и в дополнении к отзыву.

Представители Копейского машиностроительного завода полагают заявленные требования не подлежащими удовлетворению, а решение Роспатента законным и обоснованным.

Как следует из материалов дела, общество "ЛМЗ Универсал" является обладателем патента Российской Федерации N 2688822 на изобретение "Горный комбайн", выданного по заявке N 2018122536 с приоритетом 20.06.2018 по дате подачи заявки со следующей формулой:

"1. Горный комбайн, включающий ходовую часть, центрально расположенный конвейер, верхнее отбойное устройство, бермовый орган и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями, снабженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними, а на выходных - наружными режущими дисками, с частичным перекрытием дисков друг другом с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое, отличающийся тем, что внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками, при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке.

2. Горный комбайн по п. 1, отличающийся тем, что плоскости резания режущих дисков смещены относительно друг друга.

3. Горный комбайн по пп. 1, 2, отличающийся тем, что оси внутренних режущих дисков в проекции на перпендикулярную плоскость смещены в сторону забоя относительно осей наружных режущих дисков.

4. Горный комбайн по п. 3, отличающийся тем, что диаметры наружных и внутренних режущих дисков равны.

5. Горный комбайн по п. 4, отличающийся тем, что количество резцов на внутренних режущих дисках в два раза меньше, чем на наружных".

Копейский машиностроительный завод 14.07.2020 обратился в Роспатент с возражением против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень", поскольку все признаки формулы этого изобретения известны из уровня техники, а именно из следующих источников информации:

- "Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников", Часть 2, под общей редакцией Б.В. Васильева - Пермь, ЗАО "НИПО", 1999, с. 44-59 (далее - источник информации 1);

- патент RU 2630839 С1, опубликованный 13.09.2017 (далее - источник информации 2);

- копия диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук, "Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках", автор Щерба Владимир Яковлевич, Москва 2006 (далее - источник информации 3);

- копия автореферата диссертации на соискание учёной степени доктора технических наук "Разработка эффективных способов и технических средств борьбы с газодинамическими явлениями в калийных рудниках", автор Щерба Владимир Яковлевич, Москва 2006 (далее - источник информации 4);

- С.Х. Клорикьян и др. "Машины и оборудование для шахт и рудников", Справочник, - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2000 (далее - источник информации 5);

- распечатка каталожных листов электронного каталога Российской государственной библиотеки (далее - источник информации 6);

- авторское свидетельство SU 1154459 А, опубликованное 07.05.1985 (далее - источник информации 7);

- патент RU 2319835 С1, опубликованный 20.03.2008 (далее - источник информации 8);

- статья Д.И. Шишлянникова "Совершенствование органов разрушения проходческо-очистных комбайнов типа "Урал", "Известия Уральского государственного горного университета", Выпуск 2 (46) - июнь 2017 г. (далее - источник информации 9);

- каталог "Оборудование для угледобывающих предприятий" за 2005 г. (далее - источник информации 10);

- Комбайны для добычи калийных руд, М.: Недра, 1990, с. 68 (далее - источник информации 11);

- Старков Л.И. и др., "Развитие механизированной разработки калийных руд", Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. унт-а, 2007, с. 3-5, 212-235 (далее - источник информации 12);

- Бреннер В.А. и др., "Режимы работы комбайнов для добычи калийных руд", М.: Недра, 1978, с. 76 - 79 (далее - источник информации 13).

Роспатент решением от 22.10.2021 удовлетворил возражение и признал патент Российской Федерации N 2688822 на изобретение "Горный комбайн" недействительным полностью.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что в возражении при анализе независимого пункта 1 формулы изобретения по спорному патенту в качестве наиболее близкого аналога был выбран источник информации 8, из которого известен горный комбайн (фиг. 1), включающий ходовую часть 1, конвейер 4, верхнее отбойное устройство 3, бермовый орган 2 и хотя бы один планетарно-дисковый исполнительный орган 5, содержащий привод с раздаточным редуктором с присоединенными к нему двумя рукоятями 11, снабженными промежуточными и выходными валами с установленными на промежуточных валах внутренними режущими дисками 12, а на выходных - наружными режущими дисками 14, с частичным перекрытием дисков друг другом (фиг. 2) с возможностью формирования ими торовых поверхностей в забое.

Роспатентом выявлены признаки, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительные признаки).

В качестве технического результата в описании к оспариваемому патенту указано - "повышение производительности и повышение безопасности".

При проверке соответствия изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент пришел к выводу о том, что из сведений, содержащихся в источнике информации 12 известен горный комбайн (комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р"), в котором конвейер (скребковый конвейер 5) расположен центрально (рис. 6.13). При этом в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии признаков, характеризующих центральное расположение конвейера, на технический результат, указанный в этом описании, а именно на повышение производительности и повышение безопасности. Таким образом, подтверждения известности влияния признаков, характеризующих расположение конвейера, на технический результат не требуется.

Роспатент установил, что из источника информации 1 известен горный комбайн, содержащий центральные - внутренние диски 5 и резцовые - наружные диски 4. При этом оси центральных и резцовых дисков смещены друг относительно друга (рис. 2.21 и 2.22) таким образом, что диски 4 и 5 формируют в забое две торовых поверхности, также как и в изобретении по оспариваемому патенту. Внутренние режущие диски 5 каждой рукояти 1 выступают за наружные режущие диски 4 с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, а наружные режущие диски формируют наружную торовую поверхность. В описании спорного патента указано, что "Формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ", т.е. можно сделать вывод, что в источнике информации 1 достигается тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте, поскольку также формируется торовая вогнутая поверхность вогнутого профиля.

Административный орган отметил, что из сведений, содержащихся в источнике информации 1, известно, что горный комбайн (с. 44), содержит внутренний и наружный режущие диски 4, 5 (с. 45 - 47, рис. 2.21 и 2.22), при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке (с. 49, рис. 2.23 "Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р"). При этом в описании к спорному патенту отсутствуют сведения, подтверждающие влияние упомянутых отличительных признаков на технический результат, указанный в описании к спорному патенту. Подобные сведения также не были представлены патентообладателем и в процессе рассмотрения возражения. Таким образом, подтверждения известности влияния вышеуказанных признаков на технический результат не требуется.

Как указано Роспатентом, из сведений, содержащихся в авторском свидетельстве (источник информации 7, описание, фиг. 1), известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором, также как и в горном комбайне по спорному патенту, рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов (фиг. 1), что, согласно описанию к авторскому свидетельству, позволяет повысить производительность, т.е. обеспечивает достижение того же технического результата, что и в оспариваемом патенте. При этом отсутствуют сведения, подтверждающие влияние данных признаков на результат, заключающийся в повышении безопасности.

Исходя из изложенного, Роспатент пришел к выводу о том, что возражение Копейского машиностроительного завода содержит доводы, позволяющие признать изобретение по спорному патенту явным образом следующим из уровня техники, представленного в возражении (источники информации 1, 7, 8, 9).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-5 формулы изобретения по спорному патенту административный орган счел возможным согласиться с доводами, изложенными в возражении, указывающими, что признаки зависимых пунктов 2-3 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в источнике информации 8, а признаки зависимого пункта 4 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из сведений, раскрытых в источнике информации 2. Признаки зависимого пункта 5 формулы изобретения по спорному патенту, известны из сведений, раскрытых источнике информации 1.

Не согласившись с результатами рассмотрения возражения, общество "ЛМЗ Универсал" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 22.10.2020.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, в отзыве на него и в письменных объяснениях, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных названным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11 указанного Кодекса) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных статьями 1401-1405 ГК РФ, - федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 1401 этого Кодекса). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента заявителем не пропущен, что административным органом и третьим лицом не оспаривается.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному изобретению и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 22.10.2020 об удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается в поданном в суд заявлении.

Как разъяснено в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2018122536 на выдачу патента изобретение (20.06.2018) законодательством, применимым для оценки патентоспособности заявленного изобретения, является ГК РФ и Правила N 316.

При этом порядок рассмотрения возражения против выдачи патента, равно как и возражения на решение об его удовлетворении и признании патента недействительным определяется в соответствии с Правилами N 56.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения.

Судебной коллегией принято во внимание, что заявителем решение административного органа не оспаривается в части выводов относительно определения наиболее близкого аналога (источник информации 8), так и в части известности признаков зависимых пунктов формулы изобретения из приведенных в решении источников информации. В указанной части решение Роспатента не является предметом судебного контроля.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действующей на дату подачи заявки) изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В силу пункта 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Как следует из положений пункта 75 Правил N 316, при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

На основании пункта 77 Правил N 316 не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

При этом согласно пункту 76 Правил N 316 проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;

анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется (пункт 81 Правил N 316).

Роспатентом при рассмотрении возражения против выдачи патента на спорное изобретение верно установлено, что техническое решение, раскрытое в источнике информации 8, является наиболее близким аналогом спорного изобретения. Данный вывод лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Административный орган отметил, что горный комбайн по оспариваемому патенту отличается от горного комбайна по патентному документу, известному из источника информации 8, тем, что

конвейер расположен центрально;

внутренние режущие диски каждой рукояти выступают за наружные режущие диски в направлении забоя с возможностью формирования ими центральной торовой поверхности, опережающей торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками;

при этом направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке.

При проверке патентоспособности спорного изобретения Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что признак "центрально расположенный конвейер" известен из источника информации 12. Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле не оспаривается. Доводы заявителя относительно известности данного признака направлены на обоснование недопустимости принятия источника информации 12 при рассмотрении возражения. Аргументация относительно необоснованности данных доводов приведена судебной коллегией в мотивировочной части судебного акта, касающейся проверки соблюдения административным органом процедуры рассмотрения возражения.

При оценке признака расположения дисков Роспатентом был привлечен источник информации 1.

В абзаце 3 страницы 9 оспариваемого решения указано, что из источника информации 1 известен горный комбайн, содержащий центральные - внутренние диски 5 и резцовые - наружные диски 4. При этом оси центральных и резцовых дисков смещены друг относительно друга (рис. 2.21 и 2.22) таким образом, что диски 4 и 5 формируют в забое две торовых поверхности, также как и в изобретении по оспариваемому патенту.

В оспариваемом решении не утверждается, что внутренние режущие диски выступают за наружные в направление забоя.

Из источника информации 1, рисунок 2.21, 2.22 (т. 1, л.д. 142, 143) явно усматривается, что в противопоставленном источнике информации наоборот наружные режущие диски выступают за внутренние.

При этом Роспатент в тексте решения приходит к выводу о формировании режущими дисками 4, 5, известными из источника информации 1, двух торовых поверхностей, также как и в изобретении по спорному патенту. Административный орган отмечает, что в источнике информации 1 достигается тот же технический результат (повышается безопасность ведения горных работ), поскольку также формируется торовая поверхность вогнутого профиля.

Судебная коллегия полагает достаточно мотивированным довод заявления о том, что Роспатент неправильно оценил смысловое содержание рассматриваемого признака.

В спорном изобретении внутренний диск выступает (то есть выдается вперед) в направлении забоя за наружный диск. В описании спорного патента подробно указано, что "благодаря тому, что внутренние режущие диски 11 рукоятей 7 и 8 выступают за наружные режущие диски 12 в направлении забоя 13, формируемая ими центральная торовая поверхность, опережает торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками 12. В результате в забое 13 формируется торовая поверхность вогнутого профиля. Вогнутый профиль отрабатываемой поверхности забоя 13 имеет большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород, так как сужает угол выброса соли и газа, что снижает его разрушительную силу".

Определенный в спорном патенте технический результат, а именно "формирование в процессе добычи руды торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля повышает безопасность горных работ", обеспечивается в спорном изобретении именно за счет выступания внутреннего режущего диска за наружный режущий диск, вследствие чего формируется опережающая центральная торовая поверхность. За счет такого опережающего формирования центральной части забоя образуется в целом вогнутая форма профиля забоя, которая согласно описанию к спорному патенту имеет "большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород".

С учетом изложенного сделанный административным органом в решении вывод о том, что в источнике информации 1 достигается тот же технический результат, что и в спорном патенте, является недостаточно обоснованным, противоречит описанию спорного патента о пути достижения технического результата. В оспариваемом решении не мотивирован применительно к источнику информации 1 механизм формирования торовой вогнутой поверхности вогнутого профиля и достижение того же технического результата, что и по спорному патенту.

Поскольку в источнике информации 1 внутренние диски отстают от наружных, и тем самым не являются выступающими в направлении забоя, как это предусмотрено в спорном изобретении, соответственно из-за отставания центральных дисков комбайна по источнику информации 1 формируется выпуклый профиль забоя, формирование которого в спорном патенте рассматривается как недостаток.

В отношении исследованного Роспатентом признака "направление вращения внутреннего и наружного режущих дисков, установленных на одной рукояти, одинаково и направлено от оси переносного вращения исполнительного органа к периферии со стороны установки на рукоять режущих дисков по часовой стрелке" судебная коллегия полагает, что вывод о его известности из источника информации 1, с учетом незначительного уточнения обоснования известности признака, приведенного в отзыве на заявление и пояснениях Роспатента от 19.07.2021, является обоснованным. Дополнительное обоснование известности данного признака из источника информации 1, приведенное в отзыве на заявление и письменных пояснениях, не меняет позицию административного органа, а лишь незначительно конкретизирует ее указанием на то, что заявитель не учитывает, что известный из пособия комбайн Урал-20Р имеет два зеркально установленных исполнительных органа (страница 46, рисунок 2.22). При этом ссылка в оспариваемом решении Роспатента на страницу 49, рисунок 2.23 "Кинематическая схема исполнительного органа комбайна Урал-20Р" приведена для доказательства зеркальности расположения и кинематики исполнительных органов.

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с выводом о том, что в описании к спорному патенту отсутствуют сведения, подтверждающих влияние данного признака на технический результат, указанный в описании к спорному патенту.

В описании к спорному патенту отмечено, что "однонаправленное вращение режущих дисков 11 и 12 одноименной рукояти уравновешивает исполнительный орган 3 и комбайн в целом. При этом наружный режущий диск 12 любой из рукоятей, оказывающийся у почвы, совершает разрушающее движение в массиве забоя 13 от оси 18 к периферии, переходящее в подгребающее движение, подающее весь отбитый материал к бермовому органу 4, что улучшает его погрузочную способность". Улучшение погрузочной способности тесно связано с повышением производительности работ. С учетом того, что в качестве технического результата спорного изобретения определено повышение производительности и безопасности ведения работ, то вывод об отсутствии связи между обсуждаемым признаком спорного изобретения и техническим результатом является необоснованным и базируется на неполном исследовании содержания спорного патента.

При анализе источника информации 7 на предмет наличия в нем признаков, совпадающих в отличительными признаками заявленного изобретения, в решении отмечено: из сведений, содержащихся в авторском свидетельстве (7), известен исполнительный орган проходческого комбайна, в котором также как и в горном комбайне по спорному патенту, рабочие кромки внутренних инструментов выступают в направлении забоя за рабочие кромки наружных инструментов с возможностью формирования ими поверхности опережающей поверхность, формируемую рабочими кромками наружных инструментов (фиг. 1), что, согласно описанию к авторскому свидетельству, позволяет повысить производительность, т.е. обеспечивает достижение того же технического результата, что и в оспариваемом патенте. При этом отсутствуют сведения, подтверждающие влияние данных признаков на результат, заключающийся в повышении безопасности.

Между тем, из источника информации 7 не следует, что взаимное расположение инструментов влияет на упомянутое в решении повышение производительности. Согласно тексту источника информации 7 производительность повышается за счет самого факта наличия дополнительных наружных инструментов, работающих в процессе передвижки комбайна. При этом повышение производительности связано с уменьшением количества холостых ходов инструментов.

Таким образом, в оспариваемом ненормативном акте сделан немотивированный вывод об известности из источника информации 7 того же технического результата, что и в спорном изобретении за счет взаимного расположения инструментов.

Кроме того, в описании спорного патента приведено раскрытие того, каким именно образом опережающее расположение внутренних инструментов влияет на результат в виде повышения безопасности: "Благодаря тому, что внутренние режущие диски 11 рукоятей 7 и 8 выступают за наружные режущие диски 12 в направлении забоя 13, формируемая ими центральная торовая поверхность, опережает торовую поверхность, формируемую наружными режущими дисками 12. В результате в забое 13 формируется торовая поверхность вогнутого профиля. Вогнутый профиль отрабатываемой поверхности забоя 13 имеет большее преимущество при внезапных газодинамических явлениях в массиве горных пород, так как сужает угол выброса соли и газа, что снижает его разрушительную силу".

Вывод Роспатента об отсутствии в описании изобретения сведений, раскрывающих указанную причинно-следственную связь, противоречит содержанию спорного патента, в котором раскрыто не только влияние признака на технический результат "повышение безопасности", но и приведено обоснование обеспечения достижения данного результата.

Таким образом, Роспатент ошибочно установил отсутствие раскрытия в описании причинно-следственной связи между спорным признаком и названным техническим результатом. Указанное обстоятельство повлекло отсутствие оценки со стороны административного органа известности причинно-следственной связи между спорным признаком и техническим результатом.

В связи с тем, что Роспатент в отношении признака направления вращения дисков (который признан известным из источника информации 1) и признака, касающегося выступления внутренних режущих дисков в направление забоя за наружные диски (который признан известным из источника информации 7), пришел к не соответствующим содержанию спорного патента выводам о том, что не подтверждена известность данных признаков на указанный заявителем технический результат, при проверке изобретательского уровня изобретения административным органом был применен закон, не подлежащий применению - пункт 81 Правил N 316. Исходя из содержания спорного патента и раскрытия в нем сведений, подтверждающих влияние названных признаков на технический результат, применению подлежали положения пункта 76 Правил N 316, предусматривающие, в числе прочего, анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В тексте оспариваемого решения не приведена надлежащая оценка анализа уровня техники в целях подтверждения известности влияния отличительных признаков спорного изобретения на указанный заявителем технический результат.

Между тем, в силу положений пунктов 76 и 77 Правил N 316 только при подтвержденной известности влияния признака на указанный для изобретения технический результат может быть сделан вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что неполная оценка Роспатентом сведений из спорного патента и противопоставленных источников информации 1 и 7 привела к неправильному применению норм пунктов 76, 77, 81 Правил N 316 при формулировании вывода по результатам проверки изобретательского уровня.

Судебной коллегией Суда по интеллектуальным правам рассмотрены и признаны частично обоснованными доводы заявителя о нарушении административным органом процедуры рассмотрения возражения, выразившиеся в необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства заявителя о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

Как разъяснено в пункте 136 Постановления N 10, при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом, федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Заявителем в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам 11.09.2020 было подано ходатайство о преобразовании спорного патента на изобретение в патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

Правообладателем в ходатайстве было указано на соблюдение условий, предусмотренных в пункте 3 статьи 1398 Кодекса для указанного преобразования: на достаточный срок действия патента, на возможность отнесения спорного технического решения к объекту "устройство" и на отсутствие оспаривания условий патентоспособности, действующих в отношении полезных моделей.

Как усматривается из протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 11.09.2020, названное ходатайство было оставлено без удовлетворения, причины отклонения ходатайства в тексте протокола не приведены.

В тексте оспариваемого решения мотивы отказа в удовлетворении ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель также отсутствуют.

Роспатент в отзыве на заявление, не оспаривая отсутствие мотивированного отклонения названного ходатайства в тексте решения, отмечает, что согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. В удовлетворении ходатайства заявителя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель было отказано, поскольку было установлено, что решение спорному патенту не относится к устройству, т.е. объекту, которому может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели (пункт 1 статьи 1351 ГК РФ), о чем заявитель был проинформирован. По мнению административного органа, отсутствие в мотивировочной части решения Роспатента обоснования отказа в удовлетворении названного ходатайства не свидетельствует о том, что решение было принято без его учета.

Судебной коллегией установлено и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что в тексте оспариваемого решения отсутствует какая-либо аргументация относительно отклонения названного ходатайства. Отсутствие обоснования отклонения ходатайства приводит к невозможности для суда проверить законность и обоснованность решения в данной части.

Судом по интеллектуальным правам на основании пункта 2 статьи 11 ГК РФ осуществляется последующий судебный контроль принятого в административном порядке решения Роспатента.

В данном контексте для осуществления квалифицированного судебного контроля необходимо, чтобы проверяемое решение было мотивированным и принятым с соблюдением всех формальных требований. В противном случае задачи судопроизводства (в частности, судебная защита прав и законных интересов правообладателей и заинтересованных лиц) в нарушение статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть достигнуты в полной мере.

Непосредственная оценка судом доводов и возражений участников административной процедуры, заявленных в ходе рассмотрения возражений в палате по патентным спорам, без их анализа уполномоченным государственным органом фактически подменяла бы административные полномочия этого органа, что не предусмотрено пунктом 1 статьи 1500 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что допущенные Роспатентом нарушения при рассмотрении ходатайства правообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, являются существенными, так как не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанное возражение и принять мотивированное и соответствующее закону решение, что свидетельствуют как о незаконности принятого решения Роспатента от 22.10.2020, вынесенного с существенным нарушением процедуры, по результатам рассмотрения этого возражения, так и о нарушении прав и законных интересов общества "ЛМЗ Универсал", поскольку ненадлежащие рассмотрение названного ходатайства лишает правообладателя предоставленного законом права сохранить свою интеллектуальную собственность путем преобразования изобретения в полезную модель.

Судебная коллегия отмечает, что оценка ходатайства правообладателя, приведенная Роспатентом в отзыве на заявление, рассматриваемое в рамках настоящего судебного дела, не может устранить нарушения, допущенные Роспатентом при принятии оспариваемого решения.

Мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в отзыве последнего на поданное в суд заявление лица, оспаривающего соответствующее решение Роспатента. Следовательно, наличие в отзыве Роспатента (письменных пояснениях) дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность оспариваемого решения Роспатента, не устраняет пороков этого решения, поскольку судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт.

Соответствующая позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 по делу N СИП-239/2017, от 07.06.2021 по делу N СИП-506/2021.

Представленная в материалы дела расшифровка аудиозаписи заседания коллегии Палаты по патентным спорам также не позволяет установить причины отказа в удовлетворении ходатайства.

С учетом того обстоятельства, что суд не может подменять собой административный орган при рассмотрении названного ходатайства, представленное заявителем в материалы дела заключение специалиста Морской О.Г. от 18.06.2021, содержащее вывод о том, что раскрытый в спорном патенте горный комбайн обладает функционально-конструктивным единством, что указывает на возможность его квалификации как объекта "устройство", не подлежит судебной оценке в рамках рассмотрения заявления общества "ЛМЗ Универсал" об оспаривании решения Роспатента.

Как указывалось выше, право суда дать оценку представленным в материалы дела доказательствам не должно отождествляться с возложением на суд компетенции административного органа по рассмотрению споров, в отношении которых законом предусмотрен административный порядок разрешения. Поскольку законом предусмотрен административный порядок оспаривания предоставления правовой охраны изобретению, именно Роспатент обладает полномочиями по исследованию и оценке доказательств, представленных заинтересованными лицами.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам полагает довод об использовании материалов (источника информации 12), изменяющего, по мнению заявителя, мотивы возражения, основанным на ошибочном толковании положений пункта 2.5 Правил.

Заявитель ссылается на принятие оспариваемого решения с нарушением положений пункта 2.5 Правил N 56.

Нарушение данного пункта 2.5 Правил N 56 заявитель усматривает в том, что, по его мнению, Роспатентом был неправомерно принят к рассмотрению представленный Копейским машиностроительным заводом дополнительный материал, источник информации 12 (Старков Л.И. и др., "Развитие механизированной разработки калийных руд", Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. унт-а, 2007).

Согласно пункту 2.5 Правил N 56 возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Доводы заявителя о том, что источник информации 12 не является справочным изданием, поскольку в соответствии с положениями ГОСТ Р 7.0.14-2011 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Справочные издания. Основные виды, структура и издательско-полиграфическое оформление" в справочном издании содержатся краткие сведения научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, справочное издание не предназначено для сплошного чтения, а данный источник информации не является справочным изданием ни по названию, ни по содержанию, ни по характеру изложения и представляет собой монографию, подлежат отклонению.

Судебной коллегией установлено, что на обороте титульного листа названной книги указано, что в данном издании приведены справочные сведения о применяемых в калийной промышленности машинах и оборудовании (т. 3, л.д. 107).

Таким образом, вопреки доводам заявителя, представленные подателем возражения сведения из книги (источник информации 12) не являются дополнительным материалом, изменяющим мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным, поскольку названная книга является справочным изданием.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 138 постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что Роспатент при рассмотрении возражения Копейского машиностроительного завода не дал оценку всем обстоятельствам, доводам патентообладателя, не рассмотрел надлежащим образом ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Изложенные допущенные нарушения имеют существенный характер, поскольку могли повлечь незаконность выводов Роспатента по результатам рассмотрения возражения, и не могут быть устранены на стадии последующего судебного контроля.

В связи с изложенным для восстановления нарушенных прав общества "ЛМЗ Универсал" Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение Копейского машиностроительного завода против предоставления правовой охраны изобретению по патенту Российской Федерации N 2630839, в том числе рассмотреть ходатайство правообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.10.2020 о признании недействительным патента Российской Федерации N 2688822 как не соответствующее пункту 2 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 14.07.2020 возражение акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" против выдачи патента Российской Федерации N 2688822.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.М. Сидорская

Судья

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина