Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 августа 2021 г. по делу N СИП-16/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на его решение об отказе в государственной регистрации обозначения в качестве знака обслуживания в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений

Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 августа 2021 г. по делу N СИП-16/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 декабря 2021 г. N С01-1973/2021 по делу N СИП-16/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 25 августа 2021 г.

Полный текст решения изготовлен 27 августа 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "Статус-Юг" (Смоленское ш., д. 8, пгт. Афипский, Краснодарский край, 353235, ОГРН 1072310005602) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 30.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.03.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019707757 в качестве знака обслуживания.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Ялтонская Анна Владимировна (г. Мурманск, ОГРНИП 304519019800104), индивидуальный предприниматель Казанский Олег Владимирович (г. Кемерово, ОГРНИП 310420515200023) и акционерное общество "Торговая компания "Эдельвейс" (ул. 2-я Тихорецкая, д. 39, пом. 5, г. Казань, Республика Татарстан, 420054, ОГРН 1041628209127).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Статус-Юг" - Рыжова З. (по доверенности от 15.01.2021);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Ларионова М.К. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-670/41).

Иные лица, участвующие в деле, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания извещены надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Статус-Юг" (далее - общество "Статус-Юг", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 30.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 25.03.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019707757 в качестве знака обслуживания.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены индивидуальный предприниматель Ялтонская Анна Владимировна, индивидуальный предприниматель Казанский Олег Владимирович и акционерное общество "Торговая компания "Эдельвейс" (далее - третьи лица).

Как следует из материалов дела, общество "Статус-Юг" обратилось в Роспатент с заявкой N 2019707757 на регистрацию обозначения "" в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Решением административного органа от 25.03.2020 было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Не согласившись с указанным решением, общество "Статус-Юг" обратилось в Роспатент с возражением, в котором, ссылаясь на отсутствие сходства до степени смешения между обозначением по заявке N 2019707757 и противопоставленными знаками обслуживания, просило отменить решение административного органа от 25.03.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания.

На основании решения от 30.09.2020 Роспатент отказал в удовлетворении возражения и оставил решение административного органа от 25.03.2020 в силе.

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество "Статус-Юг" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

В Суд по интеллектуальным правам поступили отзывы, в которых Роспатент и третьи лица поддержали изложенные в оспариваемом решении мотивы, выразили несогласие с правовой позицией общества "Статус-Юг" и просили оставить заявленные требования без удовлетворения.

В судебном заседании представитель общества "Статус-Юг" поддержал заявленные требования и просил признать оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным.

В судебном заседании представитель Роспатента возражал против заявленных требований и просил оставить их без удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте проведения судебного заседания, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения заявления в их отсутствие.

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Статус-Юг" соблюден, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения на решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака входит в компетенцию Роспатента.

Оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции, что лицами, участвующими в деле, также не оспаривается.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 27 постановления от 23.04.2019 N 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты подачи заявки N 2019707757 на государственную регистрацию обозначения в качестве знака обслуживания (25.02.2019) правовая база для оценки охраноспособности указанного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Как следует из оспариваемого решения, Роспатент установил, что заявленное на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначение является комбинированным, включает стилизованное изображение гор, полуовальные линии, словесные элементы "ЭДЕЛЬВЕЙС", "ТОРГОВЫЙ ДОМ". Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 35-го класса МКТУ "презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи строительных отделочных материалов и изделий; продвижение продаж для третьих лиц строительных товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров: строительных, отделочных, лакокрасочных материалов и изделий, акриловых красок, грунтовок, эмалей и прочих строительных материалов; услуги розничной, оптовой продажи строительных товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей строительными товарами]" в цветовом сочетании: "синий, светло-синий, желтый, белый, серый".

Административный орган учел, что заявителем не оспаривался вывод государственной экспертизы о неохраноспособности входящего в состав спорного обозначения словесного элемента "Торговый дом", в связи с чем не оценивал законность решения Роспатента от 25.03.2020 в указанной части.

Административный орган также установил, что противопоставленный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 692952 (приоритет от 29.05.2018) является комбинированным, включает выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент "Эдельвейс", неохраняемый словесный элемент "Система аптек", а также стилизованное изображение цветка и прямоугольника. Названное обозначение зарегистрировано в отношении услуг 35-го класса МКТУ "торговля оптовая фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля розничная фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями" в цветовом сочетании: "фиолетовый, белый".

Противопоставленный знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 312744 (приоритет от 18.02.2005) является комбинированным, включает стилизованное изображение цветка, а также выполненный стилизованным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент "Эдельвейс". Названное обозначение зарегистрировано в отношении услуг 35-го класса МКТУ "продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям], за исключением товаров второго и тридцать второго классов МКТУ".

Роспатент указал, что сравниваемые словесные элементы "ЭДЕЛЬВЕЙС" / "Эдельвейс" являются фонетически и семантически тождественными. При этом административный орган отметил, что в силу полного тождества словесных элементов "ЭДЕЛЬВЕЙС" / "Эдельвейс" различия в возможных смысловых значениях и в вызываемых этими обозначениями смысловых образах ("ЭДЕЛЬВЕЙС" - название горы или цветок, растущий в горах; "Эдельвейс" - название белого цветка) не приводят к выводу об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями.

Роспатент учел, что сравниваемые обозначения разнятся визуально за счет особенностей графической проработки каждого из них. Вместе с тем административный орган констатировал, что с точки зрения индивидуализирующей способности сравниваемых обозначений данные различия носят второстепенный характер.

Принимая во внимание изложенное, Роспатент заключил, что ввиду сходства словесных элементов "ЭДЕЛЬВЕЙС" / "Эдельвейс" по фонетическому и семантическому критериям сходства спорное обозначение и противопоставленные знаки обслуживания ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Административный орган установил, что указанные в спорной заявке (с учетом внесенных заявителем уточнений) услуги 35-го класса МКТУ и указанные в свидетельствах на противопоставленные знаки обслуживания услуги 35-го класса МКТУ относятся к услугам реализации товаров, продвижения, торговли, имеют общее назначение и общий круг потребителей, в связи с чем сделал вывод об их однородности.

При этом Роспатент отметил, что с учетом высокой степени сходства спорного обозначения и противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 692952 конкретизация соответствующих перечней услугами торговли в области строительных материалов и услугами торговли в области фармацевтики, ветеринарных и гигиенических препаратов не исключает вывод об однородности сравниваемых услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, административный орган учел, что перечень услуг 35-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 312744 содержит общие позиции по продвижению товаров, снабженческих услуг для третьих лиц, которые включают в том числе однородные услуги по торговле в области строительных материалов.

Как указал Роспатент, изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35-го класса МКТУ одному лицу.

Таким образом, административный орган согласился с выводом государственной экспертизы о сходстве спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания до степени смешения в отношении однородных услуг 35-го класса МКТУ, в связи с чем оставил оспариваемое решение Роспатента в силе и отказал в удовлетворении возражения заинтересованного лица.

Выражая несогласие с оспариваемым решением, общество "Статус-Юг" отмечает: "из положений Правил не следует утверждение о том, что внимание потребителя всегда акцентируется на словесном элементе комбинированного обозначения". С учетом данного обстоятельства заявитель полагает, что наличие словесного элемента "Эдельвейс" в составе сравниваемых обозначений не влечет безусловного вывода об их сходстве.

При этом общество "Статус-Юг" обращает внимание на то, что с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия заявленное обозначение и противопоставленные знаки различаются визуально за счет разного количества входящих в них элементов, а также благодаря использованию в их композиционных решениях различных графических решений и цветовой гаммы.

Так, по утверждению заявителя, изобразительный элемент спорного обозначения в виде стилизованного изображения горных вершин играет существенную роль в индивидуализации, он оригинален, занимает значительную часть обозначения, влияет на смысловое значение заявленного обозначения и должен учитываться не отдельно, а в совокупности со словесным элементом "Эдельвейс", так как они неразрывно связаны и представляют собой композицию, обладающую различительной способностью. В силу взаимного расположения, цветового сочетания, стиля исполнения, заложенного в него абстрактного смысла все элементы формируют уникальное обозначение, влияющее на визуальное восприятие его потребителем.

Таким образом, общество "Статус-Юг" считает, что, приняв во внимание лишь степень сходства отдельных частей спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания без учета общего производимого ими впечатления, в рассматриваемом случае административный орган применил некорректный методологический подход к оценке степени сходства сравниваемых обозначений, в связи с чем сделанные им в этой части выводы не могут быть признаны законными.

Заявитель также отмечает, что, вопреки мотивам, положенным Роспатентом в обоснование вывода об однородности услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорного обозначения и для индивидуализации которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания, только собственно услуги безотносительно к родовым группам, назначению, условиям реализации и местам продаж не свидетельствуют об однородности соответствующих позиций, не делают их взаимодополняемыми. При этом общество "Статус-Юг" обращает внимание на то, что функциональное назначение товаров является значимым критерием, посредством которого определяется в том числе круг потребителей.

Заявитель указывает, что сравниваемые товары (строительные отделочные, лакокрасочные материалы и изделия, акриловые краски, грунтовки, эмали и прочие строительные материалы - применительно к обозначению по заявке N 2019707757; элегантная одежда, обувь, головные уборы из меха, кожи в специализированных магазинах - применительно к знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 312744; фармацевтические, медицинские, косметические, парфюмерные товары в сети аптек - применительно к знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 692952) не могут являться однородными по причине их природы, ввиду различий в видовой принадлежности, их различного назначения, сферы применения и, как следствие, не могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение.

Дополнительно общество "Статус-Юг" обращает внимание на то, что спорное обозначение интенсивно и в течение длительного времени (с 2007 года) используется заявителем на территории Южного Федерального округа Российской Федерации на рынке строительных материалов, в то время как деятельность предпринимателя Ялтонской А.В. и предпринимателя Казанского О.В. ограничена товарными рынками Мурманской и Кемеровской областей. По мнению заявителя, изложенное объективно препятствует возможности смешения деятельности общества "Статус-Юг" и третьих лиц.

Кроме того, заявитель отмечает, что в настоящее время знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 312744, хотя и будучи действующим, не используется его правообладателем, поскольку начиная с мая 2017 года в отношении предпринимателя Ялтонской А.В. возбуждено производство по делу о банкротстве, при этом 13.08.2019 названное лицо утратило статус индивидуального предпринимателя.

Как полагает общество "Статус-Юг", названные обстоятельства также свидетельствуют об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений в глазах потребителей.

Оценив законность решения Роспатента от 30.09.2020 с учетом приведенных доводов заявления, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На основании пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения, в том числе представленные в виде трехмерных моделей в электронной форме, сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься обычными потребителями соответствующих товаров в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Разъяснения, изложенные в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, применяются, в том числе в отношении пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

При этом судебная коллегия полагает необходимым отметить, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Таким образом, без установления сильных элементов спорного обозначение его сравнение с противопоставленным товарным знаком не может считаться проведенным надлежащим образом.

При восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Кроме того, сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера.

Поскольку спорное обозначение и противопоставленные знаки обслуживания являются комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные и изобразительные элементы, суд считает правильным вывод административного органа о том, что внимание потребителя в первую очередь акцентируется на словесных элементах, по которым происходит индивидуализация товаров, в то время как восприятие изобразительных элементов является вторичным. Иными словами, при анализе сходства знаков прежде всего оценивается сходство их словесных элементов и наибольшее значение имеют охраняемые сильные элементы знака.

С учетом того что словесный элемент "система аптек" в составе знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 692952 является неохраняемым, а словесный элемент "ТОРГОВЫЙ ДОМ" в составе спорного обозначения был признан административным органом не подлежащим правовой охране ввиду его противоречия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ (с указанным выводом заявитель не спорит), судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что в рассматриваемом случае в качестве сильных элементов сравниваемых обозначений надлежало рассматривать словесные элементы "ЭДЕЛЬВЕЙС" / "Эдельвейс".

Анализ словесных элементов "ЭДЕЛЬВЕЙС" / "Эдельвейс" по фонетическому, графическому и смысловому критериям позволяет сделать вывод о наличии между ними высокой степени сходства, близкой к тождеству.

Так, сравниваемые словесные элементы имеют тождественные звучание и написание, при этом особенности их графического исполнения в составе спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания не приводят к их принципиально различному зрительному восприятию.

Смысловое значение слова "Эдельвейс" не является единым: названный термин обозначает одноименную горную вершину, а также название травянистого растения.

Вместе с тем судебная коллегия полагает необходимым отметить, что согласно общеизвестным сведениям растение "эдельвейс" распространено в высокогорных районах Европы и Азии, в связи с чем, вопреки позиции заявителя, наличие в спорном обозначении изобразительного элемента в виде горных вершин само по себе не исключает восприятие этого словесного элемента в качестве названия соответствующего травянистого растения.

При этом судебная коллегия учитывает, что при наличии одного совпадающего словесного элемента не может быть признано полное отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями.

Соответствующий правовой подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что, вопреки мнению общества "Статус-Юг" об обратном, с учетом характера, размеров и пространственного положения тождественного словесного элемента "ЭДЕЛЬВЕЙС" в композиционном решении спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания, он является доминирующим и рассматривается судебной коллегией в качестве сильного элемента сравниваемых обозначений.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание соответствие фактическим обстоятельствам дела выводов административного органа о составе сильных элементов спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания, а также о степени их сходства, судебная коллегия соглашается с изложенным в решении Роспатента заключением о сходстве сравниваемых обозначений в целом и отклоняет соответствующие доводы заявителя как не опровергающие законность оспариваемого ненормативного правового акта в указанной части.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным.

Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

При этом степень однородности товаров (услуг) тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые могут рассматриваться как однородные.

Как следует из оспариваемого решения, административный орган учел, что сравниваемые услуги 35-го класса МКТУ, поименованные в перечнях заявки N 2019707757 и свидетельства Российской Федерации N 692952, представляют собой услуги торговли в различных областях деятельности, а именно в области строительных материалов и в области фармацевтики, ветеринарных и гигиенических препаратов. Вместе с тем Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что данное обстоятельство не исключает принадлежности названных услуг к одной родовой группе.

Кроме того, административный орган обратил внимание на то, что услуги 35-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 312744, соотносятся с поименованными в заявке N 2019707757 услугами как род и вид и, соответственно, включают в себя в том числе услуги по торговле в области строительных материалов.

При этом Роспатент учел ранее сделанный им вывод о том, что степень сходства сравниваемый обозначений является высокой, с учетом чего пришел к обоснованному заключению о возможности применения более строгого подхода к оценке степени однородности услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

Судебная коллегия полагает, что изложенные выводы административного органа в полной мере соответствуют действующей методологии определения степени однородности товаров (услуг).

С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений и однородности индивидуализируемых ими услуг суд находит обоснованным вывод Роспатента о наличии сходства до степени смешения между обозначением по заявке N 2019707757 и знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 692952 и N 312744.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что, вопреки правовой позиции заявителя, различия в географических условиях оказания услуг, индивидуализируемых спорным и противопоставленными обозначениями, не опровергают вывод об их однородности с учетом иных установленных законом критериев, поскольку в силу положений статьи 1479 ГК РФ правовая охрана зарегистрированного товарного знака действует на всей территории Российской Федерации.

Кроме того, согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу известность обозначения подлежит учету прежде всего в отношении товарного знака с более ранним приоритетом. Возможный факт известности спорного обозначения с более поздним приоритетом не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. В связи с этим довод общества "Статус-Юг" о длительном и интенсивном использовании заявителем спорного обозначения для индивидуализации оказываемых им услуг отклоняется судебной коллегией как не опровергающий законность выводов административного органа.

Наряду с этим суд обращает внимание на то, что обстоятельства неиспользования противопоставленного товарного знака (знака обслуживания) могут учитываться для целей определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в том случае, если такое неиспользование установлено в самостоятельном судебном процессе (о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования).

Только установление факта неиспользования товарного знака (знака обслуживания) в течение определенного периода времени в совокупности с досрочным прекращением его правовой охраны на будущее может свидетельствовать об отсутствии фактического смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте и об отсутствии вероятности их смешения в будущем.

Между тем в рассматриваемом случае как в материалах административного дела, так и в материалах судебного дела отсутствуют доказательства, подтверждающие установленный в предусмотренном законом порядке факт неиспользования знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 312744 его правообладателем. В связи с этим суд отклоняет соответствующий довод заявителя как не имеющий правового значения.

При таких обстоятельствах судебная коллегия полагает, что доводы общества "Статус-Юг" не опровергают законность изложенного в оспариваемом решении вывода о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения и не свидетельствуют о наличии оснований для признания его недействительным как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что оспариваемый ненормативный акт соответствует закону и иным нормативным правовым актам, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование общества "Статус-Юг" о признании решения Роспатента от 25.03.2020 недействительным удовлетворению не подлежит.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам не усматривает оснований для признания недействительным решения Роспатента от 30.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента от 25.03.2020 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2019707757 в качестве знака обслуживания.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей заявления, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом результата рассмотрения дела следует отнести на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Статус-Юг" оставить без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Статус-Юг" (Смоленское ш., д. 8, пгт. Афипский, Краснодарский край, 353235, ОГРН 1072310005602) из федерального бюджета государственную пошлину за подачу заявления в сумме 3 000 (Три тысячи) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 10.12.2020 N 326. На возврат государственной пошлины выдать справку.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

А.А. Снегур