Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2021 г. N С01-1430/2021 по делу N А40-64463/2020 Дело о прекращении незаконного использования товарного знака направлено на новое рассмотрение, поскольку судом апелляционной инстанции была раскрыта тайна совещания судей, что свидетельствует о наличии основания для отмены постановления суда апелляционной инстанции

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 августа 2021 г. N С01-1430/2021 по делу N А40-64463/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2021 г.

Полный текст постановления изготовлен 26 августа 2021 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Голофаева В.В., Четвертаковой Е.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны (Санкт-Петербург, ОГРНИП 315784700075868) на решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021 по делу N А40-64463/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны к обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (пр. 4922-й, д. 4, стр. 3, комн. 225, г. Зеленоград, Москва, 124460, ОГРН 1137746410790)

о прекращении незаконного использования товарного знака.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Эмтион" (ул. Новокрюковская, д. 3-Б, пом. 13, г. Зеленоград, Москва, 124617, ОГРН 5167746375627), Быков Андрей Викторович (г. Зеленоград, Москва).

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Яковлевой Анастасии Александровны - Есина Л.С. (по доверенности от 27.04.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" - Кондратьева Е.С. (по доверенности от 29.04.2021 N 15/21).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Яковлева Анастасия Александровна (далее - предприниматель) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее - общество "НТ-МДТ") о прекращении незаконного использования товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 188978 в отношении товаров 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Эмтион" (далее - общество "Эмтион") и Быков Андрей Викторович.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судами норм материального права, на нарушение норм процессуального права, на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить обжалуемые решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение либо принять новый судебный акт.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указывает на неправомерность вывода судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства между используемыми предпринимателем и обществом "НТ-МДТ" знаками, полагая, что данный вывод противоречит сложившейся методологии по оценке сходства обозначений.

Предприниматель считает, что вхождение одного сравниваемого обозначения (графического элемента "") в другое, используемое обществом "НТ-МДТ", или наоборот, исключается вывод о несходстве таких обозначений.

С точки зрения предпринимателя, при рассмотрении дела по существу суды первой и апелляционной инстанций не учли тот факт, что предприниматель и общество "НТ-МДТ" используют сравниваемые знаки исключительно для индивидуализации высокотехнологичного (наукоемкого) оборудования: сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и атомно-силовых микроскопов (СЗМ).

При этом предприниматель обращает внимание на то, что суды не дали оценку тому факту, что принадлежащий обществу "НТ-МДТ" знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 725517 зарегистрирован исключительно в отношении услуг 42-го класса МКТУ и не зарегистрирован в отношении товаров.

Ссылаясь на отсутствие в материалах дела доказательств использования обществом "НТ-МДТ" знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 725517 в отношении услуг 42-го класса МКТУ, предприниматель указывает на то, что общество "НТ-МДТ" использует принадлежащий предпринимателю товарный знак "" с момента создания общества (с мая 2013 года) в отношении сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ) и атомно-силовых микроскопов (СЗМ).

Предприниматель выражает несогласие с выводом судов первой и апелляционной инстанций о том, что он не использует товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 188978, приводя информацию о заключении между ним и обществом "Эмтион" лицензионного договора, в рамках которого общество лицензиат использует товарный знак для индивидуализации своей продукции.

В отношении упомянутого в обжалуемых судебных актах решения Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2020 по делу N А40-296218/2019 предприниматель отмечает, что вопрос незаконного использования товарного знака со стороны общества "НТ-МДТ" не был предметом рассмотрения в этом деле, поэтому указанное решение суда не может иметь преюдициального значения для настоящего дела.

Кроме того, предприниматель полагает, что при рассмотрении дела суд апелляционной инстанции допустил существенное нарушение норм процессуального права, выразившееся в размещении в информационной системе "Картотека арбитражных дел" итога судебного разбирательства путем опубликования до начала судебного заседания сведений о резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции.

Как утверждает предприниматель, данное нарушение является безусловным основанием для отмены обжалуемого постановления, предусмотренным пунктом 7 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом апелляционной инстанции фактически было принято постановление до окончания судебного заседания без полного и всестороннего изучения как доводов самой апелляционной жалобы, так и материалов дела.

Общество "НТ-МДТ", общество "Эмтион" и Быков А.В. отзывы на кассационную жалобу не представили.

В судебном заседании, состоявшемся 26.08.2021, представитель предпринимателя выступил по существу доводов, изложенных в кассационной жалобе, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель общества "НТ-МДТ" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на нее.

Общество "Эмтион" и Быков А.В., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, явку своих представителей не обеспечили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

При этом ходатайств об отложении судебного заседания, об участии в судебном заседании посредством видеоконференц-связи при содействии иного суда, об участии в судебном заседании посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел" обществом "Эмтион" и Быковым А.В. не представлено.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах, применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, предприниматель с 17.09.2019 является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 188978, зарегистрированного в отношении товаров 9-го класса "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; счетные машины; оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители" МКТУ.

Предпринимателю стало известно, что общество "НТ-МДТ" в своей коммерческой деятельности при предложении к продаже и реализации научных приборов без его согласия использует обозначение "", включающее в себя изобразительный элемент, тождественный товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 188978, размещая это обозначение на продаваемых им товарах, на вывесках, предложениях к продаже товаров и иной документации.

Полагая, что использование обществом "НТ-МДТ" обозначения "", зарегистрированного в качестве знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 725517, для индивидуализации товаров (научных приборов), в отношении которых правовая охрана этому знаку не предоставлена, нарушает исключительное право предпринимателя на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 188978, правовая охрана которому предоставлена в отношении таких товаров, предприниматель обратился к обществу "НТ-МДТ" с претензией.

Поскольку общество "НТ-МДТ" ответ на направленную в его адрес претензию не направило, нарушение добровольно не устранило, предприниматель обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Установив принадлежность истцу исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 188978 и факт использования ответчиком обозначения "", которое является знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 725517, суд первой инстанции тем не менее отказал в удовлетворении исковых требований ввиду недоказанности возможности смешения используемых истцом и ответчиком обозначений.

При этом суд первой инстанции исходил из следующего:

доминирующим элементом в знаке обслуживания ответчика являются буквы NT-MDT Spectrum Instruments, которые занимают большее пространство по сравнению с графическим изображением и носят основное смысловое значение и ассоциируется с ответчиком (обществом "НТ-МДТ");

ответчику также принадлежит коммерческое обозначение NT-MDT, что подтверждается свидетельством на коммерческое обозначение N 0029, выданным Московской торгово-промышленной палатой;

используемые истцом и ответчиком знаки не сходны сточки зрения их графического и визуального изображения, а также по причине наличия доминирующего буквенного элемента в знаке обслуживания ответчика;

сами графические изображения знаков истца и ответчика различаются по цветовой гамме, по расположению и размеру треугольника.

Кроме того, суд первой инстанции указал, что ответчик известен в профессиональном круге потребителей (научные институты и высшие образовательные учебные заведения) как производитель и продавец научных приборов, в то время как истец не производит и не реализует товары 9-го класса МКТУ, что установлено в деле N А40-296218/2019.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отметив, что знаки истца и ответчика различаются по семантическому признаку, поскольку знак обслуживания ответчика, в отличие от товарного знака истца, имеет словесное обозначение, несущее определенную смысловую нагрузку.

Суд апелляционной инстанции также принял во внимание показания Виктора Быкова от 28.02.2020, данные им под присягой нотариусу Ирландии, об истории создания четырех компаний, в том числе закрытого акционерного общества "НТ-МДТ", об использовании обозначения, содержащегося в себе элемент, сходный с товарным знаком истца, с 1999 года.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 ГК РФ).

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из обжалуемых судебных актов, предпринимателю принадлежит исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 188978 (дата приоритета - 21.10.1999), в защиту которого он обратился с настоящим иском, а обществу "НТ-МДТ" - исключительное право на знак обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 725517 (дата приоритета - 17.02.2018). Следовательно, в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ товарный знак истца имеет преимущество (является старшим) по отношению к знаку обслуживания ответчика.

При этом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 зарегистрирован в отношении вышеперечисленных товаров 9-го класса МКТУ, а знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 725517 зарегистрирован в отношении услуг 42-го класса МКТУ "анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; изыскания в области нефтяных месторождений; изыскания геологические; инжиниринг; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; консультации в области информационной безопасности; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; оцифровка документов [сканирование]; предоставление поисковых средств для Интернета; проведение исследований по техническим проектам; прокат веб-серверов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка планов в области строительства; сервер хостинг; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление технической документации; услуги в области химии; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги шифрования цифровых данных; физика [исследования]; электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет; экспертиза в области нефтяных месторождений; экспертиза геологическая; экспертиза инженерно-техническая".

Суд кассационной инстанции не может признать основанным на правильном применении норм материального права и установлении всех имеющих значение обстоятельств вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и знака обслуживания ответчика в гражданском обороте.

Указанный вывод судов основан на установлении фактов отсутствия сходства этих знаков, известности потребителям товаров и услуг ответчика, неиспользования истцом своего товарного знака.

Независимо от того, что вопрос сходства (или его отсутствия) сравниваемых обозначений является вопросом факта, суды не могут подходить к рассмотрению этого вопроса произвольно, а суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений, правильном применении норм материального права.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительного права на товарный знак, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

При этом, поскольку товарный знак истца является изобразительным, а знак обслуживания ответчика - комбинированным, при оценке сравниваемых знаков в целом подлежит учету влияние изобразительных элементов.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях одного совпадающего элемента.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу N СИП-137/2018 и от 26.11.2018 по делу N СИП-147/2018.

Судами первой и апелляционной инстанции не учтено, что в комбинированном обозначении "", применявшемся ответчиком для индивидуализации зондовых микроскопов, использован графический элемент, обладающий высокой (близкой к тождеству) степенью сходства с изобразительным товарном знаком истца "". В связи с этим вывод о полном отсутствии сходства сделан быть не может и в рассматриваемом случае суд должен определить степень сходства сравниваемых обозначений.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснению, данному в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

В обжалуемых судебных актах отсутствует оценка однородности товаров 9-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, и товаров, для индивидуализации которых ответчик фактически использовал свой товарный знак.

В рассматриваемой ситуации суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о правомерности использования ответчиком принадлежащего ему знака обслуживания, не приняли во внимание, что правовая охрана этого знака обслуживания распространяется только на услуги 42-го класса МКТУ и не предоставлена в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

При этом истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также в апелляционной жалобе заявлялся довод о том, что товарный знак истца и знак обслуживания ответчика используются для маркировки идентичных товаров (приборы и инструменты для научных целей) и представлялись доказательства в обоснование этого довода, однако оценка этому доводу и соответствующим доказательствам в обжалуемых судебных актах не дана.

Вывод судов первой и апелляционной инстанций о широкой известности потребителям товаров и услуг ответчика под обозначением "" не сопровождается ссылками на какие-либо имеющиеся в деле доказательства.

Суд кассационной инстанции также не может признать обоснованной ссылку судов на то, что отсутствие нарушения обществом "НТ-МДТ" исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 установлено в рамках дела N А40-296218/2019 по иску Козодаевой И.С. к обществу с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ СПЕКТРУМ ИНСТРУМЕНТС" и обществу "НТ-МДТ" об обязании прекратить использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 188978 в отношении товаров 9-го класса МКТУ.

Так, согласно решению Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2020 по делу N А40-296218/2019 отказ в удовлетворении исковых требований был обусловлен отсутствием государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 между истцом по настоящему делу и Козодаевой И.С., то есть отсутствием права на защиту этого товарного знака. Кроме того, суд указал на использование обществом "НТ-МДТ" принадлежащего ему знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 725517, не приведя при этом ссылок на обстоятельства использования этого знака. При этом в настоящем споре предприниматель указывает на конкретные обстоятельства использования принадлежащего ему товарного знака ответчиком.

С учетом изложенного обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А40-296218/2019, в силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть признаны преюдициальными по отношению к настоящему спору.

Суд кассационной инстанции считает необходимым обратить внимание на то, что неиспользование товарного знака правообладателем не является безусловным основанием для отказа в защите принадлежащего ему исключительного права на товарный знак, а может лишь учитываться при установлении вероятности смешения обозначений после того, как судами установлены степень сходства обозначений и степень однородности индивидуализируемых ими товаров и услуг.

При этом суды первой и апелляционной инстанции, делая вывод о том, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 самим истцом не используется, не дали оценку доводу предпринимателя о том, что указанный товарный знак используется его лицензиатом - обществом "Эмтион" на основе заключенного лицензионного договора, а также представленным в подтверждение этого довода доказательствам.

Не может быть признана обоснованной ссылка суда первой инстанции на принадлежность ответчику коммерческого обозначения "NT-MDT", поскольку такое обозначение включено в реестр Московской торгово-промышленной палаты лишь 27.04.2020 (т. 2 л.д. 1). Кроме того, данное коммерческое обозначение не включает в себя графический элемент "".

Указание в обжалуемом постановлении суда апелляционной инстанции на показания Виктора Быкова от 28.02.2020, данные нотариусу Ирландии (т. 2 л.д. 83-97), как на доказательство, подтверждающее правомерность использования ответчиком принадлежащего ему знака обслуживания в отношении товаров - научных приборов и оборудования, должным образом не мотивировано, в частности, судом апелляционной инстанции не пояснено, каким образом данное обстоятельство препятствует действию исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 и исключает возможность защиты этого права.

В соответствии с пунктами 1-3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: 1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; 2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; 3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Согласно пункту 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Нарушение процессуального закона в части требований, предъявляемых к мотивировочной части решения и постановления, и игнорирование любого элемента мотивировочной части судебного акта дает повод усомниться в его законности и обоснованности, препятствует надлежащей проверке обжалуемого акта в суде кассационной инстанции (часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "часть 3 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" имеется в виду "пункт 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании доводов предпринимателя, которые могли повлиять на результат рассмотрения дела, и представленных им доказательств, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции не может признать содержащийся в обжалуемых судебных актах вывод об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 188978 основанным на правильном применении норм материального права и полном выяснении всех фактических обстоятельств дела.

Принимая во внимание общеправовое требование определенности, ясности и недвусмысленности судебных актов, которое вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 3-П), необходимость определения объектов сравнения и соблюдения методологии сравнения обозначений является условием правильного применения норм материального права и принятия законных судебных актов.

Кроме того, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу, а также не дана надлежащая оценка представленным доказательствам.

Проверив обоснованность довода предпринимателя о наличии безусловного основания для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции ввиду нарушения правил о тайне совещания судей при принятии этого судебного акта, Суд по интеллектуальным правам отмечает следующее.

С точки зрения предпринимателя, нарушение выразилось в том, что до завершения судебного заседания, по которому был объявлен перерыв до 18.05.2021 (11:50), суд апелляционной инстанции подписал в информационной системе "Картотека арбитражных дел" резолютивную часть постановления от 13.05.2021, текст которой был опубликован 17.05.2021, а затем после подачи предпринимателем кассационной жалобы удален.

В соответствии с частью 3 статьи 167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение принимается судьями, участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей.

Частью 4 названной статьи установлено, что в помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. Запрещается доступ в это помещение других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав суда.

Согласно части 5 этой статьи судьи арбитражного суда не вправе сообщать кому бы то ни было сведения о содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в состав суда, и иным способом раскрывать тайну совещания судей.

Как усматривается из материалов дела, в судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда 13.05.2021 был объявлен перерыв до 18.05.2021 до 11:50. После перерыва судебное заседание было продолжено и 18.05.2021 оглашена и опубликована резолютивная часть постановления.

Вместе с тем, согласно сведениям, представленным справочно-правовой системой "Право.ру" по запросу Суда по интеллектуальным правам, в информационной системе "Картотека арбитражных дел" 17.05.2021 в 10:13:36 действительно была опубликована резолютивная часть постановления с результатом: "Решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021 по делу N А40-64463/2020 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", которая затем была удалена. Данный факт подтверждается и приложенными к кассационной жалобе скриншотами текста подписанной резолютивной части и карточки дела.

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что судом апелляционной инстанции была раскрыта тайна совещания судей, что свидетельствует о наличии предусмотренного пунктом 7 части 4 статьи 288 названного Кодекса основания для отмены постановления суда апелляционной инстанции.

На основании изложенного суд кассационной инстанции полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем данные судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частями 1 и 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 25.02.2021 по делу N А40-64463/2020 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2021 по тому же делу отменить.

Дело N А40-64463/2020 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.С. Четвертакова