Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2021 г. по делу N СИП-562/2021 Суд признал недействующим решение Роспатента в части отказа в предоставлении форме заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, поскольку из представленных заявителем доказательств следует, что спорная форма упаковки является одной из особенностей, которая позволяет потребителям отличать продукцию истца от продукции иных производителей

Решение Суда по интеллектуальным правам от 30 сентября 2021 г. по делу N СИП-562/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 г. N С01-2208/2021 по делу N СИП-562/2021 настоящее решение оставлено без изменения

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Ерина А.А., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" (ул. Салова, д. 45, лит. Ж, пом./ком. 1-Н/17, Санкт-Петербург, 192102, ОГРН 1057813001795) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении правовой охраны форме упаковки обозначению по заявке N 2018711953.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" - Резникова И.С. (по доверенности от 25.05.2020);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Козача А.С. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-660/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, в котором просит признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении форме заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения самостоятельной правовой охраны и зарегистрировать товарный знак "" по заявке N 2018711953.

В обоснование заявленных требований общество указывает на то, что оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением норм материального права, с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также в отсутствие соблюдения указаний, данных Судом по интеллектуальным правам в решении от 29.09.2020 по делу N СИП-450/2020 для повторного рассмотрения возражения.

Как полагает общество, Роспатент ошибочно указывает на обязательность применения ГОСТов для оценки соответствия товаров национальным стандартам качества, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" соблюдение требований национального стандарта Российской Федерации и межгосударственного стандарта обеспечивается на добровольной основе.

При этом общество замечает, что в оспариваемом решении отсутствует сравнительный анализ стандартной формы ведра, описанной в ГОСТах - "", и заявленного обозначения "", на необходимость проведения которого прямо указывал Суд по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-450/2019, отмечая наличие в заявленном обозначении оригинальных признаков.

С точки зрения общества, Роспатент ненадлежащим образом обосновал довод о малосущественном отличии заявленной формы ведра от упаковок иных производителей, так как в оспариваемом решении отсутствует анализ отличительных признаков (особенностей формы ведра).

Так, общество отмечает, что согласно представленному социологическому опросу 88% потребителей указали, что упаковку "" производителя "BAUPROFFE" они не считают сходной с формой спорного обозначения.

Общество полагает несостоятельной ссылку Роспатента на упаковку "" производителя "KNAUF", поскольку, по его мнению, названная упаковка как и спорное обозначение используются для индивидуализации продукции одной группы лиц.

В целом общество считает, что доводы Роспатента, касающиеся двух отличительных особенностей, которым была дана оценка (ребро жесткости и утопленная форма крышки), не объясняют, каким именно образом выполнение функций ведра как упаковки для строительных смесей требует наличия приведенных заявителем особенностей формы.

Общество обращает внимание на то, что кольцевые ребра с перпендикулярными выступами способствуют жестокости всей конструкции крышки, однако подобное решение не является функциональной необходимостью, поскольку ни одна из крышек ведер иных производителей не обладает данной особенностью.

В отношении выявленного Роспатентом параметра "утопленная форма крышки с расширением краев по отношению к верху" общество отмечает, что не ясно, почему данная конструкция объявлена Роспатентом необходимой для обеспечения плотного прилегания, так как данный параметр обуславливается проработкой места соединения корпуса и крышки, а не самой формой крышки и ее краев.

При этом общество полагает, что позиция Роспатента по исключению из правовой охраны формы заявленного обозначения противоречит сформировавшейся практике регистраций таких обозначений, к примеру, регистрации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 257364.

Общество подвергает сомнению обоснованность вывода Роспатента о том, что не могут быть приняты доказательства, подтверждающие интенсивное использование спорного обозначения и проведение рекламных кампаний для укрепления различительной способности обозначения, ввиду того, что они не подтверждают известность формы спорного обозначения. При этом общество обращает внимание на то, что при проведении социологического опроса 65% респондентов отметило, что отличительными признаками спорного обозначения являются форма и дизайн упаковки (форма и дизайн крышки или же размер ведра).

Кроме того, общество утверждает, что оригинальность и новизна формы заявленного на регистрацию обозначения подтверждаются в том числе фактом выдачи на имя общества патента на аналогичный промышленный образец.

Общество считает, что по итогам повторного рассмотрения возражения Роспатент не учел правовой подход, согласно которому элементы, единожды признанные административным органом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц должны и далее признавать в качестве обладающих такой способностью.

С учетом изложенного заявитель просит признать недействительным решение Роспатента от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении форме заявленного обозначения самостоятельной правовой охраны с последующей регистрацией обозначения по заявке N 2018711953.

Роспатент в отзыве не согласился с заявленными требованиями, поскольку полагает, что оспариваемое решение является законным и не нарушает прав и законных интересов общества.

Роспатент считает несостоятельным довод общества о том, что приведенные в оспариваемом решении стандарты качества являются необязательными, поскольку, к примеру, ГОСТ Р 51760-2011 является официальным документом Госстандарта России, устанавливающим общие технические требования к изготовлению конкретных типов упаковки, в связи с чем любой производитель должен иметь возможность использовать в процессе производства формы упаковки, указанные в данном документе.

С точки зрения Роспатента, довод общества о том, что форма упаковки, используемая различными производителями, существенно отличается от формы заявленного обозначения, является необоснованным, поскольку такие признаки заявленного обозначения, как выполнение корпуса емкости в форме усеченного конуса, с небольшим расширением, имеющим ступеньку, проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом, проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу, не придают оригинальности форме обозначения, так как не занимают доминирующего положения в оспариваемом обозначении и плохо визуализируются, и кроме того присутствуют в изделиях других производителей.

Роспатент обращает внимание на то, что наличие в заявленном обозначении таких признаков, как проработка корпуса оригинальной комбинацией графических элементов и колористическое решение графических элементов и крышки также не придают оригинальность форме обозначения по заявке N 2018711953, так как они не относятся к форме обозначения (ведерка), а являются изобразительными элементами заявленного обозначения, которым оспариваемым решением Роспатента предоставлена правовая охрана.

Руководствуясь положениями Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации N 39), а также ссылаясь на сведения из сети Интернет, Роспатент утверждает, что форма упаковки, представленная в обозначении по заявке N 2018711953, является традиционной для упаковки строительных растворов и смесей, незначительно отличается от других форм, встречающихся на рынке. При этом Роспатент отмечает, что оригинальность формы объемного обозначения должна быть ясно различима и восприниматься как товарный знак, а не как простой вариант уже известных форм упаковки.

В подтверждение вывода о том, что форма обозначения по заявке N 2018711953 не приобрела различительной способности, Роспатент указывает на то, что представленные заявителем документы не содержат сведений, которые позволили бы прийти к выводу о том, что в период ранее даты подачи спорной заявки в результате длительного и интенсивного использования заявителем в отношении производимых им товаров форма объемного обозначения по заявке N 2018711953 воспринималась российскими потребителями исключительно как средство индивидуализации товаров заявителя, а не как упаковка таких товаров.

Возражая против довода общества об оригинальности формы заявленного обозначения, мотивированной ссылкой на факт предоставления правовой охраны промышленному образцу "Ведро" по патенту Российской Федерации N 111930, Роспатент отмечает, что наличие исключительного права на промышленный образец не дает оснований для вывода о том, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью.

При этом административный орган обращает внимание на то, что патент на промышленный образец предоставляет правовую охрану внешнему виду изделия, выраженному в его форме, конфигурации, орнаменте, сочетании цветов, линий и т.д., тогда как основная функция товарного знака - обеспечить возможность отличить товары/услуги одного производителя/исполнителя от товаров/услуг другого производителя/исполнителя.

Роспатент в отзыве также подверг критике выводы, сделанные по результатам социологического опроса, отмечая, что участниками опроса не являлись обычные потребители, не относящиеся к работникам строительных профессий; из проведенного исследования невозможно установить, каким образом потребитель воспринимает именно форму спорного обозначения; опрос проводился в отношении небольшого количества респондентов.

В судебном заседании, состоявшемся 30.09.2021, представитель общества поддержал заявленные требования.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве на него.

Как следует из материалов дела, 27.03.2018 общество обратилось в Роспатент с заявкой N 2018711953 на регистрацию обозначения "" в качестве товарного знака в отношении широкого перечня товаров 19-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам рассмотрения указанной заявки Роспатент 12.07.2019 принял решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку заявленное обозначение не обладает различительной способностью и представляет собой вид товара (упаковку), форма которого обусловлена только его функциональным значением, для части товаров 19-го класса МКТУ и соответствующих им услуг 35-го класса МКТУ, а также вводит потребителя в заблуждение в отношении остальных товаров 19-го и услуг 35-го классов МКТУ.

Общество 26.11.2019 обратилось с возражением на решение Роспатента от 12.07.2019, в котором оно скорректировало перечень заявленных товаров и услуг путем его сокращения до следующих товаров 19-го класса МКТУ - "гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы" с целью снятия основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по пункту 3 статьи 1483 ГК РФ.

Решением от 28.02.2020 Роспатент удовлетворил возражение общества: решение от 12.07.2019 было отменено, заявленное обозначение по заявке N 2018711953 зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны формы ведра ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

Не согласившись с решением Роспатента от 28.02.2020 в части вывода о несоответствии формы ведра требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу N СИП-450/2020 решение Роспатента от 28.02.2020 в части отказа в предоставлении самостоятельной правовой охраны форме заявленного обозначения признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 ГК РФ; суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 28.02.2020 с учетом принятого решения.

При принятии данного судебного акта Суд по интеллектуальным правам отметил, что при рассмотрении возражения от 29.09.2020 административный орган не дал оценку всем обстоятельствам, доводам и доказательствам общества, что свидетельствует о существенном нарушении процедуры рассмотрения возражения.

В частности, Суд по интеллектуальным правам отметил, что административный орган не провел детальный сравнительный анализ на предмет наличия на упаковках иных производителей отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения (в том числе, корпус емкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки; выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу в виде "юбки"; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости), в связи с чем вывод Роспатента об отсутствии оригинальности заявленного на регистрацию обозначения является преждевременным.

Суд по интеллектуальным правам в решении от 29.09.2020 по делу N СИП-450/2020 также указал, что в оспариваемом решении административный орган не дал детальной оценки доказательствам приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам обратил внимание на отсутствие в оспариваемом решении аргументации относительно того, по каким правовым основаниям Роспатент при решении вопроса о предоставлении правовой охраны форме обозначения не учел наличие у заявителя исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 111930.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2021 по делу N СИП-450/2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по тому же делу оставлено в силе.

По результатам повторного рассмотрения возражения Роспатент 31.03.2021 принял решение о его удовлетворении и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из правовой охраны формы ведра.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент исходил из того, что сама по себе форма заявленного обозначения не способна индивидуализировать заявленные товары, о чем свидетельствует широкое использование различными производителями подобной формы для упаковки строительных смесей.

Установив, что форма заявленного обозначения представляет собой емкость цилиндрического формы с едва видимым расширением в верхней части, а также ссылаясь на положения Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51760-2011 "Тара потребительская полимерная. Общие технические условия" и межгосударственного стандарта ГОСТ 33756-2016 "Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия", административный орган пришел к выводу о том, что корпус емкости приближен к стандартной форме ведра.

Перечислив следующие характеристики заявленного обозначения, относящиеся к его форме: верхний край емкости ведра имеет ступеньку, кольцевые ребра с перпендикулярными выступами, которые являются ребрами жесткости в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости конструкций или их отдельных наиболее нагружаемых участков; крышка ведра имеет круглую утопленную форму, края крышки расширяются по отношению к верху, Роспатент установил, что эти характеристики используются различными производителями при производстве строительных растворов и смесей: "" - производитель "Старатели"; "" - производитель "WEBER"; "" - производитель "TERRACO"; "" - производитель "Эксперт"; "" - производитель "KNAUF"; "" - производитель "Admiral Korea"; "" - производитель "Ярославские краски"; "" - производитель "BAUPROFFE"; "" - производитель "ВТВ".

При этом административный орган отметил, что названные отличительные признаки не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, плохо визуализируются и обусловлены его функциональным назначением, а нанесенная на корпус ведра комбинация графических элементов и их колористическое исполнение не наделяют признаками нетипичности форму обозначения по заявке N 2018711953, поскольку не относятся к форме ведра, а являются изобразительными элементами обозначения, которым предоставлена правовая охрана.

По мнению Роспатента, данная упаковка предназначена для расфасовки товаров 19-го класса МКТУ, является традиционной для упаковки строительных смесей и малосущественно отличается от упаковок других производителей.

Исследовав представленные обществом в подтверждение довода о приобретении заявленным обозначением различительной способности доказательства, Роспатент пришел к выводу о приобретении различительной способности обозначением в целом, а не самой его формой.

Отклоняя довод общества об оригинальности формы заявленного обозначения, административный орган указал на то, что наличие прав на промышленный образец "Ведро" по патенту Российской Федерации N 111930 не дает оснований для вывода том, что заявленное в качестве товарного знака обозначение обладает различительной способностью, поскольку это два разных объекта интеллектуальной собственности с различным правовым регулированием.

При этом Роспатент обратил внимание, что при определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" устанавливается его отличие от аналогичных изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства, в то время как при экспертизе объемного товарного знака должно быть установлено, что его форма является следствием нетрадиционного исполнения и способна выполнять функции средства индивидуализации товаров определенного производителя.

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о несоответствии формы заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности и способности индивидуализировать товары определенного производителя.

Полагая, что решение Роспатента от 31.03.2021 нарушает его права и законные интересы, не соответствует требованиям действующего законодательства, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного правового акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10)).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об оспаривании ненормативного правового акта обществом "КГ Строй Системы" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения установлены статьей 1248 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 Постановления N 10, при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент.

По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (27.03.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

В соответствии со статьей 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 этой статьи Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Пунктом 34 Правил N 482 установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

В силу правового подхода, приведенного в абзаце втором пункта 2.7 Рекомендаций N 39, при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена форма объемного обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

В абзаце первом пункта 1 и в подпункте 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ приведены различные основания, по которым обозначение может быть признано неохраноспособным. По смыслу этого положения традиционное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не обладающее различительной способностью, а обозначение, элементы которого связаны с функциональным назначением, - как относящиеся к форме товаров (к упаковке товаров), определяемой свойством или назначением товаров. При применении этих положений также учитывается присутствие альтернативных форм на рынке товаров, для которых заявлено обозначение, тогда как утилитарность формы не имеет значения.

Каждое из этих оснований является юридически самостоятельным, и каждое из них само по себе может служить основанием для отказа в регистрации товарного знака. Вместе с тем одно и то же обозначение может быть признано и традиционным, и обусловленным функциональным назначением товара (т.е. в отношении которого имеются оба названных основания для отказа в его регистрации). Этот подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N СИП-442/2019, от 23.10.2020 по делу N СИП-1107/2019, от 05.03.2021 по делу N СИП-1087/2019 и др.

Российское законодательство устанавливает единый подход к оценке условий охраны для всех видов обозначений, что вытекает из статьи 1477 ГК РФ. Так, единый подход относится к оценке различительной способности (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ): оценка должна производиться исходя из восприятия обозначения рядовым, средним потребителем - адресатом товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932). На необходимость единого подхода в оценке условий охраны всех видов обозначений указано в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2019 по делу N СИП-619/2018.

Несмотря на единый подход ко всем обозначениям, не все элементы обозначения имеют одинаковое значение при оценке его различительной способности. С особым вниманием следует отнестись к решению вопроса о наличии различительной способности в том случае, если объемное обозначение представляет собой форму частей товара или самого товара (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2020 по делу N СИП-442/2019, от 05.03.2021 по делу N СИП-1087/2019).

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015, от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015, от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016, от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и др.).

Аналогичный подход отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 по делу N 300-ЭС19-12932.

Как усматривается из оспариваемого решения, административный орган исходил из того, что форма заявленного обозначения не соответствует требованию, содержащемуся в абзаце первом пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой традиционную упаковку, предназначенную для расфасовки товаров 19-го класса МКТУ (строительных смесей).

При проверке решения административного органа на предмет его соответствия положениям абзаца первого пункта 1 статьи 1483 ГК РФ Суд по интеллектуальным правам отмечает, что охраноспособность заявленного обозначения подлежит оценке административным органом в отношении тех товаров, для которых обозначение заявлено на регистрацию (гипс для внутренних работ, материалы строительные вязкие, обмазки, растворы строительные, сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые, цементы).

Таким образом, для признания объемного обозначения не обладающим различительной способностью и отказа в предоставлении такому обозначению правовой охраны в качестве товарного знака административный орган должен доказать, что форма заявленного обозначения является традиционной или безальтернативной для изделий того же назначения. Такое доказывание производится путем выявления аналогового ряда упаковок конкретного вида товара и соотношения с ним заявленной формы обозначения.

Согласно приведенному в заявке N 2018711953 описанию заявленное обозначение представляет собой объемное изображение пластикового ведра белого цвета, с металлической ручкой и зеленой крышкой, на боковой поверхности которого нанесено изображение, представляющее собой оригинальную комбинацию геометрических фигур, расположенных на двух уровнях. На первом уровне расположены четыре красные вертикальные изогнутые полосы, напоминающие математический знак "больше", справа от которых расположен зеленый параллелограмм. Ниже, на втором уровне, расположен круг серого цвета, заключенный в окружность большего диаметра, поверх которых размещено стилизованное изображение шпателя, продолжением которого является красный пятиугольник, имеющий одной из сторон форму математического знака "больше".

Согласно возражению правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 19-го класса МКТУ "гипс для внутренних работ; материалы строительные вязкие; обмазки [материалы строительные]; растворы строительные; сухие строительные смеси, в том числе, смеси цементные, смеси шпаклевочные, смеси гипсовые; цементы".

В оспариваемом решении Роспатент указал, что такие признаки заявленного обозначения, как выполнение корпуса емкости в форме усеченного конуса, с небольшим расширением, имеющим ступеньку, проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом, проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу, не придают оригинальности форме обозначения, так как не занимают доминирующего положения в оспариваемом обозначении и плохо визуализируются, и кроме того присутствуют в изделиях других производителей (в частности, в изделиях производителей "Старатели", "Ярославские краски", "WEBER", "TERRACCO", "KNAUF", "Admiral Korea", "BTB", "BAUPROFFE").

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам в решении от 29.09.2020 по делу N СИП-450/2020, обязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение общества, указал на необходимость проведения детального сравнительного анализа на предмет наличия на упаковках вышеназванных производителей отличительных особенностей формы обозначения, поименованных заявителем в тексте возражения: корпус емкости, выполненный в форме усеченного конуса с небольшим расширением к верхнему краю, имеющим четко различимую ступеньку в верхней части; проработка верхнего края корпуса кольцевым выступом и отходящими от него перпендикулярно к верхнему краю ребрами; выполнение в верхней части корпуса оригинальной формы и конструкции утолщений под крепление ручки; выполнение крышки уплощенной и имеющей утопленную большую часть верхней стороны с выступающим вверх кольцевым выступом, от которого внутрь отходят трапециобразные ребра; выполнение крышки с центральным углублением с выступом; проработка боковой внешней стенки крышки расширением к низу в виде "юбки"; отсутствие плотного прилегания боковой внешней стенки крышки к корпусу емкости.

В рассматриваемом случае Роспатент ограничился лишь перечислением некоторых из этих признаков и указанием на то, что "большая часть вышеперечисленных характеристик используется различными производителями при производстве строительных растворов и смесей".

В частности, в тексте оспариваемого решения не отмечается, какие из признаков присутствуют в изделиях других производителей (с указанием совпадающих признаков). Ссылка Роспатента на то, что отличительные признаки (ребро жесткости) обусловлены его функциональным назначением, в оспариваемом решении не мотивирована.

Таким образом, вопреки указаниям Суда по интеллектуальным правам, изложенным в решении от 29.09.2020 по делу N СИП-450/2020, детального сравнительного анализа (сопоставления) вышеперечисленных признаков (особенностей) формы заявленного обозначения с признаками (особенностями) указанных в решении изделий аналогового ряда при повторном рассмотрении возражения административным органом также не приведено.

Изложенное Роспатентом в оспариваемом решении сравнение заявленного обозначения с альтернативными упаковками не является подтверждением того, что спорное обозначение представляет собой стандартную упаковку для товаров, в отношении которых испрашивается его правовая охрана, поскольку из приведенных в решении изображений не усматривается, что они содержат в себе все либо значительную часть отличительных элементов, которыми обладает заявленное обозначение.

При этом вышеуказанные признаки не могут быть признаны малосущественными, не оказывающими влияния на различительную способность обозначения и обусловленными функциональным назначением.

При названных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам не может признать доказанным вывод административного органа о том, что включенная в заявленное обозначение форма упаковки товаров 19-го класса МКТУ, относящихся к строительным смесям, является традиционной и безальтернативной для товаров этого вида.

Вывод о нетрадиционности формы заявленного обозначения косвенно подтверждается также результатами опроса потребителей, содержащимися в представленном обществом отчете ВЦИОМ, большинство специалистов в сфере отделочных работ (от 77% до 88% в зависимости от пар сравнения), считают, что упаковка заявленного обозначения не сходна со сравниваемыми упаковками других производителей; респонденты называют форму и дизайн ведра и крышки, место соединения ведра и крышки в числе отличительных элементов упаковки. Следовательно, потребители отличают заявленную упаковку от других упаковок в том числе и по особенностям ее формы.

Исходя из этого, коллегией судей не принимается довод Роспатента о том, что восприятие заявленного обозначения производилось респондентами в целом (с учетом изобразительных элементов и композиционного решения), а не в отношении только формы упаковки.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в рассматриваемом случае возможности дизайнеров при создании формы упаковки товара практически не ограничены; единственной функциональной особенностью изделий, которую должен учесть дизайнер при создании внешнего вида упаковки, является наличие емкости и крышки, предотвращающей доступ к содержимому упаковки. При этом форма емкости, крышки, размер составных элементов, деталей, их соотношение, наличие дополнительных оригинальных дизайнерских элементов, их расположение никак не обусловлены функциональными особенностями упаковок строительных смесей.

Суд по интеллектуальным правам также не может признать в достаточной степени обоснованным и довод административного органа о нерепрезентативности выборки (в части участия в опросе только специалистов в области отделочных работ). В рассматриваемой ситуации товары 19-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, не являются товарами повседневного спора и широкого потребления, с которыми часто сталкивается рядовой потребителей. Выбор таких товаров, как правило, производится специалистами в сфере отделочных работ, которые используют их в своей деятельности на систематической основе, ориентируются среди существующей на рынке продукции разных производителей, в связи с чем избрание в качестве респондентов именно данной категории потребителей является обоснованным.

Ссылаясь на небольшое количество опрошенных (600 чел.), административный орган не мотивировал, почему такое количество респондентов является недостаточным для установления мнения потребителей.

Судом по интеллектуальным правам не может быть признан обоснованным вывод Роспатента о том, что форма заявленного обозначения приближена к стандартной форме ведра, что следует, по его мнению, из ГОСТа Р 51760-2011 и ГОСТа 33756-2016.

Названные стандарты действительно содержат указание на тару и упаковку, в том числе ведра из полимерных материалов (ГОСТ 33756-2016) рисунок А.16, (ГОСТ Р 51760-2011), рисунок А.42) "", которые могут быть использованы в отношении широкого перечня товаров, а именно: лаки, краски, эмали, грунтовки, олифы, растворители, полирующие составы, моющие, чистящие, клеящие, дезинфицирующие средства, товары бытовой химии жидкие, технические масла и смазочные материалы, пищевые продукты, лекарственные средства и препараты, жидкие косметические средства, шпатлевки, густотертые краски, пигменты и краски для художественных работ, пастообразные, моющие, чистящие и другие товары бытовой химии, порошкообразные средства, краски водно-дисперсионные, высоковязкие косметические средства.

Вместе с тем Роспатент, как и в случае с аналоговым рядом изделий иных производителей, не приводит в оспариваемом решении какого-либо анализа на предмет сравнения отличительных особенностей формы заявленного обозначения (формы ведра) с формой ведра, изображенной в ГОСТа Р 51760-2011 и ГОСТа 33756-2016, делая при этом голословный вывод о "приближенности к стандартной форме ведра".

При этом анализ на предмет выявления в форме ведра, изображенной в указанных стандартах, вышеперечисленных особенностей формы заявленного обозначения позволяет прийти к выводу о полном отсутствии в типовой форме упаковки, содержащейся в этих стандартах, тех особенностей заявленного объемного обозначения, которые придают ему оригинальный характер.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения в части формы ведра требованиям абзаца второго пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не может быть признан обоснованным, поскольку имеющимися в материалах дела доказательствами не подтверждается традиционность этой формы для заявленных товаров 19-го класса МКТУ.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам считает заслуживающим внимания довод заявителя о непоследовательности позиции Роспатента, который одновременно отказал в предоставлении правовой охраны форме заявленного в качестве товарного знака обозначения и в то же время предоставил по заявке того же лица исключительное право на тождественное ведро в качестве промышленного образца, выдав патент Российской Федерации N 111930 с датой приоритета 21.05.2018.

Предоставление правовой охраны заявленной упаковке в качестве промышленного образца (патент Российской Федерации N 111930) свидетельствует о том, что совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты его приоритета, и промышленный образец является оригинальным, то есть особенности изделия имеют творческий характер.

При определении соответствия промышленного образца условию патентоспособности "оригинальность" и при экспертизе объемного обозначения в числе прочего подлежит установлению их отличие от других аналогичных изделий (в рассматриваемом случае упаковок для строительных смесей). В обоих случаях административный орган выявляет наличие у формы упаковки отличительных признаков.

Таким образом, установление соответствия промышленного образца (патент Российской Федерации N 111930) условию патентоспособности "оригинальность", а затем отрицание оригинальных признаков формы у объемного товарного знака по заявке N 2018711953 свидетельствует о непоследовательной позиции административного органа, нарушении им принципа правовой определенности.

В рассматриваемом случае ссылка Роспатента на различную правовую природу промышленных образцов и товарных знаков, не позволяющую учитывать выводы, сделанные в отношении промышленных образцов, при экспертизе заявки на товарный знак, не может быть признана обоснованной.

Действительно, в отношении товарных знаков исходя из их основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ) установлены особые требования.

Вместе с тем предметом настоящего спора является вопрос о том, является ли форма упаковки стандартной, а этот вопрос решается аналогичным образом и для промышленных образцов, и для объемных товарных знаков.

Более того, применение подходов, характерных для промышленных образцов, к форме объемных товарных знаков осуществлено самим Роспатентом в настоящем споре.

К аналогичным выводам пришел и президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 29.01.2021 по делу N СИП-450/2020, указав также на то, что учет требования правовой определенности не предполагает обязательного тождества вынесенных решений, но в случае их несовпадения требует указания конкретных, основанных на материалах дела мотивов.

При этом Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что административный орган в оспариваемом решении так и не привел конкретных, основанных на материалах дела мотивов, по которым он пришел к разным выводам при экспертизе заявки на выдачу патента на промышленный образец и при регистрации аналогичного объекта в качестве товарного знака.

Коллегия судей также не может признать обоснованным довод Роспатента о том, что заявитель не доказал приобретение формой заявленного обозначения различительной способности в результате его интенсивного использования.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2.1 Рекомендаций N 39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

В подтверждение приобретения обозначением различительной способности заявителем в Роспатент представлены доказательства: отчет ВЦИОМ; сведения о зарегистрированном патенте на промышленный образец; выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и информационной системы Контур.Фокус; результаты поиска Google по запросу "Шпаклевка с зеленой крышкой"; справка о географии и об объемах реализованной продукции в упаковке заявленного вида; распечатки с видеохостинга Youtube, содержащие сведения о количестве просмотров и дате публикации роликов о продукции в упаковке заявленного вида; распечатки архивных версий сайта, подтверждающие публикацию информации и предложения к продаже продукции в упаковке заявленного вида ранее даты приоритета, распечатка с "Whois сервис" и справка о принадлежности сайта https://www.danogips.ru/, на котором с 2014 года размещена информация о деятельности компании заявителя, а также производимой ею продукции в упаковке заявленного вида; статистика показов объявлений о продукции в упаковке заявленного вида в сети Интернет; документы, подтверждающие реализацию мероприятий, направленных на формирование на рынке узнаваемости и высокой репутации производимой им продукции 19-го класса МКТУ в упаковке заявленного вида; сведения о наличии нарушений в сети Интернет; отзывы контрагентов, подтверждающие длительность сотрудничества с заявителем по поставкам продукции в упаковке заявленного вида, выборка товарных накладных за период 2016-2017 на реализацию товара в упаковке заявленного вида; подобранная с целью подтверждения объемов, географии поставок, а также длительности и интенсивности использования спорного обозначения информация; договор оказания услуг от 19.08.2015 N 19082015 с приложениями; договор от 10.03.2016 N 16-005 на изготовление рекламных материалов; техническое задание к договору от 01.06.2017 N 01-06/01 на изготовление рекламных баннеров; дополнительное соглашение от 10.05.2017 N 7 к договору от 06.08.2015 на изготовление рекламных баннеров; дополнительное соглашение от 19.06.2017 N 9 к договору от 27.02.2017 на изготовление оригинал-макетов наружной рекламы; договор от 27.04.2017 N 05/0417 на оказание маркетинговых услуг; договор об оказании информационных услуг N R-4788 от 14/08/2017 с приложениями; дополнительное соглашение от 25.10.2017 N 10 к договору от 06.08.2015 N 10-08-2015 на оказание рекламных услуг по изготовлению тентов с рекламой; договор от 21.11.2018 N ZMR-1/21/11 на оказание маркетинговых услуг; договор N 18-009 возмездного оказания услуг; договор от 25.04.2019 N И-ДГ-250490 с приложениями; "пилотный" опрос потребителей.

Проанализировав данные доказательства, Роспатент пришел к выводу о приобретении различительной способности обозначением в целом, а не самой его формой.

Вместе с тем Суд по интеллектуальным правам не может согласиться этим выводом Роспатента, поскольку полагает, что все представленные доказательства свидетельствуют о широком и интенсивном использовании обществом заявленного обозначения, включающего как форму ведра, так и изобразительные и словесные элементы. При этом, как следует из имеющегося в материалах дела социологического опроса, потребителя выделяют форму ведра, как одну из особенностей, которая позволяет отличать продукцию общества от продукции иных производителей.

Следовательно, вывод о приобретении обозначением различительной способности должен также распространяться и на форму заявленного обозначения.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что заявление общества подлежит удовлетворению.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения Роспатента, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

Отменяя решение Роспатента, суд также вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, обязать Роспатент выдать патент, предоставить правовую охрану товарному знаку, наименованию места происхождения товара или предоставить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, восстановить или аннулировать патент, восстановить или прекратить правовую охрану товарного знака, наименования места происхождения товара, аннулировать запись в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации и все свидетельства об исключительном праве на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара.

Коллегия судей считает, что в данном случае при рассмотрении настоящего дела установлены фактические обстоятельства, требующиеся для принятия соответствующего решения, в связи с чем в рамках восстановления нарушенных прав и законных интересов общества следует обязать Роспатент предоставить правовую охрану обозначению по заявке N 2018711953 в полном объеме.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы общества по уплате государственной пошлины за подачу заявления подлежат отнесению на Роспатент в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.03.2021 в части отказа в предоставлении форме обозначения по заявке N 2018711953 правовой охраны как не соответствующее пункту 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности предоставить правовую охрану обозначению по заявке N 2018711953 в полном объеме.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "КГ Строй Системы" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

А.А. Ерин

Судья

Ю.М. Сидорская