Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2021 г. по делу N СИП-923/2021 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи им патента на изобретение, поскольку Роспатент пришёл к обоснованному выводу о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2021 г. по делу N СИП-923/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть объявлена 2 декабря 2021 года.

Мотивированный судебный акт изготовлен 9 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Степашиной Е.Г.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием системы веб-конференции дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Натива" (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская обл., 143402, ОГРН 1107746352163) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 25.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на изобретение "Кристаллическая N [2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Sugen LLC (East 42nd Street, 235, New York, 10017, USA).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Натива" - Москалев Е.А. (по доверенности от 22.07.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 02.04.2021 N 01/32-656/41);

от иностранного лица Sugen LLC - Христофоров А.А., Угрюмов В.М. и Гизатуллина Е.М. (по общей доверенности от 21.01.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.06.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на изобретение "Кристаллическая N [2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Sugen LLC (далее - компания Sugen, компания).

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования.

Роспатент и компания в отзывах и их представители в ходе судебного заседания возражали против удовлетворения требований общества, считая оспариваемый ненормативный правовой акт законным и обоснованным.

При разрешении спора суд исходил из следующего.

Патент Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений "Кристаллическая N-[2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C07D 403/06 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)) выдан по заявке N 2014139611 с приоритетом от 01.10.2014 на имя Михайлова Олега Ростиславовича. Впоследствии исключительное право на группу изобретений по названному патенту перешло к обществу "Натива".

Патент действовал со следующей формулой:

"1. Кристаллическая N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата, характеризующаяся следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50,4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%.

2. Способ получения кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамид малата по п. 1, характеризующийся тем, что приготовленный при 25-100°C водный раствор сунитиниба малата замораживают при скорости охлаждения не ниже 60 град/мин и после сублимационной сушки полученный порошок отжигают при температурах от 70 до 150°C в течение 20-40 часов.

3. Способ по п. 2, характеризующийся тем, что сублимационную сушку замороженного водного раствора сунитиниба малата проводят при температурах: на конденсаторе -48...-56°C; на продукте -196...+30°C и остаточном давлении в камере Торр в течение 22-26 ч.

4. Применение кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по п. 1 для приготовления фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний, содержащей терапевтически эффективное количество кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по п. 1 и, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель.".

Компания Sugen 03.10.2018 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием документов заявки N 2014139611 на группу изобретений по пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы патента условию патентоспособности "промышленная применимость", а также несоответствием группы изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна".

В обоснование доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

евразийский патент ЕА N 6445, опубликованный 29.12.2005 (далее - противопоставленный патент);

Штольц А.К. и др. Рентгеновский фазовый анализ: Учебник. Екатеринбург, Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ, 2005. С. 1-25;

Кузнецова Г.А. Качественный рентгенофазовый анализ: Метод. указания. Иркутск: ГОУ ВПО Иркутский государственный университет, 2005. 28 л.;

Чижов П. и др. Приборы и методы рентгеновской и электронной дифракции: Учеб. пособие. М.: МФТИ, 2001.

По результатам рассмотрения возражения компании Роспатент принял решение от 12.02.2019 об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе спорного патента.

Принимая названный ненормативной правовой акт, административный орган исходил из следующего.

В отношении довода компании Sugen о несоответствии документов заявки N 2014139611 на изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, Роспатент отметил, что группа изобретений по спорному патенту относится к следующим объектам:

вещество (кристаллическая N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илиден)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата), имеющее международное непатентованное наименование сунитиниб малат, которое охарактеризовано набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %) (независимый пункт 1 формулы);

способ получения вещества, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения (независимый пункт 2 и зависимый пункт 3 формулы);

применение вещества, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения для приготовления фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний (независимый пункт 4 формулы).

Административный орган отметил, что в описании к спорному патенту технический результат явным образом не указан, однако обращено внимание на то, что результатом реализации изобретения является повышенная биологическая активность кристаллической сунитиниба малата в составе фармацевтической композиции по сравнению с действием известной кристаллической модификации сунитиниба малата (форма I).

В описании к патенту методами ядерного магнитного резонанса подтверждена структура полученного вещества.

Кристаллическая структура химического вещества сунитиниба малата представлена следующими характеристиками, приведенными для идентификации кристаллической сунитиниба малата, а именно: "...набор межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50,4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%".

Как указано в решении Роспатента от 12.02.2019, набор межплоскостных расстояний является величиной, рассчитанной на основе дифрактограммы кристалла, представленной на рисунке 6 описания к спорному патенту.

На рисунке 4 описания к спорному патенту представлена термограмма кристаллической -модификации сунитиниба малата.

Кривая дифференциально-сканирующей калориметрии, данные температуры плавления, сведения о способе получения кристаллической сунитиниба малата, по мнению Роспатента, указывают на то, что получена новая кристаллическая форма, отличающаяся от известной формы сунитиниба малата, и она может быть охарактеризована вышеизложенными данными набора межплоскостных расстояний, рассчитанными на основе дифрактограммы полученного кристалла.

Оценив данные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что в возражении компании Sugen не содержатся сведения, свидетельствующие о невозможности получения кристаллической сунитиниба малата.

С учетом изложенного, а также положений пункта 2 статьи 1375 ГК РФ Роспатент указал в решении от 12.02.2019 на отсутствие оснований, позволяющих сделать вывод о том, что документы заявки N 2014139611 на группу изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента, представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент отметил следующее.

Запатентованная группа изобретений относится к кристаллической
-модификации сунитиниба малата, способу получения этой формы и ее применению в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний.

В описании, содержавшемся на дату подачи заявки N 2014139611, по которой был выдан спорный патент, указано назначение запатентованной группы изобретений. Согласно описанию кристаллическая сунитиниба малата может быть использована в фармацевтической промышленности и в медицине в качестве противоопухолевого средства (подпункт 2 пункта 24.5.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327, далее - Регламент ИЗ).

В принятом решении Роспатент отметил, что возможность получения кристаллической сунитиниба малата проиллюстрирована примерами 3 и 4 описания к спорному патенту.

Административный орган указал, что возможность реализации указанных назначений подтверждается как признаками формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, так и сведениями, содержащимися в описании, где приведены экспериментальные данные о результатах применения кристаллической сунитиниба малата на живых организмах (in vivo).

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в описании к спорному патенту приведены механизмы и технические приемы получения кристаллической сунитиниба малата, а также сведения о применении данной формы, которая может быть использована в фармацевтической промышленности и в медицине в качестве противоопухолевого средства.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Осуществив проверку доводов компании Sugen о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна" по отношению к техническому решению, известному из противопоставленного патента, Роспатент пришел к следующим выводам.

Из сравнительного анализа дифракционных пиков кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту и кристаллической формы II сунитиниба малата, известной из противопоставленного патента, следует, что данные признаки не идентичны. Нет совпадения ни по одному пику дифракционных картин сравниваемых кристаллических форм.

Административный орган в решении от 12.02.2019 отметил, что общие фармакопейные статьи, представленные компанией Sugen в дополнение к возражению, опубликованы после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту, в связи с чем не подлежат учету при оценке патентоспособности охраняемой группы изобретений.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о необоснованности доводов компании о несоответствии группы изобретений по независимому пункту 1 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна".

Объект "применение" по независимому пункту 4 формулы спорного патента, основанный на использовании формы сунитиниба малата по независимому пункту 1 формулы спорного патента, также, по мнению Роспатента, соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 2 статьи 1350 ГК РФ).

Полагая, что решение Роспатента от 12.02.2019 незаконно, компания Sugen обратилась в суд с заявлением о признании его недействительным в рамках дела N СИП-279/2019.

При рассмотрении дела N СИП-279/2019 Суд по интеллектуальным правам направил на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные запросы в ряд научных организаций, в том числе на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и в Лабораторию рентгеноструктурных исследований (ЛРСИ) Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова" Российской академии наук (ИНЭОС РАН), которые представили свои ответы.

Кроме того, для консультации по вопросам, требующим специальных познаний в области химии, в судебные заседания был приглашен в качестве специалиста консультант Суда по интеллектуальным правам, кандидат химических наук Яковлев Р.Ю.

Суд по интеллектуальным правам в рамках дела N СИП-279/2019 в результате сопоставления спорного технического решения и известного из противопоставленного патента технического решения с учетом консультации специалиста Яковлева Р.Ю. и ответов ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ на судебные запросы установил, что каждый из восьми реально визуализируемых пиков на дифрактограмме кристаллической сунитиниба малата, охраняемой спорным патентом, совпадает с пиками на дифрактограмме известной из противопоставленного патента кристаллической формы II сунитиниба малата. Все остальные значения, приведенные в независимом пункте 1 формулы спорного патента, не являются признаками кристаллической модификации, а представляют собой фоновые сигналы, шумы от детектора и т.п., которые не подлежат учету при оценке новизны изобретения, что не было учтено Роспатентом. Наличие дополнительного максимума на 3° для угла в дифрактограмме известного вещества при совпадении всех признаков изобретения, как указал Суд по интеллектуальным правам, не имеет значения, поскольку он не входит в сравниваемый диапазон углов на дифрактограмме сунитиниба малата и его известных кристаллических форм. Выводы Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" признаны Судом по интеллектуальным правам необоснованными, поскольку они опровергаются пояснениями специалиста Яковлева Р.Ю., а также мнением ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ. Суд по интеллектуальным правам также согласился с доводом компании Sugen о необоснованности изложенного в решении от 12.02.2019 вывода Роспатента о том, что в материалах спорного патента показана возможность осуществления изобретения, как оно заявлено в пункте 1 формулы, и реализации назначения изобретения в случае его осуществления. Поэтому суд признал ошибочным вывод Роспатента о соответствии документов заявки N 2014139611 на группу изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С учетом этого Суд по интеллектуальным правам в решении от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 согласился с доводами компании об ошибочности выводов Роспатента о том, что в возражении заявителя не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о том, что группа изобретений по спорному патенту не отвечает условиям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость", а документы заявки N 2014139611 на изобретение, представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, и, как следствие, о несоответствии решения Роспатента от 12.02.2019 пунктам 2 и 4 статьи 1350 и пункту 2 статьи 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Названным судебным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании с учетом вышеприведенных выводов суда.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.07.2020 решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 оставлено без изменения, кассационные жалобы Роспатента и общества - без удовлетворения.

По результатам повторного рассмотрения возражения компании с учетом выводов, изложенных в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, а также экспертного заключения эксперта ОХМН РАН, доктора химических наук, профессора РАН, ведущего научного сотрудника Лаборатории рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН Корлюкова А.А. Роспатент пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения возражения компании и признания спорного патента на изобретение недействительным полностью.

Так, по результатам рассмотрения доводов компании о несоответствии спорного изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент указал следующее.

Изобретение по независимому пункту 1 формулы спорного патента относится к кристаллической сунитиниба малата, характеризующейся определенным набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %), изобретение по независимому пункту 2 формулы относится к способу получения этой формы, а изобретение по независимому пункту 4 формулы - к применению формы, охарактеризованной в независимом пункте 1 формулы, в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний. При этом кристаллическая форма по независимому пункту 1 формулы характеризуется 42 значениями межплоскостных расстояний (d, ) и относительных интенсивностей (, %).

В качестве подтверждения соответствия запатентованной кристаллической формы условию патентоспособности "промышленная применимость" в описании к спорному патенту в качестве доказательства получения указанной кристаллической формы приведены способы ее получения (примеры 1-4), спектры ядерного магнитного резонанса, термограмма и дифрактограмма (фигуры 2, 4 и 6).

Однако, экспертные заключения специалиста Яковлева Р.Ю. и ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ, приведенные в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, указывают на то, что невозможно получить кристаллическую сунитиниба малата по спорному патенту, которая характеризовалась бы всеми 43 пиками, как указано в независимых пунктах 1 и 2 формулы, включая характеризующие посторонние сигналы, и тем самым осуществить изобретение и реализовать указанное назначение. Соответственно невозможно и применение по независимому пункту 4 формулы.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 4 статьи 1350 ГК РФ, пункта 24.5.1 Регламента ИЗ послужили основанием для вывода о том, что группа изобретений по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "промышленная применимость".

По результатам проверки доводов компании о несоответствии спорных изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы условию патентоспособности "новизна" по отношению к техническому решению, известному из противопоставленного патента, Роспатент указал следующее.

Из противопоставленного патента известна кристаллическая форма II сунитиниб малата, которая применяется в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний, таких как рак в виде солидной опухоли или лейкозов.

На фигуре 2 противопоставленного патента показана порошковая рентгеновская дифрактограмма для кристаллической формы II сунитиниба малата. При этом характеристические дифракционные пики для кристаллической формы II сунитиниб малата перечислены в таблице 1 на странице 7 описания к такому патенту.

В соответствии с пояснениями специалиста Яковлева Р.Ю., приведёнными в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, дифрактограмма известной из противопоставленного патента кристаллической формы II сунитиниба малата совпадает в части 8 четких максимумов с дифрактограммой кристаллической сунитиниба малата, представленной в оспариваемом патенте на рисунке 6. Остальные значения межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %), указанные в оспариваемом патенте как дифракционные пики, обусловлены автоматической выдачей компьютерной программы и наличием сигнала фона и сигнала от наличия аморфной фазы вещества и других примесей.

В отношении отсутствия пика на 3 градусах угла на дифрактограмме кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту, который указан в качестве характеристического и присутствует в известной из противопоставленного патента кристаллической форме II сунитиниба малата, Роспатент указал, что согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 данный факт не может повлиять на вывод об отсутствии новизны у запатентованной модификации. Более того, Роспатент, учел мнение специалиста Яковлева Р.Ю., согласно которому дифрактограмма кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту до 5 градусов угла была "обрезана".

Таким образом, Роспатентом сделан вывод, что известной из противопоставленного патента кристаллической форме II сунитиниба малата присущи все характеристические дифракционные максимумы кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту, то есть сунитиниба малата известна из противопоставленного патента.

Данные обстоятельства с учетом положений пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, пункта 24.5.2 Регламента ИЗ послужили основанием для вывода Роспатента о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента не соответствуют условию патентоспособности "новизна".

В отношении доводов компании о нераскрытии сущности группы изобретений по спорному патенту с полнотой, достаточной для осуществления этих изобретений специалистом в данной области техники (пункт 3 статьи 1375 ГК РФ), Роспатент констатировал, что описание патента не содержит сведений, достаточных для подтверждения того, что способ получения кристаллической сунитиниба малата, раскрытый в описании к спорному, во всем запатентованном интервале температур для приготовления водного раствора сунитиниба малата (25-100°С), на всем запатентованном интервале скоростей охлаждения (от 60 град/мин и выше), на всем запатентованном интервале температур отжига (от 70 до 150°С) обеспечивает достижение технического результата изобретения, а именно получение новой кристаллической сунитиниба малата, которая характеризуется набором межплоскостных состояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %), как приведено в независимом пункте 1 формулы и при этом проявляет повышенную биологическую активность. Иными словами, как указал Роспатент, представляется невозможным получение новой кристаллической сунитиниба малата с теми характеристиками, которые приведены в независимом пункте 1 формулы спорного патента.

Таким образом, исходя из положений пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, Роспатент пришел к выводу о том, что требование раскрытия сущности группы изобретений по спорному патенту с полнотой, достаточной для осуществления этих изобретений специалистом в данной области техники, не выполнено.

Несогласие общества с приведенными выше выводами Роспатента явилось причиной для его обращения в Суд по интеллектуальным правам с требованием о признании решения Роспатента от 25.06.2021 недействительным.

Свое несогласие с выводом Роспатента о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" заявитель обосновывает тем, что, по его мнению, все полученные согласно способам по примерам 1-4 описания к патенту кристаллические формы сунитиниба малата характеризуются типичной картиной дифракции, показанной на рисунке 6. Как полагает заявитель, в материалах дела нет никаких доказательств, свидетельствующих о принципиальной невозможности получения дифрактограммы кристаллической модификации сунитиниба малата, показанной на рисунке 6 описания к спорному патенту. При этом, как считает заявитель, используемый Роспатентом подход при оценке промышленной применимости оспариваемого изобретения демонстрирует двойные стандарты.

Довод заявителя о необоснованности вывода Роспатента о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна" мотивирован следующим.

По мнению заявителя, мнение специалиста Яковлева Р.Ю. о том, что одинаковый общий вид сравниваемых дифрактограмм по спорному и противопоставленному патентам свидетельствует об одинаковой кристаллической структуре, не может быть положено в основу решения об идентичности двух сравниваемых кристаллических модификаций. Как полагает заявитель, Роспатент не располагал достоверными доказательствами (фактическими данными), необходимыми для подтверждения позиции третьего лица о том, что все характеристические пики (максимумы), выявленные на дифрактограмме оспариваемой кристаллической сунитиниба малата, присущи известной из противопоставленного патента кристаллической форме II.

Кроме того, заявитель считает, что Роспатент должен был учесть, что специалист Яковлев Р.Ю. при рассмотрении дела N СИП-279/2019 указывал на сходство дифрактограммы по спорному патенту с двумя совершенно разными кристаллическими формами, известными из противопоставленного патента ЕА N 6445 и из публикации WO 2009/067686.

При этом заявитель не оспаривает вывод Роспатента о несоответствии документов заявки N 2014139611 на изобретение по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Исследовав материалы дела, изучив доводы лиц, участвующих в деле, выслушав их представителей, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления общества ввиду следующего.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан судом недействительным.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом соблюден, что Роспатентом и компанией не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения компании и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции, что не оспаривается заявителем и третьим лицом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 6/8)).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 27 Постановления N 10, при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки N 2014139611 (01.10.2014) правовая база для проверки охраноспособности группы изобретений по спорному патенту включает ГК РФ и Регламент ИЗ.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 2 названной статьи изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности или в социальной сфере.

Согласно пункту 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать: описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании; чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

В силу пункта 2 статьи 1386 ГК РФ экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункта 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В силу подпункта 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом 4 того же пункта изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

В отношении вышеприведенного довода заявителя об ошибочности вывода Роспатента о несоответствии группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" коллегия судей пришла к следующим выводам.

В качестве подтверждения соответствия запатентованной кристаллической формы условию патентоспособности "промышленная применимость" в описании к спорному патенту в качестве доказательства получения указанной кристаллической формы приведены способы ее получения (примеры 1-4, спектры ядерного магнитного резонанса, термограмма и дифрактограмма (фигуры 2, 4 и 6).

Однако при повторном рассмотрении возражения Роспатент правомерно принял во внимание установленные Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела N СИП-239/2019 обстоятельства о том, что большая часть из 42 включенных в формулу значений межплоскостных расстояний (d) и относительных интенсивностей () не характеризуют полученную модификацию сунитиниба малата, а представляет собой сигналы шума, а также то, что низкое качество дифрактограммы не позволяет рассчитать межплоскостные расстояния, соответствующие кристаллической структуре фазы. На этом основании Роспатент пришел к обоснованному выводу о невозможности осуществить изобретение и реализовать указанное назначение, даже несмотря на то, что в описании оспариваемого патента раскрыты предлагаемые обществом средства и методы осуществления изобретения.

Таким образом, вывод Роспатента об отсутствии промышленной применимости у запатентованной группы изобретений основан не на том, что им не был принят во внимание раскрытый в оспариваемом патенте способ получения кристаллической модификации, а на том, что повторение всех пиков, приведенных в пункте 1 формулы оспариваемого патента, и получение кристаллической формы, охарактеризованной этими 43 значениями d и , невозможно в действительности, поскольку большая часть этих значений представляет собой сигналы шума и не характеризуют кристаллическую сунитиниба малата. При этом Роспатентом также была правомерно учтена и установленная Судом по интеллектуальным правам в деле N СИП-239/2019 недостоверность сведений (полученных значений d и ) в описании изобретения, которая не позволила бы в точности воспроизвести запатентованную кристаллическую модификацию.

Довод общества о том, что не представлено никаких доказательств невозможности получения дифрактограммы на рисунке 6, и любой специалист с учетом данных в таблице 3 описания спорного патента получит аналогичную кристаллическую форму со значениями пиков, находящимися в пределах погрешности 0,2 градуса угла 2, не соответствует обстоятельствам дела.

Так, как указывалось выше, в рамках рассмотрения дела N СИП-239/2019 с учетом заключений (консультаций) специалиста и ученых установлено, что невозможно осуществить практическое получение охраняемой спорным патентом кристаллической сунитиниба малата, которая бы характеризовалась совокупностью признаков изобретения, приведенных в независимом пункте 1 формулы спорного патента, поскольку большая часть из 42 значений межплоскостных расстояний (d) и соответствующих им относительных интенсивностей (.), являющихся признаками изобретения, приведенных в независимом пункте 1 формулы, не являются дифракционными максимумами кристаллической модификации, а представляет собой посторонние сигналы ("шумы" от присутствия аморфной фазы, примесей, приборные шумы и т.д.), которые никогда не совпадут при повторном снятии дифрактограммы; включенные в независимый пункт 1 формулы значения относительных интенсивностей пиков () определены ошибочно, и, следовательно, не отражают истинную интенсивность дифракционных пиков кристаллической сунитиниба малата и не могут быть получены при повторном снятии дифрактограммы.

В отношении довода заявителя о необоснованности выводов Роспатента о несоответствии группы изобретений по спорному изобретению критерию патентоспособности "новизна" коллегия судей пришла к следующим выводам.

Для кристаллической формы II сунитиниб малата в описании к противопоставленному патенту указано, что "данный кристалл имеет характеристические дифракционные пики вблизи приблизительно 3 и 27.7 градусов , более предпочтительно вблизи приблизительно 3.0, 12.1, 14.5 и 27.7 градуса и наиболее предпочтительно, как перечислено в таблице 1 для кристаллической формы II на порошковой рентгеновской дифрактограмме" (страница 1, последний абзац - страница 2, первый абзац). На фигуре 2 противопоставленного патента показана порошковая рентгеновская дифрактограмма для кристаллической формы II сунитиниба малата. При этом характеристические дифракционные пики перечислены в таблице 1 (страница 7 описания к противопоставленному патенту) для кристаллической формы II сунитиниб малата.

В описании к спорному патенту также приводятся сведения для одиннадцати известных из уровня техники кристаллических форм, их дифракционные пики перечислены в таблице 1 оспариваемого патента на страницах 27-28, в том числе для кристаллической формы II сунитиниба малата, известной из противопоставленного патента.

Вместе с тем, как установлено Судом по интеллектуальным правам в решении от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, дифрактограмма известная из противопоставленного патента кристаллической формы II сунитиниба малата совпадает в части 8 четких максимумов с дифрактограммой кристаллической сунитиниба малата, представленной в спорном патенте; остальные значения межплоскостных расстояний (d) и соответствующих им интенсивностей (), указанных в независимом пункте 1 формулы спорного патента, не являются дифракционными максимумами, а представляют собой посторонние сигналы.

Как справедливо указал Роспатент, дифрактограмма сама по себе не является признаком формулы, характеризующим кристаллическую сунитиниба малата по спорному патенту. В формуле группы изобретений кристаллическая характеризуется набором межплоскостных расстояний (d, ) (рассчитывающихся в соответствии с условием Брэгга-Вульфа, которое позволяет определить межплоскостные расстояния d в кристалле, так как длина волны известна, а углы измеряются экспериментально и соответствующих им интенсивностей (, %)).

Как установлено Судом по интеллектуальным правам в решении от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019, специалисту очевидна максимальная близость значений, которые, если и отличаются, то на величину погрешности, а невозможность корректно идентифицировать пики дифракционных максимумов обусловлена некачественной дифрактограммой, приведенной в спорном патенте, не позволяющей специалисту точно определить величину максимума. При этом Суд по интеллектуальным правам с учетом пояснений специалиста исходил из того, что одинаковый общий вид сравниваемых дифрактограмм свидетельствует об одинаковой кристаллической структуре.

В отношении отсутствия пика на 3 градусах угла на дифрактограмме кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту, который указан в качестве характеристического и присутствует в известной из противопоставленного патента кристаллической форме II сунитиниба малата, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 отмечено, что данный факт не может повлиять на вывод об отсутствии новизны у запатентованной модификации. Более того, отсутствие отражения в представленной в спорном патенте дифрактограмме сунитиниба малата данных до 5 градусов зависит не от прибора или особенностей кристаллического вещества, а от патентообладателя, представившего экспериментальные данные лишь в соответствующем диапазоне значений.

Таким образом, вопреки доводам заявителя, Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом Роспатента, согласно которому известной из противопоставленного патента кристаллической форме II сунитиниба малата присущи все характеристические дифракционные максимумы кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту.

В отношении разницы в температурах плавления кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту и известной из противопоставленного патента кристаллической формы II сунитиниба малата, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 установлено, что изобретение по независимому пункту 1 формулы спорного патента не охарактеризовано температурой плавления, то есть она не является признаком изобретения, и, как следствие, при установлении соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности "новизна" сравнение температур плавления кристаллической сунитиниба малата и известных кристаллических форм не требуется.

Иные аргументы заявителя также не опровергают вышеприведенных выводов о несоответствии спорной группы изобретений критериям патентоспособности "новизна" и "промышленная применимость", а также о несоответствии спорных патентных документов требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Как разъяснено в пункте 6 Постановления N 6/8, основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на общество.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Натива" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

Судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев