Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2020 г. N С01-723/2020 по делу N СИП-279/2019 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции о признании недействительным решения, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на группу изобретений, поскольку суд обоснованно признал ошибочным вывод Роспатента о соответствии документов заявки на группу изобретений по независимым пунктам формулы спорного патента, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 10 июля 2020 г. N С01-723/2020 по делу N СИП-279/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 6 июля 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 июля 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л. -

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общества с ограниченной ответственностью "Натива" (ул. Октябрьская, д. 13, г. Красногорск, Московская обл., 143402, ОГРН 1107746352163) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019

по заявлению иностранного лица Sugen LLC (East 42nd Street, 235, New York, 10017, USA) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.02.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений.

К участию в деле в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Натива".

В судебном заседании приняли участие:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Конюхова В.А. (по доверенности от 07.04.2020 N 01/32-265/41);

от иностранного лица Sugen LLC - Гизатуллина Е.М., Угрюмов В.М. (по доверенности от 15.02.2018);

от общества с ограниченной ответственностью "Натива" - Москалев Е.А. (по доверенности от 22.07.2019).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Sugen LLC (далее - компания Sugen LLC) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.02.2019, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений "Кристаллическая N-2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илиде н)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Натива" (далее - общество "Натива").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 заявленные требования удовлетворены. Решение Роспатента от 12.02.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на изобретение "Кристаллическая N-[2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе", признано недействительным как не соответствующее положениям пунктов 2 и 4 статьи 1350 и пункта 2 статьи 1375 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение компании Sugen LLC против выдачи патента Российской Федерации N 2567535 на указанное изобретение.

Названным решением с Роспатента в пользу компании Sugen LLC взыскано 3 000 рублей в возмещение судебных расходов за подачу заявления.

Не согласившись с принятым решением суда, Роспатент и общество "Натива" обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 26.03.2020 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение норм материального и процессуального права, просят отменить названный судебный акт и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Компания Sugen LLC направила в президиум Суда по интеллектуальным правам отзыв на кассационные жалобы, в котором просит отказать в их удовлетворении, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

В судебное заседание 06.07.2020 явились представители компании Sugen LLC и общества "Натива". Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители Роспатента и общества "Натива" выступили по доводам, изложенным в своих кассационных жалобах, просили их удовлетворить.

Представители компании Sugen LLC возражали против удовлетворения кассационных жалоб, просили оставить принятый судебный акт без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 2567535 на группу изобретений "Кристаллическая N-[2-(Диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3Н-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1Н-пиррол-3-карбоксамил малата, способ ее получения и фармацевтическая композиция на ее основе" (классификационные рубрики Международной патентной классификации - C07D 403/06 (2006.01), A61K 31/404 (2006.01), A61P 35/00 (2006.01)) выдан по заявке N 2014139611 с приоритетом от 01.10.2014 на имя Михайлова Олега Ростиславовича. Впоследствии исключительное право на группу изобретений по названному патенту перешло к обществу "Натива".

Патент действует со следующей формулой:

"1. Кристаллическая N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата, характеризующаяся следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (., %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50.4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%.

2. Способ получения кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамид малата по п. 1, характеризующийся тем, что приготовленный при 25-100°C водный раствор сунитиниба малата замораживают при скорости охлаждения не ниже 60 град/мин и после сублимационной сушки полученный порошок отжигают при температурах от 70 до 150°C в течение 20-40 часов.

3. Способ по п. 2, характеризующийся тем, что сублимационную сушку замороженного водного раствора сунитиниба малата проводят при температурах: на конденсаторе -48...-56°C; на продукте -196...+30°C и остаточном давлении в камере Торр в течение 22-26 ч.

4. Применение кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по п. 1 для приготовления фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний, содержащей терапевтически эффективное количество кристаллической N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата по п. 1 и, по меньшей мере, один фармацевтически приемлемый носитель, разбавитель, вспомогательное вещество или наполнитель.".

Компания Sugen LLC 03.10.2018 обратилась в Роспатент с возражением против выдачи спорного патента, мотивированным несоответствием документов заявки N 2014139611 на группу изобретений по пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; несоответствием изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы патента условию патентоспособности "промышленная применимость", а также несоответствием группы изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна".

В обоснование доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

евразийский патент ЕА N 6445, опубликованный 29.12.2005 (далее - противопоставленный патент);

Штольц А.К. и др. Рентгеновский фазовый анализ: Учебник. Екатеринбург, Издательство ГОУ-ВПО УГТУ-УПИ, 2005. С. 1-25;

Кузнецова Г.А. Качественный рентгенофазовый анализ: Метод. указания. Иркутск: ГОУ ВПО Иркутский государственный университет, 2005. 28 л.;

Чижов П. и др. Приборы и методы рентгеновской и электронной дифракции: Учеб. пособие. М.: МФТИ, 2001.

По результатам рассмотрения возражения компании Sugen LLC Роспатент принял решение от 12.02.2019 об отказе в его удовлетворении и об оставлении в силе спорного патента.

Принимая названный ненормативной правовой акт, административный орган исходил из следующего.

В отношении довода компании Sugen LLC о несоответствии документов заявки N 2014139611 на изобретения по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, Роспатент отметил, что группа изобретений по спорному патенту относится к следующим объектам:

вещество (кристаллическая N-[2-(диэтиламино)этил]-5-[(Z)-(5-фтор-1,2-дигидро-2-оксо-3H-индол-3-илид ен)метил]-2,4-диметил-1H-пиррол-3-карбоксамида малата), имеющее международное непатентованное наименование сунитиниб малат, которое охарактеризовано набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (., %) (независимый пункт 1 формулы);

способ получения вещества, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения (независимый пункт 2 и зависимый пункт 3 формулы);

применение вещества, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы изобретения для приготовления фармацевтической композиции в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний (независимый пункт 4 формулы).

Административный орган отметил, что в описании к спорному патенту технический результат явным образом не указан, однако обращено внимание на то, что результатом реализации изобретения является повышенная биологическая активность кристаллической -модификации сунитиниба малата в составе фармацевтической композиции по сравнению с действием известной кристаллической модификации сунитиниба малата (форма I).

В описании к патенту методами ядерного магнитного резонанса подтверждена структура полученного вещества.

Кристаллическая структура химического вещества сунитиниба малата представлена следующими характеристиками, приведенными для идентификации кристаллической сунитиниба малата, а именно: "...набор межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (., %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50.4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%".

Как указано в решении Роспатента, набор межплоскостных расстояний является величиной, рассчитанной на основе дифрактограммы кристалла, представленной на рис. 6 описания к спорному патенту.

На рис. 4 описания к спорному патенту представлена термограмма кристаллической сунитиниба малата.

Кривая дифференциально-сканирующей калориметрии, данные температуры плавления, сведения о способе получения кристаллической сунитиниба малата, по мнению Роспатента, указывают на то, что получена новая кристаллическая форма, отличающаяся от известной формы сунитиниба малата, и она может быть охарактеризована вышеизложенными данными набора межплоскостных расстояний, рассчитанными на основе дифрактограммы полученного кристалла.

Оценив данные обстоятельства, Роспатент пришел к выводу о том, что в возражении компании Sugen LLC не содержатся сведения, свидетельствующие о невозможности получения кристаллической сунитиниба малата.

С учетом изложенного, а также положений пункта 2 статьи 1375 ГК РФ Роспатент указал на отсутствие оснований, позволяющих сделать вывод о том, что документы заявки N 2014139611 на группу изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента, представленные на дату ее подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

По результатам проверки доводов возражения о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатент отметил следующее.

Запатентованная группа изобретений относится к кристаллической сунитиниба малата, способу получения этой формы и ее применению в качестве противоопухолевого средства, ингибитора тирозинкиназ для лечения онкологических заболеваний.

В описании, содержавшемся на дату подачи заявки N 2014139611, по которой был выдан спорный патент, указано назначение запатентованной группы изобретений. Согласно описанию кристаллическая сунитиниба малата может быть использована в фармацевтической промышленности и в медицине в качестве противоопухолевого средства (подпункт 2 пункта 24.5.1 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 327, далее - Регламент ИЗ).

В принятом решении Роспатент отметил, что возможность получения кристаллической сунитиниба малата проиллюстрирована примерами 3 и 4 описания к спорному патенту.

Административный орган указал, что возможность реализации указанных назначений подтверждается как признаками формулы, характеризующей группу изобретений по спорному патенту, так и сведениями, содержащимися в описании, где приведены экспериментальные данные о результатах применения кристаллической сунитиниба малата на живых организмах (in vivo).

Таким образом, Роспатент пришел к выводу о том, что в описании к спорному патенту приведены механизмы и технические приемы получения кристаллической сунитиниба малата, а также сведения о применении данной формы, которая может быть использована в фармацевтической промышленности и в медицине в качестве противоопухолевого средства.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Осуществив проверку доводов компании Sugen LLC о несоответствии группы изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна" по отношению к техническому решению, известному из противопоставленного патента, Роспатент пришел к следующим выводам.

Из сравнительного анализа дифракционных пиков кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту и кристаллической формы II сунитиниба малата, известной из противопоставленного патента, следует, что данные признаки не идентичны. Нет совпадения ни по одному пику дифракционных картин сравниваемых кристаллических форм.

Административный орган отметил, что общие фармакопейные статьи, представленные компанией Sugen LLC в дополнение к возражению, опубликованы после даты приоритета группы изобретений по спорному патенту, в связи с чем не подлежат учету при оценке патентоспособности охраняемой группы изобретений.

Данные обстоятельства послужили основанием для вывода Роспатента о необоснованности доводов компании Sugen LLC о несоответствии группы изобретений по независимому пункту 1 формулы спорного патента условию патентоспособности "новизна".

Объект "применение" по независимому пункту 4 формулы спорного патента, основанный на использовании формы сунитиниба малата по независимому пункту 1 формулы спорного патента, также, по мнению Роспатента, соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 2 статьи 1350 ГК РФ).

Полагая, что решение Роспатента от 12.02.2019 незаконно, компания Sugen LLC обратилась в суд с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающим проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

При рассмотрении настоящего дела на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции направил судебные запросы в ряд научных организаций, в том числе на химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) и в Лабораторию рентгеноструктурных исследований (ЛРСИ) Федерального государственного бюджетного учреждения науки "Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова" Российской академии наук (ИНЭОС РАН), которые представили свои ответы.

Кроме того, для консультации по вопросам, требующим специальных познаний в области химии, в судебные заседания был приглашен специалист Яковлев Р.Ю.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе материалы административного дела, а также принимая во внимание мнения незаинтересованных в исходе спора специалиста Яковлева Р.Ю. и отвечавших на судебный запрос ученых МГУ и ЛРСИ ИНОЭС РАН, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для признания недействительным решения Роспатента от 12.02.2019 как не соответствующего положениям пунктов 2 и 4 статьи 1350 и пункта 2 статьи 1375 ГК РФ.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, в результате сопоставления спорного технического решения и известного из противопоставленного патента технического решения с учетом консультации специалиста Яковлева Р.Ю. и ответов ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ на судебные запросы суд первой инстанции установил, что каждый из восьми реально визуализируемых пиков на дифрактограмме кристаллической сунитиниба малата, охраняемой спорным патентом, совпадает с пиками на дифрактограмме известной из противопоставленного патента кристаллической формы II сунитиниба малата. Все остальные значения, приведенные в независимом пункте 1 формулы спорного патента, не являются признаками кристаллической модификации, а представляют собой фоновые сигналы, шумы от детектора и т.п., которые не подлежат учету при оценке новизны изобретения.

Наличие дополнительного максимума на 3° для угла в дифрактограмме известного вещества при совпадении всех признаков изобретения, по мнению суда, не имеет значения, поскольку он не входит в сравниваемый диапазон углов на дифрактограмме сунитиниба малата и его известных кристаллических форм.

Выводы Роспатента о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" признаны судом необоснованными, поскольку они опровергаются пояснениями специалиста Яковлева Р.Ю., а также мнением ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ.

Суд первой инстанции согласился с доводом компании Sugen LLC о необоснованности изложенного в оспариваемом ненормативном правовом акте вывода Роспатента о том, что в материалах спорного патента показана возможность осуществления изобретения, как оно заявлено в пункте 1 формулы, и реализации назначения изобретения в случае его осуществления.

Поэтому суд признал ошибочным вывод Роспатента о соответствии документов заявки N 2014139611 на группу изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С учетом изложенного суд первой инстанции счел необоснованными выводы Роспатента, сделанные по результатам рассмотрения возражения, и, как следствие, констатировал, что оспариваемое решение не соответствует положениям пунктов 2 и 4 статьи 1350 и пункта 2 статьи 1375 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, изложенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на принятие оспариваемого решения, а также о применимом законодательстве.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Роспатент выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна".

По мнению заявителя кассационной жалобы, положенные в основу обжалуемого судебного акта выводы специалиста Яковлева Р.Ю., ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ о совпадении всех дифракционных пиков запатентованной кристаллической модификации сунитинаба малата и известной из противопоставленного патента модификации того же вещества носят предположительный характер, поскольку не основаны на представленных в материал дела доказательствах.

Как отмечает Роспатент в кассационной жалобе, вывод суда первой инстанции о том, что наличие дополнительного максимума на 3° для угла в известном средстве по противопоставленному патенту не может повлиять на вывод об отсутствии его новизны, не основан на положениях пункта 2 статьи 1350 ГК РФ, подпункта 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ, поскольку отсутствие хотя бы одного максимума на дифрактограмме запатентованной кристаллической по спорному патенту не позволяет говорить о ее идентичности кристаллической форме II по противопоставленному патенту и, следовательно, о несоответствии запатентованной кристаллической модификации по спорному патенту условию патентоспособности "новизна".

Административный орган считает, что, вопреки выводу суда первой инстанции, кристаллической форме II сунитиниба малата, известной из противопоставленного патента, не присущи все дифракционные максимумы запатентованной кристаллической сунитинаба малата по спорному патенту.

Роспатент обращает внимание на то, что для вывода об отсутствии новизны у группы изобретений по спорному патенту требуется совпадение всех пиков дифрактограмм сравниваемых кристаллических форм.

Однако, по мнению заявителя кассационной жалобы, сравнение всех дифракционных пиков кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту Российской Федерации и кристаллической формы II сунитинаба малата, известной из противопоставленного патента, показывает, что они неидентичны, нет совпадения ни по одному пику дифракционных картин сравниваемых кристаллических форм.

Роспатент также считает, что суд первой инстанции необоснованно отклонил доводы о том, что охраняемая спорным патентом кристаллическая сунитиниба малата отличается от известной из противопоставленного патента кристаллической формы II, поскольку их температуры плавления не совпадают. По мнению административного органа, вопрос о совпадении температур плавления сравниваемых модификаций является существенным при оценке новизны изобретения.

В кассационной жалобе Роспатент также выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о несоответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель кассационной жалобы полагает, что, вопреки выводу суда, для кристаллической сунитиниба малата по независимому пункту 1 формулы в описании к спорному патенту подтверждена возможность ее получения, как это предусмотрено подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ.

Роспатент настаивает на том, что в описании к спорному патенту приведены все необходимые сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

Кроме того, Роспатент считает ошибочным вывод суда первой инстанции о несоответствии документов по заявке N 2014139611, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретений по независимым пунктам 1 и 4 формулы патента Российской Федерации N 2567535 с полнотой, достаточной для их осуществления специалистом в данной области техники.

Указанный вывод суда основан на пояснениях специалиста Яковлева Р.Ю. и на ответах ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ, которые, как полагает заявитель кассационной жалобы, носят предположительный характер.

Роспатент считает, что мнение названных лиц о том, что значения относительных интенсивностей (.) и межплоскостных расстояний (d), включенные в независимый пункт 1 формулы спорного патента, содержат в себе ошибку и являются недостоверными, никак не обосновано и противоречит содержанию спорного патента.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что в описании к спорному патенту содержатся сведения, указывающие на то, что авторами спорного изобретения была получена новая, не известная ранее кристаллическая форма сунитиниба малата, охарактеризованная определенным набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (, %), представленных в независимом пункте 1 формулы спорного патента. Для идентификации полученной кристаллической сунитиниба малата был проведен комплекс физико-химических методов анализа.

В кассационной жалобе Роспатент также отмечает, что структура полученного вещества подтверждена методами ядерного магнитного резонанса.

Роспатент считает, что у суда отсутствовали основания для вывода о невозможности получения кристаллической -модификации сунитиниба малата по пункту 1 формулы спорного патента.

В кассационной жалобе общество "Натива" оспаривает вывод суда первой инстанции о несоответствии группы изобретений по пунктам 1 и 4 спорного патента условию патентоспособности "новизна", ссылаясь на то, что положенные в основу этого вывода мнения специалиста Яковлева Р.Ю., а также ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ основаны на предположениях и не опровергают правомерность выводов Роспатента, приведенных в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Вывод суда о совпадении всех характеризующих запатентованную кристаллическую дифракционных пиков с дифракционными пиками известной кристаллической формы II сделан, по мнению заявителя кассационной жалобы, без учета его доводов о том, что ни специалистом Яковлевым Р.Ю., ни учеными ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ не были представлены сравнительные данные сопоставительного анализа положений основных пиков на дифрактограммах сравниваемых кристаллических форм.

В кассационной жалобе общество "Натива" ссылается на ошибочность вывода суда первой инстанции о том, что отсутствие пика на 3° угла на дифрактограмме запатентованной кристаллической , который присутствует в известной из противопоставленного патента кристаллической форме II сунитиниба малата, не может повлиять на вывод об отсутствии новизны у запатентованной модификации.

Общество "Натива" также полагает, что суд неправомерно не принял во внимание различия в значениях температур плавления спорной и известной из противопоставленного патента кристаллических форм сунитиниба малата.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что при рассмотрении дела в суде первой инстанции он приводил мотивированные доводы о том, что различие сопоставляемых температур плавления составляет как минимум 7°С. Общество "Натива" исходило из температур плавления, которые не включены непосредственно в формулу противопоставленного патента, однако содержатся в описании изобретения по нему.

В кассационной жалобе общество "Натива" также приводит доводы о необоснованности выводов суда первой инстанции о несоответствии документов заявки N 2014139611 на группу изобретений по пунктам 1, 2 и 4 формулы спорного патента требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, и о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1, 2 и 4 формулы патента условию патентоспособности "промышленная применимость".

Общество "Натива" считает заблуждением мнение специалиста Яковлева Р.Ю., ученых ЛРСИ ИНОЭС РАН и МГУ о том, что большая часть значений межплоскостных расстояний и соответствующих им значений относительных интенсивностей изобретения по независимому пункту 1 спорного патента не характеризуют кристаллическую модификацию сунитиниба малата, а являются посторонними сигналами, которые относятся к шумам, возникающим от прибора, и другим погрешностям.

По мнению заявителя кассационной жалобы, дифрактограмма новой кристаллической сунитиниба малата по пункту 1 формулы спорного патента на рис. 6 действительно характеризуется уширением дифракционных максимумов, однако это связано не с уровнем внутреннего шума прибора, а с небольшой плотностью порошка, то есть с маленьким размером кристаллов.

Общество "Натива" считает, что все 42 значения межплоскостных расстояний и соответствующие им значения относительных интенсивностей характеризуют дифракцию рентгеновского излучения на кристаллической решетке новой, не известной ранее кристаллической сунитиниба малата по пункту 1 формулы спорного патента. Полученный рентгеновский спектр индивидуален и характерен только для запатентованной кристаллической сунитиниба малата.

В отношении вывода суда первой инстанции об отсутствии в спорном патенте сведений, подтверждающих стабильность полученной кристаллической сунитиниба малата, общество "Натива" отмечает, что в нормативных документах не содержится требование о предоставлении показателей стабильности для подтверждения возможности реализации назначения кристаллической модификации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационных жалобах и в отзыве на них, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что доводы кассационных жалоб Роспатента и общества "Натива" направлены не на опровержение правильности применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права (статья 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а на опровержение консультации специалиста и ответов ученых на запрос суда, полученных и проанализированных судом первой инстанции.

Вместе с тем, приняв во внимание мнение специалиста и ученых, суд первой инстанции в обжалуемом решении сформулировал собственные выводы по рассматриваемому вопросу. Несогласие Роспатента и общества "Натива" с научным мнением, не подкрепленное собственными имеющимися в материалах дела данными о научных представлениях, в любом случае не может служить основанием для отмены решения суда.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу пункта 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Исходя из подпункта 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Лица, участвующие в деле, не оспаривают, что в независимом пункте 1 спорного патента и в противопоставленном патенте раскрыто одно и то же химическое вещество - сунитиниб малата, характеризующееся одной и той же химической формулой.

Спорным является лишь вопрос о том, совпадает ли кристаллическая форма сунитиниба малата по спорному и противопоставленному патентам.

Как следует из уровня техники, консультации специалиста и ответов ученых, степень кристалличности фармацевтической субстанции является одним из важных ее показателей, от которого зависят физико-химические свойства веществ, качество лекарственных препаратов. Одна и та же субстанция может находиться в кристаллическом или аморфном состоянии или представлять собой смесь кристаллической и аморфной форм. Под кристалличностью при этом понимают состояние кристалла органического или неорганического соединения, существующего в виде твердого вещества.

Общество "Натива" и Роспатент утверждают, что техническое решение по спорному патенту отличается от технического решения, отраженного в форме II сунитиниба малата материалов противопоставленного патента, конкретной кристаллической формой вещества.

Таким образом, предметом настоящего спора в части проверки новизны группы изобретений по спорному патенту является известность из противопоставленного патента этого отличительного, по мнению Роспатента и общества "Натива", признака - конкретной кристаллической формы сунитиниба малата, условно названной в спорном патенте "".

Как следует из спорного патента, эта конкретная кристаллическая форма характеризуется "следующим набором межплоскостных расстояний (d, ) и соответствующих им интенсивностей (., %): 15,055 - 40,9%; 14,655 - 45,8%; 11,343 - 68,7%; 10,608 - 41,7%; 9,616 - 58,1%; 9,412 - 45,2%; 7,886 - 32,0%; 7,386 - 40,2%; 7,206 - 76,3%; 7,069 - 47,1%; 6,387 - 50,4%; 6,123 - 86,5%; 5,299 - 46,5%; 5,158 - 45,8%; 5,064 - 42,1%; 4,876 - 45,4%; 4,702 - 50.4%; 4,600 - 49,8%; 4,375 - 46,7%; 4,337 - 47,7%; 4,263 - 43,2%; 4,122 - 43,1%; 4,051 - 47,3%; 3,910 - 59,7%; 3,782 - 71,2%; 3,677 - 57,5%; 3,592 - 57,3%; 3,522 - 51,7%; 3,434 - 48,8%; 3,335 - 73,7%; 3,268 - 100,0%; 3,224 - 92,9%; 3,170 - 63,3%; 3,043 - 35,3%; 2,964 - 30,9%; 2,825 - 32,0%; 2,545 - 26,6%; 2,459 - 24,9%; 2,245 - 19,7%; 2,041 - 19,5%; 1,924 - 19,5%; 1,646 - 18,5%".

Набор межплоскостных расстояний, как установил Роспатент, "является величиной, рассчитанной на основе дифрактограммы кристалла. Так, на рис. 6 описания [спорного] патента представлена дифрактограмма кристаллической сунитиниба малата" (с. 14-15 заключения, являющегося приложением к решению Роспатента, т. 1, л. д. 36 и оборот).

Как следует из полученных консультации специалистов и ответов ученых на запрос, дифрактограмма представляет собой результат рентгенофазового анализа, основанного на том, что каждое кристаллическое вещество дает специфическую интерференционную картину с определенным количеством, расположением и интенсивностью интерференционных линий, которые определяются природой и расположением атомов в данном веществе.

При сравнении дифрактограмм двух образцов определение того, относятся они к одному веществу в той же кристаллической форме или нет, учитываются сходимость углов с определенной погрешностью и относительная интенсивность пиков. При этом основное значение имеет первый фактор, а не второй.

Аналогичный подход к определению кристаллической формы веществ и их сопоставлению включен в XIII издание Государственной фармакопеи Российской Федерации и в 8-е издание Европейской фармакопеи, опубликованные после даты приоритета спорного патента; соответственно, они не могут рассматриваться как источники информации и не подлежат учету при оценке патентоспособности охраняемой группы изобретений. Вместе с тем указанные документы фиксируют предшествующее состояние науки и тем самым косвенно подтверждают высказанное в ходе рассмотрения настоящего дела мнение специалиста и ученых о состоянии науки на дату приоритета спорного патента.

В рамках рассмотрения возражения, сопоставив отличительный признак группы изобретений по спорному патенту - кристаллическую форму сунитиниба малата, условно названную и выраженную в данных ее дифрактограммы, с дифрактограммой формы II сунитиниба малата, известной из материалов противопоставленного патента, Роспатент установил (и положил в основу своего вывода о различии кристаллических форм), что:

1) "нет совпадения ни по одному пику дифракционных картин сравниваемых кристаллических форм" (с. 19 заключения, являющегося приложением к решению Роспатента, т. 1, л.д. 38 и оборот);

2) "для формы II сунитиниб малата, известной из [противопоставленного] патента, обязательным является дифракционный пик вблизи приблизительно 3.0 градуса два-тета", а "наличие такого пика (3.0) для кристаллической сунитиниба малата по [спорному] патенту невозможно, т.к. картина дифракции начинается с дифракционного пика вблизи 5.86 градуса два-тета" (с. 20 заключения, являющегося приложением к решению Роспатента, т. 1, л.д. 39).

Оба этих вывода Роспатента обстоятельно проверил суд первой инстанции с использованием двух консультаций специалиста (стенограммы которых приобщены к материалам дела) и двух ответов ученых на запрос суда (также приобщенных к материалам дела).

В отношении первого вывода суд первой инстанции установил, что лишь восемь реально визуализируемых пиков на дифрактограмме кристаллической -модификации сунитиниба малата характеризуют его кристаллическую форму. Остальные представляют собой фоновые сигналы, шумы от детектора и т.п., а следовательно, не характеризуют кристаллическую форму вещества.

Этот вывод суда первой инстанции соответствует материалам дела и выявленным судом научным представлениям по данному вопросу.

Сопоставив эти пики с пиками дифрактограммы формы II сунитиниба малата, известной из противопоставленного патента, суд первой инстанции пришел к выводу об их совпадении в совпадающем для обеих дифрактограмм диапазоне.

В кассационных жалобах Роспатент и общество "Натива" указывают на несоответствие этого вывода материалам дела ввиду неидентичности пиков дифрактограмм.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции указывал не на "идентичность" пиков, а на их совпадение.

Исходя из основанных на материалах дела научных сведений совпадение пиков устанавливается с учетом возможной погрешности. Это принял во внимание суд первой инстанции.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что кристаллической форме II сунитиниба малата противопоставленного патента присущи все дифракционные максимумы кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту.

В отношении второго вывода суд первой инстанции указал, что значение дифрактограммы для 3° угла кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту отсутствует только потому, что его не отразил заявитель при патентовании изобретения, а не потому, что его невозможно получить для этой кристаллической структуры (т. 8, л.д. 29).

Этот вывод суда первой инстанции также соответствует материалам дела и выявленным судом научным представлениям по данному вопросу.

Дифрактограмма кристаллического вещества может быть получена от нуля градусов угла .

Неотражение в представленной в спорном патенте дифрактограмме сунитиниба малата данных от 0°до 5° угла зависит не от прибора или спорного кристаллического вещества, а от усмотрения лица, оформлявшего заявку на патент.

По этой причине для сравнения кристаллических форм сунитиниба малата спорного и противопоставленного патентов должен быть использован совпадающий диапазон двух дифрактограмм.

Кроме того, визуальное восприятие дифрактограммы сунитиниба малата подтверждает, что определенные (невыявленные или неотраженные подателем заявки) максимумы при значении угла меньше 5° могут иметься, поскольку представленная кривая дифрактограммы сунитиниба малата начинается по оси х не с 0° угла , а около 5° угла , а по оси y - не с 0 имп./мин, а около 200 имп./мин (и со снижения, а не с повышения).

Доводы кассационных жалоб Роспатента и общества "Натива" о различии кристаллической формы II сунитиниба малата противопоставленного патента и кристаллической сунитиниба малата по спорному патенту, основанные на температуре плавления, президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет.

Во-первых, необходимо отметить, что соответствующие доводы были заявлены в суде первой инстанции и получили надлежащую оценку.

Во-вторых, президиум Суда по интеллектуальным правам вслед за судом первой инстанции указывает на то, что в формуле спорного патента температура плавления не указана как отличительный признак, характеризующий кристаллическую форму вещества.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения.

Описание и чертежи могут использоваться лишь для толкования формулы изобретения (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Исходя из формулы спорного патента кристаллическая сунитиниба малата характеризуется набором межплоскостных расстояний и соответствующих им интенсивностей.

Поскольку доводы Роспатента, положенные в основу вывода о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "новизна", суд первой инстанции правомерно признал неверными, решение суда о признании недействительным решения Роспатента подлежит оставлению без изменения.

Доводы возражения по вопросу о соответствии группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" и требованию достаточности раскрытия изобретения также были основаны на дифрактограмме -модификации сунитиниба малата, а потому они должны быть проверены Роспатентом при новом рассмотрении возражения во исполнение решения суда исходя из установленного судом первой инстанции надлежащего понимания сути такой дифрактограммы.

Так, в части промышленной применимости в соответствии с пунктом 4 статьи 1350 ГК РФ и подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ Роспатент должен, в частности, проверить, приведены ли в документах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Учитывая изложенное, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции всесторонне, полно и объективно исследовал и оценил фактические обстоятельства и материалы дела.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы общества "Натива" подлежат отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2020 по делу N СИП-279/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и общества с ограниченной ответственностью "Натива" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина