Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. по делу N СИП-937/2021 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку у истца имеется заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а использование спорного товарного знака в исследуемый период не подтверждено

Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. по делу N СИП-937/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 15 декабря 2021 года.

Полный текст решения изготовлен 17 декабря 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Лапшиной И.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Постниковым Р.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медовые традиции" (ул. Скуратовская, д. 98, оф. 8, г. Тула, 300026, ОГРН 1157154027590) к обществу с ограниченной ответственностью "Продкомпания" (ул. Селькоровская, д. 126, г. Екатеринбург, 620103, ОГРН 1056605407209) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506745.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медовые традиции" - Зиатдинова Р.Р. (по доверенности от 01.06.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Продкомпания" - Фролов М.В. (по доверенности от 14.12.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медовые традиции" (далее - общество "Торговый дом "Медовые традиции") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Продкомпания" (далее - общество "Продкомпания") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506745 в отношении товаров "изделия кондитерские мучные; кушанья мучные; мёд; молочко маточное пчелиное; муссы десертные; [кондитерские изделия]; напитки чайные; патока; прополис; пряники; сладости" 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, указывает, что товарный знак использовался в спорный период по смыслу пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом ответчик сослался на то, что приобрёл исключительное право на спорный товарный знака 18.04.2019 по договору об отчуждении исключительного права на товарные знаки были приобретены у предыдущего правообладателя - общество с ограниченной ответственностью "Бест-Продукты питания" (далее - общество "Бест-Продукты питания") в связи с банкротством последнего и реализацией указанного права в составе конкурсной массы. Ответчик пояснил, что в связи с заключением данного договора Роспатент 25.10.2019 произвел государственную регистрацию отчуждения прав на спорный товарный знак N РД0314414.

В обоснование своих доводов ответчик представил с отзывом следующие документы:

- договор об отчуждении исключительного права на товарный знак от 18.04.2019;

- уведомление о государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору N 2019Д16438;

- изменение к свидетельству на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 506745;

- договор подряда (СТМ) N 2 21.12.2020;

- письменное уведомление о том, что ООО "Биолоджик" является официальным дистрибутором ООО "Абсолют";

- договор поставки N 852-ГП/2021-НАД от 28.07.2021;

- договор поставки N 871-ГП/2021-ЯМ от 03.08.2021;

- товарная накладная N БЛ00002571 от 02.11.2021 на товар "Мед натуральный цветочный полифлорный луговой" стекл. банка 500 гр. в количестве 60 шт.;

- изображение дизайна клеевых этикеток;

- распечатка фотография товара "Мед натуральный цветочный полифлорный луговой" 500 гр. под наименованием "Медовые традиции. Луговой" с указанием на этикетке даты изготовления 29.10.2021.

В суд через систему "Мой Арбитр" от Роспатента 19.11.2021 поступил отзыв, в котором Роспатент указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований он представить не может. Одновременно Роспатент заявил ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя. Поступивший отзыв приобщен к материалам дела.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Кроме того до судебного заседания в суд через систему "Мой Арбитр" от истца 05.12.2021 поступили возражения на отзыв с приложенным договорами поставки от 01.01.2016, N 25/3 от 07.11.2017, от 20.03.2019, 01/19 от 01.01.2019 с товарными накладными к ним и уведомлением Роспатента о результатах проверки заявленного обозначения от 26.07.2021, от ответчика 14.12.2021 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела заявки по договору поставки N 852-ГП/2021-НАД от 28.07.2021 и товарной накладной N ЕШПЯ035397 от 20.11.2021 на товар "Мед натуральный луговой "Медовые традиции".

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просил иск удовлетворить, представитель ответчика против удовлетворения заявленных исковых требований возражал.

В обоснование заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака истец указывает, что намерен использовать обозначение "Медовые традиции" в своей деятельности по производству и реализации кондитерских изделий.

Истец ссылается на то, что ответчик спорный товарный знак в отношении товаров 30-го класса МКТУ не использует, а правовая охрана спорного товарного знака создает препятствия для осуществления истцом своей хозяйственной деятельности под обозначением "Медовые традиции", что затрагивает законные интересы истца.

Как следует из материалов дела, спорный товарный знак "МЕДОВЫЕ ТРАДИЦИИ" по свидетельству Российской Федерации N 506745 зарегистрирован 19.02.2014 по заявке N 2012717116 от 25.05.2012, в отношении товаров 30-го класса "изделия кондитерские мучные; кушанья мучные; мед; молочко маточное пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки чайные; патока; прополис; пряники; сладости" МКТУ.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 506745 (далее - спорный товарный знак) первоначально зарегистрирован на имя общества "Бест-Продукты питания".

Роспатент 25.10.2019 зарегистрировал договор РД0314414 об отчуждении обществом "Бест-Продукты питания" исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг в пользу общества "Продкомпания".

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, на неиспользование ответчиком товарного знака для всех товаров, в отношении которых знак зарегистрирован, направил в адрес общества "Продкомпания" 04.06.2021 предложение о добровольном отказе от исключительного права на спорный товарный знак в отношении всех товаров 30-го класса МКТУ.

Ввиду того, что предложение истца ответчик оставил без удовлетворения, по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров 30-го класса МКТУ.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленными в материалы дела предложением, адресованным ответчику (т. 1, л.д. 47-48), а также почтовой квитанцией (т. 1, л.д. 14-15), что ответчик не оспаривает.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10) разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Судебная коллегия оценила по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом доказательства в их совокупности и взаимной связи и приходит к выводу о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех заявленных в иске товаров 30-го классов МКТУ.

Как разъяснено в пункте 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, подача истцом заявок в Роспатент на регистрацию товарного знака или сходного с ним товарного знака в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак само по себе не является основанием досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием в соответствии с положениями статьи 1486 ГК РФ.

Вместе с тем направленность коммерческого интереса истца в последующем использовании спорного обозначения в отношении указанных товаров и услуг следует из всей совокупности представленных по делу доказательств.

В частности согласно договорами поставки от 01.01.2016, N 25/3 от 07.11.2017, от 20.03.2019, 01/19 от 01.01.2019 с товарными накладными к ним истец ведет деятельность по реализации кондитерских изделий (пряники медовые) и фруктовой начинки.

При этом истец обратился в Роспатент с заявкой N 2021726601 на регистрацию обозначения, тождественного спорному товарному знаку, в результате проверки которого Роспатент направил истцу уведомление от 26.07.2021, согласно которому обозначение истца является сходным до степени смешения со спорным товарным знаком в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума N 10, согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При решении вопроса о заинтересованности истца судебная коллегия учитывает высокую степень однородности заявленных в иске товаров 30-го класса МКТУ, товарам, реализуемым истцом, по роду (виду), а также по взаимодополняемости и (или) взаимозаменяемости.

Ввиду указанного, а также с учетом тождества спорного товарного знака и обозначения истца, в отношении указанных товаров обозначения стойко ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, имеется вероятность смешения обозначений потребителями.

При этом судебная коллегия учитывает, что ответчик не оспаривает заинтересованность истца в прекращении правовой охраны спорного товарного знака, что признал представитель ответчика в судебном заседании 15.12.2021.

Таким образом судебная коллегия исследовала представленные доказательства заинтересованности истца и перечень спорных товаров, в отношении которых заявлены его требования, и считает, что истец представил доказательства реального намерения использовать спорное обозначение в отношении всех заявленных товаров 30-го класса МКТУ.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 166 постановления Пленума N 10, при установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимной связи представленные ответчиком доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как указывалось ранее, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака в отношении товаров, для которых испрашивается прекращение правовой охраны, лежит на правообладателе.

Исходя из даты направления истцом в адрес ответчика предложения (04.06.2021), период времени, в отношении которого правообладатель должно доказать использование спорного товарного знака, исчисляется с 04.06.2018 по 03.06.2021 включительно (далее - исследуемый период).

При этом судебная коллегия отклоняет аргумент ответчика о том, что период использования товарного знака, который подлежит исследованию в рамках настоящего спора, должен быть изменен с учетом отчуждения права на товарный знак в его пользу 18.04.2019.

Так, ни положения ГК РФ, ни содержащиеся в постановление Пленума N 10 разъяснения не содержат указания на то, что трехлетний период, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по иску о досрочном прекращении его правовой охраны, может продлеваться или переноситься в связи со сменой правообладателя.

Более того, в пункте 163 постановление Пленума N 10 разъяснено, что смена правообладателя в ходе рассмотрения спора в суде не влечет необходимости направления нового предложения заинтересованного лица и изменения периода использования товарного знака, который подлежит оценке. Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, за которым последовало обращение в суд.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что сама по себе смена правообладателя спорного товарного знака не влияет на течение трехлетнего срока, предусмотренного статьей 1486 ГК РФ, а также не является обстоятельством, свидетельствующим об объективной невозможности использования такого товарного знака.

Суд рассмотрев ходатайство о приобщении к материалам дела доказательства, представленные через систему "Мой Арбитр" доказательства (заявка от 28.07.2021 и накладная от 20.11.2021), пришел к выводу об их несоответствии критерию относимости ввиду не попадания в исследуемый период доказывания, что послужило основанием для их возврата ответчику на основании части 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в подтверждение фактического использования товарного знака в отношении спорных товаров представил приведенные выше договоры поставки и отгрузочные документы по ним (товарные накладные), согласно которым ответчик 02.11.2021, согласно товарной накладной N БЛ00002571, ввел в гражданский оборот мёд, маркированный обозначением "Медовые традиции". Распечатка фотографии товара "Мед натуральный цветочный полифлорный луговой" 500 гр. под наименованием "Медовые традиции. Луговой" с указанием на этикетке даты изготовления 29.10.2021 соотносится с указанной накладной.

Указание на наименование мёда "Медовые традиции" в приложении N 1 от 21.12.2020 к договору подряда (СТМ) N 2 от 21.12.2020 не подтверждает ввод товара в хозяйственный оборот, поскольку устанавливает лишь наименование и цену продукции согласно пункту 1.3 указанного договора.

В указанной связи отклоняются в качестве доказательств использования товарного знака и изображения дизайна клеевых этикеток, а также договоры поставки N 871-ГП/2021-ЯМ от 03.08.2021, N 852-ГП/2021-НАД от 28.07.2021 как не подтверждающие ввод товара в гражданский оборот.

При этом вся представленная ответчиком хозяйственная документация относится к периоду после 03.06.2021, ввиду чего подлежит отклонения как не отвечающая требованию относимости доказательств по смыслу статей 67, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ссылки ответчика в отзыве на то, что ему не удалось выиграть тендер на поставку продукции в 2020 году, относятся к выбору им того или иного заказчика (покупателя) продукции, что зависит от воли ответчика и не является объективной причиной невозможности использовать спорный товарный знак.

Как отмечено в пункте 167 постановление Пленума N 10, в силу абзаца второго пункта 3 статьи 1486 ГК РФ при решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

К таковым в силу части 1 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком.

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

В случае если суд признает, что имелись уважительные причины неиспользования товарного знака в какой-либо определенный существенный период, этот период не учитывается при исчислении трехлетнего срока, за который подлежит доказыванию факт использования товарного знака.

При оценке уважительной причины неиспользования подлежат проверке следующие условия:

обстоятельства не зависят от воли правообладателя (не являются обычным предпринимательским риском), например законодательные запреты или государственные меры (препятствия для ввоза и т.п.);

обстоятельства непосредственно связаны с использованием товарного знака, в частности государственные запреты на импорт или официальные запреты на использование, при этом обычные задержки в госорганах не имеют значения;

обстоятельства делают использование товарного знака невозможным или неразумным.

В отношении прежнего правообладателя общества "Бест-Продукты питания" признание его банкротом уважительной причиной неиспользования товарного знака не является согласно правовой позиции изложенной в абзаце 5 пункта 167 постановление Пленума N 10.

Таким образом, в отношении спорных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых у истца имеется заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, использование спорного товарного знака в исследуемый период не подтверждено.

Неиспользование обществом "Продкомпания" спорного товарного знака в исследуемый период для заявленных в иске товаров 30-го класса МКТУ в совокупности с заинтересованностью истца в прекращении его правовой охраны является основанием для удовлетворения заявленных требований.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы в виде государственной пошлины относятся на общество "Продкомпания".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медовые традиции" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 506745 в отношении товаров 30-го класса "изделия кондитерские мучные; кушанья мучные; мёд; молочко маточное пчелиное; муссы десертные [кондитерские изделия]; напитки чайные; патока; прополис; пряники; сладости" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие неиспользования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Продкомпания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Медовые традиции" 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Ю.М. Сидорская