Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2022 г. по делу N СИП-664/2021 Суд удовлетворил частично требование истца и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку истцом доказана его заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при отсутствии доказательств использования в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, со стороны ответчика

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 января 2022 г. по делу N СИП-664/2021

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2022 г. N С01-502/2022 по делу N СИП-664/2021 настоящее решение оставлено без изменений

Резолютивная часть решения объявлена 13 января 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 19 января 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В. рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Интеркерама" (ул. Байкальская, д. 2Б, пгт. Слобожанский, Днепропетровский район, 52005, Украина) к обществу с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" (ул. Итальянская, д. 5, г. Орел, Орловская обл., 302024, ОГРН 1145749000210) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552805, N 552806, N 552807 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Интеркерама" - Винокуров К.Г. (по доверенности от 22.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" - Манасевич Е.Н. (по доверенности от 20.09.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Интеркерама" (далее - истец, общество "Интеркерама") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" (далее - ответчик, общество "Керама Марацци") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552805, N 552806, N 552807 в отношении товаров 19-го класса "неметаллические строительные материалы, в том числе керамические плитки, облицовки, кровельные покрытия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в письменных пояснениях возражал против удовлетворения исковых требований, сославшись на отсутствие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и фактическое их использование ответчиком.

От Роспатента также поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требования в полном объеме.

Ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направил. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие его представителей.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, общество "Керама Марацци" является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации:

N 552805 ("КЕРАМА") с приоритетом от 12.03.1996;

N 552806 ("KERAMA") с приоритетом от 08.08.1997;

N 552807 ("") с приоритетом от 24.11.1998, зарегистрированных на имя ответчика в отношении в том числе указанных товаров, для которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны данных товарных знаков.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании сходных с данными товарными знаками обозначений в отношении однородных товаров и полагая, что они не использовались правообладателем в отношении испрашиваемого перечня товаров в течение трех лет, предшествующих дате направления предложения заинтересованного лица, обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 02.04.2021 обществу "Керама Марацци", а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления (исковое заявление подано в суд 01.07.2021).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно пункту 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В силу положений пункта 162 Постановления N 10 однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность по реализации керамической плитки. Ему принадлежат исключительные права на товарные знаки "Inter Cerama" по международной регистрации N 1 444 911 и N 1 444 882. Общество "Интеркерама" обратилось в Международное бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности с заявлением о расширении на территорию Российской Федерации правовой охраны принадлежащих ему товарных знаков в отношении товаров 19-го класса МКТУ, однако в этом ему было отказано Роспатентом ввиду противопоставления спорных товарных знаков ответчика.

В подтверждение своей заинтересованности истец представил в материалы дела: выписку Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой основным видом деятельности является "производство керамических плиток и плит"; информационное письмо от 26.04.2021 о наличии зарегистрированных товарных знаков в Украине и по международной регистрации по 19 классу МКТУ; свидетельства, подтверждающие регистрацию товарных знаков "Inter Cerama"; скриншоты интернет-страниц https://intercerama.ua/ru/o-kompanii/, содержащие сведения об истце и производимой им керамической плитке; макеты упаковки плитки, содержащие товарные знаки "Inter Cerama"; заключение эксперта N ГО-1969 торгово-промышленной палаты Украины от 17.10.2018 о производстве истцом плитки керамической глазурованной на территории Украины на предприятии с наличием собственных мощностей; фототаблицу; контракт; исследование восприятия товарного знака "Керама"; счета-фактуры, упаковочные листы и товарные накладные, уведомление Роспатента о полном предварительном отказе в защите.

Представленные истцом документы в совокупности подтверждают осуществление истцом деятельности по реализации керамической плитки.

Сходство заявленных истцом на регистрацию обозначений с оспариваемыми товарными знаками обусловлено наличием фонетически и графически сходного словесного элемента "KERAMA/Cerama", следует из уведомления Роспатента, и не оспаривается лицами, участвующими в деле.

Товары, реализуемые истцом, и товары, в отношении которых истец испрашивает досрочное прекращение правовой охраны, являются однородными, поскольку характеризуются одинаковым кругом потребителем, идентичными местами продажи и относятся к одной родовой группе товаров "неметаллические строительные материалы".

Оценив совокупность представленных истцом доказательств, суд приходит к выводу о том, что он является лицом, имеющим реальное намерение использовать сходное с оспариваемыми товарными знаками обозначение в гражданском обороте при осуществлении деятельности по производству и реализации неметаллических строительных материалов. Следовательно, истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении всех названных товаров.

С учетом изложенного мнение ответчика о недоказанности истцом своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков не может быть признано обоснованным.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (02.04.2021), период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака, составляет с 02.04.2018 по 01.04.2021.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В подтверждение использования товарных знаков ответчиком представлены фотографии керамической плитки, в том числе в упаковке; фотографии фасадов магазинов (торговых центров); распечатки презентации; копии каталогов; фотографии с выставки; газеты; скриншоты с сайта ответчика; распечатки упаковочных листов; дистрибьюторские договоры; договоры поставки; товарные накладные (универсальные передаточные документы).

Исследовав представленные ответчиком документы, суд приходит к выводу о том, что они подтверждают использование только двух товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552805 "КЕРАМА" и N 552806 "KERAMA" и только в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, в том числе керамические плитки, облицовки".

При этом судебная коллегия исходит из следующего.

Совокупность представленных ответчиком документов, в частности товарных накладных, фотографий произведенных товаров, включая товары в упаковке, договоров, подтверждают осуществление ответчиком деятельности в исследуемый период по продаже керамических плиток (назначением которых является облицовка поверхностей) с использованием обозначения "KERAMA", размещенного как на плитке непосредственно, так и на упаковке.

Суд полагает, что с учетом положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование слова "KERAMA" возможно расценивать в качестве использования как товарного знака N 552806, так и товарного знака N 552805, поскольку они воспринимаются как один и тот же товарный знак ввиду несущественности имеющегося между ними отличия в одну букву "Р/R".

Не оспаривая факт осуществления обществом "Керама Марацци" указанной деятельности, истец ссылается на неиспользование ответчиком оспариваемых товарных знаков, утверждая, что представленные ответчиком в материалы дела доказательства подтверждают использование данного обозначения в составе другого обозначения с дополнительным словесным элементом "MARAZZI" и изобразительным элементом.

Между тем данный довод не опровергает тот факт, что обозначение "KERAMA" использовалось ответчиком при введении названных товаров в гражданский оборот.

Суд отмечает, что использование данного слова наряду с иностранным словом ("MARAZZI") в рассматриваемом случае не меняет существа спорного товарного знака, поскольку в этом сочетании слов товарный знак воспринимается не как часть композиции, которая обусловливала бы иное восприятие ее потребителем и входящих в нее элементов, а как простое одновременное использование различных слов, каждое из которых несет свою самостоятельную индивидуализирующую функцию. Доказательства того, что данное словосочетание является устойчивым, в материалы дела не представлялись.

Изложенное не опровергается представленными истцом результатами социологического опроса, который касался исследования узнаваемости и восприятия слов "KERAMA" / "КЕРАМА", и не имеет в связи с этим отношения к обстоятельствам использования спорного товарного знака.

Изобразительный элемент на товарах и упаковке используется после слова "MARAZZI" и не оказывает никакого влияния на восприятие слова "KERAMA" в качестве самостоятельного средства индивидуализации.

Кроме того, суд отмечает, что в представленных ответчиком дистрибьюторских договорах, на основании которых производится покупка товаров дистрибьютерами, используются как обозначение "KERAMA MARAZZI", так и обозначения "КЕРАМА" и "KERAMA".

Доводы истца о том, что имеющиеся в материалах дела фотографии не могут быть приняты во внимание, а дистрибьюторские договоры, представленные ответчиком, не подтверждают введение товара в оборот, отклоняются судом, поскольку вывод о фактическом использовании ответчиком товарных знаков N 552805 и N 552806 при введении в оборот указанных товаров сделан на основе оценки судом именно всей совокупности имеющихся в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие реальной деятельности ответчика по введению в гражданский оборот керамических плиток с использованием обозначения "KERAMA".

Между тем истец основывает свои суждения (как указанные выше, так и иные) на изолированной оценке каждого доказательства в отдельности, очевидно избегая оценки представленной в материалы дела доказательственной базы в совокупности и взаимосвязи доказательств.

При таких обстоятельствах суд на основе оценки совокупности доказательств приходит к тому выводу, что ответчик доказал использование товарных знаков N 552805 и N 552806 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, в том числе керамические плитки, облицовки".

В то же время ответчик не представил каких-либо доказательств, свидетельствующих об использовании товарных знаков N 552805 и N 552806 в отношении товаров 19-го класса МКТУ "кровельные покрытия".

В судебном заседании на вопрос суда о наличии доказательств, подтверждающих использование данных товарных знаков в отношении кровельных покрытий, представитель ответчика затруднился дать пояснения.

В то же время материалами дела не подтверждена декларируемая ответчиком известность товарных знаков. Представленные ответчиком статистика поисковых запросов в сети Интернет и результаты выдачи по поисковым запросам сами по себе, в отсутствие доказательств широкого, длительного использования товарных знаков и анализа мнения потребителей, не может быть принята судом во внимание.

Следовательно, в этой части исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков N 552805 и N 552806 подлежат удовлетворению.

Вместе с тем ответчик не представил доказательства использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552807.

Ответчик утверждает, что об использовании товарного знака N 552807 свидетельствуют презентация товаров, экземпляры упаковочных листов, а также фотографии магазинов.

Суд отклоняет данные ссылки ответчика как необоснованные.

Так, использование товарного знака N 552807 в презентации не подтверждает введение в гражданский оборот указанных товаров 19-го класса МКТУ с использованием этого товарного знака. Доказательства передачи либо демонстрации потребителям презентации при введении в оборот таких товаров в деле отсутствуют.

Ссылку ответчика на использование товарного знака N 552807 на упаковочных листах суд не принимает, поскольку данные документы представляют собой распечатки, в отношении которых отсутствует подтверждение их реального использования в качестве упаковки при введении в оборот названных товаров. Кроме того, эти распечатки не соотносятся с представленными самим ответчиком фотографиями товара в упаковке, где отсутствует данный товарный знак, а изображение упаковки отличается от распечатки.

Представленные ответчиком фотографии фасадов магазинов и торговых центров суд не может признать подтверждающими фактическое использование товарного знака N 552807 в отношении упомянутых товаров 19-го класса МКТУ, так как отсутствуют доказательства того, что в изображенных на фотографиях магазинах и торговых центрах ответчиком либо иным лицом с его согласия либо под его контролем вводился в оборот товар с этим товарным знаком.

Данные доказательства не образуют необходимую совокупность, из которой суд мог бы усмотреть фактическое использование товарного знака N 552807 непосредственно в отношении испрашиваемых товаров.

При таких обстоятельствах суд констатирует, что ответчик не доказал использование товарного знака N 552807, в связи с чем в этой части исковые требования подлежат удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчик не доказал фактическое использование словесных товарных знаков N 552805 и N 552806 в отношении кровельных покрытий, и товарного знака N 552807 в отношении всех указанных товаров 19-го класса МКТУ, в то время как истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении их правовой охраны, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Интеркерама" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 552805 и N 552806 в отношении товаров 19-го класса "кровельные покрытия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие их неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 552807 в отношении товаров 19-го класса "неметаллические строительные материалы, в том числе керамические плитки, облицовки, кровельные покрытия" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Керама Марацци" (ОГРН 1145749000210) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интеркерама" 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в кассационном порядке в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судьи

И.В. Лапшина

А.А. Снегур