Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 г. по делу N СИП-1124/2021 Суд прекратил производство по требованию о признании недействительным решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение, в остальной части заявленные требования оставил без удовлетворения, поскольку довод заявителя об отсутствии правовых оснований для проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения является несостоятельным

Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 мая 2022 г. по делу N СИП-1124/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 мая 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 19 мая 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.

судей Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Котенко Д.О.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Степанова Евгения Ивановича (Санкт-Петербург) о признании административной процедуры не исполненной, о признании заявки соответствующей условию патентоспособности, об отмене решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская набережная, д. 30, к. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 06.11.2020 и от 25.07.2021.

В судебном заседании приняли участие:

Степанов Евгений Иванович - личность удостоверена по паспорту Российской Федерации;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - представитель Беликов И.В. (по доверенности от 24.02.2022 N 04/32-396/41).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Степанов Евгений Иванович (далее - Степанов Е.И., заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), в котором просит:

- признать административную процедуру "экспертиза по существу" неисполненной Роспатентом;

- признать заявку на изобретение RU 2016146063А "Движитель" с формулой изобретения: "Движитель, работающий от внешнего электрического поля при температура ниже минус 38,8°С, состоящий из жестко связанных пластин, одна из которых является диэлектриком, а другая - слоем из твердой ртути, отличающийся тем, что ртутный слой выполнен в виде пленки, расположенной на дополнительном слое металла" - соответствующей условию патентоспособности "промышленная применимость";

- отменить решение Роспатента от 06.11.2020 по результатам экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение.

Определением суда от 30.03.2022 по ходатайству заявителя в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом принято уточнение просительной части заявления, в которой Степанов Е.И. просил также признать недействительным решение Роспатента от 25.07.2021, которым возражение заявителя, поступившее 20.05.2021, было удовлетворено, решение Роспатента от 06.11.2020 изменено, и отказано в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 по вновь выявленным обстоятельствам.

В обоснование заявления о признании недействительным решения от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063/11 Степанов Е.И. ссылается на ошибочность вывода Роспатента о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель считает, что выводы экспертизы Роспатента о невозможности реализации назначения изобретения построены на ненаучной основе.

В обоснование заявления о признании недействительным решения от 25.07.2021 об отказе в удовлетворении возражения на решение от 20.05.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063/11 заявитель ссылается на то, что нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не предусмотрено отказ в выдаче патента на изобретение "по вновь открывшимся обстоятельствам".

Как указывает заявитель, научно-технические источники информации, использованные Роспатентом, являются "нелегитимными".

Кроме того, заявитель ссылается на то, что коллегия палаты по патентным спорам не провела экспертизу по существу, не подтвердив в полном объеме мотивировочную часть решения экспертизы о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости.

Роспатент представил отзыв на заявление и письменные пояснения, в которых возражает против его удовлетворения, ссылаясь на необоснованность доводов заявителя.

В судебном заседании Степанов Е.И. доводы заявления поддержал.

В судебном заседании судом рассмотрено ходатайство заявителя об истребовании от Роспатента аудиозаписи заседания коллегии и ее распечатки подтверждающих то, что в ходе заседания коллегии заявителем были представлены сведения о наличии распределенного отрицательного заряда у твердой ртути.

В удовлетворении данного ходатайства судом было отказано, поскольку Роспатентом в материалы дела были представлены все материалы административного дела по спорной заявке.

В ходе судебного заседания были отклонено заявление Степанова Е.И. о фальсификации заявления Роспатента о прекращении производства по делу от 19.01.2022, исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, так как данное заявление не является доказательством по делу. Также было отклонено заявление Степанова Е.И. о фальсификации отзыва Роспатента, так как в силу части 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежат рассмотрению по правилам названной статьи заявления, касающиеся недостоверности доказательств (например, о несоответствии действительности фактов, изложенных в документе). Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции". В связи с этим отклонено ходатайство заявителя об истребовании журнала учета исходящей корреспонденции за 19.01.2022.

Представитель Роспатента в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве и письменных пояснениях.

Исследовав материалы дела, выслушав заявителя и представителя Роспатента, оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, Степанов Е.И. 23.11.2016 обратился в Роспатент с заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение "Движитель", которой был присвоен регистрационный N 2016146063.

Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в материалах заявки N 2016146063 на дату её подачи, в следующей редакции:

"Движитель, работающий от внешнего электрического поля при температуре ниже минус 38,8°C, состоящий из жестко связанных пластин, одна из которых является диэлектриком, а другая - слоем из твердой ртути, отличающийся тем, что ртутный слой выполнен в виде пленки, расположенной на дополнительном слое металла".

По результатам экспертизы по существу решением Роспатента от 06.11.2020 в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063 было отказано в связи с несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

Данный вывод основывается, в том числе, на том, что при осуществлении заявленного предложение согласно вышеприведенной формуле со стороны поверхности Земли не будет возникать подъемной силы (по закону Кулона) ввиду того, что поверхностный слой твердой ртути согласно общей теории поверхностных состояний электронов будет электрически нейтральным из-за компенсации его положительно заряженным слоем, образующимся на небольшой глубине внутри самой твердой ртути.

Не согласившись с названным решением, заявитель 20.05.2021 обратился с соответствующим возражением в Роспатент.

В возражении заявитель выразил несогласие с мотивировкой решения Роспатента, указывая, что термин "электрическая нейтральность" отсутствует в научных, технических, физических и энциклопедических словарях. Следовательно, по мнению заявителя, использование данного довода в решении об отказе в выдаче патента неправомерно.

На основе данных положений заявитель утверждал, что предложенное техническое решение работоспособно в качестве движителя.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 25.07.2021, которым возражение было удовлетворено решение Роспатента от 06.11.2020 было изменено, и отказано в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.

Принимая данное решение, Роспатент указал, что вывод в решении от 06.11.2020 о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" был сделан без анализа материалов заявки на предмет соответствия их требованиям пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, то есть данный вывод не является правомерным ввиду его преждевременности.

При этом отказывая в выдаче патента на изобретение по спорной заявке Роспатент указал, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, тем самым документы заявки не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 ГК РФ, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение. Вместе с тем, указанный вывод в решении от 06.11.2020 отсутствовал.

Не согласившись с решениями Роспатента от 06.11.2020 и от 25.07.2021 Степанов Е.И. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, содержащим указанные выше требования.

При рассмотрении требования об отмене решение Роспатента от 06.11.2020 по результатам экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.

Согласно пункту 2 статьи 1248 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решения этого органа вступают в силу со дня принятия. Оно может быть оспорено в суде в установленном законом порядке.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 ГК РФ решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение может быть оспорено заявителем путем подачи возражения в указанный федеральный орган исполнительной власти.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), в соответствии с пунктом 2 статьи 1248 ГК РФ предусматриваются случаи защиты интеллектуальных прав в административном (внесудебном) порядке. При обращении в суд с требованием, подлежащим рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, суд отказывает в принятии соответствующего заявления. При рассмотрении судом дел о нарушении интеллектуальных прав возражения сторон, относящиеся к спору, подлежащему рассмотрению в административном (внесудебном) порядке, не должны приниматься во внимание и не могут быть положены в основу решения.

В связи с этим суд считает необходимым прекратить на основании статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации производство по настоящему делу в части требования заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063/11.

Таким образом, доводы заявителя о незаконности выводов, изложенных в указанном решении Роспатента от 06.11.2020, не могут быть объектом судебной проверки.

Исследовав материалы дела, доводы заявителя, оценив обстоятельства дела по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд пришел к выводу о необоснованности требования заявителя о признании недействительным решения Роспатента от 25.07.2021, требований о признании административной процедуры "экспертиза по существу" неисполненной Роспатентом и соответствия технического решения по заявке N 2016146063/11 условию патентоспособности "промышленная применимость" в силу нижеследующего.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным, а действий незаконными являются одновременно как несоответствие решения или действий закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом или действиями гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления N 10).

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на подачу заявления об решения Роспатента от 25.07.2021 заявителем соблюден, что лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения заявителя на решение того же государственного органа об отказе в выдаче патента на изобретение и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения относится к полномочиям Роспатента. Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своей компетенции.

С учетом даты подачи заявки N 2016146063/11 на выдачу патента (23.11.2016), а также даты подачи возражения (20.05.2021) и разъяснений в пункте 27 Постановления N 10 при рассмотрении настоящего дела подлежат применению ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений (далее - Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, Правила рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 N 644/261 (далее - Правила ППС).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Вместе с тем, в силу пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1387 ГК РФ, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 ГК РФ, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 63 Правил ИЗ, если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, или о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 -4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 ГК РФ, или о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, проводится проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с пунктом 66 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с пунктом 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- к устройствам относятся изделия, не имеющие составных частей (детали) или состоящие из двух и более частей, соединенных между собой сборочными операциями, находящихся в функционально-конструктивном единстве (сборочные единицы);

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Раздел описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю;

9) не следует заменять раскрытие признака отсылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В соответствии с пунктом 37 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие одной детали, ее форма, конструктивное выполнение;

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

- среда, выполняющая функцию части устройства.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Раздел описания изобретения "Осуществление изобретения" оформляется с учетом следующих правил:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

В соответствии с пунктом 46 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (например, эпюры, временные диаграммы);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением; при использовании в устройстве новых материалов описывается способ их получения.

В соответствии с пунктом 53 Требований ИЗ при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

Суд по интеллектуальным правам признает обоснованным вывод Роспатента о том, что описание заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, исходя из следующего.

Как следует из материалов заявки назначением заявленного изобретения и указанному в формуле заявленного изобретения родовому понятию является движитель.

Как следует из описания заявленного изобретения и чертежей, предложенное устройство состоит из слоя диэлектрика и слоя металла, на который нанесен слой твердой ртути. По мнению заявителя, в указанном слое ртути образуется распределенный отрицательный заряд, что позволяет устройству перемещаться под действием внешнего электрического поля за счет влияния кулоновских сил.

В то же время из уровня техники не известно наличие распределенного отрицательного заряда у слоя твердой ртути. В материалах заявки также не приведены сведения, подтверждающие существование такого заряда у слоя твердой ртути.

Заявителем не были представлены доказательства об известности подобных сведений из уровня техники ни в процессе экспертизы заявки по существу, ни в процессе рассмотрения возражения от 20.05.2021. При этом ссылки на собственные статьи (приложения N 7-9 к заявлению) в научных изданиях таковыми не являются, так как они не исправляют пороки заявки о раскрытии ее сущности с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники раскрытия, именно в самой заявке.

Более того, в ответ на запрос суда от 31.03.2022 на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации директор федерального государственного бюджетного учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН Буряк А.К. ответил, что в научной литературе сведения о возникновении отрицательного заряда и распределения данного заряда на поверхности твердой ртути отсутствуют.

В материалах заявки отсутствуют сведения о каких-либо внешних источниках для зарядки поверхности ртути.

Также в описании заявки не представлены примеры осуществления, подтверждающие возможность использования заявленного устройства в качестве движителя, что также следует из представленного самим заявителем письма Института космических исследований РАН от 19.04.2021 (приложение N 10 к заявлению).

Что касается технического результата, на достижение которого направлено заявленное предложение, то в материалах заявки на дату ее подачи технический результат в явном виде не указан.

Вместе с тем, как отмечено в описании, задачей изобретения является "получение не разрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°С".

Следует отметить, что в формуле заявленного изобретения отсутствуют какие-либо признаки, обеспечивающие получение неразрушающейся ртутной поверхности при повышении температуры выше минус 38,8°С. Кроме того, в формуле прямо указано на то, что предложенный движитель работает при температуре ниже минус 38,8°С.

В вариантах реализации предложенного устройства в разделе описания "Осуществление изобретения" также указано на охлаждение устройства и поддержание в дальнейшем температуры ниже минус 38,8°С.

Таким образом, в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыта совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ.

Поэтому вопреки доводам заявителя об обратном, документы заявки не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 ГК РФ, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение.

Данное обстоятельство согласно пункту 1 статьи 1387 ГК РФ является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Доводы заявителя о том, что им на заседании коллегии 21.06.2021 были представлены сведения о наличии распределенного отрицательного заряда у твердой ртути и о существенности признака, характеризующего введение в конструкцию движителя дополнительного слоя металла, судебная коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 53 Правил ИЗ проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области техники предусматривает анализ документов заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 36 Требований ИЗ:

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Наряду с изложенным, пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ установлено, что охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 ГК РФ).

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

При этом согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Из изложенного следует, что помимо условий отнесения признаков к существенным, патентным законодательством установлены требования к содержанию описания изобретения, в соответствии с которыми осуществляется проверка соблюдения данных условий.

В этой связи отсутствие в описании заявки N 2016146063 сведений, подтверждающих влияние ее признаков на возможность получения технического результата, с учетом пункта 36 Требований ИЗ во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 1375 ГК РФ, и пункта 45 Требований ИЗ препятствует признанию такого признака существенным.

Аналогичная правовая позиция приведена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2017 по делу N СИП-481/2016 и от 06.03.2020 по делу N СИП-500/2019.

Довод заявителя об отсутствии правовых оснований, предусмотренных ГК РФ, об отказе в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам, является несостоятельным в связи со следующим.

Поскольку описание заявленного изобретения по заявке N 2016146063 не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ), то документы заявки не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 ГК РФ, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение.

Данное обстоятельство согласно пункту 1 статьи 1387 ГК РФ является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

При этом из положений пункта 2 статьи 1386 ГК РФ и пункта 63 Правил ИЗ вывод о соответствии изобретения условиям патентоспособности при проведении экспертизы заявки на изобретение по существу должен быть сделан после проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Учитывая приведенные нормы права, довод заявителя об отсутствии правовых оснований для проверки достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения является несостоятельным.

При таких обстоятельствах суд полагает, что оспариваемое решение Роспатента от 25.07.2021 содержит правильные выводы о том, что документы заявки N 2016146063/11 не соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1387 ГК РФ, что препятствует выдаче по данной заявке патента на изобретение.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта как принятого Роспатентом в рамках своих полномочий и соответствующего требованиям действующего законодательства, в связи с чем в удовлетворении заявленного требования следует отказать.

С учетом изложенного требования заявителя о признании административной процедуры "экспертиза по существу" неисполненной Роспатентом и соответствия технического решения по заявке N 2016146063/11 условию патентоспособности "промышленная применимость" суд считает не подлежащим удовлетворению.

Более того пунктом 2 статьи 1386 ГК РФ установлено, что экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники; проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ.

Так как в решение Роспатента от 25.07.2021 было установлено, что в описании заявленного изобретения не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, что нарушает требования подпункта 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, вследствие чего, проведение как "экспертизы по существу", так и проверки соответствия технического решения по заявке N 2016146063/11 условию патентоспособности "промышленная применимость" Роспатентом не проводятся.

Таким образом, данные требования заявителя не основано на законе, поскольку как проведение экспертизы по существу, так и проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 ГК РФ, были невозможны.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 150, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

прекратить производство по требованию о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.11.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2016146063/11.

В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационной порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская