Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2022 г. по делу N СИП-409/2021 Исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлено только заинтересованным лицом

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2022 г. по делу N СИП-409/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Аджиевой Х.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" (ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4, Москва, 109029, ОГРН 1027700034493) к иностранному лицу GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL (Via Ottavio Gasparri 13/17 I-00152 ROMA (IT)) о досрочном прекращении действия на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 841947 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании принял участие представитель акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" - Сысов А.Г. (по доверенности от 11.02.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Торговый дом "Перекресток" (далее - истец, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL (далее - ответчик, иностранное лицо) о досрочном прекращении действия на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 841947 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество отмечает, что иностранное лицо является правообладателем товарного знака по международной регистрации N 841947 "TRI BICCHIERI" (дата регистрации 30.04.2004) в отношении товаров 33-го класса МКТУ с территориальным расширением на территорию Российской Федерации.

Правообладатель не использует указанный товарный знак в своей хозяйственной деятельности на территории России способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), непрерывно на протяжении трех лет в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

Общество констатирует, что имеет законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, поскольку намерено использовать в собственной деятельности в сфере реализации алкогольной продукции сходное обозначение "Cinque Bicchieri".

Истец указывает, что 17.07.2019 им подана в Роспатент заявка N 2019734799 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения "Cinque Bicchieri" в отношении товаров 33-го класса МКТУ. В регистрации товарного знака обществу отказано по причине сходства заявленного обозначения до степени смешения с товарного знаком ответчика.

Общество обращает внимание, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц основным направлением деятельности истца является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.11), видом лицензируемой деятельности - розничная продажа алкогольной продукции. Таким образом, осуществляемая и подготавливаемая истцом деятельность с товарами 33-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака, аналогична деятельности правообладателя.

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора 25.01.2021 истцом в адрес ответчика направлено предложение правообладателю обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от прав на товарный знак по международной регистрации N 841947 в отношении товаров 33-го класса МКТУ либо заключении договора об отчуждении исключительного права на этот товарный знак.

В связи с тем, что в результате направления указанного предложения заинтересованное лицо и правообладатель не достигли соглашения, по истечении установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ двухмесячного срока истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Дополнительно правовая позиция общества раскрыта в письменных возражениях истца на ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения.

От Роспатента поступил отзыв на исковое заявление, в котором федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности сообщил о своей незаинтересованности в исходе спора и ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В представленном отзыве на исковое заявление ответчик просит отказать в удовлетворении исковых требований.

Определением председателя второго судебного состава Суда по интеллектуальным правам от 17.06.2022 в порядке статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Мындря Д.И. в связи с назначением судьей Арбитражного суда Уральского округа на судью Борисову Ю.В., рассмотрение дела начато с самого начала.

В судебном заседании 14.09.2022 представитель истца констатировал, что направил ходатайство от 01.09.2022 о прекращении производства по делу в связи с тем, что в производстве Суда по интеллектуальным правам находилось дело N СИП-958/2020 по исковому заявлению общества к иностранному лицу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "TRE BICCHIERI" по международной регистрации N 841947 в отношении товаров 33-го класса МКТУ вследствие его неиспользования за иной период (с 12.08.2017 по 11.08.2020).

Истец сообщает суду, что 22.08.2022 Суд по интеллектуальным правам по делу N СИП-958/2020 удовлетворил требования общества в полном объеме и досрочно прекратил на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 841947 в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ, указанных в регистрации, вследствие его неиспользования.

На уточняющий вопрос суда о наличии процессуальных оснований для прекращении производства по делу (принимая во внимание то, что действительно в настоящее время правовая охрана спорного товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 33-го класса прекращена, но в деле N СИП-958/2020 фигурировал иной трехлетний период), представитель истца пояснил, что спорный период другой, просил в таком случае рассмотреть спор по существу.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, не явились, своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Исследовав в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив доводы сторон, суд пришел к выводу о том, что исковые требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается представленной в материалы дела копией предложения о досудебном урегулировании спора о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

В Суд по интеллектуальным правам поступило ходатайство ответчика об оставления искового заявления без рассмотрения в связи с допущенными, якобы, неточностями при отправлении досудебного предложения, повторным обращением в суд с требованием о прекращении правовой охраны спорного товарного знака (тогда как такие требования уже заявлены в рамках дела N СИП-958/2020), что свидетельствует о злоупотреблении правом (статья 10 ГК РФ).

Судебная коллегия не усматривает оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в соответствии с положениями статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как верно отмечает истец в письменных возражениях на ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения, в положениях статьи 1486 ГК РФ отсутствует обязанность направления предложения заинтересованного лица в адрес ответчика исключительно заказным письмом с описью вложения (аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 по делу N СИП-251/2019).

При этом в случае подтверждения фактического получения предложения заинтересованного лица (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ) нарушение порядка его направления не может свидетельствовать о несоблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора (согласно материалам дела соответствующая почтовая корреспонденция вручена ответчику).

Аргументы ответчика о злоупотреблении правом не подтверждены надлежащими доказательствами, как указывалось ранее, в делах N СИП-409/2021 и N СИП-958/2020 фигурирует различный трехлетний период, что сторонами не оспаривается.

В этой связи заявленное ответчиком ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения удовлетворению не подлежит.

Судебная коллегия также полагает необходимым отметить, что, исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 1486 ГК РФ исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлено только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истец ссылается на то, что основным направлением его деятельности является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код по ОКВЭД 47.11), видом лицензируемой деятельности - розничная продажа алкогольной продукции, в том числе товаров, однородных товарам, содержащимся в перечне регистрации спорного товарного знака 33-го класса МКТУ. В материалы дела представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, уведомление о приеме и регистрации заявки, уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, сведения о товарном знаке, сведения из торговой палаты, сведения из торговой палаты о регистрации, сведения из торговой палаты в отношении иностранного лица, электронная переписка, что позволяет признать истца заинтересованным лицом.

Между тем, судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2022 по делу N СИП-958/2020 исковые требования общества удовлетворены. На территории Российской Федерации досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 841947 в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ, указанных в регистрации, вследствие его неиспользования.

Таким образом, на момент рассмотрения искового заявления по существу (14.09.2022) правовая охрана спорного товарного знака по международной регистрации на территории Российской Федерации прекращена.

Принимая во внимание прекращение на момент судебного разбирательства правовой охраны спорного товарного знака (отсутствие предмета спора, подлежащего разрешению судом), судебная коллегия приходит к выводу о том, что данное обстоятельство является основанием для отказа в иске обществу.

Вывод суда об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате государственной пошлины на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования акционерного общества "Торговый дом "Перекресток" (ОГРН 1027700034493, ИНН 7728029110) к иностранному лицу GAMBERO ROSSO BRANDS & CONTENTS SRL (Via Ottavio Gasparri 13/17 I-00152 ROMA (IT)) о досрочном прекращении действия на территории Российской Федерации правовой охраны товарного знака по международной регистрации N 841947 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев