Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2022 г. N С01-1317/2022 по делу N А40-263145/2021 Суд оставил без изменения решения по делу о защите исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации, поскольку суд апелляционной инстанции обоснованно отметил, что судом первой инстанции положена в основу расчета размера компенсации стоимость продукции по состоянию на дату направления претензии, при этом цены, положенные предпринимателем в основу расчета, обществом в суде первой инстанции документально не опровергнуты

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 сентября 2022 г. N С01-1317/2022 по делу N А40-263145/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 сентября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРСТ" (проезд Анненский, д. 3, строение 1, Москва, 127521, ОГРН 1087746984291) на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2022 по делу N А40-263145/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по тому же делу

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Черкасских Олега Владимировича (г. Вологда, ОГРНИП 315352500001956) к обществу с ограниченной ответственностью "АРСТ" о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 739467 и взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Черкасских Олега Владимировича - Анцупов Д.В. (по доверенности от 20.08.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "АРСТ" - Тарасов А.А. (по доверенности от 14.01.2022), Алсуфьев Л.А. (по доверенности от 14.01.2022).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Черкасских Олег Владимирович (далее - истец, предприниматель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "АРСТ" (далее - ответчик, общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 739467 в размере 18 634 800 руб., об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за его счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товара, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "X-line", принадлежащий предпринимателю.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022, исковые требования удовлетворены частично, суд обязал ответчика изъять из оборота и уничтожить за его счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещен незаконно используемый товарный знак "X-line", взыскал в пользу истца компенсацию в размере стоимости проданных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, в размере 9 317 400 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 122 174 руб., в остальной части иска отказал.

Не согласившись с указанными судебными актами, ответчик обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение и постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.

Общество указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что в 2016 году разработал новую линейку мужского термобелья и использовал для ее индивидуализации комбинированное обозначение "DIWARI X-LINE THERMO COMFORT" (обозначение ответчика), где "DIWARI" - товарный знак общества, "X-LINE" - указание на специальное X-образное плетение нити при производстве, "THERMO COMFORT" - указание на целевое назначение продукции: термобелье. С 2018 года ответчик в качестве дистрибьютора производителя реализует спорную продукцию через интернет-магазин "Wildberries" в фирменном разделе "DIWARI". Истец приобрел исключительное право на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 739467 в 2019 году.

Общество полагает, что вывод судов о сильном (доминирующем) элементе в комбинированном обозначении ответчика сделан без сравнительного анализа товарного знака истца и обозначения. По мнению кассатора, доминирующим элементом спорного обозначения является товарный знак ответчика "".

Кассатор констатирует, что стоимость продукции для целей выплаты компенсации определена без учета даты регистрации товарного знака истца и цены реализованной ответчиком продукции. Общество начало реализацию за год до даты регистрации товарного знака, указанная истцом цена реализации не подтверждена доказательствами и опровергается отчетами интернет-магазина "Wildberries".

Общество указывает, что компенсация рассчитывается за период с даты регистрации товарного знака (17.12.2019), а ответчик реализует продукцию со спорным обозначением с 28.09.2018. Для целей определения размера компенсации суды должны были определить объем реализации продукции обществом за период с 17.12.2019 по дату расчета, однако представленные в материалы дела доказательства в отношении начала реализации спорной продукции оставлены без надлежащей правовой оценки.

Кассатор отмечает, что истец обосновал свой расчет данными интернет-сайта "Wildberries", других доказательств с указанием цены продукции предприниматель в материалы дела не представил.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором истец выразил несогласие с правовой позицией ответчика, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

В судебном заседании 14.09.2022 представители ответчика настаивали на доводах кассационной жалобы.

Представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, отзыве на нее.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 739467. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 25-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "белье нижнее; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; изделия трикотажные; комбинации [белье нижнее]; панталоны [нижнее белье]".

Истцом выявлен факт незаконного использования обществом товарного знака "X-line", выразившегося в продаже кальсон мужских DIWARI X-line MKT 583 и термолонгслива мужского DIWARI Х-Line в интернет-магазине "Wildberries" по следующим адресам: https://www.wildberries.ru/catalog/4530381/detail.aspx?targetUrl=XS (кальсоны), https://www.wildberries.ru/catalog/4530921/detail.aspx?targetUrl=BP (термолонгслив) в отсутствие разрешения на использование указанного товарного знака.

Истцом 09.10.2021 в адрес ответчика направлена досудебная претензия с требованиями об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции с товарным знаком предпринимателя, а также о выплате компенсации в двукратном размере стоимости проданных товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (в размере 18 634 800 руб.), которая оставлена без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения предпринимателя в суд с исковым заявлением.

Приходя к выводу о наличии вероятности смешения в гражданском обороте товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, суд первой инстанции отметил, что используемое ответчиком обозначение "X-line" расположено в центральной части логотипа, буквенное сочетание абсолютно идентично зарегистрированному истцом товарному знаку. С визуальной точки зрения надпись "X-line" на логотипе выполнена в том же стиле, что и на товарном знаке предпринимателя: использованы тот же (или, по крайней мере, схожий до степени смешения) шрифт и стилистика, товарные позиции являются однородными.

При расчете компенсации суд установил основания для снижения ее размера (приняв во внимание, в частности, добровольное прекращение ответчиком использования средства индивидуализации истца, стоимость реализуемых товаров) и взыскал компенсацию в сумме 9 317 400 руб.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемый судебный акт без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, заслушав мнение представителей истца и ответчика, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационная жалоба удовлетворению не подлежит в силу следующего.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Основания для удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суды первой и апелляционной инстанций пришли к обоснованному выводу об использовании ответчиком в отсутствие законных оснований обозначения, сходного с товарным знаком истца, в отношении однородных товаров.

Судебная коллегия отмечает, что суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом методологии установления сходства обозначений, однородности услуг, вероятности смешения обозначений в гражданском обороте (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153 по делу N А60-44547/2015).

Судами первой и апелляционной инстанций с соблюдением существующих методологических подходов верно установлены доминирующий (сильный) элемент, сходство сравниваемых обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака истца, однородность товаров и вероятность смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца в гражданском обороте. Выводы по данному поводу должным образом судами мотивированы.

Надлежащих доказательств того, что сходное с товарным знаком истца обозначение использовалось ответчиком не с целью индивидуализации товаров (например, в общеупотребительном значении), в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Доводы кассатора о неверном определении судом доминирующего элемента (по его мнению, доминирующим элементом спорного обозначения является товарный знак ответчика "") направлены на несогласие с произведенной судами первой и апелляционной инстанций оценкой представленных доказательств, что не является основанием для отмены судебных актов в суде кассационной инстанции.

Аргументы ответчика о несогласии с размером взыскиваемой компенсации подлежат отклонению.

Доводы ответчика о том, что стоимость товаров и размер компенсации определены неверно, исходя из периода заявленной к взысканию компенсации и стоимости товаров, судом апелляционной инстанции обоснованно отклонены, представленные ответчиком документы в обоснование иной стоимости товара признаны носящими односторонний характер.

Оставляя в силе решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции обоснованно отметил, что судом первой инстанции положена в основу расчета размера компенсации стоимость продукции по состоянию на 09.10.2021 (дата направления претензии). При этом цены, положенные предпринимателем в основу расчета, обществом в суде первой инстанции документально не опровергнуты.

Судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопрос об установлении размера компенсации является вопросом факта, и подразумевает возможность его установления исходя из фактических обстоятельств конкретного дела и представленных в материалы дела доказательств и, следовательно, устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, представленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Выводы судов о наличии оснований для снижения размера компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 739467 (зарегистрированный 17.12.2019 с датой приоритета - 31.01.2019), истцом не оспаривались.

Судебная коллегия также отмечает, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исследование и оценка представленных в материалы дела доказательств не входят в компетенцию суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции принял во внимание все фактические обстоятельства по делу.

Указанные выводы суда апелляционной инстанции Суд по интеллектуальным правам находит соответствующими установленным по делу обстоятельствам, имеющимся в деле доказательствам и закону.

Судебная коллегия отмечает, что судами первой и апелляционной инстанций дана верная правовая оценка представленным в материалы дела доказательствам; обоснованно установлен факт нарушения исключительных прав истца.

Суд кассационной инстанции в силу компетенции, предусмотренной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не наделен полномочиями по переоценке фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами на основании собранных по делу доказательств.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с результатами содержащейся в оспариваемых судебных актах оценки доказательств по делу не является основанием для их отмены, поскольку его доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального или процессуального права, и не опровергают установленные ими обстоятельства.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной инстанции проверил, не нарушены ли арбитражными судами первой и апелляционной инстанций нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, и таких нарушений не установил.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на ее подателя.

В связи с рассмотрением кассационной жалобы приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2022 по делу N А40-263145/2021 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по тому же делу, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2022, подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2022 по делу N А40-263145/2021 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АРСТ" (ОГРН 1087746984291, ИНН 7715712954) - без удовлетворения.

Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2022 по делу N А40-263145/2021 и постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2022 по тому же делу, принятое определением Суда по интеллектуальным правам от 13.07.2022.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев