Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2023 г. N С01-218/2023 по делу N А45-20858/2021 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом первой инстанции не исследовался перечень существенных признаков спорных промышленных образцов и не делалось их сравнительное исследование с товарами, предлагаемыми к продаже ответчиком

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2023 г. N С01-218/2023 по делу N А45-20858/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 1 марта 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 марта 2023 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Снегура А.А., Четвертаковой Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Адняевым М.М. путем использования системы веб-конференции

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Harman International Industries, Incorporated (400 Atlantic Street, Suite 1500, Stamford, Connecticut, USA) на постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022 по тому же делу по исковому заявлению иностранного лица Harman International Industries, Incorporated к акционерному обществу "ФИНСИБ" (ул. Электрозаводская, д. 4, эт. 3, оф. 308, г. Новосибирск, 630015, ОГРН 1025402475361) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и промышленные образцы,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Аллегро" (ул. Ногина, д. 10/1, пом. 68, эт. 3, г. Новосибирск, 630001, ОГРН 1175476110974) и общества с ограниченной ответственностью ТД "Сима-Ленд" (ул. Черняховского, стр. 86, оф. 44, г. Екатеринбург, 620010, ОГРН 1176658004929);

при участии в судебном заседании представителей:

от иностранного лица Harman International Industries, Incorporated - Гришина И.Ю. (по доверенности от 02.08.2022);

от акционерного общества "ФИНСИБ" - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 02.12.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "Аллегро" - Слесарюк Н.В. (по доверенности от 18.08.2021).

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Harman International Industries, Incorporated (далее - компания) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области к акционерному обществу "ФИНСИБ" (далее - общество "ФИНСИБ") с исковым заявлением (с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о взыскании:

- 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264256;

- 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 97967;

- 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 98697;

- 21 787 рублей расходов по составлению нотариального протокола осмотра доказательств;

- почтовых расходов в размере 282 рублей 24 копеек;

- расходов по оплате госпошлины в размере 19 000 рублей.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Аллегро" (далее - общество "Аллегро") и общество с ограниченной ответственностью ТД "Сима-Ленд".

постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022, исковые требования удовлетворены частично: с общества "ФИНСИБ" в пользу компании взыскано 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 264256 ("JBL"), 2 723 рубля 38 копеек расходов на составление нотариального протокола осмотра доказательств, 35 рублей 28 копеек расходов на почтовые отправления, а также 1 375 рублей расходов по оплате госпошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права просит отменить постановление суда апелляционной инстанции, и направить дело на новое рассмотрение в суде первой инстанции.

Заявитель кассационной жалобы указывает на неверное толкование судами норм статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку суды первой и апелляционной инстанций не установили перечень существенных признаков каждого из промышленных образцов, в текстах судебных актов оценка данному обстоятельству отсутствует.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с обоснованием и снижением судами размера взысканной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика и общества "Аллегро" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Общество с ограниченной ответственностью ТД "Сима-Ленд", надлежаще образом извещенное о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установили суды и следует из материалов дела, истец является правообладателем исключительных прав на следующие объекты интеллектуальной собственности: товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 266284, патент Российской Федерации на промышленный образец N 98697; патент Российской Федерации на промышленный образец N 97967.

Полагая, что на сайте https://aleks-vill.ru/ размещено предложение к продаже товаров, содержащих в себе объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат компании, истец направил ответчику претензию с требованием о выплате компенсации, а также о прекращении нарушения исключительных прав.

Неисполнение указанных требований послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения исключительных прав истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 264256, неподтвержденности истцом факта нарушение его исключительных прав на промышленные образцы N 97967 и N 98697, придя к выводу о возможности взыскания с ответчика компенсации за допущенные нарушения в размере 50 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, признал законными и обоснованными выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее частичного удовлетворения, исходя из следующего.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как предусмотрено пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Согласно положениям статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, истец является правообладателем товарного знака и промышленных образцов, в защиту которых подан настоящий иск.

Суды первой и апелляционной инстанций также установили, что материалами дела подтверждается нарушение ответчиком только исключительного права на товарный знак.

Данные фактические обстоятельства дела послужили основанием для частичного удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

В настоящем деле истец заявил требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак исходя из положений подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ.

Как усматривается из материалов дела, суды при определении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, с учетом допущенного однократного нарушения в отношении спорных объектов интеллектуальной собственности со стороны ответчика, подсчитали возможным удовлетворить исковые требования частично и снизить размер компенсации до 50 000 рублей.

Довод заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера удовлетворенных исковых требований, не может быть принят во внимание, поскольку определение размера подлежащей взысканию компенсации осуществлено судом первой инстанции в соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении N 10, в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а взысканная с ответчика сумма компенсации мотивирована надлежащим образом, признана соразмерной допущенному нарушению и разумной с учетом представленных доказательств.

Нарушений судами норм материального права при установлении размера компенсации судом кассационной инстанции не установлено, размер компенсации был определен судами в пределах, установленных подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, но ниже минимального установленного размера, и без применения положения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края".

В то же время доводы кассационной жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленные образцы заслуживают внимания в силу следующего.

Суд первой инстанции, сравнив фотографии товаров, предложенных ответчиком к продаже (скриншоты) пришел к выводу о том, в материалы дела не представлены товары, которые, по мнению истца, нарушают его исключительные права на промышленные образцы N 97967 и N 98697, учитывая, в том числе, тот факт, что формула промышленного образца в свидетельствах не указана.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с приведенными выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, содержащихся в патенте на промышленный образец (пункт 3 статьи 1354 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав только для изобретений или полезных моделей, и на промышленные образцы не распространяется.

В пункте 123 Постановления N 10 разъяснено, что использование без согласия патентообладателя не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает.

Таким образом, в предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на промышленные образцы входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков промышленного образца или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.

При этом перечень существенных признаков промышленного образца включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Признаки должны быть выражены понятиями, смысловое содержание которых однозначно понятно пользователю изделия.

Вопрос об использовании промышленного образца истца в производимым и реализуемым ответчиком товаре является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2020 по делу N А28-9060/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 09.04.2020 N 301-ЭС20-2936 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано).

Как разъяснено в пункте 55 Постановления N 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При этом в пункте 124 Постановления N 10 разъяснено, что при наличии у истца обоснованных предположений о том, что ответчиком допускается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, исключительное право на которое принадлежит истцу, у ответчика могут быть истребованы доказательства в порядке, предусмотренном статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, позволяющие установить, совершаются ли ответчиком действия, охватываемые исключительным правом патентообладателя (статья 1358 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах судом первой инстанции не исследовался перечень существенных признаков спорных промышленных образцов и их сравнительное исследование с товарами, предлагаемыми к продаже ответчиком.

Суд апелляционной инстанции не только не исправил допущенное судом первой инстанции нарушение норм материального и процессуального права, но и при рассмотрении апелляционной жалобы допустил такие же нарушения.

Таким образом, вывод судов об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы по патенту Российской Федерации N 97967 и N 98697 не может быть признан обоснованным.

Принимая во внимание данные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые решение и постановление судов первой и апелляционной инстанции в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы по патенту Российской Федерации N 97967 и N 98697 и распределение судебных расходов по делу приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в обжалуемых актах в указанной части, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признан законным и в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене, а дело в указанной части направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела в отмененной части суду первой инстанции следует учесть изложенное в настоящем постановлении, устранить допущенные нарушения норм материального и процессуального права и по результатам оценки доводов сторон, установления значимых обстоятельств и исследования имеющихся в материалах дела доказательств принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов за подачу кассационной жалобы разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022 по тому же делу отменить в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на промышленные образцы по патенту Российской Федерации N 97967 и N 98697 и распределение судебных расходов по делу.

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

В остальной части постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2022 по тому же делу оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур

Судья

Е.С. Четвертакова