Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2023 г. N С01-68/2023 по делу N СИП-244/2022 Суд оставил без изменения решение суда первой инстанции об отказе в иске о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента, поскольку полезная модель соответствует условию патентоспособности "новизна"

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 апреля 2023 г. N С01-68/2023 по делу N СИП-244/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 3 апреля 2023 г.

Полный текст постановления изготовлен 7 апреля 2023 г.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Силаева Р.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Минская обл., 223710, Республика Беларусь, регистрационный номер 600122531) на решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2022 по делу N СИП-244/2022

по заявлению иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2651667 на изобретение "Горный комбайн", и об аннулировании патента Российской Федерации N 209275 на полезную модель "Горный комбайн".

К участию в деле в качестве в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, Челябинская обл., 456618, ОГРН 1027400775819), публичное акционерное общество "Уралкалий" (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618416, ОГРН 1025901702188), Семенов Виктор Владимирович (г. Копейск, Челябинская обл.), Гюбнер Герберт Эрвинович (г. Копейск, Челябинская обл.), Скуров Анатолий Георгиевич (Москва), Морозова Людмила Николаевна (Краснодарский край).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" - Титаренко М.А. (по доверенности от 07.02.2022 N 01-01-13/965), Микуцкая Т.Ю. (по доверенности от 06.12.2022 N 01-01-13/8724), Лукашевич Е.Ю. (по доверенности от 10.02.2023 N 01-01-13/1131);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-286/41и);

от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Гавриков М.Д. (по доверенности от 25.01.2022 N 1/040ЮР), Касьяненко К.К. (по доверенности от 25.01.2022 N 11/041ЮР);

от публичного акционерного общества "Уралкалий" - Грядов А.В. (по доверенности от 01.01.2023 N 165).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо открытое акционерное общество "ЛМЗ Универсал" (далее - общество "ЛМЗ Универсал") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения от 17.05.2021 против выдачи патента Российской Федерации N 2651667 на изобретение "Горный комбайн", и об аннулировании патента Российской Федерации N 209275 на полезную модель "Горный комбайн".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - общество "КМЗ"), публичное акционерное общество "Уралкалий" (далее - общество "Уралкалий"), Семенов Виктор Владимирович, Гюнбер Герберт Эрвинович, Скуров Анатолий Георгиевич и Морозова Людмила Николаевна.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2022 требования общества "ЛМЗ Универсал" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "ЛМЗ Универсал" просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Роспатент и общество "КМЗ" представили отзывы на кассационную жалобу, в которых не согласились с изложенными в ней доводами, просили оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Общество "Уралкалий" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором поддержало доводы ее заявителя, просило удовлетворить кассационную жалобу.

Общество "ЛМЗ Универсал" представило письменные пояснения на отзывы Роспатента и общества "КМЗ", в которых дополнительно аргументировало приведенные в кассационной жалобе доводы.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам приняли участие представители общества "ЛМЗ Универсал", Роспатента, общества "КМЗ" и общества "Уралкалий", которые поддержали свои правовые позиции. Так, представители общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий" просили удовлетворить кассационную жалобу, отменить решение суда первой инстанции. Представители Роспатента и общества "КМЗ", в свою очередь, возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемый судебный акт без изменения.

Семенов В.В., Гюнбер Г.Э., Скуров А.Г. и Морозова Л.Н., надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а также о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, патент Российской Федерации N 2651667 на изобретение "Горный комбайн" (код Международной патентной классификации - E21C 27/24 (2006.01), код Совместной патентной классификации - E21C 27/24 (2017.01)) выдан по заявке N 2016131802 с приоритетом от 03.08.2016 на имя общества "КМЗ" со следующей формулой:

"Горный комбайн, включающий механизм передвижения, по меньшей мере один исполнительный орган, отличающийся тем, что ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой, исполнительный орган содержит по меньшей мере одну режущую головку с приводом, закрепленную на рукояти так, что ось вращения головки направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа, а режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.".

Как указано в описании спорного изобретения, техническим результатом, на достижение которого оно направлено, является обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

В заявке на получение патента на данное изобретение имеются графические материалы:

.

Общество "ЛМЗ Универсал" 17.05.2021 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 2651667, мотивированным (с учетом дополнений) тем, что документы заявки, по которой был выдан спорный патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, наличием в формуле изобретения признака "ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа", не раскрытого на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" указало на то, что техническое решение, охраняемое спорным патентом, не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", в связи с чем спорный патент выдан с нарушением требований пункта 1 статьи 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В подтверждение своих доводов общество "ЛМЗ Универсал" сослалось на то обстоятельство, что в качестве технического результата изобретения по спорному патенту в описании указано: "обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой". Формула изобретения в указанной части совпадает с текстом описания патента (в части технического результата), т.е. формула в этой части содержит не сущность технического решения, а декларативно заявленную цель изобретения, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель достигается.

Как следствие, по мнению общества "ЛМЗ Универсал", сущность изобретения недостаточно раскрыта для возможности его осуществления специалистом.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" указало, что все признаки формулы изобретения по спорному патенту присущи каждому из технических решений, сведения о которых раскрыты в следующих источниках информации:

Бреннер В.А. и др. Проходческий комбайн "Караганда-7/15". М.: Недра, 1969. С. 3, 6-25 (далее - источник информации 1);

Филиппов С.В. Сталь и недра Верхнекамья. Как создавались и осваивались калийные добычные комплексы. Березники: ООО "Издательский дом "Типография купца Тарасова", 2011. С. 128-131, 136-139, 146, 147 (далее - источник информации 2);

Бреннер В.А. и др. Щитовые проходческие комплексы: Учебное пособие. М.: Горная книга, Издательство Московского государственного горного университета, 2009. С. 13-15, 100-103, 234-237 (далее - источник информации 3).

При рассмотрении возражения в Роспатенте на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.08.2021, общество "ЛМЗ Универсал" дополнительно представило страницу 142 источника информации 2 и дополнение к возражению со сравнительными таблицами, содержащими графические материалы, в котором сослалось на то, что в описании изобретения по спорному патенту приведены примеры реализации изобретения со ссылкой на графические материалы, при этом данные графические материалы находятся в прямом противоречии с разделом описания "сущность изобретения".

Так, по мнению общества "ЛМЗ Универсал", представленные на поясняющих изобретение графических материалах примеры исполнения режущей поверхности находятся в прямом противоречии с сущностью изобретения, ввиду чего спорное изобретение не соответствует условию ясности и полноты раскрытия. Признак формулы изобретения по спорному патенту "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" охарактеризован на уровне функционального обобщения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 26.08.2021, общество "ЛМЗ Универсал" представило дополнения к возражению, в которых указало, что "рукоять" и "редуктор" в сравниваемых решениях - это одна и та же деталь (имеется терминологическое, а не сущностное различие), а "забурник", упоминающийся в источнике информации 1, представляет собой точно такую же рукоять.

Податель возражения указывал, что предложенное в изобретении по спорному патенту выполнение центральной части исполнительного органа не позволяет отрабатывать горный массив, поскольку при такой компоновке отработка исполнительным органом забоя на величину будет вестись на расстояние от плоскости резания режущего инструмента до "рукояти", после чего дальнейшее движение горного комбайна станет невозможным.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" сослалось на то, что из источника информации 3 очевидно, что горнопроходческий щит представляет собой аналогичное горнопроходческому комбайну устройство и состоит из тождественного набора узлов и механизмов, настаивало на том, что в источнике информации 3 раскрыто техническое решение того же типа и назначения, что и изобретение по спорному патенту, в подтверждение чего представило пособие "Горная энциклопедия" (М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 4. С. 267-269; далее - источник информации 4).

Оценив доводы общества "ЛМЗ Универсал" о том, что признак формулы изобретения "ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа" отсутствовал в документах заявки на дату ее подачи, Роспатент исследовал материалы заявки и установил, что указанный признак присутствует на фиг. 1, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи.

С учетом этого административный орган счел несостоятельным тот довод возражения, что в формуле спорного изобретения имеются признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

Проверив по доводам общества "ЛМЗ Универсал" соответствие документов заявки, по которой выдан спорный патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, Роспатент установил, что указанные доводы, по существу, сводятся к тому, что признаки формулы изобретения по спорному патенту "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" характеризуют не сущность технического решения, а декларативную цель, которая сформулирована на функциональном уровне, без раскрытия того, как именно эта цель была достигнута.

Применительно к этой группе доводов административный орган исследовал описание изобретения по спорному патенту и установил, что согласно ему техническим результатом спорного изобретения является обеспечение более равномерного удаления слоев породы, обеспечение разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой. Как установил административный орган, согласно описанию спорного изобретения упомянутый технический результат достигается тем, что "режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения". В описании также указано, что "режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти". Данные сведения, как отметил Роспатент, поясняются графическими материалами к заявке.

Оценив приведенные сведения, Роспатент пришел к выводу о том, что описание изобретения в заявке, по которой выдан спорный патент, содержит сведения, раскрывающие возможность достижения упомянутого технического результата признаками формулы. Как следствие, Роспатент отклонил доводы подавшего возражение лица о том, что описание изобретения по спорному патенту не раскрывает его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ).

Рассмотрев доводы общества "ЛМЗ Универсал" о несоответствии спорного изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", Роспатент указал, что представленные источники информации 1-3 опубликованы ранее даты приоритета спорного изобретения, следовательно, могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия спорного изобретения условиям патентоспособности.

Исследовав противопоставленное техническое решение, раскрытое в источнике информации 3, административный орган установил, что из него известен щитовой проходческий комплекс, а согласно сведениям из источника информации 4 проходческий щит - это временная передвижная металлическая призабойная крепь, под защитой которой производится возведение постоянной крепи.

На основании указанной информации Роспатент констатировал, что щитовой проходческий комплекс, включающий множество вспомогательных устройство и механизмов, не является средством того же назначения, что и комбайн по спорному патенту. Следовательно, сведения о техническом решении, раскрытые в источнике информации 3, не могут быть противопоставлены спорному изобретению.

Исследовав противопоставленный источник информации 1, административный орган установил, что из этого источника известен горный комбайн, включающий механизм передвижения, исполнительный орган, при этом ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой; исполнительный орган содержит режущие головки с приводом от электродвигателя через редуктор, закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения рукояти совпадает с осью вращения исполнительного органа; разрушение забоя в направлении движения комбайна обеспечивается резцами забурника (режущие головки, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой), а разрушение забоя по контуру - фрезерными дисками 1.

На основании изложенного Роспатент констатировал, что комбайну, известному из источника информации 1, не присущ признак формулы спорного изобретения "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой", т.е. существенный признак, характеризующий разрушение забоя одной режущей головкой и по контуру вращения рукояти, и в направлении движения комбайна, при сонаправленности оси вращения режущей головки направлению движения комбайна на забой.

В отношении признака "рукоять" формулы спорного изобретения административный орган указал, что он присущ комбайну, известному из источника информации 1, с учетом того, что конструктивные особенности данной рукояти не раскрыты в описании спорного изобретения, указано лишь, что на ней закреплена режущая головка, а также то, что рукоять совершает круговые движения и что в известном решении корпус редуктора выполняет те же функции.

При таких обстоятельствах Роспатент сделал вывод о том, что комбайн, раскрытый в источнике информации 1, не порочит новизну спорного изобретения.

Исследовав источник информации 2, административный орган установил, что из него известен горный комбайн "Урал 20", включающий механизм передвижения и один исполнительный орган; ось вращения исполнительного органа направлена вдоль движения комбайна на забой; исполнительный орган содержит резцовые диски (режущие головки); оси вращения режущих головок направлены вдоль движения комбайна на забой (стр. 136, 137, схема 2б).

Роспатент также установил, что из источника информации 2 известен "перспективный горный комбайн", где исполнительный орган содержит резцовые диски 1 (режущие головки) с приводом от редуктора 4, закрепленные на корпусе редуктора (на рукояти) так, что оси вращения головок 1 направлены вдоль движения комбайна на забой, при этом ось вращения корпуса редуктора (рукояти) совпадает с осью вращения исполнительного органа.

Кроме того, административный орган констатировал, что в источнике информации 2 на схеме 1 визуализируется режущая поверхность режущей головки, имеющая профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой, а сведения, приведенные в настоящем абзаце, присущи также горному комбайну "Урал-61".

Согласно выводам Роспатента на странице 142 (абзацы второй - четвертый) источника информации 2 упоминается еще один горный комбайн - "Урал-20Р с доработкой", рабочий орган которого предлагается выполнять так, как указано на схеме 1. Однако конструкция горного комбайна "Урал-20Р с доработкой" в источнике информации 2 не раскрыта, следовательно, нельзя утверждать, что конструкция данного комбайна идентична конструкции комбайна "Урал-20", сведения о котором приведены на страницах 136, 137 и схеме 2б.

На основании изложенного административный орган пришел к выводу о том, что из противопоставленного источника информации 2 известны все признаки формулы спорного изобретения, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким, следовательно, указанный противопоставленный источник информации не порочит патентоспособность спорного изобретения по критерию "новизна".

При исследовании вопроса о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" Роспатент пришел к следующим выводам.

Административный орган указал, что ближайшим аналогом изобретения по спорному патенту является комбайн "Урал-20" из источника информации 2, а признаки, касающиеся выполнения исполнительного органа и профиля режущих головок, которыми изобретение отличается от ближайшего аналога, присущи "перспективному горному комбайну". Из сведений, содержащихся на странице 131, и из изображений, представленных на схеме 1, следует, что исполнительный орган и профиль режущих головок позволяют обеспечить достижение технического результата, заключающегося в обеспечении более равномерного удаления слоев породы, в обеспечении разрушения забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

На основании изложенного Роспатент констатировал, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 26.08.2021 общество "КМЗ" ходатайствовало о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Рассмотрев ходатайство патентообладателя - общества "КМЗ" о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель в порядке пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, установив, что срок действия спорного патента на изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель, Роспатент направил материалы заявки на предмет проверки ее соответствия требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям.

По результатам проверки заявки 22.10.2021 представлены отчет об информационном поиске и заключение экспертизы, в котором сделан вывод о соответствии решения, охарактеризованного указанной выше формулой, требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ.

В свою очередь, общество "ЛМЗ Универсал" указало, что заявленное к преобразованию техническое решение не соответствует требованиям новизны и единства полезной модели, поскольку формула, характеризующая такое решение, содержит альтернативные признаки и, следовательно, само это решение не относится к одному устройству, в связи с чем требование единства полезной модели не соблюдено.

Кроме того, общество "ЛМЗ Универсал" не согласилось с приведенными в заключении от 22.10.2021 выводами экспертизы касательно того, что исполнение горного комбайна, описанное на странице 130 источника информации 2, не совпадает полностью с существенными признаками формулы, характеризующей заявленную к преобразованию полезную модель. Так, общество "ЛМЗ Универсал" указало, что в источнике информации 2 подробно описано исполнение комбайна в целом, следовательно, объединение одной совокупности признаков (об устройстве комбайна в целом) и совокупности признаков выполнения рабочего органа является очевидной логической операцией, которая не требует какого-либо специального домысливания. Общество "ЛМЗ Универсал" настаивало на том, что исполнительный орган, предлагаемый на странице 130 источника информации 2, подразумевается для использования в составе комбайна, указанного в том же источнике ранее, т.е. общие признаки остаются теми же самыми; комбайн в целом тоже раскрыт - на странице 142 источника информации 2 содержится полное устройство одного "перспективного комбайна".

При рассмотрении вопроса о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель административный орган установил, что заявленная к преобразованию вышеприведенная формула содержит один независимый пункт и включает альтернативные признаки: "по меньшей мере, один исполнительный орган" и "по меньшей мере, одну режущую головку".

Оценив указанные доводы, Роспатент констатировал, что из описания, приведенного в заявке, по которой выдан спорный патент, следует, что технический результат достигается тем, что режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения; режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно; обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти.

Из данной информации, по мнению административного органа, следует, что существенным для достижения указанного выше технического результата является конфигурация комбайна, в соответствии с которой режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения.

Таким образом, Роспатент признал правомерными выводы экспертизы о том, что альтернативные признаки, характеризующие количество исполнительных органов и количество головок, приведены в общем виде и не являются существенными для достижения указанного выше технического результата. Как следствие, Роспатент констатировал, что устройство, описанное в вышеприведенной формуле, не нарушает требование единства полезной модели по смыслу пункта 2 и подпункта 1а пункта 40 Требований к документам заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701 (далее - Требования ПМ).

Отклонил административный орган и доводы общества "ЛМЗ Универсал" о несоответствии полезной модели, охарактеризованной спорной формулой, условию патентоспособности "новизна", указав, что все существенные признаки формулы не присущи какому-либо одному техническому решению, раскрытому в уровне технике, приведенном в возражении.

На основании изложенного Роспатент счел заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, решением от 10.01.2022 признал спорный патент на изобретение недействительным полностью и выдал патент Российской Федерации N 209275 на полезную модель с той же формулой.

Несогласие общества "ЛМЗ Универсал" с названным решением Роспатента послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Так, общество "ЛМЗ Универсал" оспаривало выводы административного органа об отсутствии оснований для признания спорного изобретения не соответствующим требованию достаточности раскрытия сущности изобретения в материалах заявки и не соответствующим условию патентоспособности "новизна", а также оспаривало выводы Роспатента в части удовлетворения ходатайства о преобразовании патента на спорное изобретение в патент на полезную модель.

Доводы общества "ЛМЗ Универсал", приведенные в обоснование заявленных требований, сводились к следующему:

признак формулы спорного изобретения "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна за забой" охарактеризован на уровне функционального обобщения, что требует приведения в описании изобретения материальных эквивалентов выполнения, однако в первоначальных материалах заявки на получение патента на спорное изобретение сведения о таких эквивалентах отсутствуют, что свидетельствует как о необходимости признания спорного патента недействительным, так и о невозможности его преобразования в патент на полезную модель;

в описании спорного изобретения отсутствуют сведения о возможности достижения заявленного для этого изобретения технического результата и причинно-следственной связи между признаками формулы изобретения и декларируемым техническим результатом, что свидетельствует о недостаточности полноты раскрытия сущности изобретения в материалах заявки, что влечет признание патента на изобретение недействительным и невозможность его преобразования в патент на полезную модель;

все признаки изобретения - как существенные, так и несущественные, приведенные в независимом пункте формулы изобретения по спорному патенту, известны из каждого из противопоставленных источников информации 1 и 2, а значит, техническое решение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности "новизна", что влечет признание недействительным патента на изобретение и исключает его преобразование в патент на полезную модель;

преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель в данном случае невозможно также и потому, что спорное техническое решение не соответствует требованиям, предъявляемым к полезным моделям, а именно: запатентованный горный комбайн не является единым устройством;

в формуле заявленной к преобразованию полезной модели имеются признаки, характеризующие механизм перемещения и направление оси вращения исполнительного органа вдоль движения комбайна на забой, которые не являются существенными и не подлежат учету при проверке новизны полезной модели, заявленной к преобразованию, а все остальные признаки формулы такой полезной модели известны как из источника информации 1, так и из источника информации 2, что выявлено самим административным органом при проверке новизны спорного изобретения;

даже эти несущественные признаки известны как из источника информации 1, так и из источника информации 2;

ходатайство общества "КМЗ" о преобразовании рассмотрено и удовлетворено Роспатентом в отсутствие доказательств уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, административный орган действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

С учетом даты подачи заявки, на основании которой выдан спорный патент (03.08.2016), при разрешении настоящего спора суд первой инстанции руководствовался нормами статей 1350, 1351, 1354, 1363, 1375, 1376, 1386, 1390, 1398 ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, пунктами 53, 55, 56, 70, 76, 77, 81 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, пунктами 35, 36, 45 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, пунктом 12 Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, пунктами 37, 69 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 701, и пунктами 2, 35, 38, 40 Требований ПМ.

Оценив оспариваемое решение административного органа на соответствие положениям указанных нормативных правовых актов, суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Доводы заявителя о том, что в материалах патента отсутствует описание средств и методов, отражающих материальные эквиваленты признаков, а значит, техническое решение не раскрыто в первоначальных материалах с полнотой, достаточной для его осуществления, суд первой инстанции отклонил, указав следующее.

Из материалов спорной заявки (описание изобретения в разделе "Раскрытие изобретения") следует, что заявленный технический результат достигается тем, что "режущая головка закреплена на рукояти исполнительного органа так, что ее ось вращения направлена вдоль движения комбайна на забой, при этом ее режущая поверхность выполнена плоской, а предпочтительно имеет профиль тела вращения". Как отметил суд первой инстанции, в материалах заявки в разделе "Осуществление изобретения" указано, что "режущая головка 4, вращаясь на рукояти 5 исполнительного органа 3, послойно снимает породу, формируя контур выработки заданной формы, а отбойные устройства 2 формируют почву и кровлю соответственно. Обрабатывая забой в направлении движения комбайна, вращаясь вокруг своей оси, режущая головка 4, дополнительно совершающая круговые движения посредством рукояти 5, обеспечивает разрушение забоя по контуру вращения рукояти".

Суд первой инстанции счел, что приведенные элементы спорного технического решения изображены в их конструктивном единстве во всех графических материалах спорного патента на фигурах 1-5.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что указанные сведения о работе комбайна исчерпывающим образом раскрывают и сам признак, и то, каким образом технический результат достигается конструкцией режущей головки, которая 1) обеспечивает разрушение породы по контуру переносного вращения режущей головки, 2) обеспечивает разрушение породы в направлении движения комбайна на забой.

Оценив указанные сведения и графическую информацию, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в описании изобретения и в иллюстрациях заявки приведены все сведения, необходимые и достаточные для осуществления спорного изобретения.

Так, суд первой инстанции установил: из формулы спорного изобретения следует, что оси вращения исполнительного органа, режущей головки и ось вращения рукояти направлены на забой, т.е. являются параллельными друг другу. Такое выполнение осей вращения исключает необходимость применения в редукторах и приводах конических передач, которые являются менее эффективными, чем цилиндрические. Отсутствие конических передач уменьшает вибрации в механизмах и дополнительно повышает равномерность и стабильность разрушения породы.

Таким образом, суд первой инстанции констатировал, что признак полезной модели "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" характеризует не функцию горного комбайна, а конструкцию режущего инструмента (режущей головки). Ввиду большого разнообразия способов выполнения режущих головок соответствующий признак правомерно охарактеризован общими существенными конструктивными свойствами режущей головки.

Довод общества "ЛМЗ Универсал" в отношении недостаточного раскрытия сущности признака "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" был отклонен судом первой инстанции как противоречащий материалам заявки, в которых, в том числе в графических материалах, раскрыто конструктивное выполнение режущего инструмента, обеспечивающее достижение технического результата.

Как отметил суд первой инстанции, вопреки мнению общества "ЛМЗ Универсал", специалисту в области горного машиностроения очевидно известен тот факт, что для разрушения забоя режущей головкой исполнительного органа проходческого комбайна профиль такой головки должен иметь зубцы, а конструкция режущего инструмента может иметь различный профиль. Для целей равномерного удаления породы профиль режущей головки по спорному патенту обладает способностью разрушать породу как по контуру, так и в направлении забоя. Многообразие форм выполнения режущей головки проиллюстрировано изображением режущих головок на фигуре 2 описания полезной модели.

Согласно выводу суда первой инстанции данный признак является существенным.

Суд первой инстанции указал, что из графических материалов с изображением горного комбайна, исполнительный инструмент которого содержит рукоять 5 и режущую головку 4 (фигура 1), где показаны в конструктивном единстве как рукоять 5, так и примеры профилей режущих головок 4 (фигура 2), объединенные тем, что каждая из головок имеет зубцы, и из приведенного фрагмента описания, где указано на дополнительное вращение рукояти с разрушением забоя по ее контуру, в совокупности очевидно, что признак "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" представляет собой профиль с зубцами - как дисковый, изображенный в верхнем левом примере на фигуре 2, так и профиль в форме тела вращения, как на остальных примерах на той же фигуре.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что признак "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" в материалах спорной заявки раскрыт ясно и достаточно для понимания сущности технического решения специалистом в области горного машиностроения.

Учитывая приведенные сведения, суд первой инстанции констатировал следующее: является очевидным, что именно одновременное разрушение породы большей площади ввиду разрушения по контуру вращения рукояти торцевой частью режущей головки и обеспечивает более равномерное удаление слоев породы. В связи с этим тот вывод Роспатента, что сведений, содержащихся на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан спорный патент, достаточно для осуществления изобретения по патенту специалистом в данной области техники с реализацией его назначения и с достижением указанного технического результата, признан судом правомерным. Соответственно, суд первой инстанции подтвердил позицию административного органа, состоящую в том, что указанные в этой части подателем возражения обстоятельства не являются основаниями для признания недействительным патента на изобретение и не препятствуют преобразованию патента на изобретение в патент на полезную модель.

Суд первой инстанции по тем же мотивам отклонил аргументы общества "ЛМЗ Универсал" о том, что примеры выполнения режущих головок значительно отличаются друг от друга и патентообладателем не приведены никакие технические особенности этих режущих головок, которые бы объединяли данные варианты выполнения и обеспечивали достижение технического результата.

Рассмотрев доводы заявителя о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности "новизна", суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

В противопоставленном источнике информации 1 раскрыт комбайн "Караганда-7/15", конструкция режущего органа которого имеет фрезерные диски и диски забурника. Диски забурника обрабатывают только центральную часть забоя и не могут обрабатывать выработку по контуру. Мнение заявителя о том, что "редуктор" и "рукоять" - это одно и то же средство, отличающееся только терминологией, как указал суд первой инстанции, несостоятельно, поскольку то обстоятельство, что режущие диски закреплены на корпусе редуктора, не свидетельствует о том, что редуктор противопоставленного комбайна совпадает с рукоятью спорного комбайна по конструкции и свойствам.

В отношении комбайна "Караганда-7/15" (источник информации 1) заявитель указал, что из графических материалов видно, что направление режущих поверхностей указанных резцов, которые выступают как за периферию диска, так и в направлении забоя, позволяет им разрушать породу в двух направлениях: как по контуру вращения рукоятей (вбок от диска забурника), так и вперед в направлении забоя.

Оценив данный аргумент и исследовав приведенные в источнике информации 1 графические материалы - рис. 4, 5, 10 (воспроизведены судом первой инстанции в обжалуемом судебном акте), суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для вывода о том, что режущие диски забурника обладают двумя самостоятельными свойствами разрушать породу в направлении на забой и разрушать породу по контуру переносного движения.

С учетом этого суд первой инстанции признал верным вывод Роспатента о том, что разрушение забоя в направлении движения комбайна обеспечивается резцами забурника 2 - это режущие головки, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой, а разрушение забоя по контуру - фрезерными дисками 1.

Таким образом, как установил суд первой инстанции, комбайну, известному из источника информации 1, не присущ признак формулы изобретения "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой", т.е. комбайн, известный из источника информации 1, не порочит новизну спорного изобретения.

Оценив доводы заявителя о том, что все признаки изобретения по спорному патенту известны из источника информации 2, суд первой инстанции установил, что в этом источнике раскрыты сведения о нескольких технических решениях и только одно из них представляет собой конструкцию горного комбайна, а иные либо описывают рабочий орган горного комбайна, либо представляют собой словесное описание горного комбайна без технических характеристик.

При этом в техническом решении, представляющем собой конструкцию горного комбайна, исполнительный орган является плоско-дисковым, что усматривается из фигуры 1 (которая воспроизведена в судебном решении).

Как указал суд первой инстанции, вопреки мнению заявителя, ни из текстовой информации (описания) технического решения, представляющего собой конструкцию горного комбайна, ни из графических материалов однозначно не следует, что профиль режущей головки (диска) имеет "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой". Кроме того, на схеме 4 на странице 147 источника информации 2 указано, что режущие головки (резцовые диски) установлены на корпусе редуктора, а не на рукоятях. Вопреки доводам заявителя об обратном, наличие указанного признака не следует из схемы комбайна "Урал 20" на фигуре 2б источника 2.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что техническое решение, представляющее собой конструкцию горного комбайна, из которого не известен существенный признак "профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой", не порочит новизну как спорного изобретения, так и заявленной к преобразованию полезной модели.

Поскольку иные содержащиеся в источнике информации 2 сведения относятся к другим техническим решениям, ни одно из которых не характеризует конструкцию горного комбайна в целом, суд первой инстанции признал, что сведения, имеющиеся в источнике информации 2, не порочат новизну спорного изобретения и заявленной к преобразованию полезной модели.

Кроме того, суд первой инстанции указал: не нашли своего подтверждения доводы заявителя о том, что формула, характеризующая решение по спорному патенту, содержит альтернативные признаки, в связи с чем такое решение не относится к одному устройству и не может охраняться в качестве полезной модели вследствие нарушения требования единства полезной модели.

Рассмотрев доводы общества "КМЗ" о том, что согласованные действия общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий", в том числе подача возражения против выдачи патента, содержат признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ), направлены на причинение ущерба - уклонение от выплаты компенсации за нарушение исключительного права на защищаемое патентом устройство горного комбайна, суд первой инстанции констатировал недоказанность данных обстоятельств, поскольку обществом "КМЗ" не были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что общество "ЛМЗ Универсал" и общество "Уралкалий" действовали исключительно с намерением причинить вред патентообладателю.

С учетом изложенного суд первой инстанции не усмотрел оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента, о применимом законодательстве, об отсутствии злоупотребления правом в действиях общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий", о том, что в техническое решение, раскрытое в источнике информации 3, - проходческий щит, не может быть противопоставлено как спорному изобретению, так и заявленной к преобразованию полезной модели (горный комбайн), а также вывод суда первой инстанции о достаточности раскрытия признаков и самого изобретения для реализации специалистом.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы считает, что в нарушение статьи 1398 ГК РФ суд первой инстанции осуществил пересмотр обстоятельств, установленных Роспатентом, выводы административного органа относительно которых обществом "ЛМЗ Универсал" не оспаривались, и, как следствие, суд вышел за пределы предмета и оснований заявленных требований.

Так, заявитель кассационной жалобы отмечает, что при обращении в суд первой инстанции он не оспаривал решение Роспатента в отношении следующих выводов:

признак "рукоять" формулы спорного изобретения, преобразованного впоследствии в полезную модель, присущ противопоставленному техническому решению - комбайну "Караганда-7/15" из источника информации 1, в котором корпус редуктора выполняет те же функции, что рукоять в спорном техническом решении;

из источника информации 2 известны все признаки формулы спорного изобретения, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким. На схеме 1 визуализируется режущая поверхность режущей головки, имеющая профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой.

Однако суд первой инстанции, переоценив соответствующие выводы Роспатента, указал соответственно на отсутствие признака "рукоять" в противопоставленном техническом решении, а также на то, что комбайну, известному из источника информации 2, не присущ признак формулы полезной модели "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой".

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции также необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства общества "ЛМЗ Универсал" в привлечении специалиста, и в то же время суд сделал вывод, требующий специальных познаний в области горного машиностроения. Так, суд первой инстанции указал, что специалисту в области горного машиностроения очевидно известен тот факт, что для разрушения забоя режущей головкой исполнительного органа проходческого комбайна профиль такой головки должен иметь зубцы, а конструкция режущего инструмента может иметь различный профиль; для целей равномерного удаления породы профиль режущей головки по спорному патенту обладает способностью разрушать породу как по контуру, так и в направлении забоя.

При этом заявитель кассационной жалобы отмечает, что общество "ЛМЗ Универсал" высказывало в ходе судебного процесса свое несогласие с очевидностью для специалиста данных обстоятельств.

Заявитель кассационной жалобы также оспаривает как ошибочные, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, следующие выводы суда первой инстанции:

из источника информации 1 не известен признак формулы спорного изобретения "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой";

из источника информации 2 известны все признаки формулы изобретения по спорному патенту, однако данные признаки присущи не одному техническому решению, а нескольким.

Как указывает общество "ЛМЗ Универсал", оно приводило доводы в опровержение аналогичных выводов Роспатента, которые поддержал суд первой инстанции, однако такие доводы заявителя остались без должной оценки.

Заявитель кассационной жалобы также отмечает, что в обжалуемом судебном решении отсутствует оценка того довода общества "ЛМЗ Универсал", что в нарушение пункта 1 статьи 1249 ГК РФ ходатайство патентообладателя о преобразовании изобретения в полезную модель рассмотрено и удовлетворено Роспатентом в отсутствие доказательств уплаты пошлины за совершение юридически значимого действия.

В отношении довода заявителя кассационной жалобы о выходе суда первой инстанции за пределы предмета, оснований заявленных требований президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Действительно, из сопоставления оспоренного в рамках настоящего дела решения Роспатента и заявления общества "ЛМЗ Универсал", которым инициировано настоящее судебное разбирательство, усматривается, что названное общество не оспаривало выводы Роспатента о том, что признак "рукоять" формулы спорного изобретения, преобразованного впоследствии в полезную модель, присущ противопоставленному техническому решению - комбайну "Караганда-7/15" из источника информации 1, в котором корпус редуктора выполняет те же функции, что рукоять в спорном техническом решении (последний абзац страницы 19 - первый абзац страницы 20 решения Роспатента); из источника 2 информации известны все признаки формулы спорного изобретения, в частности, на схеме 1 визуализируется режущая поверхность режущей головки, имеющая профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой (абзац четвертый страницы 20 решения Роспатента).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что, изучая источник информации 2, суд первой инстанции указал на отсутствие известности из него всех признаков спорного изобретения по отношению к единственному охарактеризованному в этом источнике информации техническому решению, представляющему собой конструкцию комбайна в целом.

Выдержка из решения Роспатента, на которую ссылается заявитель кассационной жалобы, касается анализа изобретательского уровня спорного изобретения (вопрос о проверке выводов Роспатента в этой части в судебном споре не ставился).

Именно поэтому Роспатент анализировал признаки не только ближайшего аналога, представляющего собой конструкцию горного комбайна, но и иных технических решений, характеризующих конструкцию отдельных частей разных горных комбайнов, на предмет известности из них отличительных признаков спорного изобретения.

У суда первой инстанции с целью проверки новизны как спорного изобретения, так и заявленной к преобразованию полезной модели отсутствовала необходимость анализа таких технических решений, которые вследствие описания конструкций отдельных элементов не могли быть противопоставлены для проверки новизны.

Из изложенного с очевидностью следует, что вывод суда первой инстанции об отсутствии в источнике информации 2 сведений о признаке "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" касается исключительно того технического решения, приведенного в источнике информации 2, в котором раскрыта конструкция всего комбайна.

Однако вывод Роспатента о том, что признак "рукоять" формулы спорного изобретения, преобразованного впоследствии в полезную модель, присущ противопоставленному техническому решению - комбайну "Караганда-7/15" из источника информации 1, в котором корпус редуктора выполняет те же функции, что рукоять в спорном техническом решении, суд первой инстанции действительно переоценил, указав, что в конструкции комбайна "Караганда-7/15" отсутствуют рукояти, а мнение заявителя о том, что "редуктор" и "рукоять" - это одно и то же средство, отличающееся только терминологически, несостоятельно, тем самым выйдя за пределы оснований заявленных требований.

Поскольку по смыслу статей 4, 44, 49 и 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации формирование требований (определение предмета и основания иска) относится к исключительным правомочиям истца и суд не вправе самостоятельно менять предмет либо основание иска, а также выходить за пределы заявленных требований, вышеприведенные выводы суда первой инстанции следует признать ошибочными.

Вместе с тем указанные выводы не привели к принятию неверного судебного решения по существу спора, поскольку, как указано выше, фактическим основанием для сохранения правовой охраны спорного технического решения послужил поддержанный судом первой инстанции вывод Роспатента, согласно которому все существенные признаки формулы спорного изобретения, преобразованного в полезную модель, не присущи какому-либо одному техническому решению, раскрытому в уровне технике, приведенном в возражении.

Как следствие, вывод суда первой инстанции в отношении отсутствия в противопоставленных технических решениях признаков "рукоять" подлежит исключению из мотивировочной части обжалуемого решения.

Так, в соответствии с пунктом 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" (далее - Постановление N 13) при применении положений статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о полномочиях суда кассационной инстанции изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции (пункты 1, 2 и 3 части 1) надлежит учитывать следующее. В случае несогласия суда только с мотивировочной частью обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения, суд кассационной инстанции, не отменяя обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть.

Довод об ошибочности вывода Роспатента и суда первой инстанции о том, что все признаки формулы спорного изобретения не присущи какому-либо одному техническому решению, раскрытому в уровне технике, приведенном в возражении, заявлен обществом "ЛМЗ Универсал" без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого не входит переоценка доказательств.

Как указано выше, соответствующий вывод сделан судом первой инстанции в результате исследования противопоставленных источников информации 1 и 2, в частности, из анализа приведенных в тексте обжалуемого судебного решения графических материалов, ссылками на которые в иных масштабе и детализации изображения мотивирован соответствующий вывод заявителя кассационной жалобы.

Суд первой инстанции обоснованно признал, что признак "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" с очевидностью не усматривается из технического решения, раскрытого в источнике информации 1.

В отношении источника информации 2 суд первой инстанции отметил, что такой признак не известен из технического решения, характеризующего конструкцию горного комбайна.

Что касается иных технических решений, раскрытых в источнике информации 2, то каждое из них не могло быть противопоставлено по новизне спорному техническому решению как характеризующее отдельную часть горного комбайна (в частности, рабочий орган), в отсутствие сведений о возможности использования такого органа в конструкции раскрытого в целом комбайна. Соответствующие выводы надлежащим образом мотивированы судом первой инстанции (статьи 15 и 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как разъяснено в пункте 32 Постановления N 13, при проверке соответствия выводов арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (часть 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) необходимо исходить из того, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции (часть 2 статьи 287 того же Кодекса). С учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 указанного Кодекса), не допускается.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что на предмет соответствия условию патентоспособности "новизна" не проверена преобразованная полезная модель, подлежит отклонению.

Действительно, при проверке полезной модели на предмет ее соответствия условию патентоспособности "новизна" учету подлежат лишь существенные признаки (при проверке изобретения - все, и существенные, и нет).

Вместе с тем и Роспатент, и суд первой инстанции установили, что признак "режущая поверхность режущей головки имеет профиль, обеспечивающий разрушение забоя как по контуру вращения рукояти с режущей головкой, так и в направлении движения комбайна на забой" не известен из источника информации 1, а также из того технического решения источника информации 2, которое характеризует конструкцию комбайна в целом. При этом и Роспатент, и суд первой инстанции пришли к выводу о существенности такого признака (этот вывод заявителем кассационной жалобы не оспаривается).

Неизвестность из противопоставленных источников информации одного из существенных признаков полезной модели является достаточным основанием для вывода о том, что ни источник информации 1, ни источник информации 2 новизну такой полезной модели не порочит.

Довод заявителя кассационной жалобы, касающийся необходимости с целью проверки новизны как изобретения, так и преобразованной полезной модели использовать иные отраженные в источнике информации 2 технические решения совместно с тем решением этого же источника, в котором раскрыта конструкция комбайна в целом, так как любой из охарактеризованных рабочих органов может использоваться с этим комбайном, подлежит отклонению.

Вывод о несоответствии технического решения условию патентоспособности "новизна" не может быть сделан, если присущие такому решению признаки известны из группы технических решений в совокупности. Для этого вывода необходимо, чтобы такие признаки содержались в одном противопоставленном средстве.

Согласно методологии проверки новизны как полезной модели, так и изобретения не допускается сочетание отдельных признаков, принадлежащих различным средствам, описанным в одном и том же документе, если возможность такого сочетания явным образом не следует из этого документа или если такое сочетание не было специально раскрыто.

Таким образом, указанное сочетание возможно в исключительных случаях: 1) если сочетание явным образом следует из этого документа, 2) если такое сочетание было специально раскрыто.

Ни первое, ни второе обстоятельство из источника информации 2 с очевидностью не следует, а доводы заявителя кассационной жалобы основаны на предположении о возможности использования раскрытого отдельно в источнике информации 2 рабочего органа в раскрытом в этом же источнике ином техническом решении, характеризующем конструкцию горного комбайна.

Довод заявителя кассационной жалобы о необоснованности отклонения судом первой инстанции ходатайства заявителя о привлечении к участию в судебном процессе специалиста в области горного машиностроения при наличии в обжалуемом судебном акте мнения суда первой инстанции об осведомленности специалистов в соответствующих отраслях науки и техники об определенных обстоятельствах, связанных с конструкцией и конфигурацией режущей головки исполнительного органа проходческого комбайна, также подлежит отклонению.

Из системного анализа обжалуемого судебного акта следует, что оспариваемый вывод об осведомленности специалистов сделан судом первой инстанции на основании собранных по делу доказательств - специальной литературы, содержащейся в материалах дела, в том числе в качестве противопоставленных источников информации, на которые ссылалось само общество "ЛМЗ Универсал" в обоснование своей позиции.

В отношении аргумента заявителя кассационной жалобы о немотивированном отказе суда первой инстанции в привлечении к участию в деле специалиста президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста.

В пункте 40 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" разъяснено, что согласно положениям части 2 статьи 55.1, части 1 статьи 87.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации специалист может быть привлечен в процесс как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе арбитражного суда.

Таким образом, привлечение к участию в деле специалиста не является обязанностью суда. Вопрос о необходимости его участия в деле разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств дела и представленных доказательств.

В случае если суд придет к выводу, что дело может быть рассмотрено без участия в деле лица, обладающего специальными техническими знаниями, специалист не привлекается.

Суд первой инстанции принял во внимание мотивацию ходатайства о вызове специалиста - в целях разъяснения признака, характеризующего профиль режущих головок, и правомерно не усмотрел оснований для его удовлетворения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований не согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что соответствующий признак (технический аспект) мог быть уяснен коллегией судей специализированного суда на основании представленных в материалах дела источников информации и описания спорного технического решения. При этом имеющихся у коллегии судей специализированного суда навыков чтения технической документации (чертежей) достаточно для разрешения настоящего спора в части доводов, сводящихся к сопоставлению спорного и противопоставленных технических решений.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции не дал оценку доводу заявителя по настоящему делу о нарушении Роспатентом положений пункта 1 статьи 1249 ГК РФ, также подлежит отклонению в силу следующих обстоятельств.

Согласно указанной правовой норме за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам, с государственной регистрацией залога этих прав и предоставления права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации по договору, взимаются соответственно патентные и иные пошлины.

По мнению заявителя кассационной жалобы, проигнорированное судом первой инстанции нарушение Роспатентом приведенной правовой нормы заключается в отсутствии доказательств уплаты патентообладателем патентной пошлины за преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель.

В соответствии с пунктом 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента являются основанием для признания такого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что отсутствие непосредственно в материалах административного дела доказательств уплаты пошлины не может быть признано существенным процессуальным нарушением, влекущим отмену решения Роспатента.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы судебные расходы относятся на общество "ЛМЗ Универсал" в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2022 по делу N СИП-244/2022 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (Республика Беларусь, регистрационный номер 600122531) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

Р.В. Силаев