Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2023 г. по делу N СИП-1113/2021 Суд частично удовлетворил исковые требования по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, поскольку в материалы дела ответчиком не представлено доказательств фактического использования спорных товарных знаков в отношении товаров, что является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования в указанной части

Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 апреля 2023 г. по делу N СИП-1113/2021

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 6 апреля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Игнашевым М.В.

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" (пос. Щеглово, д. 53 А, Всеволжский район, Ленинградская область, 188676, ОГРН 1024700554086) к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (наб. реки Фонтанки, д. 59, лит. А, пом 7-Н, офис N 402, г. Санкт-Петербург, 191023, ОГРН 1037843052092) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 185683, N 191452, N 335733 и N 391837 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 571937 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский" вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" - Алтухова Н.В. (по доверенности N 78АБ9516446 от 20.11.2020), Стрелков А.Н. (по доверенности от 24.02.2021);

от общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" - Лемзаков А.Р. (по доверенности от 09.01.2023), Смирнова И.М. (по доверенности от 23.03.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" (далее - общество "ФП "Мелиген", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (далее - общество "ЛЮМИ", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 185683, N 191452, N 335733 и N 391837 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 571937 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский" вследствие их неиспользования (с учетом уточнений заявленных требований, принятых судом на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований истец указывает на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 185683, N 191452, N 335733, N 391837, N 571937 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский", полагая, что оспариваемые товарные знаки не использовались ответчиком в трехлетний период до даты направления предложения заинтересованного лица.

Заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака общество обосновывает тем, что истец является производителем товаров 03-го, 05-го классов МКТУ, в частности лекарственных средств, для чего им получена соответствующая лицензия.

В целях расширения ассортимент производимых товаров, общество намерено ввести в гражданский оборот биологически активную добавку под обозначением - "СПАСАТЕЛЬ".

Для реализации указанной задачи истцом было заключено соглашение о государственной регистрации БАД "Спасатель.Чага".

В рамках указанного соглашения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы" ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ" был подготовлен протокол испытаний БАД "Спасатель.Чага".

Одновременно истцом было подготовлено заявление N 144065 о внесении изменений в документы регистрационного досье лекарственного препарата "Кедростат" с целью изменения его наименования на "Спасатель", а также заказана разработка дизайн-концепции брендов "СПАСАТЕЛЬ ЧАГА" и "СПАСАТЕЛЬ", в результате чего был создан проект соответствующего документа.

Также истцом была подана в Роспатент заявка N 2021745423 на регистрацию товарного знака с обозначением "", поданной на регистрацию в отношении товаров 03-го, 05-го классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, общество "ФП "Мелиген" полагает, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

В возражениях на исковое заявление ответчик ссылается на необоснованность доводов общества "ФП "Мелиген", указывая на то, что вопреки доводам истца, спорные товарные знаки непрерывно используется им в отношении, в том числе спорных товаров 05-го класса МКТУ.

В подтверждение данного довода ответчик представил в материалы дела: свидетельство о государственной регистрации продукции "ВИТАМИН Д3" от 26.03.2021, протокол испытаний N СГР-63 от 25.03.2019, касающийся биологически-активной добавки к пище "Рыбий жир ..."; экспертное заключение N 38 от 28.03.2019, касающееся биологически-активной добавки к пище "Рыбий жир ..."; свидетельство о государственной регистрации продукции "ВИТАМИН Д3 2000 МЕ" от 22.06.2021; иллюстративные материалы на двух листах без выходных данных, содержащие изображения бальзамов и витамина D3, счета-фактуры, товарные накладные, вещественное доказательство - клей медицинский "СПАСАТЕЛЬ", спрей косметический "Пантенол спасатель", упаковка товара "Витамин Д3", биологическая активная добавка, микстура для детей от кашля сухая с обозначением "Спасатель", средство гемостатическое стерильное в гранулах, с обозначением "СПАСАТЕЛЬ/SPASATEL", бальзам "Спасатель" и др.

Роспатент представил отзыв на иск, в котором сообщил, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции названного административного органа, в связи с чем он оставляет его решение на усмотрение суда.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении и в пояснениях, просил рассмотреть заявленные требования по существу.

Общество "ЛЮМИ" против заявленных требований возражало, просило в их удовлетворении отказать.

Роспатент извещен надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства как путем направления почтовой корреспонденции, так и путем публичного уведомления на официальных сайтах арбитражных судов www.arbitr.ru и Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru.

Дело рассмотрено в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, ответчик является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 185683 , N 191452 , N 335733 , N 391837 , N 571937 , зарегистрированных в отношении товаров 05-го класса МКТУ, в том числе "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей", "препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков в отношении товаров 5-го класса МКТУ, для которых они зарегистрированы, истец направил 16.07.2021 в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарные знаки.

Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорных товарных знаков предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, изучив письменный отзыв ответчика и третьего лица, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований частично исходя из нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица).

Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Истцом соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что соответствует положениям абзаца четвертого пункта 1 статьи 1486 ГК РФ и подтверждается представленным в материалы дела предложением заинтересованного лица с доказательствами его направления 16.07.2021 ответчику, а также соблюден двухмесячный срок ожидания ответа правообладателя с момента направления этого предложения и тридцатидневный срок на подачу искового заявления.

Факт соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора участвующими в деле лицами не оспаривается.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в досрочном прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой является производителем товаров 03-го, 05-го классов МКТУ, в частности лекарственных средств, для чего им получена соответствующая лицензия.

В целях расширения ассортимент производимых товаров, общество намерено ввести в гражданский оборот биологически активную добавку под обозначением - "СПАСАТЕЛЬ".

Для реализации указанной задачи истцом было заключено соглашение о государственной регистрации БАД "Спасатель.Чага".

В рамках указанного соглашения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы "Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы" ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ" был подготовлен протокол испытаний БАД "Спасатель.Чага".

Одновременно истцом было подготовлено заявление N 144065 о внесении изменений в документы регистрационного досье лекарственного препарата "Кедростат" с целью изменения его наименования на "Спасатель", а также заказана разработка дизайн-концепции брендов "СПАСАТЕЛЬ ЧАГА" и "СПАСАТЕЛЬ", в результате чего был создан проект соответствующего документа.

Также истцом была подана в Роспатент заявка N 2021745423 на регистрацию товарного знака с обозначением "", поданной на регистрацию в отношении товаров 03-го, 05-го классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, общество "ФП "Мелиген" полагает, что оно является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков.

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Сходство обозначения, которое планирует использовать истец , и спорных товарных знаков, объединенных общим доминирующим словесным элементом "СПАСАТЕЛЬ/SPASATEL" очевидно и лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

Как следует из пункта 45 Правил N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 162 Постановления N 10, однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Анализ товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные товарные знаки, позволяет прийти к выводу о том, что товары 05-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский" однородны товарам, производство которых осуществляет истец.

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Руководствуясь вышеизложенными правилами и разъяснениями по определению однородности товаров и услуг, судебная коллегия пришла к выводу о том, что товары, реализуемые истцом, и товары 05-го класса МКТУ "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский", для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, являются однородными, принимая во внимание сферу воздействия, близкий круг потребителей, что обусловливает возможность возникновения у потребителей представления об изготовителе этих товаров одним и тем же лицом, принимая во внимание их общий спектр действия.

Кроме того, судебной коллегией принято во внимание, что в поданной на регистрацию заявке N 2021745423 также имеются рубрики, однородные товарам 05-го класса МКТУ.

Доводы ответчика об отсутствии у истца заинтересованности судебной коллегией отклоняются, поскольку, как уже было указано, для целей признания лица заинтересованным по смыслу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ достаточно того, чтобы лицо имело реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществило необходимые подготовительные действия к такому использованию. При этом, в отличие от правообладателя, лицу, заявляющему о своей заинтересованности, не требуется доказывать фактическое осуществление им соответствующей деятельности.

Установив заинтересованность истца в досрочном прекращении охраны спорного товарного знака, судебная коллегия переходит к исследованию вопроса о его использовании ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ на правообладателе лежит бремя доказывания использования товарного знака.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Исходя из даты направления истцом предложения ответчику (16.07.2021), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.07.2018 по 15.07.2021 включительно.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В подтверждение использования спорных товарных знаков ответчик представил в материалы дела: свидетельство о государственной регистрации продукции "ВИТАМИН Д3" от 26.03.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции "ВИТАМИН Д3 2000 МЕ" от 22.06.2021; иллюстративные материалы на двух листах без выходных данных, содержащие изображения бальзамов и витамина D3.

Проанализировав указанные доказательства, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в них не содержатся сведения, позволяющие подтвердить доводы об использовании спорных товарных знаков ответчиком для товаров 05-го класса МКТУ: "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; препараты фармацевтические для заживления ран, в том числе клей медицинский", маркированных оспариваемыми товарными данными.

Представленные документы не содержат оспариваемые обозначения, а распечатки (т. 1. л.д. 120-140, т. 2 л.д. 139-140) не могут быть признаны относимым доказательством ввиду отсутствия информации о времени их изготовления, а также любых сведений о факте введения в оборот соответствующей продукции.

Также ответчиком в материалы дела представлены счета-фактуры, товарные накладные, подтверждающие введение в гражданский оборот продукции - бальзам (косметический, термобальзам, спрей "Спасатель"), а также термобальзам "Спасатель форте".

К материалам дела в качестве вещественных доказательств приобщены образцы продукции с обозначением - пена при солнечных и термических ожогах пантенол 7 "СПАСАТЕЛЬ" (производитель общество "ЛЮМИ" (дата 12.2019)), бальзам "СПАСАТЕЛЬ" +ваша скорая помощь+ (производитель общество "ЛЮМИ" (дата 12.2020) (т. 2 л.д. 66-152)).

Кроме того, ответчик представил образец продукции - средство гемостатическое стерильное "гепоглос" в гранулах "СПАСАТЕЛЬ/SPASATEL" (производитель общество "ЛЮМИ"), товарные накладные, счета-фактуры, подтверждающие поставку указанной продукции в 2019 - 2020 годах (т. 3 л.д. 32-38, 89).

Также в материалы дела представлены: экспертное заключение на биологически активную добавку к пище "Рыбий жир обогащенный витаминами А, Д, Е", счета-фактуры, товарные накладные, подтверждающие, введение в гражданский оборот указанной продукции с использованием товарного знака "СПАСАТЕЛЬ" с января по май 2021 года, а также упаковка указанной продукции от 02.07.2021 с использованием обозначения "СПАСАТЕЛЬ/SPASATEL" (производитель общество "ЛЮМИ") (т. 3 л.д. 70-85).

При этом судебная коллегия принимает во внимание, что обществу "ЛЮМИ", вопреки утверждению истца об обратном, предоставлены лицензии на осуществление производства лекарственных средств (т. 3 л.д. 39-43).

Указанные документы входят в период доказывания. Проанализировав их, судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (далее - Закон об обращении лекарственных средств) к лекарственным средствам относятся лекарственные препараты и фармацевтические субстанции.

Лекарственные средства - это вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий.

При этом фармацевтическая субстанция - это лекарственное средство в виде одного или нескольких обладающих фармакологической активностью действующих веществ вне зависимости от природы происхождения, которое предназначено для производства, изготовления лекарственных препаратов и определяет их эффективность.

Согласно ГОСТу Р51391-99 изделие парфюмерно-косметическое - это препарат или средство, предназначенное для нанесения на различные части человеческого тела с единственной или главной целью их очищения, придания приятного запаха, изменения их внешнего вида и/или коррекции запаха тела, и/или их защиты или сохранения в хорошем состоянии.

Гигиенические средства - это предметы, предназначенные для поддержания в нормальном состоянии, в чистоте тела человека и его полостей.

Ответчик производит и вводит в гражданский оборот в спорный период следующую продукцию:

- рыбий жир, обогащенный витаминами А, Д, Е, который рекомендуется применять в качестве БАДа к пище, и который является как фармацевтическим, так и диетическим веществам для медицинских целей;

- бальзам "Спасатель" предназначен для быстрой помощи при различных поверхностных повреждениях кожи, при раздражениях, опрелостях, для защиты от обветривания, солнца и мороза, ускорения заживления ушибов, гематом, ссадин, помощи при растяжениях связок, относится к фармацевтическим, гигиеническим препаратам, а также препаратам для заживления ран;

- средства гемостатические стерильные - это биохирургические материалы, обладающие кровоостанавливающим эффектом при непосредственном контакте с поврежденными тканями организма, которые относятся фармацевтическим препаратам, а также препаратам для заживления ран.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в совокупности, судебная коллегия соглашается с доводами ответчика об использовании им в спорный период товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N:

- 185683 "СПАСАТЕЛЬ ФОРТЕ" в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические, гигиенические препараты";

- 191452 "СПАСАТЕЛЬ" в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические, гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей";

- 335733 "SPASATEL" в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, диетические вещества для медицинских целей";

- 391837 в отношении товаров 05-го класса "фармацевтические, гигиенические препараты";

- 571937 "СПАСАТЕЛЬ" в отношении товаров 05-го класса "препарат фармацевтические для заживления ран".

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ допускается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 164 Постановления N 10, при использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.

Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Сравнив используемые ответчиком обозначения и спорные товарные знаки, судебная коллегия приходит к выводу о том, что спорные товарные знаки использовались ответчиком либо в том виде, в котором они зарегистрированы либо с изменениями, не меняющими существа товарных знаков.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 166 Постановления N 10, при установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Оценив объем представленных в материалы дела доказательств, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в рассматриваемом случае доказательств широкой известности именно спорных товарных знаков суду не представлено, поскольку товарно-сопроводительная документация сам по себе не может подтверждать широкую известность спорных обозначений. Из платежных поручений на перечисление денежных средств за услуги оказанные обществами с ограниченной ответственностью "Яндекс" и "Гугл", не представляется возможным установить, оказывались ли рекламные услуги по продвижению продукции со спорными обозначениями (т. 4 л.д. 53-61, 67-74). Распечатки с сайтов (т. 4 л.д. 62-66, 79-88) не содержат даты размещения такой информации, а также сведений о том, сколько потребителей знакомилось с размещенной на них информацией в спорный период. Иных доказательств, объективно свидетельствующих о широкой известности спорных товарных знаков, материалы дела не содержат (т. 4 л.д. 90-112).

При таких обстоятельства ссылки ответчика на однородность реализуемых им товаров не может быть принята во внимание, так как в отличие от вопроса о заинтересованности лица, подающего заявление о неиспользовании товарного знака, при вопросе об использовании правообладателем товарного знака по общему правилу (за исключением широко известных товарных знаков) однородность не исследуется, поскольку правообладатель обязан представить доказательства использования спорного товарного знака в отношении каждого конкретного товара/услуги, для которых предоставлена правовая охрана.

Аналогичный подход отражен в пункте 166 Постановления N 10 (правовая позиция, изложенная в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2019 по делу N СИП-163/2018).

С учетом изложенного, ответчику следовало доказать использование спорных средств индивидуализации именно в отношении тех конкретных позиций товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана.

Ответчиком в материалы дела представлены счета-фактуры, товарные накладные на поставку товара - клей медицинский "СПАСАТЕЛЬ" (т. 2, л.д. 167-168), а также экземпляр продукции - клей медицинский "СПАСАТЕЛЬ", а также упаковки микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ" и биологически активной добавки "Витамин Д3" 600 МЕ и 2000 МЕ с использованием обозначений "СПАСАТЕЛЬ/SPASATEL". Указанные документы и вещественные доказательства входят в период доказывания.

Между тем представителем истца было заявлено о фальсификации этих доказательств. Истец указывает на то, что данные документы изготовлены позднее даты на них указанной.

В судебном заседании представитель истца предупрежден судом в порядке пункта 1 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уголовно-правовых последствиях заявления о фальсификации доказательства, о чем судом отобрана расписка. Представитель ответчика предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем также отобрана расписка.

В целях проверки указанного заявления судом определением от 12.10.2022 была назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту экспертной организации общества с ограниченной ответственностью "Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга".

На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:

- соответствуют ли даты подписания товарной накладной от 12.07.2019 N 189, счета-фактуры от 12.01.2021 N 3, товарной накладной от 12.01.2021 N 3 датам, указанным в реквизитах документов;

- соответствуют ли даты изготовления упаковки микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ", упаковки биологически активной добавки "Витамин Д3 600 МЕ и 2000 МЕ" датам, указанным на упаковках;

- могли ли представленные документы и упаковки быть изготовлены позднее указанных на них дат.

В распоряжение эксперта были предоставлены оригиналы: товарной накладной от 12.07.2019 N 189, упаковки микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ", упаковки биологически активной добавки "Витамин Д3 600 МЕ и 2000 МЕ", счета-фактуры от 12.01.2021 N 3, товарной накладной от 12.01.2021 N 3.

Согласно заключению эксперта период времени подписания товарной накладной от 12.07.2019 N 189, счета-фактуры от 12.01.2021 N 3, товарной накладной от 12.01.2021 N 3 не соответствует датам, указанным в документах.

Определить давность нанесения печатных текстов на упаковках биологически активной добавки "Витамин Д3 600 МЕ" и биологически активной добавки "Витамин Д3 2000 МЕ" не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Период времени изготовления упаковки микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ", не соответствует дате, указанной на упаковке.

При этом период времени изготовления упаковки микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ" составляет не более одного года с момента начала (25.11.2022), т.е. упаковка микстуры от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ" изготовлена не ранее ноября 2021 года.

Принимая во внимание представленные результаты экспертизы, судебная коллегия критически относится к доказательствам, подтверждающим, по мнению ответчика, использование спорных товарных знаков для маркировки товаров: клей медицинский, микстура от кашля для детей "СПАСАТЕЛЬ", биологически активной добавки "Витамин Д3 600 МЕ" и биологически активной добавки "Витамин Д3 2000 МЕ".

Судебная коллегия отмечает, что в материалы дела ответчиком не представлено доказательств фактического использования спорных товарных знаков в отношении товаров 05-го класса МКТУ "ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей" (товарный знак N 185683), "ветеринарные препараты" (товарный знак N 191452), "ветеринарные и гигиенические препараты" (товарный знак N 335733), "ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей" (товарный знак N 391837), "клей медицинский" (товарный знак N 571937), что в соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для удовлетворения требований и досрочного прекращения правовой охраны спорных товарных знаков вследствие их неиспользования в указанной части.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются по выполнении ими своих обязанностей с депозитного счета арбитражного суда.

Выплата денежных средств, зачисленных на депозитный счет, производится на основании судебного акта, принятого арбитражным судом.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 185683, N 191452, N 335733, N 391837, N 571937 удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 185683 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191452 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "ветеринарные препараты" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 335733 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "ветеринарные и гигиенические препараты" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 391837 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей" вследствие его неиспользования.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 571937 в отношении товаров 05-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "клей медицинский" вследствие его неиспользования.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" (ОГРН 1037843052092) в пользу закрытого акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" (ОГРН 1024700554086) в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Перечислить с депозитного счета Суда по интеллектуальным правам обществу с ограниченной ответственностью "Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга" (ОГРН 1037832012569) по указанным в счете от 11.01.2023 N 353-1 реквизитам 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей вознаграждения за проведение экспертизы, внесенных акционерным обществом "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" по платежному поручению от 12.09.2022 N 2213.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" в пользу акционерного общества "Фармацевтическое предприятие "Мелиген" 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей расходов по оплате экспертизы.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛЮМИ" перечислить в пользу общества с ограниченной ответственностью "Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга" 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей в счет проведенной экспертизы по делу в соответствии с реквизитами, указанными в счете от 11.01.2023 N 353-2.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.П. Рогожин