Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2023 г. N С01-119/2023 по делу N А40-148865/2022 Дело по иску о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки и произведение направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку в решении суда первой инстанции отсутствует обоснование расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 апреля 2023 г. N С01-119/2023 по делу N А40-148865/2022

Судья Суда по интеллектуальным правам Пашкова Е.Ю., рассмотрев без вызова сторон кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Лента-центр" (Новочеркасский бул., д. 41, к. 4, Москва, 109369, ОГРН 1047796466299) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства,

по исковому заявлению государственного унитарного предприятия города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (просп. Мира, д. 41, стр. 2, Москва, 129110, ОГРН 1027700096280) к обществу с ограниченной ответственностью "Лента-центр" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки,

УСТАНОВИЛ:

государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени метрополитен имени В.И. Ленина" (далее - метрополитен "им. В.И. Ленина") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Лента-центр" (далее - общество "Лента-центр") о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 628184, N 782445 в общем размере 368 000 рублей, за нарушение исключительного права на произведение в размере 432 000 рублей.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства, предусмотренном главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По правилам, установленным статьей 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Москвы путем подписания резолютивной части 21.09.2022 удовлетворил исковые требования в полном объеме.

По заявлению метрополитена им. В.И. Ленина" Арбитражным судом города Москвы 06.10.2022 составил мотивированное решение.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 06.10.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, ссылаясь на то, что судами первой и апелляционной инстанций допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права, общество "Лента-центр" просит отменить обжалуемые постановление, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы общество "Лента-центр" указывает на необоснованный вывод судов первой и апелляционной инстанций о наличии в его действиях по использованию карты метрополитена признаков нарушения исключительных прав как на товарные знаки, так и на произведение.

По мнению общества "Лента-центр", в его действия по распространению листовок с приглашением на работу с указанием условий работы и мест расположения магазинов, в которые соискатели могут устроиться, не является использованием объектов интеллектуальных прав, поскольку у потребителя не возникает смешение между обществом "Лента-центр" и правообладателем объектов.

При этом общество "Лента-центр" полагает, что схема метрополитена не подлежит правовой охране в качестве объекта интеллектуальных прав, а дизайн схемы был использован в рамках цитирования.

Общество "Лента-центр" также выражает несогласие с выводами судов первой и апелляционной инстанций в части определенного размера компенсации, полагая, что он несоразмерен последствиям нарушения.

В представленном отзыве на кассационную жалобу, ссылаясь на необоснованность изложенных в ней доводов, метрополитен "им. В.И. Ленина" просит оставить кассационную жалобу общества "Лента-центр" без удовлетворения.

Кассационная жалоба общества "Лента-центр" рассмотрена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьей 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, без вызова сторон.

Законность обжалуемых постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установлено судами первой и апелляционной инстанций, метрополитен "им. В.И. Ленина" является правообладателем товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 628184, зарегистрированного 30.08.2017 в отношении широкого перечня товаров и услуг 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ); а также по свидетельству Российской Федерации N 782445, зарегистрированного 09.11.2020, в отношении широкого перечня товаров и услуг 7, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 32 - 39, 41 - 45-го классов МКТУ.

Метрополитену "им. В.И. Ленина" принадлежит также исключительное право на произведение "схема линий Московского метрополитена" (далее - Схема метро), что подтверждается следующими доказательствами:

1) контракт от 08.10.2019 N 0373200082119000509 с ООО "Студия транспортного проектирования" на выполнение работы по макетированию в объеме, установленном в техническом задании;

2) техническое задание, приложение N 1 к контракту;

3) заявка на макеты - приложение N 1 к техническому заданию;

4) спецификация выполняемых работ - приложение N 2 к техническому заданию;

5) альбом "Графический дизайн и конструктивные решения элементов навигации в метрополитене" и "Методический регламент организации системы транспортной навигации города Москвы" - приложение N 3 к техническому заданию;

6) альбом "Общенавигационные элементы Московского метрополитена" - приложение N 4 к техническому заданию;

7) акт сдачи-приемки выполненных работ от 24.04.2020 N 17 к контракту о передаче макетов общенавигационных элементов для размещения в подвижном составе.

Правообладателю 22.09.2021 стало известно, что посредством распространения рекламных листовок "Твоя новая Работа" в магазинах "BILLA" обществом "Лента-центр" используются упомянутые объекты интеллектуальных прав.

Так, общество "Лента-центр" разместило на рекламных листовках по приему персонала товарные знаки и схему метро.

По факту выявленного нарушения исключительных прав истец направил 22.09.2021 ответчику претензию с требованиями прекратить нарушение и выплатить компенсацию в размере 800 000 рублей в досудебном порядке.

В ответе на претензию ответчик указал следующее: товарные знаки и схема метро использованы не в рекламных целях, а в целях подбора персонала. Ответчик также пояснил, что схема метро использована в информационных целях с соблюдением авторских прав, при этом факт нарушения исключительных прав на схему метро посредством распространения листовок прекращен.

Полагая, что нарушенное действиями общества "Лента-центр" имущественное положение подлежит восстановлению путем взыскания компенсации, метрополитен "им. В.И. Ленина" обратился в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительных прав на заявленные объекты интеллектуальных прав и их нарушения ответчиком путем незаконного использования.

При определении размера компенсации суд первой инстанции учел, что в подтверждение обоснованности расчета компенсации в виде двукратной стоимости права использования, определяемой исходя из цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения и товарных знаков, истцом представлены сведения о базовой стоимости лицензий товарных знаков и схемы линий Московского метрополитена, выкопировка из отчета от 06.02.2020 N 19-3157006, согласно которым базовая стоимость лицензии на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 628184 составляет 65 000 рублей, на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 782445 - 119 000 рублей; на схему метро - 216 000 рублей.

Признавая, что заявленный размер компенсации в 800 000 рублей, из расчета 130 000 рублей (двукратной стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 628184) + 238 000 рублей (двукратной стоимости права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 782445) + 432 000 рублей (двукратной стоимости права использования произведения), является соразмерным последствиям допущенного нарушения, суд первой инстанции взыскал названную сумму, отметив не представление ответчиком контррасчета компенсации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривавший дело в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выводы суда первой инстанции поддержал.

В соответствии с частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. Это решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 названного Кодекса.

Согласно части 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Таким образом, суд кассационной инстанции проверяет наличие только существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, допущенных судами первой и апелляционной инстанций по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, исходя из установленных судами первой и апелляционной инстанции обстоятельств дела.

Исследовав и оценив по правилам статей 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные лицами, участвующих в деле, доказательства, руководствуясь статьями 1270, 1274, 1284 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), принимая во внимания методики по определению сходства обозначений и однородности товаров (услуг), суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу том, что ответчик переработал, воспроизвел и распространил схему метро путем указания места нахождения магазинов, замены названий станций на обозначения ответчика, что свидетельствует о нарушении исключительных прав как на товарные знаки истца, так и на произведение - схему метро.

Суд кассационной инстанции признает несостоятельными ссылки заявителя кассационной жалобы об обратном, поскольку соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанций достаточным образом мотивированы, а материалами дела подтверждается переработка разработанной истцом схемы метро с имеющимися на ней товарными знаками.

При этом на буклетах не были использованы тождественные товарным знакам обозначения в качестве общеупотребительных слов "московский метрополитен", напротив были использованы именно товарные знаки "М" / "МЦД" и произведение истца, в отношении которых у потребителей имеются устойчивые ассоциации.

Поскольку товарные знаки зарегистрированы для услуг, в отношении которых ответчик фактически совершил использование путем распространения рекламных листовок, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правомерному выводу о необходимости защиты исключительных прав на заявленные товарные знаки.

Суды первой и апелляционной инстанций верно отметили, что несмотря на указание источника заимствования, ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не доказал цели цитирования и оправданность фактического объема цитирования, что по смыслу статьи 1274 ГК РФ является еще одним условием для признания действий случаем свободного использования.

Суд по интеллектуальным правам также учитывает позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, в соответствии с которой вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств. Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем суд кассационной инстанции считает заслуживающим внимание довод заявителя кассационной жалобы о не исследовании судами надлежащим образом обстоятельств несоразмерности размера компенсации последствиям нарушения исключительных прав.

Согласно подпункту 3 статьи 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определенный таким образом размер по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ является единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, в связи с чем суд не вправе снижать ее размер по своей инициативе.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Определение судом компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм подпункта 3 статьи 1301 ГК РФ и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего произведения либо товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака либо произведения исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд по интеллектуальным правам не может признать в достаточной степени обоснованными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела выводы судов относительно установления цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарных знаков и произведения истца.

Как указывалось выше, в рамках настоящего дела суд первой инстанции установил, что в представленном истцом в обоснование размера компенсации сведениях о базовой стоимости лицензий вознаграждение определено за один год, в то время как оно не дифференцируется по рубрикам и классам МКТУ, а также по способу использования, в отношении которых охраняются товарные знаки, либо использовано произведение.

При этом в решении суда первой инстанции отсутствует обоснование расчета стоимости права использования товарных знаков и произведения исходя из сравнимых с нарушением обстоятельств.

Кроме того, суд кассационной инстанции отмечает, что нарушение исключительного права на произведение образует не сама по себе его переработка, а лишь действия по последующему использованию переработанного произведения этим лицом любыми способами (в частности, по воспроизведению, распространению или доведению до всеобщего сведения), то при таком использовании совершается одно нарушение (нарушено правомочие на переработку). То есть действия лица, осуществившего переработку чужого произведения без согласия правообладателя, по использованию переработанного произведения любыми способами образуют одно нарушение.

Вместе с тем указанные обстоятельства не были учтены судом первой инстанции при определении размера компенсации.

Определение размера компенсации за нарушение исключительных прав не относится к компетенции суда кассационной инстанции, суд кассационной инстанции вправе лишь оценить верность применения судами методики определения размера компенсации, закрепленной в нормах ГК РФ и разъяснениях высших судебных инстанций.

Кроме того, ответчиком было заявлено ходатайство о снижении размера компенсации, которое немотивированно было отклонено судом.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика при нарушении одним действием исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и при следующих условиях:

размер подлежащей выплате компенсации с учетом возможности ее снижения многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;

правонарушение совершено ответчиком впервые;

использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 по делу N А40-82533/2011, размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Указанный подход применяется к любым объектам интеллектуальной собственности.

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий, оказывает содействие в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2022 по тому же делу, принятые в порядке упрощенного производства, отменить.

Дело N А40-148865/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Е.Ю. Пашкова