Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2023 г. N С01-560/2023 по делу N СИП-44/2020 Суд оставил без изменения судебное решение о частичном удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку суд прекратил правовую охрану в отношении тех товаров, в которых заинтересован истец и которые не использует ответчик

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2023 г. N С01-560/2023 по делу N СИП-44/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 апреля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (Варшавское ш., д. 9, стр. 1, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, Москва, 117105, ОГРН 1107746038410) на решение Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 по делу N СИП-44/2020

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193) к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361579.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - Тиллинг Е.М. и Лапшина А.С. (по доверенности от 13.10.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" - Семкина С.А. (по доверенности от 10.11.2021 N 21/АФИША).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (далее - Компания Афиша) о досрочном прекращении правовой охраны следующих словесных товарных знаков:

"" по свидетельству Российской Федерации N 206077 в отношении товаров 9-го класса "приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители", 16-го класса "бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские" и услуг 35-го класса "менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", 38-го класса "связь", 39-го класса "транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий", 41-го класса "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения", 42-го класса "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);

"" по свидетельству Российской Федерации N 263830 в отношении товаров 9-го класса МКТУ "приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня", 16-го класса МКТУ "материалы для переплётных работ; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские" и услуг 35-го класса "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", 38-го класса МКТУ "телекоммуникации", 39-го класса "транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий", 41-го класса МКТУ "воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий", 42-го класса МКТУ "научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба";

"" по свидетельству Российской Федерации N 361580 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "авторучки; альбомы; атласы; афиши, плакаты; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; продукция печатная; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные" и услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных", 38-го класса "вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]", 41-го класса МКТУ "издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями" [незагружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью" организация досугов; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; представления театральные; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечения; шоу-программы", 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров";

"" по свидетельству Российской Федерации N 361579 в отношении товаров 16-го класса МКТУ "авторучки; альбомы; атласы; бланки; блокноты; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; изображения графические; календари; карандаши; карандаши автоматические; картинки; карты географические; каталоги; книги; книги записей; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; обложки; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; папки для документов; периодика; проспекты; расписания печатные; флаги [бумажные]; фотографии; шрифты типографские; щиты для афиш бумажные или картонные" и услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных", 38-го класса МКТУ "вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; телеконференции [Интернет]", 41-го класса МКТУ "издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; клубы культурно-просветительные и развлекательные; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные; представления театральные; производство видеофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; шоу-программы", 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров", и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести соответствующие записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.01.2020 по делу N СИП-1083/2019 указанное заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований в отношении предмета спора, привлечен Роспатент.

Тем же определением Суда по интеллектуальным правам требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361579 выделено в отдельное производство. Делу присвоен номер СИП-44/2020.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2022 принят частичный отказ общества "Яндекс" от исковых требований, производство по делу в соответствующей части прекращено. Как следствие, в настоящем деле рассматривалось требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361579 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров, макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов", 41-го класса МКТУ "информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные; шоу-программы" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Решением Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 исковые требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов", 41-го класса МКТУ "информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров" вследствие его неиспользования.

В остальной части исковых требований отказано.

В поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам кассационной жалобе Компания Афиша просит отменить решение суда первой инстанции, направить дело на новое рассмотрение.

Общество "Яндекс" представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выражает несогласие с изложенными в ней доводами.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явились представители общества "Яндекс" и Компании Афиша.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель Компании Афиша поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представители общества "Яндекс" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, Компания Афиша является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 361579, зарегистрированного 09.10.2008 с приоритетом от 25.03.2008 в отношении широкого перечня товаров 16-го класса МКТУ и услуг 35, 38, 41, 42-го классов МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака, на направление Компании Афиша предложения заинтересованного лица, на неиспользование этого товарного знака правообладателем для индивидуализации всех перечисленных в свидетельстве товаров и услуг, общество "Яндекс" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением.

В дальнейшем общество "Яндекс" отказалось от части заявленных требований (отказ принят судом первой инстанции; производство по делу в соответствующей части прекращено), просило досрочно прекратить правовую охрану спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров, макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов", 41-го класса МКТУ "информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные; шоу-программы" и 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), принял во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10).

Суд первой инстанции установил, что досудебный порядок урегулирования спора обществом "Яндекс" соблюден.

Суд первой инстанции признал, что общество "Яндекс" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении указанных услуг 35, 41, 42-го классов МКТУ.

Суд первой инстанции отклонил доводы Компании Афиша о незаинтересованности общества "Яндекс" в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также о наличии в действиях общества "Яндекс" по инициированию досрочного прекращении правовой охраны названного товарного знака признаков злоупотребления правом.

Суд первой инстанции установил, что представленные Компанией Афиша договоры возмездного оказания услуг, свидетельствующие об исполнении таких договоров документы, а также сведения о реальном проведении музыкально-развлекательных фестивалей "Пикник "Афиши" в спорный трехлетний период подтверждают факт системного оказания Компанией Афиша в исследуемый период услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов" и, следовательно, свидетельствуют об использовании спорного товарного знака для индивидуализации перечисленных услуг.

Кроме того, суд первой инстанции констатировал, что из доказательств проведения ежегодного музыкального фестиваля под спорным обозначением также усматривается использование анализируемого товарного знака для услуг 41-го класса МКТУ "шоу-программы".

В отношении остальных указанных в исковом заявлении услуг 35, 41, 42-го класса МКТУ суд первой инстанции пришел к выводу о том, что имеющиеся в материалах дела документы не подтверждают использование спорного товарного знака для индивидуализации этих услуг.

С учетом изложенного суд первой инстанции принял решение о частичном удовлетворении исковых требований.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав содержащиеся в кассационной жалобе Компании Афиша доводы, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о соблюдении обществом "Яндекс" досудебного порядка урегулирования спора, о заинтересованности данного общества в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, об отсутствии в действиях названного общества по подаче искового заявления признаков злоупотребления правом, а также о применимом законодательстве.

Кроме того, Компания Афиша не оспаривает судебный акт в той части, в которой в удовлетворении заявленных требований отказано.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеперечисленных выводов суда первой инстанции президиум Суда по интеллектуальным правам не проверяет.

В кассационной жалобе Компания Афиша выражает несогласие с выводами суда первой инстанции о недоказанности факта использования спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов".

Заявитель кассационной жалобы полагает необоснованными выводы суда первой инстанции о том, что содержание на части документов обозначений "picnic afishi", "picnic.afisha", "afishapicnic" не подтверждает использование спорного товарного знака ввиду изменения существа последнего.

В обоснование данной позиции Компания Афиша приводит доводы о сходстве перечисленных обозначений и исследуемого товарного знака.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, услуга 35-го класса МКТУ "редактирование рекламных текстов" является однородной услуге 35-го класса МКТУ "обновление рекламных материалов", в отношении которой суд первой инстанции признал доказанным факт использования спорного товарного знака, в связи с чем суду первой инстанции следовало констатировать и использование названного средства при оказании услуг 35-го класса МКТУ "редактирование рекламных текстов".

При этом Компания Афиша отмечает, что в рассматриваемом случае однородность спорных услуг подлежала учету в связи с широкой известностью товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 361579.

Заявитель кассационной жалобы считает, что выводы суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении услуг 41-го класса МКТУ "информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные" сделаны в отсутствие надлежащей оценки представленных в материалы дела доказательств.

Компания Афиша полагает, что, вопреки мнению суда первой инстанции, представленные в материалы дела документы подтверждают факт использования спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

По мнению заявителя кассационной жалобы, реально оказанные услуги по рекламе включают в себя программирование, в том числе создание веб-страниц (т.е. услуги 42-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак).

Компания Афиша настаивает на том, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт оказания названным лицом услуг по созданию веб-страниц (услуг веб-программирования) в ходе осуществления рекламной деятельности и, следовательно, свидетельствуют об использовании спорного товарного знака в отношении услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

В обоснование данного довода заявитель кассационной жалобы, кроме всего прочего, ссылается на судебные акты по делам N СИП-1083/2019 и N СИП-591/2020.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

На основании пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления Пленума N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

При установлении обстоятельств использования спорного товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака. Если товарный знак используется для индивидуализации конкретных товаров и в отношении этих товаров он является широко известным, то правовая охрана подлежит оставлению в силе в отношении товаров, однородных тем, для индивидуализации которых товарный знак используется и широко известен.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

Таким образом, для подтверждения использования товарного знака должны соблюдаться следующие условия.

1. Использование связано с фактическим введением товаров или услуг, в отношении которых зарегистрирован соответствующий товарный знак, в гражданский оборот;

2. Использование товарного знака осуществляется в том виде, в котором он зарегистрирован, либо с изменениями, не меняющими его существа.

3. Использование товарного знака осуществляется правообладателем, или представлены доказательства использования под контролем правообладателя.

При доказанности использования спорного товарного знака для индивидуализации какого-либо товара или услуги и наличии довода и доказательств широкого и длительного использования этого товарного знака для данных товара или услуги, суд может оставить в силе правовую охрану товарного знака в отношении товаров и услуг, однородных тем, для которых доказано его использование.

По результатам рассмотрения настоящего дела суд первой инстанции признал доказанным использование спорного товарного знака для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов" и для услуг 41-го класса МКТУ "шоу-программы".

Ссылаясь на широкую известность спорного товарного знака, заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции должен был сохранить правовую охрану спорного товарного знака для услуг, однородных тем, для которых признано доказанным использование (т.е. для иных спорных услуг 35-го и 41-го классов МКТУ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает заявленный Компанией Афиша довод подлежащим отклонению.

Заявление Компании Афиша о том, что суд первой инстанции пришел к выводу о широкой известности спорного товарного знака, противоречит тексту обжалуемого судебного акта.

Из решения суда первой инстанции усматривается, что на основании исследования представленных в материалы дела документов суд первой инстанции установил факт ежегодного проведения Компанией Афиша музыкального фестиваля под названием, тождественным спорному товарному знаку (страница 16 решения суда).

Однако названное утверждение суда первой инстанции не влечет за собой вывод о широкой известности анализируемого товарного знака по отношению к какой-либо из услуг спорной регистрации.

С учетом приведенной в пункте 166 Постановления Пленума N 10 методологии суд первой инстанции должен был последовательно установить:

1) свидетельствуют ли представленные ответчиком доказательства об использовании спорного товарного знака в отношении каких-либо конкретных товарных позиций;

1.1) если нет, то дальнейшее исследование не проводится;

1.2) если да, то в отношении всех ли товарных позиций, находящихся в споре;

1.2.1) если в отношении всех, то дальнейшее исследование не проводится;

1.2.2) если не в отношении всех, то при отсутствии доводов о широкой известности дальнейшее исследование не проводится;

1.2.3) если не в отношении всех, то при наличии довода о широкой известности суд переходит к шагу 2;

2) свидетельствуют ли представленные ответчиком доказательства о широкой известности спорного товарного знака не абстрактно, а в отношении именно тех товаров, для которых установлено использование;

2.1) если нет, дальнейшее исследование не проводится;

2.2) если да, то суд переходит к шагу 3;

3) можно ли признать какие-либо товарные позиции, находящиеся в споре, однородными тем, в отношении которых установлена широкая известность (с применением соответствующей методологии абзаца четвертого пункта 162 Постановления Пленума N 10).

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2023 N С01-2179/2022 по делу N СИП-783/2021.

Из содержания представленных Компанией Афиша в суд первой инстанции документов, в том числе ее письменных пояснений, усматривается, что эта компания указывала на известность фестиваля, но не на широкую известность спорного товарного знака по отношению к услугам рекламного и образовательно-развлекательного характера.

По этой причине суд первой инстанции не должен был методологически переходить к шагу 2.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что действующим законодательством не установлен круг доказательств, которыми должен быть подтвержден факт широкой известности товарного знака, следовательно, правообладатель вправе представлять в обоснование данного обстоятельства любые доказательства.

Вопрос о достаточности представленных доказательств в их совокупности для подтверждения факта широкой известности товарного знака потребителям разрешается судом по результатам исследования и оценки доказательств.

Поскольку Компания Афиша не подтвердила широкое использование спорного товарного знака в отношении какой-либо из услуг 35-го и 41-го классов МКТУ, не представляла соответствующие доказательства применительно к конкретным услугам, у суда первой инстанции отсутствовали основания для сохранения правовой охраны спорного товарного знака для услуг, однородных тем, для которых использование признано доказанным.

Следовательно, в рамках настоящего спора ответчик должен был доказать использование спорного товарного знака в исследуемый период в том виде, как он зарегистрирован (либо с изменениями, не меняющими его существа) в отношении каждой из спорных услуг, в то время как суд первой инстанции признал доказанным использование только для услуг 35-го класса МКТУ "агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов" и 41-го класса МКТУ "шоу-программы".

Заявитель кассационной жалобы считает, что при рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции необоснованно не учитывал те документы, в которых использовались обозначения "picnic afishi", "picnic.afisha", "afishapicnic".

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что суд первой инстанции обоснованно признал использование подобных обозначений меняющим существо спорного товарного знака.

Как неоднократно указывал президиум Суда по интеллектуальным правам, индивидуализация товаров (услуг) обозначением, являющимся транслитерацией зарегистрированных товарных знаков, не подтверждает факт использования таких знаков применительно к статье 1486 ГК РФ, поскольку написание этого обозначения буквами другого алфавита существенно меняет его восприятие.

Так, положения пункта 2 статьи 1486 ГК РФ допускают существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован. При этом обязательным условием сохранения правовой охраны товарного знака является допущение его использования только с такими отличиями, которые не изменяют характерные черты товарного знака.

Анализ названного положения позволяет сделать вывод о том, что использование товарного знака в значительно измененном виде (вид алфавита, словесного элемента, наличие, добавление или изменение изобразительных и неохраняемых элементов), т.е. в виде, который меняет его существо, не является использованием товарного знака в смысле статьи 1486 ГК РФ.

В подпункте 2 пункта C статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 отмечено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

Данное положение допускает существование незначительных различий между формой, в которой знак зарегистрирован, и формой, в которой он применяется, а также отличий от той формы, в которой знак был впервые зарегистрирован.

Вместе с тем использование обозначения на ином языке меняет существо товарного знака.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 по делу N СИП-335/2017, от 06.12.2021 по делу N СИП-880/2020, от 14.02.2022 по делу N СИП-745/2021.

Довод заявителя о сходстве обозначений, выполненных с использованием кириллического и латинского алфавитов не меняет правильность вывода, сделанного судом первой инстанции: в данном случае подлежали исследованию не их сходство и его степень, а вопрос о том, меняется ли существо товарного знака в случае использования иного обозначения, выполненного с применением букв другого алфавита.

При таких обстоятельствах ссылки заявителя кассационной жалобы на использование товарного знака путем указания на документах сходных с этим знаком обозначений президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает, поскольку использование сходных с товарным знаком обозначений не подтверждает факт использования зарегистрированного средства индивидуализации применительно к пункту 2 статьи 1486 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводами кассационной жалобы о доказанности факта использования Компанией Афиша спорного товарного знака в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; редактирование рекламных текстов".

Заявляя такой довод, Компания Афиша не ссылается на конкретные материалы дела, из которых следует использование спорного товарного знака для перечисленных услуг. Вывод суда первой инстанции о недоказанности такого использования соответствует имеющимся в деле документам: такие доказательства в отношении услуг 35-го класса МКТУ "организация торговых ярмарок в коммерческих рекламных целях; редактирование рекламных текстов" Компания Афиша не представила.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом кассационной жалобы о том, что суду первой инстанции следовало признать доказанным факт использования спорного товарного знака для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ "редактирование рекламных материалов" ввиду их однородности услугам 35-го класса МКТУ "обновление рекламных материалов", для которых такое использование доказано.

Как уже указывалось, при установлении обстоятельств использования товарного знака однородность товаров и услуг не учитывается, если не доказана широкая известность этого знака.

Довод заявителя кассационной жалобы, касающийся широкой известности спорного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам уже рассмотрел и отклонил.

Соответственно, у суда первой инстанции не было оснований для применения принципа однородности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет ссылки заявителя кассационной жалобы на ошибочность выводов суда первой инстанции о недоказанности факта использования спорного товарного знака правообладателем в отношении услуг 42-го класса МКТУ "размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров".

Из содержания обжалуемого решения усматривается, что суд первой инстанции не установил факта оказания Компанией Афиша (или иным лицом с согласия этой компании) услуг, которые могли быть квалифицированы в качестве перечисленных услуг 42-го класса МКТУ.

Доводы кассационной жалобы в этой части сводятся к тому, что Компания Афиша оказывала рекламные услуги (в роли рекламопроизводителя и рекламораспространителя) посредством сети Интернет, в связи с чем является доказанным осуществление ею деятельности, связанной с веб-программированием.

Президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно отмечал ошибочность позиции Компании Афиша, заключающейся в том, что в случае оказания третьим лицам услуг по размещению рекламы тем же лицам оказываются услуги по программированию.

Такие лица заинтересованы в услугах по размещению рекламы, а не в услугах по созданию программного продукта; программирование веб-сайтов в данном случае входит в объем действий, направленных на оказание услуг по размещению рекламы, и не имеет самостоятельного характера (не является услугой, на получение которой направлена потребность третьего лица).

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2022 по делу N СИП-1083/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2023 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Ссылка заявителя кассационной жалобы на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2020 по делу N СИП-591/2020 подлежит отклонению: указанное решение суда отменено постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2021.

Доводы кассационной жалобы, касающиеся выводов суда первой инстанции о недоказанности использования спорного товарного знака в отношении услуг 41-го класса МКТУ "информация по вопросам воспитания и образования; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; представления театральные", основаны на несогласии Компании Афиша с проведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств.

Вместе с тем сделанные судом первой инстанции по результатам анализа доказательств выводы должным образом мотивированы. В кассационной жалобе отсутствуют обоснованные доводы о несоответствии выводов суда первой инстанции о применении нормы права установленным им обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, которые бы позволили прийти к выводу о неправильном применении судом норм материального или процессуального права.

Доводы, касающиеся имеющихся в деле доказательств и проведенной судом первой инстанции оценки, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, в полномочия которого не входит иная оценка установленных судом первой инстанции обстоятельств и имеющихся в деле доказательств.

Президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание изложенную в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" правовую позицию, согласно которой, с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, т.е. иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы в отношении того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 данного Кодекса), не допускается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей Компании Афиша и общества "Яндекс", проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 13.01.2023 по делу N СИП-44/2020 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Компания Афиша" (ОГРН 1107746038410) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова