Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2023 г. N С01-236/2023 по делу N А40-20467/2022 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о защите исключительного права на изобретение на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов первой и апелляционной инстанций были преждевременными и необоснованными об использовании всех признаков независимой формулы изобретения, и соответствующей фармацевтической субстанции, а равно о полной эквивалентности или полной идентичности спорного продукта ответчиков и продукта, запатентованного на имя истца в качестве изобретения этой формулы

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 мая 2023 г. N С01-236/2023 по делу N А40-20467/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе: председательствующего судьи Силаева Р.В., судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зверевой А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобам общества с ограниченной ответственностью "АЛВИЛС" (Остаповский пр., д. 5/1, стр. 1, этаж 6, оф. N 650, Москва, 109316, ОГРН 1027700489816) и акционерного общества "Кировская фармацевтическая фабрика" (ул. Московская, д. 27А, г. Киров, 610000, ОГРН 1064345103558) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2022 по тому же делу

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фармасил" (ул. Шипиловская, д. 50, к. 1, стр. 2, этаж 1, пом. I, ком. 5, Москва, 115573, ОГРН 5177746055790) к обществу с ограниченной ответственностью "Алвилс" (Остаповский пр., д. 5/1, стр. 1, этаж 6, оф. N 650, Москва, 109316, ОГРН 1027700489816), акционерному обществу "Кировская фармацевтическая фабрика", обществу с ограниченной ответственностью "АльфаФарм Плюс" (Дмитровское ш., д. 13, этаж 1, Москва, 127434, ОГРН 5177746272985), обществу с ограниченной ответственностью "Фора" (ул. Снайперская, д. 8Б, комн. 10, Москва, 111395, ОГРН 1177746697700) о защите исключительного права на изобретение "Адсорбент и способ его получения" по патенту Российской Федерации N 2293744.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фармасил" - Золотых Н.А. и Скоренко А.В. (по совместной доверенности от 24.11.2022);

от общества с ограниченной ответственностью "Алвилс" - Грядов А.В. (по доверенности от 15.04.2023), Залесов А.В. и Озолина И.Г. (по совместной доверенности от 29.10.2021);

от акционерного общества "Кировская фармацевтическая фабрика" - Грядов А.В. (по доверенности от 20.03.2023) и Меленьтев А.В. (по доверенности от 15.07.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фармасил" (далее - общество "Фармасил") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЛВИЛС" (далее - общество "АЛВИЛС"), акционерному обществу "Кировская фармацевтическая фабрика" (далее - общество "Кировская фармацевтическая фабрика"), обществу с ограниченной ответственностью "АльфаФарм Плюс" (далее - общество "АльфаФарм Плюс"), обществу с ограниченной ответственностью "Фора" (далее - общество "Фора") и природоохранному акционерному обществу "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ" (далее - общество "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ") со следующими требованиями:

о признании незаконными действия общества "Алвилс", общества "Кировская фармацевтическая фабрика", общества "АльфаФарм Плюс" и общества "Фора" по использованию изобретения по патенту Российской Федерации N 2293744, связанные с предложением к продаже, продажей и иным способом введения в гражданский оборот лекарственного препарата, зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП006313, представляющего собой полиметилсилоксана полигидрат, при рекламировании, предложении к продаже, продаже и ином введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации, как нарушающие исключительное право истца на спорное изобретение;

о пресечении действий общества "АЛВИЛС", общества "Кировская фармацевтическая фабрика", общества "АльфаФарм Плюс" и общества "Фора", нарушающих исключительные права правообладателя на указанный патента, а именно: о запрете обществу "Алвилс" и обществу "Кировская фармацевтическая фабрика" до даты истечения срока действия спорного патента Российской Федерации производить лекарственный препарат, зарегистрированный в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, представляющий собой полиметилсилоксана полигидрат;

об обязании ответчиков не предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат, зарегистрированный в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, представляющий собой полиметилсилоксана полигидрат, до даты истечения срока действия патента Российской Федерации N 2293744.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2022 прекращено производство по делу в отношении общества "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ" в связи с принятием судом отказа истца от требований к названному ответчику.

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2022, иск удовлетворен в полном объеме.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.02.2023 принята к производству Суда по интеллектуальным правам кассационная жалоба общества "АЛВИЛС" с требованием отменить решение суда первой инстанции и апелляционное постановление, направить дело на новое рассмотрение; определением от 10.03.2023 - кассационная жалоба общества "Кировская фармацевтическая фабрика" с требованием отменить названные судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в ином судебном составе. Совместное рассмотрение указанных кассационных жалоб назначено на 23.03.2023.

До начала назначенного на 23.03.2023 судебного заседания от общества "Фармасил" поступил отзыв на кассационные жалобы, от общества "Алвилс" - дополнение к его кассационной жалобе.

По ходатайству общества "Фармасил" судебное заседание по рассмотрению кассационных жалоб отложено на 11.05.2023 в целях ознакомления истца с дополнением к кассационной жалобе.

До начала назначенного на 11.05.2023 судебного заседания от общества "Фармасил" поступили письменные пояснения на дополнение к кассационной жалобе общества "АЛВИЛС".

В судебном заседании представители общества "АЛВИЛС" и общества "Кировская фармацевтическая фабрика" поддержали кассационной жалобы, настаивали на их удовлетворении.

Представители общества "Фармасил" возражали против удовлетворения кассационных жалоб на основании доводов, приведенных в отзыве и письменных пояснениях, настаивали на законности и обоснованности обжалуемых судебных актов.

Общество "АльфаФарм Плюс" и общество "Фора", надлежащим образом извещенные о начале судебного процесса с их участием, а также о времени и месте судебного заседания Суда по интеллектуальным правам, в том числе посредством опубликования соответствующей информации на частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационных жалоб.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и возражений относительно жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, в результате Государственной регистрации 23.06.2020 за номером РД0334792 договора об отчуждении исключительного права общество "Фармасил" с указанной даты является патентообладателем группы изобретений "Адсорбент и способ его получения" по патенту Российской Федерации N 2293744 (коды Международной патентной классификации: C08G 77/16 (2006.01), B01D 15/08 (2006.01); заявка N 2005140169/04 от 22.12.2005) со следующей формулой:

"1. Адсорбент, представляющий собой нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат , где n от 88 до 98.

2. Способ получения адсорбента по п. 1, заключающийся в том, что приводят во взаимодействие 19-20 ч. щелочного раствора диоксиметилкремниевокислого натрия (ДОМКН) плотностью 1,16-1,19 г/см ³ с 6 ч. серной кислоты плотностью 1,195-1,205 г/см ³ при перемешивании при температуре от 0°С до +5°С до созревания целевого продукта, в полученную смесь добавляют воду, перемешивают и измельчают полученный продукт, после чего в образовавшуюся суспензию вновь добавляют воду и отстаивают ее для осаждения продукта на дно, надосадочную жидкость удаляют декантацией, повторяют добавление воды, отстаивание и декантацию для полного удаления ДОМКН, после чего полученный продукт промывают раствором серной кислоты до рН промывной воды 4,0, а затем водой до рН промывной воды от 5,0 до 7,0 с последующей сушкой.".

Согласно Государственному реестру уполномоченным производителем лекарственного препарата, представляющего собой энтеросорбирующее средство с торговым наименованием "Энтеросгель", международное непатентованное или химическое наименование действующего вещества - полиметилсилоксана полигидрат, с регистрационным номером ЛП-000036 является общество с ограниченной ответственностью "ТНК Силма" (далее - общество "ТНК Силма"). Держателем регистрационного удостоверения является общество "Фармасил".

В соответствии с данными того же Государственного реестра под номером ЛП-006313 зарегистрировано лекарственное средство (препарат) "Энтеродезгель" (дата регистрации - 30.06.2020, дата окончания срока действия - 30.06.2025), являющийся энтеросорбирующим средством, международное непатентованное наименование или группировочное (химическое) наименование действующего вещества - полиметилсилоксана полигидрат. Производителями фармацевтической субстанции (полиметилсилоксана полигидрат) для лекарственного средства ЛП-006313 указаны ПрАО "Экологоохранная фирма "Креома-Фарм" и общество "Кировская фармацевтическая фабрика". Держателем регистрационного удостоверения является общество "АЛВИЛС"

Из Инструкции по медицинскому применению лекарственного средства "Энтеродезгель" под номером ЛП-006313 следует, что это препарат представляет собой гель для приготовления суспензии для приема внутрь (лекарственная форма), 100 г. препарата содержит полиметилсилоксана полигидрат (действующее вещество) 100 г. и, таким образом, на 100% представляет собой полиметилсилоксана полигидрат. Фармакологические свойства: имеет пористую структуру кремнийорганической матрицы (молекулярная губка) гидрофобной природы, которая характеризуется сорбционным действием по отношению только к среднемолекулярным токсическим метаболитам (м.м. от 70 до 1000). Обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию. Фармакокинетика: препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизмененном виде в течение 12 часов. Показания к применению: у взрослых и детей в качестве детоксикационного средства: острые и хронические интоксикации различного происхождения; острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов; острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз); гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии; пищевая и лекарственная аллергия; гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность); с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжелых металлов).

В обоснование исковых требований общество "Фармасил" указало на то, что общество "АЛВИЛС", общество "Кировская фармацевтическая фабрика", общество "АльфаФарм Плюс" и общество "Фора" производят, предлагают к продаже и вводят в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственный препарат "Энтеродезгель", действующее вещество которого представляет собой полиметилсилоксана полигидрат, что нарушает исключительные права истца на вышеуказанное изобретение.

При этом, поскольку общество "Фармасил" не располагает информацией по способу производства лекарственного средства "Энтеродезгель", зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, сопоставительный анализ проводился истцом только по пункту 1 формулы изобретения. Также, поскольку структурная формула спорного лекарственного средства не опубликована в Инструкции по медицинскому применению ЛП-006313, сопоставительный анализ данного средства с адсорбентом по пункту 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 проведен истцом с учетом требований подпункта 12 пункта 53 Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316 (далее - Требования N 316).

По мнению общества "Фармасил", все признаки по независимому пункту 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 используются в лекарственном средстве "Энтеродезгель", вводимом в гражданский оборот ответчиками. Как следствие, общество "Фармасил", обращаясь в арбитражный суд, настаивало на том, что изобретение по патенту N 2293744 использовано в лекарственном средстве, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, поскольку сравниваемые продукты истца и названного ответчика полностью эквивалентны, полностью идентичны и имеют одинаковое назначение.

Дополнительно в обоснование исковых требований общество "Фармасил" указало на то, что согласно вступившему в законную силу решению Арбитражного суда города Москвы от 05.10.2021 по делу N А40-79604/2021 действия общества "АЛВИЛС", общества "Кировская фармацевтическая фабрика" и акционерного общества "Научно-производственная компания "Катрен" по использованию обозначения "Энтеродезгель" по вводу в гражданский оборот лекарственного препарата "Энтеродезгель", рекламированию, предложению к продаже, продаже, иному введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации признаны незаконными, как нарушающими исключительное права общества "Фармасил" на товарные знаки по свидетельствам N 219832 и N 269595. В рамках указанного дела арбитражный суд обязал общество "Кировская фармацевтическая фабрика" прекратить незаконное использование обозначения "Энтеродезгель" сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 219832 и N 269595 на упаковке лекарственного препарата при осуществлении деятельности по производству и введению в гражданский оборот лекарственного препарата "Энтеродезгель", а также запретить использование обозначения "Энтеродезгель" на документации, связанной с введением в гражданский оборот на территории Российской Федерации лекарственного препарата "Энтеродезгель", его предложение к продаже.

С учетом этого общество "Фармасил" отметило, что фармацевтическая субстанция полиметилсилоксана полигидрат не может быть реализована ответчиками иначе, чем в составе лекарственного препарата под номером ЛП-006313, представляющего собой полиметилсилоксана полигидрат.

Суд первой инстанции при разрешении спора руководствовался нормами статей 1229 и 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции указал следующее.

Материалами дела подтверждается и ответчиками по существу не опровергается, что владельцем регистрационного удостоверения N ЛП-006313 является общество "АЛВИЛС" (ответчик 1); общество "Кировская фармацевтическая фабрика" (ответчик 2) является производителем лекарственного средства и фармацевтической субстанции полиметилсилоксана полигидрат; общество "АльфаФарм Плюс" (ответчик 3) и общество "Фора" (ответчик 4) осуществляют предложение к продаже и продажу названного лекарственного средства.

В подтверждение доводов о нарушении ответчиками исключительного права истца на изобретение по патенту N 2293744, обществом "Фармасил" в материалы дела представлено комиссионное экспертное заключение, составленное специалистом по кремнийорганическим соединениям, кандидатом химических наук Солдатовым Михаилом Александровичем и патентным поверенным Российской Федерации, кандидатом технических наук Андреевой Марией Юрьевной, согласно выводам которых изобретение по патенту N 2293744 использовано в препарате, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, представляющем собой полиметилсилоксана полигидрат, гель для приготовления суспензии для приема внутрь, полностью; продукты полностью эквивалентны и идентичны. Эксперты указали, что все признаки по независимому пункту 1 в интервале значений используются в исследуемом объекте.

Суд первой инстанции также принял во внимание, что ответчик 1 представил заключение N 37/16112021 по результатам сравнительного анализа полиметилсилоксана полигидрата с торговыми названиями "Этеросгель" (производитель - общество "ТНК Силма") и "Энтеродезгель" (производитель - общество "Кировская фармацевтическая фабрика", ответчик 2), проведенного с.н.с. лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН). Серия и срок годности образцов: "Энтеросгель" - серия 2740821, до 08.2024; "Энтеродезгель" - серия 010121, до 01.2024. Дата поступления образцов: 15.11.2021. Цель анализа: сравнить значения рН, сухого остатка, химического строения образцов и установить соответствие химической формулы образцов следующей формуле: где n от 88 до 98. Согласно указанному анализу (заключению) сравниваемые образцы представляют собой гидрогели полиметилсилсесквиоксана. Единственное отличие сравниваемых образцов заключается к концентрации действующего начала. По основным показателям сравниваемые объекты идентичны: по органолептическим ощущениям, химическому составу и соотношению структурных звеньев, с незначительными отклонениями в пределах ошибки опыта. Никакого отношения к приведенной в запросе формуле исследованные образцы не имеют.

В то же время, отклоняя ходатайство ответчика 1 о назначении судебной экспертизы по вопросу вхождения в состав образца лекарственного препарата "Энтеродезгель" химического вещества, указанного в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 и использования в указанном лекарственном препарате каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте 1 формулы указанного изобретения или признаки, эквивалентные, ставшие известными в качестве таковых до даты приоритета изобретения по указанному патенту, суд первой инстанции указал следующее.

Согласно выводу суда первой инстанции в представленном истцом заключении содержатся ясный и полный вывод на поставленный вопрос, не допускающий различного толкования; заключение не имеет противоречий и не вызывает сомнений в объективности и квалификации экспертов. Доказательств некомпетентности экспертов, нарушений законодательства экспертами и иных злоупотреблений при проведении внесудебной экспертизы в материалах дела не имеется, в связи с чем, данное заключение признано судом надлежащим и допустимым доказательством по делу. При этом заключение, представленное ответчиком 1, не является доказательством опровергающим выводы представленного истцом экспертного заключения.

Как указал суд первой инстанции, представленные в дело доказательства, а именно Инструкции по медицинскому применению и выписка из регистрационного досье на препарат ЛП-006313 являются надлежащими документами для проведения экспертизы.

Как следствие, суд первой инстанции не усмотрел оснований для назначения судебной экспертизы.

Таким образом, с учетом выводов, приведенных в комиссионном заключении Солдатова М.А. и Андреевой М.Ю., суд первой инстанции констатировал доказанность истцом использования всех признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 в препарате, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313 и фармацевтической субстанции, что является нарушением исключительных прав истца на изобретение.

Данный вывод послужил основанием для удовлетворения исковых требований.

При этом отклоняя доводы ответчиков 3 и 4, в том числе о полной реализации ими партии спорного лекарственного препарата, суд первой инстанции отметил отсутствие документального подтверждения данного обстоятельства.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

Отклоняя доводы апелляционной жалобы, аналогичные доводам кассационных жалоб, апелляционный суд указал следующее.

Вопреки доводам жалобы, по настоящему делу судом первой инстанции было проведено два судебных заседания: 20.04.2022 и 28.06.2022. В предварительном судебном заседании 20.04.2022 ответчики 4 и 5 заблаговременно до даты заседания представили в электронном виде отзывы на исковое заявление. Ответчик 1 - заявитель кассационной жалобы ходатайствовал о приобщении отзыва на исковое заявление в непосредственно в предварительном судебном заседании 20.04.2022. Назначение повторного предварительного судебного заседания на 28.06.2022 было обусловлено отсутствием у суда первой инстанции информации о надлежащем извещении общества "Экологоохранная фирма "КРЕОМА-ФАРМ" о дате и месте проведения предварительного судебного заседания.

Таким образом, как указал апелляционный суд, ответчик 1 сформировал свою правовую позицию по иску 20.04.2022. В судебном заседании 28.06.2022 ответчик 1 заявил ходатайство о проведении судебной экспертизы и возражал против ходатайства истца об отложении судебного заседания, ходатайствуя о скорейшем разрешении заявленного им ходатайства о проведении экспертизы.

В связи с этим, апелляционный суд констатировал, что довод жалобы ответчика 1 о лишении его судом первой инстанции возможности представить дополнительные доказательства, не раскрытые заблаговременно перед сторонами на основании статей 9, 41, 45 и 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основаны на неправильном толковании норм права. Ответчик 1 своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, дополнительных доказательств заблаговременно не представил и взял на себя риск наступления негативных последствий, выразившихся в отказе суда приобщить к делу дополнительные доказательства.

Апелляционный суд также отметил, что назначение экспертизы по делу возможно только в том случае, если суд пришел к выводу о том, что для разрешения вопросов, возникших при рассмотрении спора по существу, ввиду отсутствия у суда специальных познаний в какой-либо области знаний необходимо привлечение квалифицированных экспертов, специалистов.

Соглашаясь с данной судом первой инстанции оценкой доказательств, в том числе Инструкции по медицинскому применению ЛП-006313 и выписки из регистрационного досье на препарат ЛП-006313, апелляционный суд констатировал, что исковые требования, в том числе в отношении заявителя жалобы, подлежали удовлетворению.

Доводы жалобы о неверной оценки судом первой инстанции заключения специалиста, представленного истцом, признаны апелляционным судом несостоятельными.

Так, апелляционный суд указал, что ответчик 1, ссылаясь на доводы истца при исследовании отзыва ответчика 1 от 20.04.2022, утверждает, что истец указал, что полиметилсилоксан эмпирической формулы {(СH3SiO1,5)*nН2О} не соответствует реальной формуле полиметилсилоксанов, поскольку не содержит характерной силоксановой связи.

Однако, по мнению апелляционного суда, данное утверждение неверно, поскольку силоксановой связью называется химическая связь, в которой атомы кремния соединены между собой через атомы кислорода, присутствующие в полимере с мономерным звеном (СH3SiO1,5). Как усматривается из приложения 2 к отзыву ответчика 1 от 20.04.2022, названное, как "выписка из нормативной документации ЛП-006313", содержатся фактические ошибки, на что и было указано в заключении специалистов. Вывод истца о том, что структурная формула мономерного звена продукта реакции, приведённой в приложении 2, не соответствует реальной формуле полиметилсилоксанов, в том числе указанной эмпирической формуле {(СH3SiO1,5)*nН2О}, поскольку не содержит характерной силоксановой связи (откуда и берут своё название полиметилсилоксаны) не опровергнут. Указанное мономерное звено относится к полимерным пероксидным соединениям. Пероксиды - вещества, содержащие пероксогруппу -О-О-.

С учетом изложенного, а также положений Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" апелляционный суд констатировал, что представленная ответчиком 1 выписка из нормативной документации ЛП-006313 не соответствует требованиям законодательства либо не является таковой. По мнению суда апелляционной инстанции, представляется очевидным, что приложение 2 к отзыву ответчика 1 от 20.04.2022 содержит ошибки, которые требовали необходимость внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, и состав препарата для медицинского применения отличается от заявленного в регистрационном досье.

Таким образом, согласно выводам апелляционного суда, судом первой инстанции правомерно отметил, что материалы дела не содержат доказательств того, что спорная выписка из фармакопейной статьи относится к нормативной документации ЛП-006313, которая, как это следует из инструкции по медицинскому применению препарата, не содержит указания на структурную формулу лекарственного средства. Довод ответчика о том, что суд первой инстанции дал неправильную оценку документам, представленным в материалы дела, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Довод ответчика о том, что суд первой инстанции дал неправильную оценку собранным по делу доказательствам, был отклонен апелляционным судом по следующим мотивам.

Апелляционный суд установил, что представитель ответчика 1 в судебном заседании 08.07.2022 ходатайствовал о приобщении к материалам дела протокола сравнительного анализа образцов N 37/16112021, составленный Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт синтетических полимерных материалов им. H.C. Ениколопова Российской академии наук (ИСПМ РАН). Ответчик 1 - заявитель апелляционной жалобы, ходатайствуя о приобщении указанного протокола к делу, не обосновал каким образом анализ сравнения образцов полиметилсилоксана полигидрата торговых марок "Энтеросгель" производства общества "ТНК СИЛМА" и "Энтеродезгель" производства общества "Кировская фармацевтическая фабрика" влияет на разрешение судом вопроса о признании незаконными действий ответчиков по использованию изобретения по патенту N 2293744, связанные с введением в гражданский оборот лекарственного препарата, зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, представляющего собой полиметилсилоксана полигидрат.

Вместе с тем, оценивая доказательственное значение указанного письменного доказательства ответчика 1, апелляционный суд указал, что названный ответчик неверно толкует положения пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, полагая, что исследованию подлежат два образца, а не патент и Инструкция по медицинскому применению ЛП-006313 и Выписка из регистрационного досье на препарат, зарегистрированный в ГРЛС под номером ЛП-006313.

В отношении заключения патентного поверенного от 14.07.2022, представленного ответчиком 1 в суд апелляционной инстанции в качестве приложения к апелляционной жалобе, апелляционный суд указал, что заявитель кассационной жалобы в судебном заседании не ходатайствовал о приобщении указанного документа к материалам дела, что исключает возможность его оценки наряду с иными доказательствами, представленными в материалы дела.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Доводы кассационной жалобы ответчика 1 сводятся к следующему:

судом первой инстанции дело рассмотрено с существенными отступлениями от требований процессуального законодательства, что привело к неверным результатам рассмотрения ходатайства о назначении судебной экспертизы и неверным результатам оценки доказательств;

апелляционным судом фактически не рассмотрено ходатайство ответчика 1 о приобщении доказательства - заключения патентного поверенного Дутиковой Ю.В.;

апелляционный суд необоснованно отказал в назначении судебной экспертизы;

выводы судов первой и апелляционной инстанций, для формулирования которых требуется специальные познания в области науки и техники, с которой связан патент истца, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Доводы кассационной жалобы ответчика 2 сводятся к следующему:

выводы судов первой и апелляционной инстанций, обусловлены отождествлением судами химических названий веществ, входящих в состав адсорбента по патенту N 2293744 и спорного лекарственного препарата ответчиков, что в данном споре представляется невозможным в отсутствие специальных знаний у арбитражного суда;

суды необоснованно отказали в назначении судебной экспертизы;

общество "Кировская фармацевтическая фабрика" также оспаривает доказательственное значение представленного истцом заключения специалистов Андреевой М.Ю. и Солдатова М.А., на основании которого суды пришли к выводу о нарушении ответчиком исключительного права истца на изобретение.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб, отзыва и письменных пояснений на жалобы, выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных тем же Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 того же пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 того же пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 названного Кодекса).

Как указано выше вывод судов первой и апелляционной инстанций о нарушении ответчиками исключительного права истца на изобретение по пункту 1 формулы (продукт), защищаемого патентом истца, основан на результатах патентно-технического исследования, выполненного специалистами Андреевой М.Ю. и Солдатова М.А. по инициативе истца во внесудебном порядке. На основании оценки указанного письменного доказательства суды констатировали использование всех признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 в препарате, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313 и фармацевтической субстанции.

При этом суды исходили из тезиса, согласно которому описанный в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 адсорбент, представляющий собой нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-4 тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат, известен как полиметилсилоксана полигидрат (ПМСПГ) или гидрогель метилкремниевой кислоты. Одновременно суды исходили из того, что структурная формула спорного лекарственного средства, зарегистрированного в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313, также представляет собой полиметилсилоксана полигидрат.

Вместе с тем, как следует из вышеприведенных правовых норм, изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В силу изложенного при рассмотрении данной категории споров судам надлежит, во-первых, определить (конкретизировать) признаки изобретения, в защиту которого предъявлен иск, и, во-вторых, принять меры к исследованию спорного технического решения (продукта, лекарственного препарата, фармацевтической субстанции) на предмет использования в нем каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте формулы, либо признака, эквивалентного ему.

Из обжалуемых судебных актов не представляется возможным установить какие конкретно признаки были выявлены судом в пункте 1 формулы изобретения истца и какие из этих признаков либо эквивалентных им признаны использованными в спорном продукте ответчиков при том, что, как следует из вышеприведенной формулы изобретения, запатентованной по пункту 1 формулы изобретения продукт, описанный химической формулой, имеет количественную характеристику.

Мотивировочная часть обжалуемого решения суда первой инстанции содержит воспроизведение доводов сторон со ссылками на вышеупомянутые доказательства, в том числе заключения не привлеченных к участию в судебном процессе по настоящему делу специалистов, представленные как истцом, так и ответчиком 1, и вывод о том, что позиция истца подтверждается заключением Андреевой М.Ю. и Солдатова М.А., согласно которому продукты (технические решения) истца и ответчиков полностью эквивалентны и идентичны, а доводы ответчика 1 основаны на выписке из фармакопейной статьи, которая содержит ошибку - приведена не существующая структура, что дает основания усомниться в возможности производства готового продукта по этой формуле, и на заключении ИСПМ РАН, которое не опровергает заключение, представленное истцом. В результате сопоставления взаимоисключающих доводов сторон судом первой инстанции сформулирован итоговый вывод об использовании всех признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 в препарате, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313 и фармацевтической субстанции, что является нарушением исключительных прав истца на указанный патент.

Несмотря на приведенные в апелляционной жалобе ответчика 1 доводы о недоказанности использования в продукте ответчиков тех или иных признаков пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 (например, значения "n" - количества молекул воды в составе полиметилсилоксана полигидрат в спорном продукте ответчиков; о нетождественности таких веществ, как полиметилсилоксана полигидрат и нелинейный продукт поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат) и невозможности установить или опровергнуть данные обстоятельства без проведения судебной экспертизы, а также о наличии ошибок и некорректных выводов в представленном истцом заключении Андреевой М.Ю. и Солдатова М.А., апелляционный суд ошибки суда первой инстанции не исправил, самостоятельный анализ признаков изобретения и спорного продукта не провел, отказ в назначении судебной экспертизы по настоящему делу признал обоснованным.

При этом из обжалуемого постановления апелляционного суда не представляется возможным установить, на основании сведений из каких словарно-справочных (энциклопедических) источников информации коллегия судей констатировала, что силоксановой связью называется химическая связь, в которой атомы кремния соединены между собой через атомы кислорода, присутствующие в полимере с мономерным звеном (СH3SiO1,5), а также пришла к выводу о том, что в представленной ответчиком 1 выписке из нормативной документации ЛП-006313, содержатся фактические ошибки, а именно: структурная формула мономерного звена продукта реакции, приведенной в такой документации, не соответствует реальной формуле полиметилсилоксанов, в том числе указанной эмпирической формуле {(СH3SiO1,5)*nН2О}, поскольку не содержит характерной силоксановой связи.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом апелляционного суда о том, что вопрос о назначении судебной экспертизы отнесен к дискреционным полномочиям суда. Удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора. При этом само по себе назначение или неназначение экспертизы не препятствует лицам, участвующим в деле, представлять доказательства в подтверждение своих доводов (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Вместе с тем с учетом обстоятельств данного конкретного дела коллегия судей кассационной инстанции соглашается с доводами заявителей кассационных жалоб о том, что данный спор не мог быть разрешен арбитражным судом субъекта Российской Федерации и апелляционным судом, не являющимися специализированными судами, без привлечения в установленном процессуальном законом порядке к участию в судебном процессе носителей специальных знаний. Отсутствие у суда специальных познаний в области фармацевтической химии обуславливает необходимость привлечения к участию в судебном процессе квалифицированных экспертов, специалистов.

При изложенных обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам считает преждевременными и необоснованными (статьи 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) оспариваемые заявителями кассационных жалоб выводы судов первой и апелляционной инстанций об использовании всех признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту N 2293744 в препарате, зарегистрированном в Государственном реестре лекарственных средств под номером ЛП-006313 и соответствующей фармацевтической субстанции, а равно о полной эквивалентности или полной идентичности спорного продукта ответчиков и продукта, запатентованного на имя истца в качестве изобретения по пункту 1 формулы.

Данный вывод суда кассационной инстанции является в соответствии с положениями пункта 3 части 1 статьи 287 и части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного решения и постановления апелляционного суда с направлением дела на новое рассмотрение.

Вопреки мнению общества "Кировская фармацевтическая фабрика", коллегия судей кассационной инстанции не усматривает оснований для указания на необходимость рассмотрения дела в ином судебном составе.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; оценить целесообразность назначения судебной патентно-технической экспертизы и/или о привлечении к участию в деле специалиста; дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, вышеизложенными правовыми позициями, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2022 по тому же делу отменить.

Дело направить в Арбитражный суд города Москвы на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Р.В. Силаев

судьи

Д.А. Булгаков

Н.Н. Погадаев