Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-70/2023 по делу N СИП-535/2021 Поскольку суд первой инстанции установил все фактические обстоятельства дела, но неверно применил нормы права, подлежащие применению, президиум Суда по интеллектуальным правам считает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, которым в удовлетворении заявления общества о признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения поступившего возражения против выдачи патента РФ на полезную модель, отказать

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 мая 2023 г. N С01-70/2023 по делу N СИП-535/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 мая 2023 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Снегура А.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и иностранного лица Impero Pasquale (Via Roma 222, 1-80013 Casalnuovo Di Napoli(na) Italia; фискальный код MPR PQL 45D26 F839D) на решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 по делу N СИП-535/2021

по заявлению открытого акционерного общества "Завод Продмаш" (Заводское ш., д. 11, г. Самара, 443022, ОГРН 1026301507836) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.04.2021, принятого по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель, о признании недействительным указанного патента и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности аннулировать запись в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации о выдаче данного патента.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Impero Pasquale.

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Завод Продмаш" - Залесов А.В., Коломыцева Ю.М. и Озолина И.Г. (по доверенности от 01.01.2023 N 71);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Барбашин В.А. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-268/41и);

от иностранного лица Impero Pasquale - Ашихин Д.А. (по доверенности от 25.08.2021 N 78) и Мальцев Н.М. (по доверенности от 16.05.2023 N 43).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

открытое акционерное общество "Завод Продмаш" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 07.04.2021, принятого по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель "Дорожное барьерное ограждение", о признании недействительным указанного патента и об обязании Роспатента аннулировать запись в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации (далее - Государственный реестр) о выдаче данного патента.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено иностранное лицо Impero Pasquale.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 заявление общества удовлетворено: признано недействительным решение Роспатента от 07.04.2021, принятое по результатам рассмотрения поступившего 30.12.2020 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель, как не соответствующее требованиям пункта 2 статьи 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); административному органу вменено в обязанность повторно рассмотреть возражение общества, поступившее 30.12.2020.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В своей кассационной жалобе Impero Pasquale просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований заявителя.

Общество представило отзывы на кассационные жалобы Роспатента и Impero Pasquale, в которых не согласилось с изложенными в них доводами, просит оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2023 судебное разбирательство по рассмотрению кассационных жалоб было отложено на 22.05.2023 в 11 часов 30 минут в связи с необходимостью получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения ученых по существу спора.

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступили письменные объяснения общества и Impero Pasquale по результатам ознакомления с ответами ученых на судебные запросы.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам, состоявшееся 22.05.2023, явились представители лиц, участвующих в деле.

В судебном заседании представители Роспатента и Impero Pasquale поддержали доводы, изложенные в кассационных жалобах, просили их удовлетворить.

Представители общества возражали против удовлетворения кассационных жалоб, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, патент Российской Федерации N 197808 на полезную модель "Дорожное барьерное ограждение" выдан по заявке N 2019128337 с конвенционным приоритетом от 13.03.2014 на имя Impero Pasquale со следующей формулой полезной модели:

"1. Дорожное барьерное ограждение (1), содержащее направляющий рельс (2), закрепляемый на поверхности дороги, скользящие опоры (3), которые с возможностью скольжения соединены вдоль направляющего рельса (2), деформирующиеся полые элементы (4), которые закреплены друг за другом на скользящих опорах (3), и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) с обеспечением пластической компрессионной деформации по направлению оси, отличающееся тем, что соотношение длины каждого деформирующегося полого элемента (4) и его поперечного сечения выбрано для приведения к необратимой компрессионной деформации деформирующегося полого элемента (4) вдоль прямой оси при воздействии на него осевого усилия, больше критического, т.е. складыванию, и средства для разделения двух последовательно расположенных деформирующихся полых элементов (4) выполнены в виде соединительных пластин (20).

2. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) расположены горизонтально.

3. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

4. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждая скользящая опора (3) содержит плиту (14) крепления и опорную часть (15), которая соединена с плитой (14) крепления и направляющим рельсом (2).

5. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

6. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй соединительной пластины (22).

7. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на первой соединительной пластине (21), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на плите крепления (14) второй скользящей опоры (13).

8. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что каждый деформирующийся полый элемент (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

9. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что часть деформирующихся полых элементов (4) имеет первую кромку (10), которая зафиксирована на плите крепления (14) первой скользящей опоры (11), и вторую кромку (12), которая зафиксирована на второй соединительной пластине (22).

10. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что оно включает панели (17) для защиты деформирующихся полых элементов (4), причем каждая панель (17) соединена с третьей скользящей опорой (18) и четвертой скользящей опорой (19), при этом четвертая скользящая опора (19) следует за третьей скользящей опорой (18) и отделена от третьей скользящей опоры (18) деформирующимся полым элементом (4).

11. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что соединительные пластины (20) расположены перпендикулярно по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

12. Ограждение (1) по п. 1, отличающееся тем, что скользящие опоры (3) расположены так, что плиты крепления (14) перпендикулярны по отношению к деформирующимся полым элементам (4).

13. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла.

14. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала.

15. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из пластика.

16. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала и пластика.

17. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и композитного материала.

18. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из композитного материала и пластика.

19. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из металла и пластика.

20. Ограждение по п. 1, отличающееся тем, что деформирующиеся полые элементы (4) выполнены из листового металла.".

Общество 30.12.2020 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель, мотивированным несоответствием защищаемой этим патентом полезной модели условию патентоспособности "новизна", представив следующие материалы:

заявку N 2015142132, опубликованную 21.04.2017 (далее - источник информации 1);

международную заявку WO 2014/141134А1, опубликованную 18.09.2014 (далее - источник информации 2).

Податель возражения отмечал, что приоритет спорной полезной модели установлен неправомерно (приоритет подлежал установлению по дате подачи заявки на выдачу патента на полезную модель, а не по дате подачи первоначальной заявки на выдачу патента на изобретение), полагая при этом, что действующим законодательством не предусмотрено выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение.

По мнению общества, выраженному в возражении, Роспатент пришел к незаконному выводу о возможности выделения заявки на полезную модель, тогда как на самом деле имело место преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель.

При этом лицо, подавшее возражение, указывало на то, что осуществление преобразования допустимо только до публикации сведений о данной заявке, в связи с чем совершение административным органом юридически значимых действий после публикации противоречит требованиям пункта 1 статьи 10 ГК РФ.

С точки зрения общества, выделенная заявка может быть подана только на объект, не описанный в формуле первоначальной заявки, за исключением случая, если выделенная заявка подается на одну или несколько альтернатив, предусмотренных в формуле первоначальной заявки.

Податель возражения полагал, что учитывая неправильное определение приоритета спорной полезной модели, источники информации 1 и 2 порочат новизну этой полезной модели, поскольку опубликованы ранее даты ее приоритета и содержат ту же совокупность существенных признаков, что и спорная полезная модель.

Решением Роспатента от 07.04.2021 возражение оставлено без удовлетворения.

Отклоняя довод общества о том, что выделенная заявка может быть подана только на объект, не описанный в формуле первоначальной заявки, за исключением случая, если выделенная заявка подается на одну или несколько альтернатив, предусмотренных в формуле первоначальной заявки, административный орган отметил, что ни национальное, ни международное законодательство не содержат подобного требования.

При этом Роспатент обратил внимание на то, что при подаче выделенной заявки, по которой выдан спорный патент, было соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения или полезные модели, поскольку полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, не является идентичной изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы изобретения по первоначальной заявке.

На основании вышеизложенного административный орган пришел к выводу о том, что заявка на полезную модель правомерно выделена из первоначальной заявки на изобретение и по ней в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ установлен приоритет - 15.03.2013, соответствующий дате приоритета первоначальной заявки.

Исходя из этого, Роспатент констатировал, что указанные в возражении общества источники информации 1 и 2 не могут быть противопоставлены спорной полезной модели, так как имеют ту же дату приоритета, что и спорная полезная модель (15.03.2013), а их публикация состоялась позже названной даты.

Таким образом, административный орган пришел к выводу о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать спорную полезную модель не соответствующей условию патентоспособности "новизна".

Считая решение Роспатента от 07.04.2021 незаконным, а свои права и законные интересы нарушенными, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции установил, что в связи с принятием Судом по интеллектуальным правам решения по делу N СИП-482/2021, которым пункт 20.12.2.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 326 (далее - Административный регламент), в части возможности установления приоритета выделенной заявки на полезную модель по первоначальной заявке на изобретение признан соответствующим нормам статей 8, 128, 1226, 1357, 1379, пункту 4 статьи 1381 ГК РФ, статье 4G Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), общество не настаивало на ранее заявленном доводе о том, что действующее законодательство не позволяет осуществить выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение.

Вместе с тем суд первой инстанции признал заслуживающими внимания доводы заявителя о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент нарушил положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, согласно которым охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели.

Так, суд первой инстанции констатировал, что отклоняя довод общества о неправомерности выделения заявки на полезную модель из заявки на изобретение (ввиду чего, по мнению общества, по ней не мог быть установлен приоритет), административный орган сослался на положения пункта 2 статьи 4G Парижской конвенции и на то, что при подаче заявки было соблюдено требование о недопустимости выдачи двух и более патентов на идентичные изобретения или на полезные модели.

Суд установил, что Роспатент пришел к выводу о неидентичности спорной полезной модели изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы первоначальной заявки, в силу того, что независимый пункт формулы спорной полезной модели не идентичен независимому пункту формулы изобретения по первоначальной заявке N 2015142132 и имеет признаки, которых нет в независимом пункте первоначальной заявки. Суд первой инстанции указал на ошибочность такого подхода административного органа, поскольку он основан на неправильном применении нормы материального права, а именно - пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, предполагающего предоставление охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели, тогда как административный орган принимал во внимание лишь независимые пункты формул вышеназванных объектов интеллектуальных прав.

По мнению суда первой инстанции, неверное применение Роспатентом нормы права и существенное нарушение процедуры рассмотрения возражения могло привести к последующему ошибочному определению круга значимых обстоятельств, имеющих значение для дела и для конечного вывода о соответствии либо несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Суд первой инстанции также не согласился с аргументами административного органа о том, что если в результате соответствующих действий оказались выданными два патента на идентичные изобретения или полезные модели, то заявитель может обжаловать выдачу патента в административном порядке, отметив, что такой подход Роспатента не соответствует принципам правовой определенности, процессуальной экономии и не позволяет своевременно защитить нарушенные права заявителя, который будет вынужден прибегнуть к еще одной процедуре защиты нарушенных прав, тогда как возможные нарушения могли быть устранены административным органом в оспариваемом решении.

При этом суд первой инстанции указал в обжалуемом решении, что ранее заявитель уже был вынужден прибегнуть к судебному способу защиты: обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительными решений Роспатента об отмене ранее принятых решений о признании отозванной первоначальной заявки N 2015142132 на выдачу патента на изобретение (производство по делу N СИП-536/2021 прекращено).

Суд первой инстанции не усмотрел противоречий в поведении заявителя, не нашел в связи с этим основания для применения принципа эстоппель и отклонил доводы заявителя о злоупотреблении правом со стороны административного органа и третьего лица.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент ссылается на то, что суд первой инстанции не выяснил обстоятельства, которые с учетом приведенных в возражении заявителя доводов о неправомерности установления приоритета полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132 подлежат выяснению согласно пункту 4 статьи 1381 ГК РФ.

Административный орган обращает внимание на то, что в обжалуемом решении суд первой инстанции не указал, какое из условий пункта 4 статьи 1381 ГК РФ не было соблюдено при установлении приоритета спорной полезной модели.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции не учел, что положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ не имеют отношения к тем обстоятельствам, которые в силу пункта 4 статьи 1381 ГК РФ подлежат выяснению при установлении приоритета полезной модели по выделенной заявке по дате приоритета первоначальной заявки.

Административный орган подчеркивает, что на 07.04.2021 - дату принятия Роспатентом оспариваемого решения решение о выдаче патента на изобретение по первоначальной заявке N 2015142132 не было принято, что в принципе исключало ситуацию, при которой выдача патента Российской Федерации N 197808 на полезную модель приводила бы к двойному патентованию (к выдаче двух патентов на идентичные полезную модель и изобретение).

Роспатент отмечает, что полезные модели (полезная модель и изобретение) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае когда в независимом пункте формулы изобретения содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, если имеет место совпадение в отношении совокупности, включающей одно из таких понятий.

В связи с этим административный орган полагает, что содержащиеся в решении суда первой инстанции выводы не опровергают выводы Роспатента, сделанные в решении от 07.04.2021 по результатам рассмотрения доводов возражения заявителя о неправомерности установления приоритета полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132, а также не опровергают выводы о том, что указанные в возражении заявителя источники информации не могут быть противопоставлены спорной полезной модели, поскольку имеют ту же дату приоритета, а их публикация состоялась позже упомянутой даты.

В кассационной жалобе Impero Pasquale обращает внимание на то, что статья 4G Парижской конвенции устанавливает две возможности подачи выделенной заявки (разделения заявки): в случае если формула изобретения составлена заявителем с нарушением единства изобретения, что устанавливается патентным ведомством, либо по инициативе самого заявителя, а условия подачи выделенной заявки, определенные пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ, не содержат ограничений в части соответствия формул изобретения или полезной модели выделенной и первоначальной заявки.

С точки зрения Impero Pasquale, ошибочность вывода суда первой инстанции о том, что объем правовой охраны запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели определяется всей совокупностью признаков, содержащихся как в независимом, так и зависимых пунктах формулы изобретения или полезной модели, следует из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ, которым определены условия признания запатентованного изобретения или запатентованной полезной модели использованным в продукте или способе, предусматривающие учет только совокупности признаков независимого пункта формулы изобретения или полезной модели.

Третье лицо указывает, что, вопреки утверждению суда первой инстанции, в решении Роспатента рассмотрен вопрос о том, является ли спорная полезная модель по выделенной заявке идентичной изобретению по патенту, выданному по первоначальной заявке.

Как полагает Impero Pasquale, выдача двух и более патентов на идентичные изобретения и полезные модели (недопустимость "принципа двойного патентования") может возникнуть в двух ситуациях, когда такие патенты охраняют изобретения и полезные модели: с разными приоритетами, в том числе выданы по заявкам разных или одних и тех же заявителей; с одинаковыми приоритетами, в том числе выданы по заявкам разных или одних и тех же заявителей. Ситуация по настоящему делу относится ко второму случаю, когда патенты выданы по заявкам одного и того же заявителя (первоначальная и выделенная).

Третье лицо считает, что вышеизложенное подтверждает несоответствие положенного в основу решения суда первой инстанции вывода о неполной оценке Роспатентом доводов и доказательств, приведенных в возражении, фактическим обстоятельствам дела.

Рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ предусмотрено, что приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.

С учетом подпункта 2.2 пункта 9.4 Административного регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В силу пункта 20.12.2.4 Административного регламента при испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке (в соответствии с пунктом 4 статьи 1381 ГК РФ) проверяется соблюдение следующих условий:

подача в Роспатент выделенной заявки заявителем первоначальной заявки или его правопреемником до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения, на которое исчерпана, или до даты государственной регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи выделенной заявки.

При соблюдении данных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Роспатент.

Подпунктом 2 пункта 22.3 Административного регламента установлено, что датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Таким образом, из вышеприведенных положений усматриваются следующие условия установления даты приоритета по первоначальной заявке:

1) первоначальная заявка подана тем же заявителем;

2) в первоначальной заявке раскрыты изобретение, полезная модель или промышленный образец, в отношении которых выделяется заявка;

3) на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, на полезную модель или промышленный образец не отозвана, не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента;

4) если заявлен более ранний приоритет - наличие права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке.

Как следует из пункта 17 раздела IV части 2 Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.12.2018 N 233 (далее - Руководство), при испрашивании заявителем приоритета полезной модели, на которую подана выделенная заявка, по первоначальной заявке проверяется соблюдение следующих условий:

1) выделенная заявка, в которой испрашивается приоритет по первоначальной заявке, подается в Роспатент тем же заявителем или его правопреемником;

2) первоначальная заявка не должна быть отозвана или признана отозванной на дату подачи выделенной заявки;

3) если по первоначальной заявке принято решение об отказе, выделенная заявка должна быть подана в Роспатент до того, как исчерпана предусмотренная ГК РФ возможность подачи возражения на решение об отказе;

4) если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента, выделенная заявка должна быть подана в Роспатент до даты государственной регистрации полезной модели или изобретения;

5) заявленная полезная модель раскрыта в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета - в первой заявке.

При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета.

Положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ не содержат каких-либо иных условий, подлежащих соблюдению для установления приоритета выделенной заявки по дате приоритета первоначальной заявки, а Руководство не содержит никаких других положений, обязывающих Роспатент проверить иные условия выделения заявки и установления приоритета по первоначальной заявке.

В то же время в пункте 16 раздела IV части 2 Руководства содержится положение, согласно которому поданная заявка является выделенной, если заявленная в ней полезная модель раскрыта в первоначальной заявке, а испрашиваемый по выделенной заявке объем правовой охраны полезной модели меньше, чем объем правовой охраны по первоначальной заявке. Кроме того, отмечено, что выделенная заявка не может быть идентичной первоначальной заявке; при этом последствия несоблюдения данного условия не названы.

Парижская конвенция устанавливает в статье 4G два случая разделения заявок: во-первых, если экспертиза выявила, что заявка на патент является комплексной (в английской версии - "содержит больше одного изобретения"); во-вторых, заявитель может разделить по своей инициативе заявку, при этом каждой стране Союза предоставляется право определять условия, при которых разрешается подобное разделение. Таким образом, в Парижской конвенции указано лишь одно условие разделения, осуществляемого по инициативе экспертизы, - комплексность заявки, а в части разделения заявок по инициативе заявителя условия должны определяться национальным законодательством.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2021 по делу N СИП-482/2021 отмечено, что российское законодательство допускает выделение заявок не только для комплексных заявок: "выделенная заявка может быть подана не только в случае, когда по первоначальной заявке установлено нарушение требования единства изобретения, полезной модели, но и в иных случаях, например, когда раскрытие изобретения или полезной модели по выделенной заявке содержалось только в описании, а не в формуле изобретения или полезной модели первоначальной заявки".

Вместе с тем специальные правила выделения заявок ГК РФ не конкретизирует. Пункт 4 статьи 1381 того же Кодекса определяет лишь правила установления приоритета по выделенным заявкам.

По названной причине Роспатент исходит из того, что правила, которые касаются установления приоритета по выделенным заявкам, - это те правила, которые определяют и саму возможность выделения заявок.

В отличие от изложенного, основываясь на позиции заявителя по делу, суд первой инстанции делает вывод о требовании неидентичности выделенной заявки и первоначальной (на момент выделения), руководствуясь общепризнанным принципом запрета двойного патентования одного технического решения.

Возражая против такого подхода, административный орган указывает, что при выделении заявок идентичность заявок не проверяется и не влияет на приоритет по выделенной заявке. Идентичность определяется при выдаче более позднего патента (если сначала выдан патент по выделенной заявке - то при выдаче патента по первоначальной; если сначала выдан патент по первоначальной заявке - то при выдаче по выделенной).

Суть такой проверки на более поздней стадии, по мнению Роспатента, заключается в том, что в ходе экспертизы как первоначальной, так и выделенной заявки формулы могут корректироваться, а следовательно, проверка идентичности осуществляется только после завершения всех корректировок.

Так, одним из оснований проверки соблюдения запрета двойного патентования служат положения подпункта 4 пункта 1 и пункта 2 статьи 1398 ГК РФ, которые позволяют любому лицу подать возражение в случае выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, на полезные модели или промышленные образцы, имеющие одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 этого Кодекса.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 1383 ГК РФ в случае, когда имеющие одну и ту же дату приоритета заявки на идентичные изобретения и (или) полезные модели или идентичные промышленные образцы поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. О своем выборе заявитель должен сообщить в срок и в порядке, которые предусмотрены абзацем вторым названного пункта.

Согласно пункту 2 статьи 1383 ГК РФ при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 того же Кодекса. Сведения о выдаче патента на изобретение или на полезную модель и сведения о прекращении действия ранее выданного патента публикуются одновременно.

Учитывая наличие между лицами, участвующими в деле, разногласий в отношении применения вышеизложенных норм материального права, отсутствие устоявшейся практики применения этих норм, президиум Суда по интеллектуальным правам счел необходимым на основании части 1.1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выяснить профессиональное мнение ученых, обладающих достаточным уровнем компетенции в области патентного права, направив им судебные запросы, содержащие следующие вопросы:

1. Является ли условием правомерного выделения заявки и установления приоритета по дате приоритета первоначальной заявки неидентичность технического решения по выделенной заявке и технического решения по первоначальной заявке на дату выделения? Какие последствия влечет несоблюдение данного условия?

2. Должен ли, и если да, то в какой момент Роспатент проверять, являются ли технические решения по выделенной и первоначальной заявке идентичными:

а) при экспертизе технического решения по выделенной заявке;

б) при принятии решения о выдаче второго патента (в зависимости от того, по выделенной или первоначальной заявке вначале будет принято решение);

в) лишь на основании возражения любого лица после выдачи спорных патентов (подпункт 4 пункта 1 и пункт 2 статьи 1398 ГК РФ)?

3. Каким образом устанавливается идентичность технических решений: исходя только из независимых пунктов формулы или исходя из всей формулы (независимые и зависимые пункты)?

В президиум Суда по интеллектуальным правам поступили ответы, отражающие профессиональное мнение ученых Городова О.А., Кастальского В.Н., Малахова Б.А., Угрюмова В.М. и Христофорова А.А. по вышеизложенным вопросам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что поступившее 28.04.2023 заявление общества об отводе ученых Малахова Б.А., Угрюмова В.М. и Христофорова А.А. не подлежит рассмотрению по основаниям и в порядке, предусмотренным статьями 21, 23 и 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку лица, которым направляются судебные запросы согласно части 1.1 статьи 16 названного Кодекса, не относятся к иным участникам арбитражного процесса (статья 54 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не являются специалистами с точки зрения статьи 55.1 того же Кодекса а лишь выражают свое профессиональное мнение по вопросу применения норм материального права безотносительно к фактическим обстоятельствам конкретного дела.

Лица, участвующие в деле, не лишены права ходатайствовать о неучете судом ответов тех или иных ученых.

Вместе с тем заявление общества об отводе ученых не содержит сведений, позволяющих усомниться в профессиональной компетенции лиц, которым направлялись запросы, а также информации о том, что данные лица ранее выражали иное мнение по тем же самым вопросам, что могло бы свидетельствовать об их противоречивом и пристрастном поведении.

Таким образом, выраженные Городовым О.А., Кастальским В.Н., Малаховым Б.А., Угрюмовым В.М. и Христофоровым А.А. мнения подлежат учету при рассмотрении настоящего спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает основанными на правильном толковании норм материального права доводы административного органа и третьего лица о том, что в оспариваемом решении приоритет полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 был правомерно установлен по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132 на полезную модель, поскольку положения пункта 4 статьи 1381 ГК РФ, регулирующие установление приоритета, в том числе, полезной модели по выделенной заявке, не содержат каких-либо ограничений, кроме указанных в упомянутом пункте.

В свою очередь, положения пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, на которые сослался суд первой инстанции в обжалуемом решении и согласно которым охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной модели, не имеют правового значения для выяснения тех обстоятельств, которые в силу пункта 4 статьи 1381 того же Кодекса подлежат установлению при проверке правомерности установления приоритета полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: суд первой инстанции не учел, что согласно пункту 9.8.1 Административного регламента формула полезной модели может быть однозвенной и многозвенной и включать один или несколько пунктов.

При этом исходя из подпункта 2 пункта 20.13 Административного регламента идентичность полезных моделей (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.

Полезные модели (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.

Аналогичные положения приведены в пункте 76 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их форм, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации России от 30.09.2015 N 701, в соответствии с которым идентичность полезных моделей (полезной модели и изобретения) устанавливается на основе формул, в отношении которых установлено, что может быть выдан патент.

Полезные модели (полезная модель и изобретение) признаются идентичными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимом пункте формулы изобретения содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, если имеет место совпадение в отношении совокупности, включающей одно из изложенных понятий.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатент неправильно применил норму пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, является ошибочным. Более того, указанная норма не имеет отношения к тем обстоятельствам, которые согласно пункту 4 статьи 1381 ГК РФ подлежат установлению при проверке правомерности установления приоритета полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание: в оспариваемом решении Роспатента содержатся выводы о том, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы спорного патента, не является идентичной изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы первоначальной заявки; независимый пункт формулы спорной полезной модели не идентичен независимому пункту формулы изобретения по первоначальной заявке N 2015142132 и имеет признаки, которых нет в независимом пункте формулы изобретения по этой первоначальной заявке.

При ответе на вопрос о том, каким образом устанавливается идентичность технических решений, все ученые исходили из того, что идентичность устанавливается только из независимых пунктов без учета зависимых пунктов.

Проанализировав вышеприведенные нормы материального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что из указанных норм не следует, что неидентичность технического решения по первоначальной заявке и по выделенной заявке является условием правомерности выделения и условием определения даты приоритета. Такая проверка должна осуществляться в следующих случаях: 1) при принятии решения о выдаче второго патента (в зависимости от того, по выделенной или по первоначальной заявке вначале будет принято решение), влекущего последствия, предусмотренные статьей 1383 ГК РФ; 2) на основании возражения любого лица после выдачи спорных патентов (подпункт 4 пункта 1 и пункт 2 статьи 1398 ГК РФ).

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерности установления Роспатентом приоритета полезной модели по выделенной заявке N 2019128337 по дате приоритета первоначальной заявки N 2015142132.

Исходя из этого следует признать правильными и выводы административного органа о том, что источники информации 1 и 2 не могут быть противопоставлены полезной модели по патенту Российской Федерации N 197808, поскольку имеют ту же дату приоритета, что названная полезная модель, а их публикация состоялась позже упомянутой даты, и, следовательно, спорная полезная модель соответствует условию патентоспособности "новизна".

Ссылку общества на пункт 16 раздела IV части 2 Руководства президиум Суда по интеллектуальным правам не принимает, так как данное Руководство, содержащее нормативные положения, не прошло государственную регистрацию. При этом оно не может устанавливать дополнительные по отношению к ГК РФ требования к выделенным заявкам.

При таких обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что заявление общества не подлежало удовлетворению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационных жалоб и для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции.

Как разъяснено в абзаце четвертом пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению.

Поскольку суд первой инстанции установил все фактические обстоятельства дела (дополнительного исследования доказательств не требуется), но неверно применил нормы права, подлежащие применению, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт - в удовлетворении заявления общества отказать.

Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче третьим лицом кассационной жалобы, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на общество.

Вместе с тем излишне уплаченная третьим лицом при подаче кассационной жалобы государственная пошлина в размере 1 350 рублей на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит возврату этому лицу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 02.12.2022 по делу N СИП-535/2021 отменить.

Заявление открытого акционерного общества "Завод Продмаш" оставить без удовлетворения.

Взыскать с открытого акционерного общества "Завод Продмаш" (ОГРН 1026301507836) в пользу иностранного лица Impero Pasquale (фискальный код MPR PQL 45D26 F839D) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, 150 (сто пятьдесят) рублей.

Возвратить иностранному лицу Impero Pasquale в лице плательщика - общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма Городисский и Партнеры" (ОГРН 1027739045630) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 350 (одна тысяча триста пятьдесят) рублей, излишне уплаченную по платежному поручению от 16.02.2023 N 518.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова

А.А. Снегур