Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2023 г. по делу N СИП-216/2022 Суд признал недействительным патент на изобретение в части указания патентообладателя, поскольку в ходе исполнения работ по договору ответчиком, получившим доступ к технологическому оборудованию секций фабрик нескольких рудоуправлений общества, было создано новое техническое решение, о котором ответчик вопреки требованиям договоров не уведомил ни третье лицо, ни общество, и согласия на получение спорного патента ответчику общество не выдавало

Решение Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2023 г. по делу N СИП-216/2022

 

Именем Российской Федерации

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 26 мая 2023 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Снегура А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Киселевой А.М. рассмотрел в судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества "Уралкалий" (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618416, ОГРН 1025901702188) к индивидуальному предпринимателю Давыдову Александру Валериановичу (г. Березники, Пермский край, ОГРНИП 304591119000026) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2737299 на изобретение в части указания патентообладателя и встречный иск индивидуального предпринимателя Давыдова Александра Валериановича к публичному акционерному обществу "Уралкалий".

К участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) и общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое управление" (Советский просп., д. 75, г. Березники, Пермский край, 618419, ОГРН 1025901712154).

В судебном заседании приняли участие:

представители публичного акционерного общества "Уралкалий" - Громов В.В. (по доверенности от 01.03.2022 N 296), Савченко-Поднебесная М.И. (по доверенности от 08.04.2022 N 323);

индивидуальный предприниматель Давыдов Александр Валерианович (лично, личность удостоверена паспортом).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "Уралкалий" (далее - общество "Уралкалий") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Давыдову Александру Валериановичу (далее - предприниматель) о признании недействительным патента Российской Федерации N 2737299 на изобретение в части указания патентообладателя - индивидуального предпринимателя Давыдова Александра Валериановича, об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) внести изменения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации в части указания патентообладателем истца и выдать новый патент с указанием в нем в качестве единственного патентообладателя - общества "Уралкалий".

Кроме того, до окончания рассмотрения дела по существу от индивидуального предпринимателя Давыдова Александра Валериановича поступил встречный иск к публичному акционерному обществу "Уралкалий", в котором предприниматель просит:

- признать, что принятые обществом "Уралкалий" и обществом "Научно-внедренческое управление" аннотированные отчеты о результатах интеллектуальной деятельности Давыдова А.В. по договору N 6/2012 содержали сведения о секрете производства, на который решением Роспатента от 22.09.2020 выдан патент по свидетельству Российской Федерации N 2737299 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин";

- ввиду изменения на обратную позиции обществом "Уралкалий" по обстоятельствам создания и охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности по договору N 6/2012 ("ноу-хау") признать злоупотреблением правом действия общества "Уралкалий" по введению в заблуждение арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве общества "Научно-внедренческое управление" N А50-9856/2016, и применить принцип эстоппель, лишив общество "Уралкалий" права на возражения;

- перевести на правообладателя, предпринимателя права приобретателя по договору N 6/2012, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности общества "Научно-внедренческое управление", включая право требовать с общества "Уралкалий" выплаты вознаграждения, предусмотренного пунктом 5 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации, за ограничение исключительных прав правообладателя на результаты интеллектуальной деятельности по договору N 6/2012;

- признать единственным правообладателем патента по свидетельству Российской Федерации N 2737299 "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин" Давыдова Александра Валериановича.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Роспатент, общество с ограниченной ответственностью "Научно-внедренческое управление" (далее - третье лицо).

В судебном заседании представители общества "Уралкалий" выступили по доводам, содержащимся в исковом заявлении и встречном исковом заявлении, просили удовлетворить заявленные требования в полном объеме, в удовлетворении встречных требований отказать.

Ответчик выступил по доводам, содержащимся в отзыве на заявление и дополнениях к нему, просил отказать в удовлетворении заявленных требований и удовлетворить встречные исковые требования.

Роспатент и третье лицо, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем судебное разбирательство на основании части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проведено в отсутствие указанных лиц и их представителей.

При принятии встречного искового заявления суд руководствовался положениями пункта 3 части 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым встречное исковое требование также принимается арбитражным судом, если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Патент Российской Федерации N 2737299 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины" (МПК B03D 1/02 (2006.01), B03D 1/14 (2006.01), B03D 1/02 (2020.08), B03D 1/14 (2020.08)) с приоритетом от 20.09.2019 и указанием в качестве патентообладателя Давыдова Александра Валериановича, в качестве автора - Давыдова Александра Валериановича по заявке N 2019129792 выдан Роспатентом со следующей формулой:

"Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины, включающий гидроциклон, сливной желоб, трубопровод для транспортировки слива гидроциклона до флотационной машины, на начальном отрезке которого расположена точка подачи флотационных реагентов (собирателей и пенообразователей), и патрубки для подачи пульповоздушной смеси из трубопровода во флотационные камеры, отличающийся тем, что с целью повышения селективности процесса флотации и извлечения заданного минерального компонента, перепад между уровнями расположения сливного желоба гидроциклона и зеркалом пульпы во флотационной камере и потеря напора в трубопроводе имеют такие значения, при которых пульповоздушная смесь под действием силы тяжести на выходе из трубопровода разгоняется до скорости 7-20 м/с.".

Общество "Уралкалий", полагая, что указание ответчика в качестве патентообладателя в патенте Российской Федерации N 2737299 свидетельствует о несоответствии спорного патента нормам подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском по настоящему делу.

В обоснование своих требований истец указывает, что между обществом "Уралкалий" и обществом "Научно-внедренческое управление", а также между обществом "Научно-внедренческое управление" и Давыдовым А.В. 17.02.2012 были заключены договоры N 609/2012 и N 6/2012, по условиям которых исполнитель обязался выполнить научно-технические, технологические и другие работы для достижения результатов, установленных в технических заданиях к указанным договорам.

При этом согласно пункту 1.1 договора N 6/2012, Давыдов А.В. обязался выполнять научно-исследовательские работы по указанному договору для достижения результатов, установленных в технических заданиях к договору N 609/2012, т.е. фактически в обоих договорах речь идёт об одних и тех же научно-исследовательских работах.

В результате выполнения работ по указанному договору Давыдовым А.В. был получен результат интеллектуальной деятельности, подлежащий правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности - "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины", на который 20.09.2019 Давыдовым А.В. была подана заявка на изобретение N 2019129792 и выдан патент N 2737299 с указанием в качестве патентообладателя - Давыдова А.В.

Между тем, в соответствии с пунктом 2.4.3 договора N 6/2012, а также пунктом 9.3 договора N 609/2012, если при выполнении работ по договору создано изобретение ..., право на получение патента и исключительное право на такое изобретение ... принадлежит Заказчику (обществу "Уралкалий").

При этом в договоре предусмотрено требование о письменном уведомлении заказчика о создании при выполнении работ по договорам N 609/2012 и N 6/2012 изобретений.

Учитывая положения пункта 9.3 договора N 609/2012, пунктов 2.4.3 и 1.1 договора N 6/2012, а также положения статьи 1398 ГК РФ, принимая во внимание, что неисполнение условий указанных договоров и требований действующего законодательства в части оформления спорного патента повлекло нарушение исключительных прав общества "Уралкалий", последнее обратилось в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым иском.

Во встречном исковом заявлении, а также в отзыве на исковое заявление и дополнительных пояснениях к нему ответчик ссылается на то, что не имея ресурсов выполнить собственными силами научно-исследовательские работы по договору N 609/2012, третье лицо привлекло в качестве субподрядчика индивидуального предпринимателя Давыдова А.В., заключив с ним 17.02.2012 договор N 6/2012 на выполнение собственными силами и средствами научно-исследовательских, технологических работ для достижения результатов работ, установленных в технических заданиях к договору N 609/2012 (п. 1.1 договора N 6/2012), целью и предметом которого является обязанность выполнить работы по разработке и внедрению технических решений по увеличению мощности обогатительных фабрик общества "Уралкалий" за счет увеличения нагрузок руды на технологические секции и повышения товарного извлечения хлористого калия.

В соответствии с пунктом 1.3.1 договора N 6/2012 комплекс выполняемых предпринимателем Давыдовым А.В. работ включает в себя участие в составлении технических заданий по договору N 609/2012, проведение обследований, разработку исходных данных и предложений по модернизации технологического оборудования и схем.

Таким образом, по мнению ответчика, в соответствии с пунктом 1.3.1 договора N 6/2012 предприниматель Давыдов А.В. на стадии согласования технических заданий и календарных планов работ договора N 609/2012 должен был предложить для внедрения на предприятиях общества "Уралкалий" известные ему технические решения, которые обеспечат достижение указанных в технических заданиях к договору N 609/2012 величин прироста нагрузки руды на технологические секции и извлечения полезного компонента.

При таких обстоятельствах, ответчик отмечает, что внедренный на обогатительных фабриках БКПРУ-2 и БКПРУ-3 при выполнении работ по договору N 609/2012 секрет производства, на который выдан спорный патент Российской Федерации N 2737299 на изобретение, был создан предпринимателем Давыдовым А.В. до подписания технических заданий и календарных планов работ к договору N 6/2012 от 17.02.2012.

Кроме того, предприниматель отмечает, что в договор N 6/2012 включено условие о наличии у предпринимателя Давыдова А.В. готовых технических решений для увеличения мощности обогатительных фабрик общества "Уралкалий".

В соответствии с пунктом 1.5 договора N 6/2012 исполнитель (предприниматель Давыдов А.В.) гарантирует, что он обладает необходимой профессиональной квалификацией и техническими ресурсами, для достижения результатов, предусмотренных техническими заданиями к договору N 609/2012.

Предприниматель Давыдов А.В. отмечает, что в календарных планах договора N 6/2012 отсутствуют этапы научно-исследовательских работ, результатом которых является создание новых эжектирующих аэраторов, поэтому в принятом обществом "Уралкалий" и третьим лицом аннотированном отчете по этапу 3.1 "Разработка исходных данных для проекта модернизации существующих флотационных машин МПСГ" календарного плана работ по БКПРУ-2 (Приложение 8 к договору N 6/2012), предпринимателем Давыдовым А.В. описан комплекс созданных до подписания договора N 6/2012 технических решений по модернизации флотационных машин, в который включен секрет производства, соответствующий описанию спорного патента Российской Федерации на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин".

Кроме того, предприниматель Давыдов А.В. указывает, что судом первой инстанции по делу N А50-9856/2016 установлено, что "предпринимателем Давыдовым А.В. обязательства по договору N 6/2012 фактически были исполнены в установленном договором порядке с учетом дополнительных к нему соглашений. Претензий со стороны заказчика по результатам принятых работ исполнителю предъявлено не было.

Доказательств, подтверждающих, что научно-исследовательские и иные технологические работы были выполнены иным лицом, суду не представлено. Как не представлено и доказательств того, что указанные работы входили в должностные обязанности Давыдова А.В., состоявшего в трудовых отношениях с должником.

В связи с чем, у заказчика возникла обязанность по выплате стоимости принятых от предпринимателя Давыдова А.В. работ в полном объеме" (страница 23 определения Арбитражного суда Пермского края от 06.08.2018 по делу N А50-9856/2016).

Предприниматель Давыдов А.В. также ссылается на то, что согласно пункту 2.4.1 договора N 6/2012 заказчик имеет право использовать переданный ему исполнителем результат работ либо передать его для использования обществом "Уралкалий", либо по согласованию сторон - третьим лицам".

Согласно пункту 2.4.3 договора N 6/2012 "если при выполнении договора создано изобретение, полезная модель или промышленный образец, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит заказчику".

Также предприниматель Давыдов А.В. отмечает, что при рассмотрении дела N А50-9856/2016 общество "Уралкалий" в нарушение принципа добросовестности, отрицало известное ему обстоятельство приемки и применения на обогатительных фабриках общества "Уралкалий" в рамках договоров N 6/20102 и N 609/2012 спорных секретов производства, автором которых является предприниматель Давыдов А.В.

Третье лицо также представило отзыв, в котором указало, что у ответчика отсутствовал секрет производства, относящийся к спорному изобретению, до момента заключения договора N 6/2012 от 17.02.2012, что подтверждает заверение самого ответчика, сделанное на момент заключения договора.

Каких-либо письменных либо иных уведомлений от Давыдова А.В. об использовании им своих ранее созданных изобретений, ноу-хау и иных результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых возможна правовая охрана, либо о создании Давыдовым А.В., при выполнении им работ по договору N 6/2012 от 17.02,2012 новых изобретений, ноу-хау, либо иных результатов, в отношении которых возможна правовая охрана, в том числе, имеющих наименования "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин", за исключением изобретения "Способ получения хлористого калия с низким содержанием пылевых фракций крупностью менее 0,1 мм", на которое выдан патент Российской Федерации N 2135290, ответчик не направлял.

Роспатент в отзыве на исковое заявление указал, что в соответствии со статьей 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя рассматриваются судом, в связи с чем у названного административного органа отсутствует компетенция для дачи пояснений по существу настоящего спора.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении и отзывах на него, заслушав явившихся в судебное заседание представителей, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Данное разъяснение применимо и к ситуации, в которой рассматривается требование о признании патента недействительным по тем основаниям, которые устанавливаются в судебном, а не в административном порядке.

Учитывая дату подачи заявки на выдачу оспариваемого патента (20.09.2019), суд приходит к выводу, что к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы ГК РФ в редакции, действовавшей на дату подачи указанной заявки.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец в течение срока его действия, установленного пунктами 1 - 3 статьи 1363 ГК РФ, может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1406 ГК РФ споры об установлении патентообладателя рассматриваются судом.

В пункте 122 постановления N 10 разъяснено, что споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ.

При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение признается и охраняется при условии его государственной регистрации, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение.

При этом, исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ, именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения (после выдачи патента).

Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдачи нового патента.

В соответствии со статьей 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Как разъясняется в пункте 136 постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются по правилам раздела VII ГК РФ.

Если в рамках исполнения договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ создан патентоспособный результат интеллектуальной деятельности, создание которого не было прямо предусмотрено договором, право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец в силу пункта 1 статьи 1357, пункта 1 статьи 1371 ГК РФ принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное. В частности, с учетом изложенного, а также положений статьи 772 ГК РФ заказчику может быть передано право на получение патента.

Таким образом, принадлежность прав на результаты интеллектуальной деятельности определяется государственным контрактом, договором, а также положениями ГК РФ.

Как следует из материалов дела, между обществом "Научно-внедренческое управление" (Подрядчик) и обществом "Уралкалий" (Заказчик) был заключен договор от 17.02.2012 N 609/2012 на разработку и внедрение технических решений по увеличению мощности обогатительных фабрик общества "Уралкалий" - БКПРУ-2, СКРУ-2, СКРУ-3, БКПРУ-3 (наименования производственных площадок общества "Уралкалий", на которых размещены фабрики).

Для выполнения работ по договору от 17.02.2012 N 609/2012 общество "Научно-внедренческое управление" заключило с предпринимателем Давыдовым А.В. договор от 17.02.2012 N 6/2012 (фактически являющийся договором субподряда), по условиям которого Давыдов А.В. обязался выполнять научно-исследовательские работы по указанному договору для достижения результатов, установленных в технических заданиях к договору N 609/2012 (пункту 1.1 договора N 6/2012).

В соответствии с пунктом 2.4.3 договора N 6/2012, а также пунктом 9.3 договора N 609/2012, если при выполнении работ по договору создано изобретение ..., право на получение патента и исключительное право на такое изобретение ... принадлежит Заказчику (обществу "Уралкалий"). При этом в договоре предусмотрено требование о письменном уведомлении заказчика о создании при выполнении работ по договорам N 609/2012 и N 6/2012 изобретений.

Кроме того, к договору N 6/2012 было заключено дополнительное соглашение, которым стороны признали, что при выполнении работ по указанному договору будет использовано изобретение, на которое выдан патент Российской Федерации N 2135290 (патентообладатель Давыдов А.В.).

При этом Давыдов А.В. обязуется выдать подрядчику исключительную лицензию на право использования указанного объекта интеллектуальной собственности.

Из материалов дела также следует, что предпринимателем Давыдовым А.В. 20.09.2019 в Роспатент была подана заявка N 2019129792 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины", по результатам рассмотрения которой, Роспатентом 26.11.2020 был выдан патент Российской Федерации N 2737299, зарегистрированный в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

Данные обстоятельства лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Возражая против иска, ответчик ссылается на то, что техническое решение, которое внедрено при выполнении работ по договору N 609/2012, и на которое выдан патент Российской Федерации N 2737299 было создано до подписания договора N 6/2012.

Между тем при разрешении настоящего спора Суд по интеллектуальным правам исходит из следующего.

По условиям договора от 17.02.2012 N 6/2012 Давыдов А.В. обязался выполнять научно-исследовательские работы для достижения результатов, установленных в технических заданиях к договору N 609/2012 (пункту 1.1 договора N 6/2012).

В соответствии с пунктом 2.4.3 договора N 6/2012, а также пунктом 9.3 договора N 609/2012, если при выполнении работ по договору создано изобретение ..., право на получение патента и исключительное право на такое изобретение ... принадлежит Заказчику (обществу "Уралкалий").

При этом в договоре предусмотрено требование о письменном уведомлении заказчика о создании при выполнении работ по договорам N 609/2012 и N 6/2012 изобретений.

Судебная коллегия также принимает во внимание, что Арбитражным судом Пермского края по делу N А50-9856/2016 установлено, что Давыдовым А.В. работы по указанному договору выполнены и приняты третьим лицом по актам N 1-12, а сумма вознаграждения за выполненные работы составила 10 811 800,00 рублей, из них третье лицо перечислило на счет предпринимателя Давыдова А.В. за выполненные работы по указанному договору за период с 29.02.2012 по 30.05.2014 сумму в размере 8 146 011,86 рубля. Размер неисполненных обязательств по оплате выполненных работ составил 2 665 788,14 рубля.

Таким образом, судом установлено, что предпринимателем Давыдовым А.В. обязательства по договору были исполнены с учетом дополнительных к нему соглашений.

Претензий по результатам принятых работ исполнителю предъявлено не было. Доказательств, подтверждающих, что научно-исследовательские и иные технологические работы были выполнены иным лицом, суду не представлено. Как не представлено и доказательств того, что указанные работы входили в должностные обязанности Давыдова А.В.

Суд по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных в результате проведения опытно-конструкторских работ, определяется, исходя из приведенных выше положений ГК РФ, договорами на их выполнение, положения которых в данном случае обусловливают принадлежность именно заказчику права на получение патента в отношении соответствующей разработки.

При этом судебная коллегия отмечает, что отличительным признаком спорного изобретения, согласно формуле, является разгон смеси до скорости 7-20 м/с на выходе из трубопровода.

Суд неоднократно предлагал Давыдову А.В. документально подтвердить свой довод о создании спорного изобретения до выполнения работ по договору.

Между тем, в материалы дела не были представлены доказательства, подтверждающие создание спорного технического решения до выполнения работ по договору.

Ссылка Давыдова А.В. на аннотированные отчеты по этапу 3.5 календарного плана работ договора N 609/2012 на БКПРУ-2, таблицу 4 этого же аннотированного отчета, аннотированный отчет по этапу 3.1 календарного плана работ договора N 609/2012 на БКПРУ-2 не содержат прямое указание на разгон смеси до скорости 7-20 м/с на выходе из трубопровода.

Кроме того, иные представленные в материалы настоящего дела документы также не содержат отличительного признака спорного изобретения (разгон смеси до скорости 7-20 м/с на выходе из трубопровода).

При таких обстоятельствах в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что Давыдов А.В. создал спорное изобретение ранее проведения работ по договору N 6/2012, поскольку ранее был известен лишь его прототип.

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что спорное техническое решение предприниматель смог сформулировать лишь при проведении работ по договору N 6/2012 по этапам 3.1, 3.13, 3.14 на БКПРУ-3 и 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 3.10, 3.12 на БКПРУ-2, поскольку в судебном заседании 14.04.2022 предприниматель Давыдов А.В. лично подтвердил: "при разработке этого патента в описание я включил все аналоги и прототипы... единственное, что для регистрации в Роспатенте необходимо было привести конкретные примеры этого патента, поэтому в качестве примеров были приведены результаты опытно-промышленных испытаний на обогатительных фабриках второго и третьего Березниковских рудоуправлений" (22:33-22:59).

Также в своей претензии к обществу "Уралкалий" (т. 1 л.д. 77-90) Давыдов А.В. указывал, что спорное изобретение - новый результат его работ по договору: "конкретный результат НИОКР ИП Давыдов А.В. по договору N 609/2012 "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин", соответствует условиям патентоспособности изобретения" (стр. 7 претензии), ... "решение Роспатента от 22.09.2020 о выдаче патента на изобретение ... "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационных машин" следует признать надлежащим доказательством того, что ... сведения о результатах НИОКР по договору N 6/2012 имеют действительную коммерческую ценность и являются в соответствии со статьей 1350 ГК РФ новыми" (страница 8 претензии).

Таким образом, коллегия судей принимает во внимание, что проведя в 2012 - 2015 годах в рамках этапов работ по договору N 6/2012 эксперименты (испытания) на фабриках второго и третьего Березниковских рудоуправлений, и получив экспериментальные данные о некотором приросте извлечения и селективности на фабриках, Давыдов А.В. интерпретировал этот прирост как результат применения именного того технического решения, на которое 20.09.2019 в Роспатент была подана заявка N 2019129792 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины", по результатам рассмотрения которой, Роспатентом 26.11.2020 был выдан патент Российской Федерации N 2737299, в связи с чем привел показатели этого прироста в описании к спорному изобретению (таблица 1 описания изобретения, т. 1 л.д. 24).

Более того, в судебном заседании 21.07.2022 Давыдов А.В. подтвердил, что указанные скорости получены им расчётным путём: "ни в одном отчете нет исследований скорости, с которой... даже упоминания о скорости нет. Никто ее не замерял" (01:10:20-01:10:32).

Таким образом, спорное изобретение, отличающееся конкретным признаком (скоростью 7-20 м/с на выходе из трубопровода) было создано Давыдовым А.В. именно при проведении работ по договору на фабриках второго и третьего Березниковских рудоуправлений, на основании изучения результатов экспериментов, проведённых на указанных фабриках в 2012 - 2015 годах в рамках этапов календарного плана работ по договору N 6/2012.

Судебная коллегия не исключает, что общая идея использования гидроциклонов для аэрации и была известна Давыдову А.В. до проведения работ по договору N 6/2012, между тем доказательств известности конкретного отличительного признака спорного изобретения (скорость 7-20 м/с) до проведения работ по указанному договору в материалы дела не представлено.

Напротив, из материалов дела и пояснений самого предпринимателя усматривается, что отличительный признак по спорному изобретению был сформулирован на основании результатов экспериментов на конкретных фабриках истца второго и третьего Березниковских рудоуправлений.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что в ходе исполнения работ по договору N 6/2012 Давыдовым А.В., получившим доступ к технологическому оборудованию секций отдельных обогатительных фабрик нескольких рудоуправлений общества "Уралкалий", было создано новое техническое решение, о которых Давыдов А.В. вопреки требованиям договоров N 6/2012 и N 609/2012 не уведомил ни третье лицо, ни общество "Уралкалий". Согласия на получение спорного патента Давыдову А.В. общество "Уралкалий" не выдавало.

При таких обстоятельствах, судебная коллегия приходит к выводу о том, что преимущественное право на получение спорного патента в силу положений пункта 2.4.3 договора N 6/2012 и пункта 9.3 договора N 609/2012 принадлежит обществу "Уралкалий".

С учетом изложенного у судебной коллегии отсутствуют основания для удовлетворения заявленных требований Давыдова А.В. по встречному иску.

Довод Давыдова А.В. о том, что истец менял правовую позицию, в связи с чем просит применить принцип эстоппель и признать действия общества "Уралкалий" злоупотреблением правом, предусмотренным статьей 10 ГК РФ, не принимается судебной коллегией в силу следующего.

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались.

По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

Из вышеприведенных правовых норм также следует, что под злоупотреблением правом понимается ситуация, когда лицо действует в пределах предоставленных ему прав, но недозволенным способом.

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ) (пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

Таким образом, в процессуально-правовом аспекте принцип эстоппель предполагает утрату лицом права ссылаться на какие-либо обстоятельства (заявлять возражения) в рамках гражданско-правового спора, если данные возражения существенно противоречат его предшествующему поведению.

Аналогичная позиция нашла отражение в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2019 по делу N СИП-580/2017.

Судебная коллегия не усматривает в действиях общества "Уралкалий" недобросовестного поведения и злоупотребления процессуальными правами, а также нарушения принципа эстоппель, поскольку в рамках рассмотрения дела N А50-9856/2016 исследовался вопрос об использовании при выполнении работ по договору N 6/2012 иного изобретения, а именно по свидетельству Российской Федерации N 2135290. В рамках исполнения указанного договора было заключено дополнительное соглашение от 30.05.2012 (т. 3 л.д. 108) и лицензионный договор (т. 2 л.д. 135-136) на использование изобретения по свидетельству Российской Федерации N 2135290, которые и являлись предметом исследования при рассмотрении дела N А50-9856/2016.

По смыслу пунктов 1 и 2 статьи 10 ГК РФ, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Вместе с тем доводы Давыдова А.В. носят предположительный характер и не нашли подтверждения в материалах дела.

Между тем Суд по интеллектуальным правам отмечает, что позиция самого предпринимателя Давыдова А.В. представляется непоследовательной и противоречивой, поскольку предприниматель указывал, что при исполнении спорного договора не создавал объекты, на которые можно получить исключительные права, однако в претензии от 28.10.2021 указывал, что спорное изобретение - это результат его работ по договору.

В ходе дальнейшего рассмотрения дела предприниматель вновь поменял позицию на исходную, уверял, что использовал при проведении работ по договору лишь испытанные технические решения, однако в судебном заседании 14.04.2022 позицию поменял, указал, что для подтверждения отличий от известного прототипа проводил испытания на фабриках БКПРУ-2 и БКПРУ-3; разработки по договору уникальны и применимы только на конкретных фабриках истца (БКПРУ-2, -3), для иных фабрик технические решения будут существенно отличаться (т. 5 л.д. 46), позже позицию поменял, ссылался, что изобрел спорное техническое решение на оборудовании других фабрик до выполнения работ по спорному договору.

Кроме того, Давыдов А.В. также ссылался на то, что договор N 6/2012 является лицензионным в части изобретения, на которое выдан патент Российской Федерации N 2737299, позднее заявил о том, что "договор N 6/2012 является договором об отчуждении исключительных прав" (страница 9 заявления ответчика от 25.11.2022 о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, приложение 5), далее о том, что "договор N 6/2012 не может быть квалифицирован судом как договор об отчуждении исключительного права" (абзац второй страницы 8 отзыва от 05.04.2022, т. 2 л.д. 126-133).

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам 24.05.2023 сообщил о том, что указанный договор является договором на выполнение научно-исследовательских работ.

Судебная коллегия отмечает, что предметом договора N 6/2012 является выполнение научно-исследовательских работ. Отчуждения каких-либо результатов интеллектуальной деятельности либо предоставления стороне права их использования указанным договором не предусмотрено.

Таким образом, оснований для применения положений пункта 3 статьи 1234 и пункта 5 статьи 1235 ГК РФ не усматривается.

Иные доводы предпринимателя, в том числе о выплате ему вознаграждения, не принимаются судебной коллегией, поскольку не относятся к предмету спора, не направлены к зачету первоначального требования и не приведут к более быстрому и правильному рассмотрению дела. При этом предприниматель не лишен возможности обратиться в суд с самостоятельными требованиями.

Учитывая изложенное, исковые требования общества "Уралкалий" о признании недействительным патент Российской Федерации N 2737299 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины" в части указания в качестве патентообладателя Давыдова Александра Валериановича и неуказания в качестве патентообладателя публичного акционерного общества "Уралкалий" следует признать подлежащими удовлетворению.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абзаце третьем пункта 122 постановления N 10, решение суда по спору об установлении патентообладателя является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

В связи с тем, что судом установлено наличие правовых оснований для удовлетворения заявленных обществом "Уралкалий" требований, суд считает необходимым обязать Роспатент внести изменения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации и выдать новый патент Российской Федерации по заявке N 2019129792 с указанием в качестве единственного патентообладателя публичного акционерного общества "Уралкалий".

Оснований для удовлетворения требований предпринимателя Давыдова А.В. не имеется.

Исходя из того, что исковые требования общества "Уралкалий" удовлетворены, в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на предпринимателя Давыдова А.В.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования публичного акционерного общества "Уралкалий" удовлетворить.

Признать недействительным патент Российской Федерации N 2737299 на изобретение "Эжекторно-вихревой аэратор для флотационной машины" в части указания в качестве патентообладателя Давыдова Александра Валериановича и неуказания в качестве патентообладателя публичного акционерного общества "Уралкалий".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент Российской Федерации по заявке N 2019129792 с указанием в качестве единственного патентообладателя публичного акционерного общества "Уралкалий" и внести соответствующие сведения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.

Взыскать с Давыдова Александра Валериановича (ОГРНИП 304591119000026) в пользу публичного акционерного общества "Уралкалий" (ОГРН 1025901702188) 6 000 (шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

В удовлетворении встречных исковых требований Давыдова Александра Валериановича отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

 

Судья

В.В. Голофаев

 

Судья

А.А. Снегур