Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2023 г. N С01-79/2022 по делу N А83-1148/2021 Суд оставил без изменения судебные акты об отказе во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, поскольку из буквального толкования условий договора отчуждения прав не следует, что передано право на защиту исключительного права на товарный знак за нарушения, которые имели место до такого отчуждения в отношении конкретного лица и определенного факта такого нарушения

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 мая 2023 г. N С01-79/2022 по делу N А83-1148/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 24 мая 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 мая 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рогожина С.П.,

судей Голофаева В.В., Четвертаковой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (пр-д Индустриальный, д. 26, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423800, ОГРН 1151650004175) на решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.09.2022 по делу N А83-1148/2021 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" к обществу с ограниченной ответственностью "Крымские традиции" (ул. Полтавская, д. 11, г. Саки, Республика Крым, 296505, ОГРН 1169102072787) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак,

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Кубань-Мороженое" (ул. им. Профессора Рудакова, д. 67, Березовый поселок, г. Краснодар, Краснодарский край, 350031, ОГРН 1122311014605) и индивидуального предпринимателя Тарасова Николая Васильевича (г. Тюмень, ОГРНИП 318723200044547),

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" Книса Г.А. (по доверенности от 01.07.2021),

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (далее - истец, фабрика) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Крымские традиции" (далее - общество "Крымские традиции") о запрете использовать обозначение "Светофор", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 764258 "СВЕТОФОР", принадлежащим истцу, в том числе обязав ответчика в незамедлительном порядке изъять из оборота и уничтожить за свой счет товары, содержащие обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 764258, принадлежащим истцу; упаковку (пленку), содержащую обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 764258, принадлежащим истцу и о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 764258.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "Кубань-Мороженое", индивидуальный предприниматель Тарасова Николая Васильевича.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021, исковые требования удовлетворены частично с общества "Крымские традиции" в пользу фабрики взыскано 250 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2022, решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.08.2021 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.09.2022, оставленным без изменения постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Представитель фабрики в судебном заседании поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Ответчик и третьи лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства по рассмотрению кассационной жалобы, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание суда кассационной инстанции не явились, своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Из материалов дела следует, что товарный знак "Светофор" по свидетельству Российской Федерации N 764258 зарегистрирован 01.04.2019 с датой приоритета от 15.02.2017, в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; йогурт замороженный [мороженое]; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мороженое; пищевой лед; порошки для мороженого; сорбет [мороженое].

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал на то, что по заказу общества "Крымские традиции" обществом с ограниченной ответственностью "Кубань-Мороженое" "Кубань - Мороженое" изготавливается продукт под наименованием "Лёд Фруктовый Светофор", при этом на упаковках своей продукции ответчик использует обозначение "Светофор", что подтверждается фотографиями упаковки продукции, где ответчик указан в качестве изготовителя товара.

Полагая, что ответчик использует на упаковке изготавливаемой им продукции обозначение "Светофор", сходное до степени смешения с товарным знаком "Светофор" N 764258, правообладателем которого является общество "Фабрика мороженого "Славица", истцом в адрес ответчика направлена претензия от 05.11.2020.

Поскольку претензия истца получена ответчиком, но оставлена им без ответа, фабрика обратилась в суд с исковым заявлением.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, истолковал условия договора отчуждения прав на спорный товарный знак от 28.07.2020 и пришел к выводу об отсутствии в нем указания на обстоятельства нарушения исключительных прав на спорные товарный знак, в объеме достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации, на период нарушения. В связи с отсутствием в договоре от 28.07.2020 вышеназванных условий суд счел неподтвержденным ни само возникновение права требования, ни его передачу истцу.

Суд первой инстанции также отметил, что при рассмотрении данного дела, судом первой инстанции было установлено, что ответчик добровольно исполнил обязанность лица, нарушившего исключительное право, путем прекращения использования обозначения, сходного с товарным знаком истца на этикетках и упаковках, снятия их с производства, изъятия из оборота, что исключало удовлетворение неимущественных исковых требований.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе фабрики, выслушав его представителя, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение спора, при этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что поскольку в соглашении от 09.07.2020 не определен конкретный перечень лиц и конкретный случай (факт) нарушения права правообладателя, то данное соглашение подлежит государственной регистрации на основании пункта 2 статьи 389, пункта 3 статьи 433 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных в Постановление N 10 с целью осведомления неопределенного круга лиц о состоявшейся уступке прав требования на возмещение убытков и выплаты компенсации.

Судами первой и апелляционной инстанции установлено, что представленное истцом соглашение от 09.07.2020 не зарегистрировано в установленном законом порядке в нарушение разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 70 Постановления N 10.

Суд кассационной инстанции отклоняет аргументы заявителя кассационной жалобы о том, что суды первой и апелляционной инстанции необоснованно указали на отсутствие у фабрики права на обращение в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на спорный товарный знак до 25.09.2020, в связи с тем, что в этот период истец не являлся правообладателем средств индивидуализации, а также о том, что право на предъявление настоящего иска возникло у фабрики на основании соглашения от 07.07.2020.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что данные выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на правильном применении норм материального права, а также учитывают разъяснение высших судебных инстанций по данному вопросу.

Как установлено судами фабрика стала правообладателем спорного товарного знака 25.09.2020.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

Пунктом 2 статьи 389 ГК РФ предусмотрено, что соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в абзаце третьем пункта 70 Постановления N 10, право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

По смыслу пункта 3 статьи 1252, пункта 4 статьи 1515 ГК РФ право требования правообладателем компенсации возникает с момента нарушения исключительного права, при доказанности факта правонарушения. Размер подлежащей взысканию компенсации определяется судом.

Исходя из данных нормативных положений, для определения предмета договора уступки права требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

Из приведенных норм права и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого было нарушено исключительное право. Правообладатель по соглашению об уступке требования может лишь один раз передать требование о выплате компенсации в отношении лица, допустившего нарушение исключительного права правообладателя исходя из определенного случая (факта) такого нарушения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 14.07.2022 по делу N А40-195148/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2022 N 305-ЭС22-16391 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Суд первой инстанции, истолковав условия соглашении от 09.07.2020 по правилам статьи 431 ГК РФ, пришел к обоснованному выводу о том, что из буквального толкования условий названного договора не следует, что передано право на защиту исключительного права на товарный знак за нарушения, которые имели место до отчуждения исключительного права на товарный знак в отношении конкретного лица и определенного факта такого нарушения, что обусловило правомерный отказ в удовлетворении иска.

Суд по интеллектуальным правам полагает, что установленные судом первой инстанции указанного обстоятельства является самостоятельным основанием для отказа в иске.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что установление таких обстоятельств является вопросом факта, оценка которого относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу, то есть судов первой и апелляционной инстанций.

Как разъяснено в пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу, то есть иные по сравнению со сделанными судами первой и апелляционной инстанций выводы относительно того, какие обстоятельства по делу можно считать установленными исходя из иной оценки доказательств, в частности, относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Кодекса), не допускается.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Иных безусловных оснований для отмены решения и постановления, предусмотренных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судом по интеллектуальным правам также не установлено.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Крым от 19.09.2022 по делу N А83-1148/2021 и постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 06.02.2023 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика мороженого "Славица" (ОГРН 1151650004175) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Е.С. Четвертакова