Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2023 г. по делу N СИП-230/2022 Суд признал недействительными решения Роспатента об отказе в удовлетворении заявления о признании товарного знака общеизвестным в РФ, поскольку различия используемых в гражданском обороте обозначений и товарных знаков по спорным свидетельствам не имеют значительного характера для потребителей и не влияют на восприятие ими данных товарных знаков, происходят в глазах потребителя из единого источника

Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 июля 2023 г. по делу N СИП-230/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 5 июля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 12 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Булгакова Д.А., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявления иностранного лица Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany) о признании недействительными 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "средства, способствующие пищеварению" и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению" на территории Российской Федерации с 01.01.2017.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Berlin-Chemie AG - Яхин Ю.А. (по доверенности от 26.09.2022), Валентик Е.Б., Юшкевич Т.А. (по совместной доверенности от 02.11.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 10.02.2023 N 01/4-32-263/41и, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Berlin-Chemie AG (далее - иностранное лицо) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "средства, способствующие пищеварению" на территории Российской Федерации с 01.01.2017 (делу присвоен N СИП-230/2022).

Иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 12.12.2021 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению" на территории Российской Федерации с 01.01.2017 (делу присвоен N СИП-229/2022).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2022 дела N СИП-230/2022 и N СИП-229/2022 объединены для совместного рассмотрения в одно производство, объединенному делу присвоен N СИП-230/2022.

В обоснование заявленных требований иностранное лицо указало на то, что является правообладателем серии товарных знаков, предназначенных для маркирования препарата.

Заявитель констатирует, что за период с 2004 года по 2014 год по данным общества с ограниченной ответственностью "Айкьювиа Солюшнс" объем продаж бренда "МЕЗИМ" составил 281 540 593 упаковок на общую сумму 21 707 323 788 рублей. За период с 2012 года по 2019 год объем продаж препарата в России составил 16 383 660 694,55 рублей.

Заявитель 18.02.2021 обратился в Роспатент с заявлениями о признании общеизвестными на территории Российской Федерации словесного товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 152521 и товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 (с учетом корректировки дата, с которой товарные знаки подлежали признанию общеизвестными, - 01.01.2017).

Рассмотрев указанные заявления, Роспатент 12.12.2021 вынес решения об отказе в их удовлетворении.

Иностранное лицо с принятыми решениями не согласно, считает решения Роспатента не соответствующими требованиям действующего законодательства, нарушающими права и законные интересы заявителя и создающими препятствия в сфере предпринимательской и экономической деятельности.

По мнению иностранного лица, оспариваемые статьи 6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), складывающейся правоприменительной и судебной практике, а также не соответствуют материалам дела.

Применительно к несогласию с ненормативным правовым актом Роспатента об отказе в признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 заявитель обращает внимание на то, что к дополнению к заявлению от 09.06.2021 приложены копии макетов упаковки за различные годы, на всех из них указано, что производителем выступает иностранное лицо. Выводы Роспатента об обратном сделаны без учета материалов дела.

Как отмечает иностранное лицо, суждения Роспатента со ссылкой на статью в "Первопрестольнике" о том, что производителем товаров "МЕЗИМ" является иное юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини"), представляются неверными. Поскольку из материалов дела явно следует, что заявитель и производитель являются одним и тем же лицом, выводы Роспатента о том, что сходство фирменного наименования заявителя и фирменного наименования фактического производителя фармацевтической продукции не может свидетельствовать для потребителя о том, что это связанные корпоративно юридические лица, или формировать какие-либо четкие и обоснованные представления об общем производителе товаров, являются ошибочными.

Заявитель со ссылками на многочисленную судебную практику обращает внимание на несоответствие позиции административного органа вышеуказанным положениям Парижской конвенции и требованиям статьи 1508 ГК РФ, поскольку, как указывает заявитель, общеизвестность подлежит доказыванию в отношении товаров заявителя, а не самого заявителя. Полагает, что общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений) и/или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение до потребителя, а в отношении субъекта, воспринимаемого потребителями в качестве источника происхождения товаров под заявленным на регистрацию обозначением.

Иностранное лицо не согласно со сделанным административным органом на основании анализа социологических отчетов выводом о том, что препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, однако не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров.

На упаковке в качестве производителя указан заявитель, кроме того, как отмечалось ранее, указанный вывод противоречит положениям статьи 6 bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, которые требуют доказать только общеизвестность "среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя", а не в отношении самого заявителя.

По мнению иностранного лица, выводы Роспатента противоречивы: из самого обжалуемого ненормативного правового акта следует, что маркируемые товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 248463 товары широко распространены в Российской Федерации, имеют широкий круг реализации, широко известны потребителям.

Дополнительно заявитель отмечает, что доводы решения о наличии на упаковках товаров иных обозначений сами по себе не свидетельствуют об отсутствии оснований для признания товарных знаков общеизвестными. В рекламных и научных публикациях приведены изображения упаковок, на которых размещен логотип "BERLIN-CHEMIE MENARINI" / "БЕРЛИН-ХЕМИ МЕНАРИНИ", однако на всех упаковках препарата указано, что производителем препарата "МЕЗИМ" является иностранное лицо.

Заявитель указывает, что положения статьи 1508 ГК РФ не содержат указаний на то, что упаковка производимой продукции не должна иметь других, помимо товарного знака, заявленного как общеизвестный, обозначений.

Иностранное лицо обращает внимание Суда по интеллектуальным правам на то, что административный орган не вправе ограничиться констатацией лишь самого факта различия товарного знака и обозначения, используемого на товарах. На Роспатенте лежит обязанность оценить, повлияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителя отличие товарного знака от изображения, используемого на товарах.

В поступившем в суд заявлении иностранное лицо также ссылается на нарушение принципа правовой определенности, противоречие выводов административного дела в рамках рассмотрения заявления о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным позиции, занимаемой, например, в рамках рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-630/2020.

Доводы, аналогичные вышеперечисленным, приведены иностранным лицом и в заявлении о признании недействительным решения Роспатента от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании словесного товарного знака "МЕЗИМ" по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным на территории Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении соответствующей рубрики 5-го класса МКТУ.

От Роспатента поступил отзыв на заявления, в котором административный орган указал, что решения от 12.12.2021 соответствуют нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков, в связи с чем просил в удовлетворении заявлений иностранного лица отказать.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 14.09.2022 требования иностранного лица о признании недействительными 5-го класса МКТУ с 01.01.2017 на территории Российской Федерации удовлетворены.

Указанные статье 1508 ГК РФ.

На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть заявления иностранного лица о признании обозначений, используемых в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, N 152521 в отношении товаров 5-го класса МКТУ, общеизвестными в Российской Федерации с 01.01.2017.

Принимая решение об удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции счел установленным и исходил из того, что в материалах дела имеются копии макетов упаковки за различные годы, на фронтальной стороне которых указан производитель - иностранное лицо (Berlin-Chemie AG) (в качестве производителя какое-либо иное юридическое лицо не фигурирует). При этом выводы Роспатента об обратном не соответствуют материалам дела и представленным в материалы дела доказательствам.

Судебная коллегия приняла во внимание аргументы заявителя о том, что регистрационное досье представлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2010 году лицензиатом (закрытым акционерным обществом "Берлин-Фарма"), однако на каждом листе досье, макетах упаковок указано, что производителем является заявитель.

Судебная коллегия также отметила, что заявителем в материалы дела представлен справочник "VIDAL 2011", согласно сведениям из которого производителем соответствующего лекарственного препарата указан заявитель.

Суд первой инстанции установил, что выводы административного органа о том, что заявитель не представил доказательств осуществления фактической деятельности по производству лекарственного препарата, нельзя признать в полной мере мотивированными.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что применяемые административным органом критерии для оценки спорного обозначения на предмет его общеизвестности основаны на неправильном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.

Кроме того, суд принял во внимание, что из самих оспариваемых ненормативных правовых актов следует, что товары, маркированные спорными товарными знаками, широко распространены в Российской Федерации, имеют широкий круг реализации и широко известны российским потребителям.

Выводы административного органа о наличии на упаковках товаров иных обозначений, в связи с чем представленные доказательства не могут быть положены в основу решения о признании соответствующих средств индивидуализации общеизвестными, также признаны судебной коллегией несостоятельными.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что, поскольку административным органом не была дана полная и всесторонняя оценка приведенным иностранным лицом в заявлениях доводам и представленным доказательствам, статьи 1508 ГК РФ и нарушают права и законные интересы заявителя.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что по смыслу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не в отношении обозначения абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось.

Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

Как и в отношении любых иных товарных знаков, потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал: суд первой инстанции должен исследовать законность и обоснованность выводов административного органа исходя из того, были ли к поданным заявлениям приложены доказательства корпоративной связи между компанией, закрытым акционерным обществом "БЕРЛИН-ФАРМА", обществом с ограниченной ответственностью "БЕРЛИН-ХЕМИ / А. МЕНАРИНИ" и иностранным лицом "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH", а если да, то каким образом эти документы исследовал Роспатент и соответствуют ли его аргументы упомянутым нормам международного и российского законодательства.

Относительно указанных в отзыве на кассационную жалобу доводов компании, что установление связи между теми лицами, которые используют спорные обозначения, не относится к предмету заявления о признании конкретных товарных знаков общеизвестными, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил: подобное суждение также представляет собой вывод, который мог бы быть сделан судом первой инстанции (и при его формулировании послужить основанием для признания недействительными решений Роспатента). Между тем при признании товарного знака общеизвестным осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем. Соответствующий источник может быть не только одним лицом, но и связанными между собой лицами (аффилированными лицами, заказчиком и исполнителем, правообладателем и лицензиатом и т.п.); при наличии данных об использовании обозначения разными лицами такая связь между ними должна быть установлена.

В этой связи президиум Суда по интеллектуальным правам отметил, что связь должна быть установлена на две даты: на дату подачи заявлений о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков - 18.02.2021 и на дату, с которой испрашивается признание, - 01.01.2017.

Как отметил президиум Суда по интеллектуальным правам, предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности. С учетом этого может быть принята во внимание изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 позиция, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось только одним лицом. В ходе рассмотрения дел данной категории при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019.

Президиум Суда по интеллектуальным правам счел заслуживающим внимания довод заявителя кассационной жалобы о том, что после приобщения к материалам судебного дела доказательства (списка участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" по состоянию на 24.06.2002), которое не было представлено в административный орган, суд первой инстанции не оценил его с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и объективности.

Что касается доводов административного органа, обусловленных несогласием с выводами суда первой инстанции, сделанными по результатам оценки социологических исследований ВЦИОМ и общества "Аналитическая социология", а также обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020, президиум Суда по интеллектуальным правам отметил: для правильного разрешения настоящего спора прежде всего следует установить наличие в материалах административного дела доказательств связи между компанией и иными перечисленными выше организациями (в том числе корпоративной), а также правомерность выводов Роспатента по результатам их оценки.

Президиум Суда по интеллектуальным правам резюмировал: в случае если суд принимает решение о признании недействительным решения административного органа, он должен определить необходимую восстановительную меру по правилам пункта 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10). Несогласие с выводами административного органа не всегда свидетельствует о необходимости направления заявления на повторное рассмотрение. Оценке подлежит то, требуется ли установление каких-то обстоятельств, которые не установлены административным органом и судом.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 заявление принято к производству.

Дополнительно правовая позиция раскрыта заявителем в процессуальных документах, поступивших в суд 14.03.2023, 24.03.2023, 30.06.2023 (проект судебного акта), Роспатентом - в процессуальном документе, поступившем в суд 17.04.2023.

В судебном заседании 05.07.2023 представители иностранного лица настаивали на удовлетворении заявленных требований.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявлений иностранного лица.

Как следует из материалов дела, иностранное лицо обратилось в Роспатент с заявлениями о признании с 01.01.2012 общеизвестными словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "фармацевтические препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека" и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 в отношении товаров "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей" соответственно.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 152521 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.04.1997 с приоритетом от 22.02.1996 по заявке N 96702170 в отношении следующих товаров 05-го класса МКТУ: "фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека".

Для подтверждения общеизвестности товарного знака "МЕЗИМ" заявителем представлены следующие материалы:

- Сведения о серии товарных знаков [1];

- Распечатка сведений о международной регистрации N 194526 с официального сайта ВОИС [2];

- Копия регистрационного удостоверения [3];

- Распечатка из Госреестра лекарственных средств [4];

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма" [5];

- Копии дипломов и наград [6];

- Копия справки общества с ограниченной ответственностью "Айкьювиа Солюшнс" об объемах продаж бренда "Мезим" в период 2004 - 2014 годов [7];

- Таблица сводных данных продаж за период с 2012 по 2019 годы [8];

- Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" [9];

- Письма от закрытого акционерного общества фирмы "Центр внедрения "Протек" и общества с ограниченной ответственностью "Фармацевтическая компания "Пульс" об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением, и сведения об указанных компаниях с официальных Интернет-сайтов, а также Интернет-сайта Википедия [10];

- Сведения из официального сайта и сайта Википедия о компании закрытое акционерное общество "НПП Катрен" [11];

- Договоры поставки с дистрибьюторами с товарными накладными и дополнительными соглашениями с обществом с ограниченной ответственностью "АрхиМед", обществом с ограниченной ответственностью "Гуд Дистрибьюшн Партнере", обществом с ограниченной ответственностью "Грация", обществом с ограниченной ответственностью "ФК Гранд Капитал", обществом с ограниченной ответственностью "Амурфармация", с обществом с ограниченной ответственностью "АВК-Альянс", с обществом с ограниченной ответственностью "Брянскфарм", обществом с ограниченной ответственностью "Авеста Фармацевтика", государственным предприятием Республики Бурятия "Бурят-Фармация", обществом с ограниченной ответственностью "Годовалое", обществом с ограниченной ответственностью "БСС", закрытым акционерным обществом "ФК Интертрейд", обществом с ограниченной ответственностью "Здравсервис", обществом с ограниченной ответственностью "Ирвин 2", обществом с ограниченной ответственностью "Компания "Хабаровская фармация", обществом с ограниченной ответственностью "Медипал-Онко", закрытым акционерным обществом "ТПП Северо-Запад", обществом с ограниченной ответственностью "Фарм-Трэйд", обществом с ограниченной ответственностью "Ф-Фарм", обществом с ограниченной ответственностью "Фармацентр", закрытым акционерным обществом фирма "Центр внедрения "Протек", обществом с ограниченной ответственностью "Органик-Фармаси", закрытым акционерным обществом "Р-Фарм", обществом с ограниченной ответственностью "ФК Пульс", открытым акционерным обществом "Фармимэкс", обществом с ограниченной ответственностью "Фармперспектива", обществом с ограниченной ответственностью "Фармкомплект", обществом с ограниченной ответственностью "Фармасистемс", закрытым акционерным обществом "Роста", закрытым акционерным обществом "СИА Интернейшнл Лтд" [12];

- Распечатка из сети "Интернет" предложений к продаже препарата "Мезим" в отдаленных регионах Российской Федерации [13];

- Копии публикаций: статья "Ферментная терапия в гастроэнтерологии. Когда? Кому? Что?" в журнале "Участковый терапевт", N 2 за 2011 год; статья "Экзокринная недостаточность поджелудочной железы: что делать и как лечить" в издании "Трудный пациент", N 8-9, том 9, 2001 год; статья "Хронический панкреатит: клинико-патогенетические аспекты противоболевой и заместительной терапии" в издании "Справочник поликлинического врача", N 1, 2008 год; статья "Терапия экзокринной недостаточности поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом" в издании "Справочник поликлинического врача", N 1, 2007; публикация "Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно" в издании "Фармацевтический вестник", N 8 (624) от 09.03.2011; публикация "Ферментные препараты в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита и умеренными нарушениями внешнесекреторной функции поджелудочной железы" в издании "РЖГГК", N 4, 2007 год; Репринт материала "К вопросу о клиническом применении ферментной терапии: Мезим форте 10 000" в приложении к журналу "Consilium Medicum" N 2, 2010; публикация "Роль ферментных препаратов в лечении пациентов с болевой формой хронического панкреатита" в издании "Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии", N 3, 2009 год; публикации "Еда в радость. Все, что нужно знать о правильном питании" в издании "Первостольник", N 3, 2014 год; публикация "Хронический панкреатит. Клиническое наблюдение с комментариями" в издании "Участковый терапевт", N 4, 2013 год; публикация "Праздник без проблем? Есть решение!" в издании "Участковый терапевт", N 6, 2013 год; публикация "Особенности панкреатической недостаточности у пожилых" в издании "ЖКТ", N 3, 2012 год; публикация "Как подготовиться к праздничным застольям" в издании "Первостольник", N 11, 2012 год; публикация "Ребенок после острой кишечной инфекции: почему нарушается пищеварение?" в издании "Участковый педиатр", N 4, 2013 год; публикация "Как помочь пациенту подготовиться к новогодним праздникам?" в издании "Участковый терапевт", N 5, 2012 г; публикации "Нарушения пищеварения или почему страдает поджелудочная железа?" в издании "Первостольник", N 3, 2013 год; копия рекламной публикации "Новый год к нам мчится..." в издании "Первостольник", N 11, 2013 год. [13];

- Макеты рекламных материалов [14];

- Скриншоты рекламных роликов, размещаемых в сети "Интернет" [15];

- Копии справок об объемах размещения рекламных материалов в 2017 - 2019 годы от: общества с ограниченной ответственностью "Адривер"; общества с ограниченной ответственностью "В Контакте"; публичного акционерного общества "Вымпелком" (Билайн); акционерного общества "Медиаскоп" (с частичным переводом на русский язык) [16];

- Видеозаписи роликов, размещенных в телеэфире и аудиозаписи роликов, размещенных в радиоэфире, представленные на CD носителе под N LH3151 WK02012687 D2 [17];

- Копии эфирных справок и графиков подтвержденных выходов рекламы [18];

- Копии рекламных POS-материалов, размещаемых в аптеках [19];

- Копия результатов социологического опроса Всероссийским центром изучения общественного мнения (далее - социологический отчет Фонда ВЦИОМ) [20];

- Копия аналитического отчета по результатам социологического опроса, выполненного обществом с ограниченной ответственностью "АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ" (далее - социологический отчет общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология") [21];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу N СИП-630/2020 [22];

- Копия выписки из торгового реестра [23].

Заявителем 09.06.2021 и 10.06.2021 подано ходатайство об изменении даты, в отношении которой испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным товарным знаком, на 01.01.2017, а также ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака N 152521 общеизвестным товарным знаком на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека", а кроме того, дополнительно представлены:

- Копии макетов упаковки препарата, приложенные к заявлениям в Министерство здравоохранения Российской Федерации о регистрации/внесении изменений в регистрации препарата в качестве лекарственного средства, поданным в 2007, 2009 и 2010 годах [24];

- Копия брендбука, подготовленного в 2005 году для международного использования, и копия счета компании Market Consult LLC на оплату подготовки этого брендбука [25].

Заявитель 02.09.2021 ходатайствовал о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным товарным знаком, на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные средства для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", а кроме того представлен перевод брендбука [26];

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2021, заявителем представлено ходатайство о корректировке перечня товаров, в отношении которых испрашивается признание товарного знака N 152521 общеизвестным товарным знаком, на: товары 05-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", а также представлены доводы заявителя.

Отказывая в удовлетворении заявления, Роспатент в решении от 12.12.2021 пришел к выводу, что товары, маркированные обозначением "МЕЗИМ", широко распространены на территории России, что подтверждается справками и договорами поставки, представленными заявителем [10-13] за период 2005 - 2019 гг., между тем согласно указанным сведениям лицами, реализующими средства, способствующие пищеварению, маркированные обозначением "МЕЗИМ", являются общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" и "БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ", а не заявитель.

На упаковках товаров, как указал административный орган, фигурирует иное юридическое лицо, заявитель в качестве производителя не фигурирует.

Административный орган также отметил, что на представленных иностранным лицом видеороликах [17] и рекламных материалах [19] указано обозначение, отличное от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521, правовая охрана которого испрашивается в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации, которое содержит логотип "BERLIN СНЕМЕ MENARINI" / "БЕРЛИН-ХИМИ МЕНАРИНИ". В связи с чем Роспатентом не усматривается связь между товарами, маркированными обозначением "МЕЗИМ", и заявителем в качестве производителя товаров.

По мнению Роспатента, из результатов социологических исследований, представленных заявителем, следует, что 99% респондентов указали, что им знаком препарат "МЕЗИМ", между тем в них не отражена степень осведомленности потребителя относительно производителя товаров.

Заявителем не доказан тот факт, что потребитель товаров может ассоциировать иностранное лицо как производителя товаров.

Административный орган пришел к выводу, что в ходе рассмотрения заявления иностранное лицо не представило каких-либо доказательств и доводов относительно того, что потребители будут воспринимать, ассоциировать компанию-заявителя как корпоративно связанную компанию с производителем фармацевтической продукции. Роспатент отметил, что сам по себе факт сходства фирменного наименования заявителя и фирменного наименования фактического производителя фармацевтической продукции не может свидетельствовать для потребителя о том, что это связанные корпоративно юридические лица, или формировать какие-либо четкие и обоснованные представления об общем происхождении товара.

Таким образом, Роспатент констатировал, что заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие в своей совокупности и взаимосвязи о приобретении словесным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 152521 свойств общеизвестного товарного знака, предусмотренные статьей 1508 ГК РФ.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент отказал в удовлетворении заявления, поступившего 18.02.2021, о признании словесного обозначения "МЕЗИМ" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", на имя иностранного лица.

Товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 248463 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2003 с приоритетом от 09.08.2002 по заявке N 2002715330 в отношении следующих товаров 05-го класса МКТУ: "средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для фармацевтических целей".

Для подтверждения общеизвестности товарного знака заявителем представлены те же документы, что и при подаче заявления относительно товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 ([1]-[26]), а также:

- Фотокопия упаковки препарата, копия инструкции, которая вкладывается в упаковку и копия кассового чека, подтверждающего его приобретение [27];

- Выдержка из справочника Видаль за 2011 год [28];

- Распечатки предложений к продаже препарата МЕЗИМ в различных аптеках [29].

Заявителем 09.06.2021 и 10.06.2021 подано ходатайство об изменении даты, с которой испрашивается признание товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным товарным знаком, на 01.01.2017 и о корректировке перечня товаров (товары 5-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению").

В своем решении от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления иностранного лица Роспатент отметил, что товары, маркированные комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 248463, имеют широкий круг реализации на территории России, однако из материалов дела не усматривается, что товары 05-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению" производятся и реализуются заявителем.

Административный орган указал, что в прилагаемых копиях макетов упаковки препарата к заявлениям о регистрации/внесении изменений в регистрации препарата в качестве лекарственного средства, поданным в 2007, 2009 и 2010 годах в Министерство здравоохранения России, указан заявитель, между тем на фронтальной части упаковки, на которую в первую очередь обращает внимание потребитель, указан логотип компании "BERLIN СНЕМЕ MENARINI" [24].

Представленные материалы, как отметил Роспатент, содержат обозначение, отличное от товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, признание которого испрашивается в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

Административный орган также указал, что препарат "МЕЗИМ" известен российскому потребителю, но Роспатентом не определена степень осведомленности потребителя о реальном производителе товаров.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент пришел к выводу, что необходимо отказать в удовлетворении поступившего 18.02.2021 заявления о признании комбинированного обозначения "" общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2017 в отношении товаров 05-го класса МКТУ "средства, способствующие пищеварению", на имя иностранного лица.

Не согласившись с указанными решениями административного органа, иностранное лицо обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлениями.

В соответствии со статьей 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок для подачи заявлений в арбитражный суд иностранным лицом соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия судом решения о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 Постановления N 10, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В силу части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемых решений установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и заявителем не оспариваются.

С учетом даты подачи заявок (18.02.2021) правовая база для рассмотрения заявлений включает Парижскую конвенцию, ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно подпункту 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (1994 г.) при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков, принятой Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на тридцать четвертой серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС 20 - 29 сентября 1999 г., (далее - Рекомендация ВОИС), компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Как отмечено в статье 2 Рекомендации ВОИС, при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, исходя из которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И, наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах, ни в Рекомендации ВОИС не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак, и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендации ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

С учетом изложенного податель заявления вправе сам определять объем доказательств, которые, с его точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В силу пункта 1 статьи 1508 ГК РФ дата, на которую товарный знак (обозначение) признается общеизвестным, определяется исходя из того, как ее указал правообладатель в поданном заявлении, если на названную дату товарный знак (обозначение) отвечает признакам общеизвестности.

Следовательно, при признании Роспатентом ранее зарегистрированного в установленном порядке товарного знака общеизвестным дата, на которую товарный знак признается таковым, может быть установлена ранее даты подачи правообладателем соответствующего заявления, а при наличии соответствующих условий она может быть установлена и ранее даты первичной регистрации названного товарного знака.

Подобное правовое регулирование исходит из того, что общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Приведенная правовая позиция сформулирована в пункте 3.2 определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О (далее - Определение N 2145-О).

Исходя из смысла предписаний, закрепленных в пункте 3 статьи 1512, в пункте 2 статьи 1514 ГК РФ, в системном единстве с положениями пункта 1 статьи 1508 данного Кодекса, правообладатель товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) обязан вместе с заявлением в Роспатент о признании его товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком представить материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения не только на самостоятельно избранную им дату, но и к моменту подачи данного заявления (абзац третий пункта 3.3 Определения N 2145-О).

Судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения заявлений иностранного лица о признании недействительными оспариваемых ненормативных правовых актов Роспатента.

Выполняя обязательные для исполнения указания суда кассационной инстанции, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия считает установленным и исходит из того, что материалами административного дела подтверждено, что заявитель является единственным производителем препарата "МЕЗИМ". Материалы дела не содержат ни одного документа, в которых любая из аффилированных компаний (закрытое акционерное общество "Берлин-Фарма", общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини", "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH") фигурирует в качестве производителя препарата "МЕЗИМ".

Так, в регистрационном досье, макетах упаковок указано, что производителем является заявитель. Ввиду данного обстоятельства то, что регистрационное досье представлено в Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2010 году лицензиатом (закрытым акционерным обществом "Берлин-Фарма"), правового значения в рамках данного дела не имеет.

Имеющиеся в процессуальных документах ссылки заявителя на регистрационные досье направлены не на доказывание связи между ним и обществом с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" и компанией "БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ", а того факта, что единственным производителем препарата является сам заявитель.

Судебная коллегия соглашается с суждениями представителя административного органа о том, что регистрационные досье не доступно для рядового потребителя.

Однако в силу положений действующего законодательства в сфере обращения лекарственных средств к применению разрешается только упаковка, указанная в этих досье. Если на упаковке, имеющейся в досье, в качестве производителя указан заявитель, то на всех упаковках, поступающих в продажу, должен быть указан только он. Именно с этой целью, как отметил представитель заявителя, представлены материалы регистрационного досье, а не с целью подтвердить доступность этой информации рядовому потребителю.

Согласно имеющему в материалах дела Справочнику Видаль (VIDAL 2011. Лекарственные препараты в России) производителем лекарственного препарата является именно заявитель (никакое другое лицо в названном издании не фигурирует).

Ссылки административного органа на то, что заявителем не приложено доказательств об авторитетности для потребителя данного справочника и степени известности содержащихся в данном издании сведений, в связи с чем не представляется возможным оценить степень влияния приведенной в названном справочнике информации на восприятие потребителями спорных товарных знаков, признаются несостоятельными и противоречивыми, поскольку в отзыве на заявления иностранного лица административный орган сам же ссылается на данный источник (распечатки страниц сделаны за пределами даты подачи заявлений о признании средств индивидуализации товаров общеизвестными).

Следует отметить, что в рамках рассмотрения дел о признании товарных знаков общеизвестными заявители уполномочены представлять документы в подтверждение приобретения общеизвестности, перечень которых не является исчерпывающим, а уполномоченный орган оценивает их и выносит соответствующее решение, при этом административный орган не вправе самостоятельно искать доказательства общеизвестности средств индивидуализации или в опровержение данного обстоятельства.

Суждения Роспатента со ссылкой на статью в "Первопрестольнике" о том, что производителем товаров "МЕЗИМ" является иное юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини", также не основаны на материалах дела (сам производитель в данной статье не упомянут).

Кроме того, сведения о том, что только заявитель является производителем соответствующего лекарственного препарата, представлены и в инструкциях к препарату, усматриваются из образца упаковки препарата, приобретенного в аптечной сети, скриншотов страниц аптек.

Из материалов дела также усматривается, что аффилированные с заявителем компании осуществляют реализацию препарата "Мезим", являются рекламодателями, держателями регистрационных удостоверений или принимающими претензии организациями. Однако информацией о том, кто является, в частности, дистрибьютором, рядовые потребители не располагают. При этом судебная коллегия обращает внимание на то, что данные сведения представлены в административный орган исключительно в качестве подтверждения объемов и длительности продаж.

Лишь заявитель маркирует этими товарными знаками свои товары, именно он указан в регистрационных досье в качестве производителя, наименование которого указывается на каждой упаковке препарата, указание другого производителя на упаковке невозможно, это будет являться нарушением.

То обстоятельство, что источником происхождения товаров выступает именно заявитель, явно следует и из представленных двух независимых социологических опросов (потребители уверенно выбрали в качестве производителя именно компанию Берлин-Хеми АГ).

Таким образом, выводы административного органа о том, что заявитель не представил доказательств осуществления фактической деятельности по производству лекарственного препарата, являются ошибочными. Представленными в материалы административного дела доказательствами подтверждено, что источником происхождения препарат "МЕЗИМ" является только компания заявителя (и никто иной), аффилированные лица осуществляют вспомогательную деятельность. Контраргументы Роспатента не основаны на материалах дела.

При установлении вышеуказанных обстоятельств судебная коллегия полагает необходимым отметить: приобретение правовой охраны общеизвестным товарным знаком возможно не обязательно только в случае аффилированности с правообладателем всех продавцов, рекламодателей или распространителей рекламы.

Тем не менее, выполняя указания президиума Суда по интеллектуальным правам о необходимости оценить, были ли приложены заявителем доказательства аффилированности при подаче документов в Роспатент; определить, оценивал ли их Роспатент и, если да, то правомерно ли; проанализировать относимость, допустимость, достоверность и объективность доказательства (списка участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" по состоянию на 24.06.2002), которое не было представлено в административный орган; самостоятельно установить обстоятельства, которые не установлены административным органом и, в зависимости от этого, принять решение, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов административного дела, сведения об аффилированности организаций, участвующих в реализации, рекламе, административных процедурах при регистрации препаратов, заявителем представлены непосредственно в административный орган, в ходе административной процедуры заявитель указывал на то, что закрытое акционерное общество "Берлин-Фарма" является дочерним предприятием, его лицензиатом (помимо прочего, соответствующая информация о лицензиате содержится в сведениях из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания).

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма" (фигурировала в приложениях к заявлениям в административный орган), названное юридическое лицо учреждено заявителем и "БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА Гмбх", находящимися по одному адресу. Названное юридическое лицо является держателем регистрационного свидетельства на лекарственный препарат "МЕЗИМ" в Государственном реестре лекарственных средств, тогда как его производителем согласно выписке из Государственного реестра лекарственных средств является именно заявитель.

В административный орган заявитель также представил выписку из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" (учредитель - та же компания "БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА Гмбх") (фигурировала в качестве приложения к заявлениям в Роспатент). Названное юридическое лицо осуществляло и осуществляет по настоящий день реализацию препарата "Мезим" на территории Российской Федерации.

Судебная коллегия констатирует: в обжалуемых ненормативных правовых актах Роспатент частично отразил то, что соответствующие компании связаны (в частности, то, что заявитель является участником закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма", и участие компании Berlin Chemie / Menarini Pharma GmbH ("БЕРЛИН-ХЕМИ/МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ") в обществе с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини").

В оспариваемых решениях не нашло отражение лишь то, что вторым участником закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма" является именно Berlin Chemie / Menarini Pharma GmbH ("БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ"), находящееся по адресу заявителя, и что указанное лицо является 100% участником общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини".

На вопрос суда в судебном заседании 05.07.2023 о том, задавались ли административным органом в ходе рассмотрения заявлений какие-либо вопросы относительно того, что чего-то не хватает, что-то препятствует удовлетворению заявлений, в частности (но не только) по поводу доказанности/недоказанности аффилированности лиц, представители заявителя пояснили, что такие вопросы на административной стадии не поднимались. Речь, в том числе шла о необходимости сужения испрашиваемых рубрик, что принято заявителем во внимание.

Узнав только из оспариваемых решений от 12.12.2021 о том, что Роспатент счел представленные данные об аффилированности недостаточными, заявитель при первом рассмотрении дела представил в материалы документ, из которого следует, что он, как минимум, с 2002 года является участником с долей 95% в компании БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ (в материалах дела имеются доказательства того, что заявитель контролирует БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ, закрытое акционерное общество "Берлин-Фарма" и общество с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини". Заявитель представил доказательства связи и контроля за Berlin Chemie / Menarini Pharma GmbH ("БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ"), подтвердил контроль от 95% до 100% надо всеми компаниями, фигурирующими в ненормативных правовых актах.

Применительно к представленному заявителем списку участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" судебная коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 137 Постановления N 10 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения заявлений, податель заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями). Документы, дополняющие изначально поданное возражение, заявление, могут быть положены в основу самостоятельного возражения, заявления.

Поскольку заявитель не дополнял свое заявление новыми доводами по поводу известности его продукции, а опровергал довод административного органа о разных лицах, использующих спорные обозначения (при отсутствии анализа документов об аффилированности в решениях Роспатента), узнал о данном основании отказа из оспариваемых решений, административный орган, как указано ранее, в ходе заседаний при рассмотрении заявлений не поднимал вопрос о связях юридических лиц, то он вправе представить новые доказательства в опровержение выводов административного органа.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

Принимая во внимание то, что данный список участников иностранного лица "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" опровергает вывод административного органа, фигурирующий в решениях от 12.12.2021, он является относимым доказательством.

В силу положений статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Аффилированность компаний может быть подтверждена учредительными документами этих компаний в соответствии с законодательством страны происхождения; представленный список участников является одним из таких документов и признается допустимым доказательством.

Представленный в суд документ выдан официальным органом иностранного государства, апостилирован и снабжен нотариально заверенным переводом на русский язык, что свидетельствует о его достоверности и объективности. Достоверность и объективность соответствующего доказательства подтверждена также приложениями к поступившим 24.03.2023 объяснениям заявителя.

Вышеуказанный список участников подлежит оценке на основании постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022, указание Роспатентом на невозможность оценки этого доказательства при повторном рассмотрении противоречит первоначальной позиции административного органа. Именно в связи с изложенным заявитель представил аналогичные выписки на 01.01.2017 и на 18.02.2021, которые подтверждают лишь отсутствие изменений в составе участников на обе даты по сравнению с изначальной выпиской.

Необходимо также отметить, что новыми доводами заявление не дополнялось, а указанные в дополнительно представленных документах сведения дублируют сведения, указанные в представленных первоначально в Роспатент документах, подтверждающих наличие корпоративных связей, и которые представлялись в материалы административного дела.

Анализ представленного списка участников показал: участником иностранного лица "БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ" с долей в 95% выступает заявитель, который не только связан с поименованными в решениях от 12.12.2021 лицами, но и контролирует их не менее чем на 95%,

В ходе судебного заседания представители также пояснили, что вышеуказанные сведения не могут повлиять на вывод о том, что производителем является именно Берлин-Хеми АГ.

Ввиду вышеизложенного заявителем в материалы дела в возражениях на отзыв Роспатента представлена корпоративная схема, иллюстрирующая названные факты (опровергающих представленные доказательства или свидетельствующих об изменениях в составе участников указанных организаций сведений в материалах дела не имеется).

При этом часть проанализированных выше доказательств заявитель представил в административный орган, однако последний пришел к ошибочным выводам о недостаточности доказательств для вывода об аффилированности.

Соответствующий список участников заявитель представил при первом рассмотрении дела.

Во исполнение указания президиума Суда по интеллектуальным правам о необходимости установления соответствующих обстоятельств на две даты: на дату подачи заявлений о признании общеизвестными на территории Российской Федерации спорных товарных знаков - 18.02.2021 и на дату, с которой испрашивается признание, - 01.01.2017 судебная коллегия вынесла данный вопрос на обсуждение лиц, участвующих в деле, предложила представить соответствующие доказательства,

Ввиду вышеизложенного заявитель представил документы (выписку из реестра акционеров в отношении закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма", выписки из ЕГРЮЛ в отношении общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини", список акционеров компании БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА ГМБХ, выданный в 2002 году и заверенный в 2022 году, письмо немецкого нотариуса, подтверждающего отсутствие каких-либо изменений), подтверждающие корпоративную связь между ним и закрытым акционерным обществом "Берлин-Фарма", обществом с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини", "БЕРЛИН-ХЕМИ / МЕНАРИНИ ФАРМА Гмбх" по состоянию как на дату подачи заявления о признании товарных знаков общеизвестными (18.02.2021), так и на дату, с которой испрашивается признание товарных знаков общеизвестными (01.01.2017).

Представленные во исполнение указаний, изложенных в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022, документы подтверждают лишь отсутствие изменений в составе участников или акционеров по сравнению с ранее представленными в материалы административного дела выписками, но не дополняют какими-либо основаниями ранее поданные заявления.

Судебная коллегия исходит из того, что источником происхождения товаров может быть как само лицо, обращающееся за признанием обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, так и иные лица, входящие с этим лицом в группу лиц, при условии, что потребители ассоциируют заявленное обозначение с одним из указанных лиц.

В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами источником происхождения товаров является сам заявитель. Что касается перечисленных Роспатентом юридических лиц, то они входят в группу лиц, не являющихся источником происхождения товаров, и осуществляют лишь вспомогательную деятельность.

Реагируя на аргументы Роспатента, судебная коллегия дополнительно отмечает, что внутренние корпоративные документы (списки участников, письмо нотариуса), безусловно, недоступны рядовому потребителю. Однако таковые представлены в административный орган и суд лишь для дополнительного доказательства наличия корпоративной связи. При этом потребитель делает вывод о единстве источника происхождения исходя из собственных субъективных представлений, полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать. Между тем в рамках данного конкретного дела и установленных обстоятельств вышеуказанное не играет ключевой роли: единственным производителем является заявитель, а о вспомогательной деятельности аффилированных компаний у потребителя сведения отсутствуют.

Вопреки позиции Роспатента, фотокопии упаковки препарата, копии чека и инструкции к препарату "Мезим" представлены не в подтверждение связи аффилированных лиц с заявителем, а того, что именно он является его изготовителем. Данные доказательства (с учетом даты производства препарата - июля 2020 года и реализации - 08.09.2021) дополнительно подтверждают непрерывное использование товарных знаков именно заявителем.

Реагируя на аргументы Роспатента о том, что, в частности, на упаковках продукции, маркированной обозначением "МЕЗИМ", указывался логотип компании "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH" - "", аналогичный логотип указывался в рекламных роликах препарата "МЕЗИМ", судебная коллегия отмечает, что данное обозначение не является логотипом вышеуказанного юридического лица, поскольку указывает на группу заявителя, что усматривается из материалов регистрационного досье. Кроме того, суждения административного органа по обозначенному поводу никоем образом не опровергают того обстоятельства, что производителем соответствующих препаратов является только заявитель. При этом нормы действующего законодательства не запрещают использовать правообладателю принадлежащий ему товарный знак совместно с другими элементами.

Необходимо также отметить, что прямого указания на компанию "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH в качестве изготовителя препаратов на товарах нет. Указание на нее как изготовителя на лицевой поверхности упаковки препаратов отсутствует, логотип сопровождается указанием на заявителя (на пачках, на блистерах с таблетками и на коробках); на боковой поверхности в качестве такового указан именно заявитель.

Таким образом, материалами дела подтверждено, что единственным изготовителем является заявитель, иных препаратов, изготовленных другим лицом, не существует.

То обстоятельство, что реклама заказывалась аффилированной компанией (обществом с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини"), не нивелирует того обстоятельства, подтвержденного материалами дела, что единственным производителем соответствующих товаров является заявитель. Документы, где бы названное юридическое лицо указывалось в качестве производителя, материалы дела не содержат.

Как отмечено Роспатентом, согласно ряду доказательств (публикациям, дипломам, наградам) производителем соответствующей продукции могут быть "Берлин-Хеми / А. Менарини" и компания A. Menarini Pharmaceutical Industry Group Ltd., связь которых заявителем не подтверждена.

Однако в оспариваемых ненормативных правовых актах компания A. Menarini Pharmaceutical Industry Group Ltd. не упоминается, в процессуальных документах при первоначальном рассмотрении дела не фигурировала. Между тем, представляемые Роспатентом в ходе рассмотрения дела документы могут содержать пояснения изложенных в решении выводов, однако не могут дополнять мотивы оспариваемого решения новыми основаниями. Утверждение Роспатента о том, что производителями "могут быть" аффилированные компании является декларативным, не основаны на материалах административного дела. Кроме того, аффилированность между соответствующими компаниями подтверждена материалами дела.

Судебная коллегия также принимает во внимание, что согласно выписке из Государственного реестра лекарственных средств на дату обращения заявителя в Роспатент с перечнем препаратов, содержащих в своем торговом наименовании слово "МЕЗИМ", все препараты являются препаратами заявителя, держателем регистрационных удостоверений - закрытое акционерное общество "БЕРЛИН-ФАРМА".

Ввиду вышеизложенного суждения Роспатента, изложенные в поступившем в суд процессуальном документе, о том, что приведенные доказательства не могут свидетельствовать о связи заявителя с компаниями, использовавшими обозначение "МЕЗИМ", а также об осведомленности потребителей о наличии такой связи, признаются несостоятельными, сделанными без учета представленных в материалы административного дела доказательств. Необходимо также отметить, что осведомленность потребителей о наличии корпоративной связи не требуется: достаточно, чтобы потребители воспринимали заявителя и аффилированные с ним компании как единый источник происхождения товаров.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу, что имеющиеся корпоративные связи исчерпывающим образом подтверждены материалами дела.

Применительно к результатам представленных заявителем социологических опросов при первоначальном рассмотрении дела судебная коллегия отмечает: потребители ассоциируют товары под товарными знаками именно с заявителем, им давно хорошо известны соответствующие товарные знаки. При этом выборка у социологического отчета Фонда ВЦИОМ составляет 1500 человек, число городов - 37, у социологического отчета общества с ограниченной ответственностью "Аналитической социологии" - 8 городов, при этом выборка больше (1750 человек). По результатам опросов получены близкие цифры о знании товарных знаков заявителя: в 99% в социологическом отчете Фонда ВЦИОМ и в 97,4% в социологическом отчете общества с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология" (при этом согласно социологическому отчету Фонда ВЦИОМ до 2015 года они были известны большинству потребителей). В опросе, проведенном обществом с ограниченной ответственностью "Аналитическая социология", выявлено, что подавляющее большинство потребителей знало о товарных знаках в 2016 году и ранее, что согласуется с результатами социологического опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ. Две трети потребителей (67,8%) среди тех, кто указал какую-либо компанию, за исключением тех, кто затруднился с ответом, назвали именно иностранное лицо как производителя товаров.

Данные социологические отчеты подготовлены различными независимыми компаниями в соответствии с установленной методологией и содержат результаты опроса потребителей, которые показали высокую степень ретроспективной известности препарата.

При этом в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022 отсутствуют какие-либо выводы о несогласии с решением суда первой инстанции от 14.09.2022 в части оценки социологических опросов.

Признавая заявленные требования обоснованными, судебная коллегия также принимает во внимание и то, что из самих оспариваемых ненормативных правовых актов следует: товары, маркированные спорными товарными знаками, широко распространены в Российской Федерации, имеют широкий круг реализации и широко известны российским потребителям.

Применительно к доводам Роспатента о том, что представленные документы (например, публикации медицинских специализированных изданий, фронтальные части упаковок препарата) свидетельствуют об использовании не товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 152521 и N 248463, а иных обозначений, поскольку все они, помимо названных средств индивидуализации товаров, содержат элемент , судебная коллегия отмечает следующее.

Апеллируя к тому, что имеющиеся различия в используемых обозначениях имеют значительный характер для потребителей и влияют на восприятие ими данных товарных знаков, Роспатент не привел какого-либо надлежащего обоснования, почему они являются значительными. Довод Роспатента о том, что наличие другого элемента влияет на восприятие товарного знака потребителя, является декларативным и опровергается материалами дела.

Анализ представленных материалов показал: элемент не занимает доминирующего положения на упаковке препарата "МЕЗИМ".

Судебная коллегия также принимает во внимание правовую позицию заявителя, согласно которой для словесного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 указанный довод Роспатента не имеет правового значения (названный товарный знак является словесным, на упаковке реального товара, помимо наименования такого товара, всегда есть дополнительные элементы). Размещение на товаре помимо товарного знака лица, вводящего этот товар в гражданский оборот, обозначений иных лиц, не запрещено законом или иным нормативно-правовым актом, не противоречит обычной деловой практике. Графические различия, в том числе стилизация и добавление/удаление изобразительных элементов, не влияют на различительную способность товарного знака и его восприятие потребителями, не ограничивает его правовую охрану.

Дополнительно судебная коллегия учитывает то, что в рамках дела N СИП-630/2020 рассматривались вопросы, связанные с известностью именно товарных знаков заявителя (вне зависимости от дополнительного элемента); товарные знаки были признаны известными и известными именно в отношении заявителя.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу о том, что дополнительный элемент упаковки не мог существенно повлиять на известность товарных знаков заявителя и товаров под этими товарными знаками.

Заявитель, помимо прочего, представил в материалы дела заключение N 34-2023, подготовленное Лабораторией социологической экспертизы ФГБУН Институт социологии ФНИИСЦ Российской Академии наук по результатам проведения социологического опроса с 22.02.2023 по 22.03.2023 (далее - заключение N 34-2023).

Поскольку заявитель не дополняет свое заявление новыми доводами по поводу известности его продукции, а опровергает довод Роспатента о влиянии графических различий на восприятие потребителями, изложенный в оспариваемых ненормативных правовых актах; заявитель узнал об этом основании отказа только из решений от 12.12.2021; административный орган не ставил вопрос о влиянии графических различий на восприятие потребителями при рассмотрении заявлений, то он вправе представить новые доказательства в суд в опровержение выводов административного органа на основании положений пункта 137 Постановления N 10.

Согласно заключению N 34-2023 подавляющее большинство опрошенных считает, что в настоящее время под тестируемыми парами обозначений производятся одинаковые лекарственные средства. Если бы такой же вопрос был задан на дату 01.01.2017, то подавляющее большинство респондентов также выбрало бы вариант ответа "одинаковые средства".

Подавляющее большинство опрошенных считает, что в настоящее время лекарственные средства под тестируемыми парами обозначений производит один производитель. Если бы такой же вопрос был задан на дату 01.01.2017, то подавляющее большинство респондентов также выбрало бы вариант ответа "один производитель".

Подавляющее большинство считает, что добавление надписи "MENARINI" к обозначению в целом оставляет внешний вид обозначения прежним. Если бы такой же вопрос был задан на дату 01.01.2017, то подавляющее большинство респондентов также выбрало бы вариант ответа "в целом оставляет прежним".

На открытый вопрос о том, кто является производителем препарата под обозначением , больше половины респондентов дали ответ, что производителем является Берлин-Хеми АГ.

Таким образом, результаты данного социологического опроса (помимо иных, ранее представленных доказательств) также убедительно опровергают голословное утверждение Роспатента о значительном характере различий используемых обозначений.

В поступивших в суд письменных пояснениях 17.04.2023 Роспатент отмечает: поскольку круг потребителей, среди которых проводился дополнительный социологический опрос "фармацевтические препараты, лекарственные препараты, лекарственные средства для человека", отличался от тех товаров, в отношении которых испрашивалась общеизвестность "средства, способствующие пищеварению; препараты лекарственные для человека, а именно средства, способствующие пищеварению", то "круг потребителей, отнесенных к респондентам по социологическому исследованию ФГБУН ИС ФНИСЦ РАН, значительно отличается от круга потребителей испрашиваемых товаров. Так, в выборку могли быть включены, например, потребители фармацевтических препаратов для лечения гипертонии, почечной недостаточности, сахарного диабета и иных других заболеваний. В связи с этим респонденты, могли руководствоваться не своим опытом, связанным с приобретением препарата "МЕЗИМ", а отвечать на вопросы исследования наугад.

Между тем, изложенная в названном процессуальном документа позиция административного органа не основана на каких-либо нормативных документах, избыточную конкретизацию при проведении социологического опроса необходимо признать неоправданной. Результаты, приведенные в заключении N 34-2023, коррелируют с результатами социологических опросов, которые анализировались административным органом при принятии оспариваемых ненормативных правовых актов.

Кроме того, судебная коллегия полагает очевидным: включение в выборку потребителей, которые не знают препаратов заявителя, должно не повысить, а снизить их узнаваемость, однако препараты знают 94-99% опрошенных.

Судебной практикой также выработан подход, согласно которому осведомленность потребителя о каком-либо товаре не обязательно связана с личным опытом потребления такого товара, поскольку источники осведомленности потребителя могут быть различными: средствами массовой информации, сведения от других потребителей и т.д.

Критические замечания Роспатента относительно объема выборки респондентов и географии исследования признаются несостоятельными: дополнительный соцопрос проведен не в целях доказывания факта общеизвестности товарных знаков, а для опровержения декларативного утверждения Роспатента о том, что представленные в материалы дела документы свидетельствуют об использовании не товарных знаков по свидетельствам N 152521, 248463, а иных обозначений.

Социологический опрос проведен специализированной организацией на основе научной методики в объеме минимальной допустимой с социологической точки зрения выборки (согласно складывающейся судебной практике суды принимают в качестве доказательств социологические опросы с подобным объемом выборки (решение Суда по интеллектуальным правам от 16.09.2019 по делу N СИП-585/2018)).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату решения Суда по интеллектуальным правам следует читать как "от 16.08.2019 г."

Доводы Роспатента об отсутствии в материалах социологического исследования вопроса о том, считают ли респонденты "компанию "Berlin-Chemie AG" связанной с компанией "Berlin Chemie / Menarini Pharma GmBH", а также закрытого акционерного общества "Берлин-Фарма", общества с ограниченной ответственностью "Берлин-Хеми / А. Менарини" и о том, что "названное доказательство не может подтверждать связь заявителя с организациями, использовавшими обозначения со словесным элементом "МЕЗИМ" для товаров 5-го класса МКТУ, с позиции потребителей", противоречат позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2022, о верности подходов, примененных при первом рассмотрении дела (заявитель не обязан доказывать свою известность или известность иных лиц, которые используют товарные знаки; достаточно лишь показать известность самих товарных знаков (которая признана Роспатентом) и наличие связей лиц, использующих товарные знаки). Кроме того целью настоящего исследования было опровергнуть декларативный вывод административного о том, что различия используемых в гражданском обороте обозначений и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 152521, N 248463 имеют значительный характер для потребителей и влияют на восприятие ими данных товарных знаков, а не подтверждение корпоративной связи.

Кроме того, вопреки позиции Роспатента, как уже неоднократно отмечалось ранее, ключевым обстоятельством в данном деле является тот факт, что единственным производителем препарата "МЕЗИМ" является заявитель, а аффилированные с ним компании осуществляют лишь вспомогательную деятельность.

Аргументы административного органа о том, что из приведенных результатов не следует, с какой конкретной компанией респонденты ассоциируют данное обозначение, признается несостоятельным: наименование Берлин-Хеми (Berlin-Chemie) имеет только одна компания - заявитель, AG - указание на организационно-правовую форму.

Между тем, потребитель не лишен возможности выбрать другой вариант, если считает производителем иную организацию. Если же потребитель считает компании одной группой, то выбор варианта Берлин-Хеми (Berlin-Chemie) свидетельствовал бы о том, что все указанные компании являются для потребителя единым источником происхождения.

Таким образом, материалами дела подтверждено: различия используемых в гражданском обороте обозначений и товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 152521, N 248463 не имеют значительного характера для потребителей и не влияют на восприятие ими данных товарных знаков, происходят в глазах потребителя из единого источника.

В этой связи судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно пункту 138 Постановления N 10, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспариваемого в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке.

Между тем с учетом конкретных обстоятельств и установления всех необходимых юридически значимых обстоятельств по делу судебная коллегия приходит к выводу о признании недействительными оспариваемых статье 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "средства, способствующие пищеварению" с 01.01.2017, о признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению" с 01.01.2017.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу двух заявлений в размере 6 000 рублей подлежат взысканию с Роспатента в пользу заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявления иностранного лица Berlin-Chemie AG (Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Germany) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании с 01.01.2017 общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 248463, как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 248463 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "средства, способствующие пищеварению" с 01.01.2017.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.12.2021 об отказе в удовлетворении заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 152521 с 01.01.2017 как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 152521 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 5-го класса МКТУ "лекарственные препараты для человека, а именно средства, способствующие пищеварению" с 01.01.2017.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Berlin-Chemie AG 6 000 (Шесть тысяч) рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев