Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2023 г. N С01-1392/2022 по делу N А09-11162/2020 Суд отменил апелляционное постановление и направил дело о признании права преждепользования и взыскания неосновательного обогащения на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку право преждепользования возникло вследствие добросовестного использования запатентованного изобретения до даты возникновения приоритета на него либо при совершении необходимых приготовлений для его использования

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 июля 2023 г. N С01-1392/2022 по делу N А09-11162/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Дипром" (ул. Фокина, д. 67, оф. 5, г. Брянск, 241050, ОГРН 1163256064730) на постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Дипром" к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" (ул. Кислородная, д. 1, оф. 1, г. Брянск, 241035, ОГРН 1083254011719) о взыскании вознаграждения по лицензионному договору, и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" к обществу с ограниченной ответственностью "Дипром" о признании права преждепользования и взыскания неосновательного обогащения.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Дипром" - Гуров А.М. (по доверенности от 14.07.2023), Моисеева Т.М. (по доверенности от 21.12.2022), Манзулина Ю.В. (по доверенности от 29.12.2022 (посредством веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" - Позднякова Е.А. (генеральный директор, протокол общего собрания участников от 05.03.2020 N 5/2020), Романов Р.П. (по доверенности от 20.04.2021).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Дипром" (далее - истец, общество "Дипром") обратилось в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" (далее - ответчик, общество "БЗПА") о взыскании вознаграждения по лицензионному договору в размере 98 764 885 руб. 84 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 03.06.2021 и по день фактического исполнения обязательств.

Определением Арбитражного суда Брянской области от 25.12.2020 принято встречное исковое заявление общества "БЗПА" к обществу "Дипром":

- о признании за обществом "БЗПА" права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1 477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента Российской Федерации N 2595159 на изобретение "Фрикционный амортизатор" до даты признания его недействительным;

- о взыскании с общества "Дипром" 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 коп. процентов (с учетом принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнений по встречному исковому заявлению).

постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, частично удовлетворены исковые требования общества "Дипром", с общества "БЗПА" в пользу общества "Дипром" взыскано вознаграждение лицензиара в размере 13 815 803,66 руб., пени по договору от 02.06.2017 N 26 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения общества "Дипром" за период с 16.01.2018 по 31.12.2020, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения общества "Дипром" за период с 01.01.2021 по 02.06.2021.

В удовлетворении встречного искового заявления отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 отменено в части взыскания с общества "БЗПА" в пользу общества "Дипром" денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска общества "Дипром" к обществу "БЗПА" в данной части отказано.

Исковые требования общества "БЗПА" удовлетворены в части признания за обществом "БЗПА" права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1 477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента N 2595159 до даты признания его недействительным. В остальной части решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми судебными актами, общество "Дипром" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Кассатор указывает на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что не согласен с постановлением суда апелляционной инстанции от 07.03.2023 кассатор не согласен в полном объеме.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции не учел разъяснения суда кассационной инстанции о том, что нельзя признать в полной мере обоснованными и мотивированными выводы суда первой инстанции о наличии оснований для применения льготной ставки роялти в течение всего отчетного периода, принимая во внимание то, что у общества "БЗПА" в определенный период имелись просроченная задолженность и несвоевременное предоставление отчетности.

Кроме того, кассатор отмечает, что несогласия с иными выводами в отношении требований общества "Дипром" по основному иску суда первой инстанции, изложенными в постановлении от 14.06.2022, Суд по интеллектуальным правам не выразил. В том числе отсутствовало несогласие суда кассационной инстанции с ранее сделанными выводами судами первой и апелляционной инстанций и в удовлетворения требований общества "Дипром" в части взыскания 23 199 261 руб. 85 коп. и последующих процентов, в удовлетворении которых суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела необоснованно отказал.

Общество "Дипром" также отмечает, что суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела, оценивая решение Роспатента от 30.10.2021, не дал правовой оценки доводам общества "Дипром" о том что, в соответствии со справкой по вопросам, касающимся споров о праве преждепользования (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 N СП-21/14): если предшествующее дате приоритета использование преждепользователем тождественного решения имело открытый характер, такое использование с учетом конкретных обстоятельств может служить основанием для признания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным в связи с несоответствием условию патентоспособности по новизне.

По мнению кассатора, суд апелляционной инстанции незаконно признал за обществом "БЗПА" право преждепользования при недоказанности установленных статьей 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении спора об установлении права преждепользования.

Податель кассационной жалобы полагает, что суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела незаконно и необоснованно положил в основу принятого судебного акта довод о том, что общество "БЗПА" до даты приоритета патента Российской Федерации N 2595159 (27.01.2015) доказало факт использования обществом "БЗПА" независимо от авторов патента технического решения, запатентованного указанным патентом.

Общество "Дипром" отмечает, что суд апелляционной инстанции в нарушение норм действующего законодательства сделал ошибочный вывод о том, что нормами законодательства, регулирующего спорные правоотношения, не предусмотрено, что право преждепользования возникает только у лиц, самостоятельно разработавших конструкторскую документацию для выпуска продукции.

Кроме того, по мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела незаконно и необоснованно положил в основу принятого судебного акта довод о том, что общество "БЗПА" осуществляло серийный выпуск продукции, которая содержала каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения N 2595159, до даты приоритета, а также о том, что общество "БЗПА" доказало факт совершения необходимых приготовлений для выпуска продукции, содержащей в себе тождественное решение.

Общество "Дипром" также констатирует, что два объекта клеймения общества "БЗПА" существуют независимо друг от друга.

Кассатор указывает, что, признавая право преждепользования на выпуск поглощающих аппаратов без уточнения конкретной модели, суд апелляционной инстанции незаконно распространил это право на выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110, хотя ни в формулировке встречных исковых требований с учетом уточнения, ни в патенте Российской Федерации N 2595159 не указывается ПМКП-110.

Общество "Дипром" полагает, что судом апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора неправильно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, неверно применены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, не дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований законодательства, а окончательные выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам.

Кассатор также не согласен с позицией суда апелляционной инстанции о том, что поскольку патент Российской Федерации N 2595159 был аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015, а не с даты принятия решения Роспатентом, то размер вознаграждения лицензиара, начисленный в период действия патента, противоречит пункту 5 статьи 1398 ГК РФ и о том, что взыскание лицензионных платежей при аннулировании патента на изобретения не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных интеллектуальных прав.

Так, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что, подписывая договор от 02.06.2017 N 26, общество "БЗПА" добровольно приняло на себя обязанность по уплате роялти в размере 5% от стоимости поглощающего аппарата, не оспорило данное условие договора как кабальную сделку.

Общество "Дипром" также не согласно с доводом суда апелляционной инстанции о том, что "поведение общества "БЗПА" изначально соответствовало заявленному требованию о праве преждепользования".

Заявитель кассационной инстанции также полагает, что выводы суда апелляционной инстанции являются противоречивыми.

Кассатор подчеркивает, что изменения в конструкторскую документацию ПМКП-110.00.00.000 в части ограничительного упора для неподвижной пластины внесены обществом "НПП Дипром" с участием авторов и патентовладельцев раньше, чем подана заявка на патент.

Это единственная причина отмены патента Российской Федерации N 2595159 по критериям новизны и изобретательского уровня. Научным руководителем общества "НПП Дипром" являлся Б.Г. Кеглин (автор патентов N 2128301 и N 2595159 и патентовладелец патента N 2128301), директором общества "НПП Дипром" являлся А.П. Болдырев (автор и патентовладелец патента N 2128301 и патента N 2595159), директором общества "НПП Дипром" являлся В.В. Ионов (автор патента N 2595159), главным конструктором общества "НПП Дипром" являлся А.П. Шлюшенков (автор патента N 2595159). Именно указанные лица разрабатывали технические решения по патентам N 2128301 и N 2595159 и вносили новые технические решения, разработанные ими же в конструкторскую документацию ПМКП-110.00.00.000. Иного параллельного, независимого творчества в части спорного ограничительного упора не было.

В связи с изложенным кассатор считает, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что общество "Дипром" использовало исключительные права как механизм неосновательного обогащения, и умысел был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу противоречит фактическим обстоятельствам, если проанализировать календарные даты основных событий.

Заявитель кассационной жалобы констатирует, что все сертификаты соответствия, полученные обществом "БЗПА" на право выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, получены на основании лицензионных договоров на передачу конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000, а не на основании собственных разработок и/или разработок третьих лиц, содержащих тождественные технические решения, разработанные независимо от авторов патента.

Кассатор не согласен с позицией суда апелляционной инстанции о том, что общество "БЗПА" разработало собственную технологическую документацию.

Кроме того, общество "Дипром" указывает на необходимость перерасчета роялти по базовой ставке.

Податель кассационной жалобы приходит к выводу, что попытки общества "БЗПА" встречными исковыми требованиями доказать право преждепользования на выпуск всего поглощающего аппарата ПМКП-110 и попытки взыскания в суде первой инстанции в качестве неосновательного обогащения добровольно перечисленных по платежным поручениям согласно выставленным обществом "Дипром" счетов, сформированных на основании отчетов общества "БЗПА", денежных средств является злоупотреблением правом, недобросовестным поведением участника гражданских правоотношений.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв на кассационную жалобу общества "Дипром" от общества "БЗПА", в котором последнее просило отказать в ее удовлетворении.

В судебном заседании 24.07.2023 представитель общества "Дипром" выступил по доводам кассационной жалобы.

Представитель общества "БЗПА" возражал против удовлетворения кассационной жалобы общества "Дипром".

Законность обжалуемых решения и постановления проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 27.03.1999 авторы изобретения Кеглин Б.Г. и Болдырев А.П. получили патент Российской Федерации N 2128301 с датой приоритета 02.06.1998 на фрикционный амортизатор.

С целью введения в гражданский оборот поглощающих аппаратов коллективом (Кеглиным Б.Г., Болдыревым А.П. и др.) общества "Научно-производственное предприятие Дипром" (далее - общество "НПП Дипром") разработана конструкторская документация, в которой использовано изобретение.

В 2005 году Кеглиным Б.Г. и Болдыревым А.П. по соответствующему договору обществу "НПП Дипром" передана лицензия на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2128301.

Конструкторская документация (уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 "Аппарат поглощающий ПМКП-110" ТУ 3183.002.02068031-2004) никогда не находилась в открытом доступе и передавалась по лицензионным договорам предприятиям на условиях конфиденциальности.

Между обществом "НПП Дипром" и обществом "БЗПА" заключен договор от 19.08.2008 N 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2128301 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 (срок действия договора с учетом дополнительного соглашения от 01.12.2017 N 7 - до 02.06.2017).

Между обществом "НПП Дипром" и обществом "БЗПА" заключен договор от 01.06.2010 N 430 на создание научно-технической продукции.

Кроме того, в 2016 году Болдыревым А.П. и Париж Ю.Б. получен патент Российской Федерации N 2595159 на изобретение "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата". Право использования на основании соответствующего договора передано обществу "Дипром" для реализации права изготовления, применения, продажу и иного введения в хозяйственный оборот продукции по лицензии.

Впоследствии обязательства сторон по договору от 19.08.2008 N 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2128301 прекращены по истечению срока действия договора, в связи с чем 02.06.2017 по акту приема-передачи ответчиком по основному иску комплект чертежей на аппарат ПМКП-110.00.00.000, руководство по эксплуатации, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости возвращены обществу "НПП Дипром".

Между обществом "НПП Дипром" (продавец) и обществом "Дипром" (покупатель) заключен договор купли-продажи от 30.05.2017 N 438-КД конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, в соответствии с условиями которого (пункты 3.2, 3.3) к обществу "Дипром" переходит право собственности на документацию с момента ее передачи. Передача конструкторской документации произведена покупателю обществу "Дипром" по акту от 02.06.2017.

Между обществом "Дипром" (лицензиар) и обществом "БЗПА" (лицензиат) заключен лицензионный договор 02.06.2017 N 26 на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2595159.

Одновременно между обществом "Дипром" и обществом "БЗПА" 02.06.2017 заключен договор N 4, в соответствии с которым общество "Дипром" (исполнитель) по заданию заказчика (общества "БЗПА") приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02.068031-2004.

Лицензиат принял (пункт 10.1 договора) на себя обязательства по сохранению сведений технической и технологической документации, относящейся к производству продукции по лицензии.

Положение пункта 8.1 лицензионного договора предусматривает уплату лицензиатом лицензиару вознаграждения (роялти) за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую и другую информацию, а также авторское сопровождение производства.

В соответствии с пунктом 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 N 1 за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию и другую информацию, а также авторское сопровождение производства, лицензиат уплачивает лицензиару вознаграждение:

а) первоначальный платеж по данному договору не предусмотрен;

б) текущие отчисления (роялти) уплачиваются лицензиару в размере базовой ставки 5% от продажной цены реализованной продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю;

в) льготная ставка роялти устанавливается в размере 4% без учета НДС от продажной цены продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю;

г) по соглашению сторон на определенный период может быть установлена фиксированная ставка роялти;

д) фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются лицензиару по базовой ставке.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора N 26 в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 N 1).

В соответствии с дополнительными соглашениями от 01.11.2017 N 2, от 10.05.2018 N 3, от 10.10.2018 N 4 к лицензионному договору на период с 01.11.2017 по 31.12.2019 установлена фиксированная ставка роялти в размере 800 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии. Дополнительным соглашением от 21.11.2019 N 5 к лицензионному договору на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 400 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Лицензионный договор вступает в силу с 02.06.2017 со сроком действия до 31.12.2020.

С 01.01.2021 договорные отношения между обществом "Дипром" и обществом "БЗПА" прекращены в связи с истечением срока действия договора, о чем истец по первоначальному иску уведомил ответчика.

Обществом "БЗПА" в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 направлялись лицензиару отчеты, согласно которым отражена реализация продукции по лицензии в количестве 81 300 поглощающих аппаратов ПМКП-110. За указанный период общество "БЗПА" перечислило в адрес общества "Дипром" роялти в общей сумме 67 867 272,72 руб.

Истец по первоначальном иску, полагая, что лицензиат не отразил в отчетах действительный объем произведенных и реализованных аппаратов ПМКП-110, обратился в суд с требованием о взыскании вознаграждения в размере 13 815 803,66 руб., исходя из скрытого от лицензиара объема аппаратов, произведенных и реализованных по данным аудитора, а также соответствующей неустойки (за период действия договора) и процентов (после окончания действия договора); вознаграждения в сумме 15 522 453,38 руб., исчисленного от расчетного количества выпуска аппаратов ПМКП-110, определенного исходя из объема приобретенных обществом "БЗПА" металлокерамических элементов, используемых в конструкции аппарата, с соответствующей неустойкой.

Помимо этого, истец по основному иску просил взыскать с общества "БЗПА" 31 425 744,38 руб. перерасчета роялти, исчисленного как разница между вознаграждением, уплаченным в отношении поглощающих аппаратов, отраженных в отчетах общества "БЗПА" за период с сентября 2017 по июнь 2020 года, с применением льготной ставки (4 процента от продажной цены), и вознаграждением, определенным по отчетам общества "БЗПА" исходя из базовой ставки роялти (5% от продажной цены), с соответствующими неустойкой и процентами. Истец полагает, что из-за допущенных нарушений условий договора в виде наличия просроченной задолженности (в отношении скрытых от лицензиара выпуска аппаратов), не подлежит применению льготная ставка роялти в период действия всего договора.

Обществом "Дипром" до обращения в суд с соответствующим исковым заявлением была направлена претензия в адрес общества "БЗПА". Указанная претензия оставлена без удовлетворения.

Представитель ответчика не согласился с требованиями общества "Дипром", указал, что обществом "БЗПА" добросовестно в соответствии с чертежами и конструкторской документацией на аппарат поглощающий ПМКП-110, переданных от общества "НПП Дипром", производился аппарат поглощающий ПМКП-110, в составе которого содержалось тождественное техническое решение, позднее запатентованное Париж Ю.Б. и Болдыревым А.П. (патент N 2595159), в связи с чем после 27.01.2015 было вправе осуществлять выпуск и реализацию аппаратов поглощающих в объеме не более 1 477 штук в месяц на праве преждепользования.

Обществом "БЗПА" заявлены встречные исковые требования к обществу "Дипром" о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения на фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом Российской Федерации N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1 477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента Российской Федерации N 2595159 до даты признания его недействительным. Также заявлено требование о взыскании с общества "Дипром" 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, определенного исходя из излишне уплаченных роялти в период июнь 2017 - июнь 2020 гг. за объем аппаратов в количестве 1 477 штук в месяц.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения первоначальных исковых требований и отказе в удовлетворении встречного искового заявления.

Как отметил суд, право преждепользования возникает только при одновременном соблюдении всех указанных в статье 1361 ГК РФ обстоятельств.

Общество "БЗПА" 19.08.2008 получило право на изготовление, применение и иное введение в гражданский оборот аппарата поглощающего ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004 на основании заключенного с обществом "НПП Дипром" договора N 0416 о предоставлении права использования изобретения по патенту Российской Федерации N 2128301, переданной по договору конструкторской документации ПМКП - 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, содержащей в себе техническое решение, позднее защищенное патентом Российской Федерации N 2595159. Общество "БЗПА" никогда не разрабатывало и не имело собственную конструкторскую документацию на аппарат поглощающий ПМКП-110, чертежи, технологическую конструкцию, технические условия, а также не создавало и не вело приготовления к изготовлению, изобретения, тождественного (эквивалентного) изобретению, защищенного патентом Российской Федерации N 2595159.

Введение в гражданский оборот продукции по лицензии (аппарат поглощающий) осуществлялось обществом "БЗПА" по лицензионному договору от 19.08.2008 N 0416, заключенному с обществом "НПП Дипром", и от 02.06.2017 N 26 с использованием изобретения по патенту Российской Федерации N 2595159, заключенному с обществом "Дипром".

При таких обстоятельствах суд первой инстанции не установил факта создания, приготовления либо использования обществом "БЗПА" независимо от авторов тождественного решения до даты приоритета спорной полезной модели, а, следовательно, наличие у ответчика (по основному иску) права преждепользования.

Кроме того, при рассмотрении спора суд первой инстанции, с учетом доводов представителя истца о недобросовестности ответчика (по основному иску), счел необходимым руководствоваться правилами статьи 10 ГК РФ, а также принципами правовой определенности и оправдания разумных ожиданий участников гражданского оборота.

Как отметил суд, доводы лицензиата о наличии у него права преждепользования с соответствующим взысканием неосновательного обогащения возникли в момент, когда лицензиату стало известно о "скрытом" выпуске аппаратов поглощающих (ответ на претензию от 02.09.2020 N 221).

Действующим законодательством не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель), никто не может противоречить собственному предыдущему поведению.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии у общества "БЗПА" права преждепользования, отказал в удовлетворении встречных исковых требований общества "БЗПА" в полном объеме.

Рассмотрев требования истца по основному иску, суд счел их подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

Как указывалось выше, порядок оплаты роялти, предусмотренный в пунктах 8.1 (с учетом дополнительного соглашения N 1), 8.2, 9.1 лицензионного договора N 26 устанавливал порядок, согласно которому лицензиар на основании предоставленной лицензиатом отчетности по объему производства и реализации (в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом), выставляет счет на оплату.

Текущие отчисления (роялти) производятся лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, со дня выставления счета лицензиаром.

После выполнения лицензиатом пункта 8.2 лицензиар в течение 3-х банковских дней направляет лицензиату акт по лицензионному договору с указанием суммы к перечислению с учетом действующей ставки роялти. С 16-го банковского дня с даты выставленного счета на оплату по действующей ставке, не оплаченная сумма платежа считается просроченной задолженностью.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 указанного договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора N 26 в редакции дополнительного соглашения от 01.10.2017 N 1).

Из аудиторского заключения от 13.04.2021 следует, что при сопоставлении данных первичного бухгалтерского учета общества "БЗПА", протоколов испытаний аппаратов, сводной документации по выпуску продукции и отчетов лицензиата выявлено расхождение между производством и реализацией аппаратов и отчетных аппаратов на 11 011 единиц. Указанный размер занижения представитель общества "БЗПА" не отрицает.

Согласно расчетам истца, не оспоренным представителем общества "БЗПА", размер роялти исходя из 5% (базовой ставки) от продажной цены 11 011 штук аппаратов составляет 13 815 803 руб. 66 коп.

Суд первой инстанции согласился, что в рассматриваемом случае не применима льготная ставка (4%), поскольку положениями пункта 8.1 договора N 26 в редакции дополнительного соглашения N 1 такая ставка не может быть распространена на просроченную задолженность.

Расчет неустойки исходя из предусмотренной договором ставки 0,1%, начисленной за период с 16.01.2018 по дату окончания действия договора 31.12.2020, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, примененные в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 260 229 руб. 18 коп. (с последующим начислением до полного погашения долга), судом проверен и признан обоснованным.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что с ответчика по основному иску в пользу общества "Дипром" подлежит взысканию вознаграждение лицензиара (роялти) в размере 13 815 803,66 руб., а также начисленные на указанную сумму долга неустойка по договору от 02.06.2017 N 26 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021, с последующим их начислением до полного погашения долга.

При этом последующее признание недействительным патента Российской Федерации N 2595159 решением Роспатента от 30.10.2021 в силу положений статьи 1398 ГК РФ признано судом не влияющим на исполнение рассматриваемого лицензионного договора.

Суд первой инстанции решил, что требования общества "Дипром" о взыскании вознаграждения лицензиара, исходя из расчетного и предполагаемого выпуска аппаратов 12 439 штук и реализации этих поглощающих аппаратов, как недоказанные по правилам статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в размере 15 522 453,38 руб., с соответствующими пени в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020, удовлетворению не подлежат.

Оснований для перерасчета ранее уплаченных (за 2017 - 2020 годы) обществом "БЗПА" с применением льготной ставки (4%) роялти в соответствии с объемом, указанным лицензиатом в отчетах, до размера роялти по базовой ставке (5%), и взыскания с общества "БЗПА" в пользу общества "Дипром" 31 425 744 руб. 38 коп. долга, с соответствующими ему 20 012 055 руб.11 коп. неустойки и 591 923 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, судом первой инстанции не установлено.

Судом установлено, что между сторонами лицензионного договора составлялись и подписывали акты, в которых согласовывалась итоговая сумма текущих отчислений от объема реализованной лицензионной продукции. За взыскиваемый период с октября 2017 года по июнь 2020 года акты подписаны обществом "Дипром" и обществом "БЗПА" без замечаний и возражений, с согласованием размера текущих отчислений в отношении произведенной и реализованной продукции, указанной в акте, и с учетом оплаты по ним в срок лицензионных платежей, что свидетельствует об исполнении обязательств в этой части и их прекращении в соответствии с пунктом 1 статьи 408 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования истца в рассматриваемой выше части удовлетворению не подлежат.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Отменяя постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 23.09.2022 указал, что нельзя признать в полной мере обоснованными и мотивированными выводы суда первой инстанции о наличии оснований для применения льготной ставки роялти в течение всего отчетного периода, принимая во внимание то, что у общества "БЗПА" в определенный период имелись просроченная задолженность и несвоевременное предоставление отчетности.

Суд кассационной инстанции признал также заслуживающими внимания аргументы общества "Дипром" о том, что суд не учел практику отношений сторон в условиях наличия просроченной задолженности, не применил к правоотношениям сторон положения статей 421, 424, 431 ГК РФ и самостоятельно изменил согласованный сторонами порядок расчета роялти по лицензионному договору от 02.06.2017 N 26, неправильном применении положений статьи 408 ГК РФ.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам признал требующими дополнительного исследования и оценки доводы общества "БЗПА", касающиеся наличия у него права преждепользования, учитывая, что оспариваемый патент был признан недействительным административным органом ввиду несоответствия условию патентоспособности "новизна", поскольку общество "БЗПА" ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащую признаки соответствующего изобретения. При этом суд кассационной инстанции также отметил, что в материалы дела представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2021 по результатам рассмотрения возражения общества "БЗПА" против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 2595159 (в возражении его податель ссылался, в частности, на то, что с 2010 года осуществлял выпуск в гражданский оборот поглощающих аппаратов ПМКП-110, содержащих в себе все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту).

При повторном рассмотрении дела, приходя к выводу о наличии оснований для удовлетворении исковых требований о признании права преждепользования, суд апелляционной инстанции принял во внимание аргументы общества "БЗПА" о том, что представленные обществом "БЗПА" в материалы дела доказательства подтверждают факт использования преждепользователем решения, тождественного решению, запатентованному патентом N 2595159, так как все выпускаемые обществом "БЗПА" поглощающие аппараты ПМКП-110 содержали в себе признаки запатентованного технического решения.

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что в соответствии с письменными пояснениями общества "Дипром", изложенными в возражении на ходатайство о назначении судебной экспертизы от 18.08.2021, общество "Дипром" не оспаривает факт содержания в корпусе поглощающих аппаратов ПМКП-110, класс Т1, выпущенных обществом "БЗПА" в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2004 и конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 в период с 01.04.2010 по 27.01.2015, признаков независимых пунктов формулы изобретения "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата", охраняемого патентом N 2595159, либо признаков, эквивалентных вышеуказанному изобретению.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что данное признание стороной соответствующего факта в силу части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является допустимым доказательством факта того, что все выпущенные обществом "БЗПА" поглощающие аппараты ПМКП-110 в период с 01.04.2010 и до даты возникновения приоритета на патент N 2595159 содержали в себе признаки независимой формулы запатентованного технического решения в силу признания данного факта второй стороной.

Решением Роспатента от 30.10.2021 установлено, что до даты возникновения приоритета на патент, 27.01.2015 общество "БЗПА" уже осуществляло введение в общегражданский оборот поглощающих аппаратов ПМКП-110, которые содержали в себе признаки формулы технического решения, запатентованного патентом N 2595159, который и был признан недействительным.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается ввод в гражданский оборот именно тех поглощающих аппаратов, которые содержат в себе технические решения, запатентованные спорным патентом.

Суд апелляционной инстанции также принял во внимание то обстоятельство, что отсутствие разработки собственной конструкторской документации не является основанием для отказа в признании права преждепользования, при этом общество "БЗПА" разработало собственную технологическую документацию на производство поглощающих аппаратов.

При этом суд апелляционной инстанции отметил, что право преждепользования возникает вследствие добросовестного использования запатентованного изобретения до даты возникновения приоритета на него либо при совершении необходимых приготовлений для его использования.

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что требования общества "БЗПА" о признании за обществом права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1 477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента N 2595159 до даты признания его недействительным, подлежат удовлетворению.

Суд апелляционной инстанции отметил, что поскольку патент N 2595159 был аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015, а не с даты принятия решения Роспатентом, то размер вознаграждения лицензиара, начисленный в период действия патента N 2595159, противоречит пункту 5 статьи 1398 ГК РФ.

Кроме того, суд подчеркнул, что из материалов дела следует, что общество "БЗПА" выпускало продукцию на добросовестных началах, не нарушая ничьих прав, что означает, что к моменту возникновения приоритета сложился определенный объем преждепользования.

Всего до даты установления приоритета на патент N 2595159 общество "БЗПА" в среднем произвело и реализовало 85 688 штук / 58 мес. = 1 477 штук поглощающих аппаратов.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования общества "Дипром" на том основании, что в период действия лицензионного договора N 26 от 02.06.2017 общество "БЗПА" не отразило в отчетах лицензиата реализацию поглощающих аппаратов ПМКП-110 в количестве 11 011 штук, что подтверждается копией заключения специалиста Е.П. Кизимовой аудиторской организации общества с ограниченной ответственностью "Комплекс-Аудит" от 13.04.2021, и тем самым обязано доплатить вознаграждение за данный объем реализованных поглощающих аппаратов.

Вместе с тем, указанный вывод суд апелляционной инстанции признал ошибочным в силу следующего.

В период с 02.06.2017 по 30.06.2020 (37 мес.) общество "БЗПА" произвело и реализовало поглощающих аппаратов в количестве 92 311 штук, включая также поглощающие аппараты ПМКП-110, которые не были отражены в отчетах лицензиата.

Следовательно, в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 общество "БЗПА" в среднем в месяц выпускало 92 311 штук / 37 мес. = 2 494 штук, из которых общество "БЗПА" имеет право выпускать без выплаты каких-либо лицензионных отчислений обществу "Дипром" поглощающие аппараты в количестве 1 477 штук в месяц на основании права преждепользования.

Таким образом, с реализации поглощающих аппаратов ПМКП-110 в количестве 11 011 штук, которые не являлись предметом отчетов лицензиата, общество "БЗПА" не обязано уплачивать вознаграждение (роялти), так как данное количество поглощающих аппаратов не выходит за рамки объема преждепользования.

Всего за период с 02.06.2017 по 30.06.2020 размер роялти без учета права преждепользования с учетом вышеуказанного количества реализованных поглощающих аппаратов должен был бы составлять 75 282 170,22 руб.

Общество "БЗПА" фактически уплатило обществу "Дипром" роялти в указанный период в общей сумме 67 867 272,72 руб.

Размер роялти с учетом права преждепользования на установленный объем, составил бы 34 876 892,91 руб., что означает, что у общества "БЗПА" отсутствует задолженность перед обществом "Дипром".

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований общества "Дипром" о взыскании с общества "БЗПА" в пользу общества "Дипром" вознаграждения лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 13 815 803,66 руб., пени в размере 9 123 229,01 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Тот факт, что общество "БЗПА" представляло отчеты и уплачивало роялти в рамках лицензионного договора в отношении количества поглощающих аппаратов, превышающих объем 1 477 штук, по мнению суда апелляционной инстанции, не может свидетельствовать об отказе от такого права или о злоупотреблении правом, так как неотражение в отчете 11 011 штук поглощающих аппаратов на основании права преждепользования свидетельствует о том, что поведение общества "БЗПА" изначально соответствовало заявленному требованию о праве преждепользования.

Суд также отметил, что договор N 26 от 02.06.2017 является лицензионным, а не смешанным с договором оказания услуг, так как существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида.

Суд апелляционной инстанции указал, что признание недействительным патента N 2595159 ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору, поэтому требование об уплате лицензионных платежей, при аннулировании патента на изобретения, не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных интеллектуальных прав.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил в части взыскания с общества "БЗПА" в пользу общества "Дипром" денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска общества "Дипром" к обществу "БЗПА" в данной части отказал.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, заслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 ГК РФ, изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Согласно положениям пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Как разъяснено в пункте 126 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ (пункт 127 Постановления N 10).

В соответствии с пунктом 128 Постановления N 10 в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ, предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Судебная коллегия соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о необходимости отмены решения Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022, которым частично удовлетворены исковые требования общества "Дипром" о взыскании с общества "БЗПА" задолженности по лицензионному договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга и государственной пошлины, и отказе в исковых требований общества "Дипром" к обществу "БЗПА" в указанной части.

Так, в силу пункта 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента (пункт 6 статьи 1398 ГК РФ).

Как верно указал суд апелляционной инстанции, поскольку патент Российской Федерации N 2595159 аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015, а не с даты принятия решения Роспатентом, то размер вознаграждения лицензиара, начисленный в период действия патента N 2595159, противоречит пункту 5 статьи 1398 ГК РФ.

После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, и лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные обеими сторонами, в соответствии с условиями договора.

Поскольку признание недействительным патента Российской Федерации N 2595159 ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору, требование об уплате лицензионных платежей, при аннулировании патента на изобретение не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных исключительных прав.

Между тем судебная коллегия усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы общества "Дипром" в части несогласия с постановлением суда апелляционной инстанции от 07.03.2023 в части удовлетворения требования общества "БЗПА" о признании права преждепользования.

Удовлетворяя встречное исковое требование о признании права преждепользования, суд апелляционной инстанции со ссылкой на пункт 1 статьи 1361 ГК РФ в отсутствии правовых оснований и без учета конкретных обстоятельств дела констатировал: представленные обществом "БЗПА" доказательства подтверждают факт использования преждепользователем решения, тождественного решению, запатентованному патентом Российской Федерации N 2595159, так как все выпускаемые названным юридическим лицом поглощающие аппараты ПМКП-110 содержали в себе признаки запатентованного технического решения.

Между тем, судебная коллегия с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, с учетом того, что общество "БЗПА" действовало на основании заключенных лицензионных договоров) соглашается с позицией общества "Дипром" о том, что выводы суда апелляционной инстанции по обозначенному поводу противоречат сути права преждепользования, основаны на неправильном применении норм материального права, сделаны без установления всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора по существу. Судом апелляционной инстанции не принято во внимание то, что общество "БЗПА", действовавшее исключительно на основании лицензионных договоров, никогда не разрабатывало, не вело приготовление к использованию и не использовало собственные, созданные независимо от авторов патента Российской Федерации N 2595159 и собственников конструкторской документации, тождественные технические решения, являющиеся предметом договорных отношений.

Так, как установил суд апелляционной инстанции, 19.08.2008 между обществом НПП "Дипром" и обществом "БЗПА" заключен договор предоставления права использования изобретения по патенту Российской Федерации N 2128301 на условиях неисключительной лицензии в целях изготовления, применения и иного введения в гражданский оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110, вся необходимая техническая документация передана по акту приема-передачи обществом "НПП Дипром" обществу "БЗПА". После истечения срока действия названного лицензионного договора обязательства сторон прекращены, 02.06.2017 по акту приема-передачи обществом "БЗПА" обществу "НПП Дипром" возвращены комплект соответствующих чертежей, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости.

Кроме того, 02.06.2017 между обществом "Дипром" и обществом "БЗПА" заключен лицензионный договор N 26 о предоставлении права на использование изобретения по патенту Российской Федерации N 2595159 (авторы - Болдырев А.П., Париж Ю.Б.), 02.06.2017 заключен договор N 4, в соответствии с которым общество "Дипром" по заданию общества "БЗПА" приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02.068031-2004. С 01.01.2021 договорные отношения прекращены ввиду истечения срока действия договора.

На вопрос суда, заданный в судебном заседании 24.07.2023, кем/когда создано самостоятельное техническое решение (тождественное спорному) самим обществом "БЗПА" (авторами), представитель общества "БЗПА" сначала пояснил, что создано было "много", затем - что данное юридическое лицо наладило производство и выпуск соответствующих объектов.

На вопрос суда о том, что препятствовало своевременному обращению в суд с иском о признании права преждепользования (о наличии такой возможности истцу по встречному иску стало известно, как минимум, из представленного самим обществом "БЗПА" письма общества с ограниченной ответственностью "Союзпатент" от 29.05.2017), в чем в таком случае была необходимость заключать лицензионные договоры, устанавливающие конкретные сроки предоставления права использования технического решения, способы использования, стоимость и т.д., представитель общества "БЗПА" пояснил, что в таком случае общество "Дипром" прекратило бы с его доверителем какие-либо договорные отношения. Между тем данные суждения носят субъективный и декларативный характер.

Судебная коллегия также принимает во внимание правовую позицию общества "Дипром" о том, что признавая право преждепользования на выпуск поглощающих аппаратов без уточнения конкретной модели, суд апелляционной инстанции неправомерно распространил это право на выпуск поглощающих аппаратов ПМКП-110, тогда как во встречных исковых требованиях с учетом уточнения и в патенте Российской Федерации N 2595159 не указывается аппарат N ПМКП-110.

Кроме того, как указывает кассатор, до 01.03.2018 общество "БЗПА" не изготавливало само изобретение по патенту Российской Федерации N 2595159, сам корпус не производило, о чем свидетельствует представленное на основании определения суда свидетельство от 06.08.2018 об удостоверении условного номера 1346 для клеймения соответствующей продукции - аппарат поглощающий и корпус поглощающего аппарата, то есть существовали два объекта клеймения независимо друг от друга.

В этой связи судебная коллегия не соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что в данном конкретном случае право преждепользования возникло вследствие добросовестного использования запатентованного изобретения до даты возникновения приоритета на него либо при совершении необходимых приготовлений для его использования.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что постановление в вышеуказанной части (применительно к удовлетворению встречных исковых требований общества "БЗПА" о признании права преждепользования) принято судом апелляционной инстанции с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемый судебный акт не может быть признан законным и подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 по делу N А09-11162/2020 в части удовлетворения искового заявления общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом Российской Федерации N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента Российской Федерации N 2595159 до даты признания его недействительным, отменить.

Направить дело N А09-11162/2020 в указанной части в Двадцатый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

В остальной части постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2023 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Н.Н. Погадаев