Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 марта 2023 г. N 20АП-7475/22 по делу N А09-11162/2020

г. Тула

07 марта 2023 г.

Дело N А09-11162/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 марта 2023 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Мосиной Е.В., судей Волковой Ю.А., Волошиной Н.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Антиповым В.А.,

при участии в судебном заседании:

от ООО "Дипром" - Моисеевой Т.М. (паспорт, диплом, доверенность от 21.12.2022), Гурова А.М. (технический директор) (паспорт, доверенность от 21.12.2022),

от ООО "Брянский завод поглощающих аппаратов" - Романова Р.П. (паспорт, диплом, доверенность от 20.04.2021), ген. директора Поздняковой Е.А. (паспорт, приказ от 05.03.2020 N 13/1, протокол N 5/2020 от 05.03.2020),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Дипром" и общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов"

на решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022

по делу N А09-11162/2020,

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Дипром" к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" (ОГРН 1083254011719, ИНН 3245501987) о взыскании 98 764 885,84 руб.,

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" к обществу с ограниченной ответственностью "Дипром" о признании права преждепользования и взыскании 46 343 028,48 руб.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Дипром" (далее - ООО "Дипром", лицензиар) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" (далее - ООО "БЗПА") о взыскании 98 764 885 руб. 84 коп. (с учетом принятых судом уточнений, т.8, л.д.8-9, 137-138 ), в том числе:

- вознаграждение лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 13 815 803,66 руб.; пени по договору N 26 от 02.06.2017 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021;

- вознаграждение лицензиара, исходя из расчётного выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 15 522 453,38 руб.; пени по договору N 26 от 02.06.2017 в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020;

- вознаграждение лицензиара, исходя из перерасчёта стоимости вознаграждения ООО "Дипром" в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021.

Кроме того, ООО "Дипром" просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 03.06.2021 по день фактического исполнения обязательств.

ООО "БЗПА" (далее - лицензиат) обратилось в Арбитражный суд Брянской области со встречными исковыми требованиями к ООО "Дипром" (т.2, л.д. 113-117), принятыми арбитражным судом определением от 25.12.2020 к производству по делу N А09-11162/2020 для рассмотрения совместно с первоначальным иском, с учетом принятого судом окончательного уточнения (т.11, л.д.1-10, т.12, л.д.47-48):

- о признании за ООО "БЗПА" право преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента N25955159 до даты признания его недействительным;

- взыскания с ООО "Дипром" 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 исковые требования ООО "Дипром" удовлетворены частично. С ООО "БЗПА" в пользу ООО "Дипром" взыскано 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано. Встречный иск ООО "БЗПА" оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022, конкурсный управляющий ООО "Дипром" и ООО "БЗПА" обратились в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО "Дипром" в апелляционной жалобе указал на несогласие с судебным актом в части отказа в удовлетворении исковых требований в части взыскания вознаграждения лицензиара, исходя из перерасчета стоимости вознаграждения общества "Дипром" в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021. Заявитель жалобы считает, что поскольку у лицензиата выявлена просроченная задолженность и недостоверная отчетность в течение всего периода, лицензиар был вправе произвести перерасчет всех роялти с льготного до базового тарифа на основании пункта 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения N 1.

ООО "БЗПА" в жалобе указывает на то, что патент Российской Федерации N 2595159 на изобретение "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата" аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015. После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части, лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные сторонами, в соответствии с условиями договора, в связи с чем суд первой инстанции был обязан отказать в иске обществу "Дипром". Заявитель жалобы также выражает несогласие с выводом суда о том, что у него отсутствовало право преждепользования, учитывая, что в соответствии с решением Роспатента от 30.10.2021 патент N 2595159 на изобретение "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата" был признан недействительным ввиду несоответствия условию патентоспособности "новизна", поскольку общество "БЗПА" ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащие признаки соответствующего изобретения.

Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу N А09-11162/2020 оставлено без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 и постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, конкурсный управляющий ООО "Дипром" и ООО "БЗПА" обратились в Суд по интеллектуальным правам с кассационными жалобами.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2022 постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022 по делу N А09-11162/2020 отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2022 апелляционные жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 08.12.2022.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.12.2022 судебное заседание отложено на 26.01.2023.

20.01.2023 от ООО "БЗПА" поступило дополнение к апелляционной жалобе.

24.01.2023 от ООО "Дипром" поступило дополнение к отзыву на апелляционную жалобу.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2023 судебное заседание отложено на 02.03.2023.

22.02.2023 от ООО "БЗПА" поступило дополнение N 2 к апелляционной жалобе.

01.03.2023 и 02.03.2023 от ООО "Дипром" поступили дополнение к отзыву на апелляционную жалобу и возражения на дополнение N 2 к апелляционной жалобе.

Представители ООО "Дипром" доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, отзывах на жалобу, поддержали, просили решение суда в обжалуемой ООО "БЗПА" части оставить без изменения, в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "БЗПА" - отказать.

Представители ООО "БЗПА" доводы, изложенные в своей апелляционной жалобе, поддержали, просили обжалуемое решение отменить в части взыскания с ООО "БЗПА" в пользу ООО "Дипром" денежных средств и в части отказа в удовлетворении встречного иска о признании права преждепользования, принять новый судебный акт, которым отказать ООО "Дипром" в удовлетворении исковых требований в полном объеме и удовлетворить встречное исковое заявление ООО "БЗПА" в части признания права преждепользования. Решение суда в части отказа в удовлетворении заявления о взыскании с ООО "Дипром" 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов, не обжалуется.

Поскольку в порядке апелляционного производства обжалована только часть решения суда, а лицами, участвующим в деле, не заявлено соответствующих возражений, апелляционный суд проверяет законность и обоснованность судебного акта в обжалуемой части на основании части 5 статьи 268 АПК РФ с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", и в порядке статей 266 и 268 АПК РФ в пределах доводов апелляционных жалоб.

Изучив и исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, в порядке и пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), изобретения являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Согласно положениям статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации (статья 1346 ГК РФ).

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

В силу пункта 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела V11 ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 27.03.1999 авторы изобретения Кеглин Б.Г. и Болдырев А.П. получили патент Российской Федерации N 2128301, с датой приоритета 02.06.1998, на фрикционный амортизатор с формулой изобретения, указанной в описании как "Поглощающий аппарат состоит из корпуса, в котором размещены нажимной клин, фрикционные клинья. Фрикционные клинья расположены в контакте с опорной плитой, опирающейся на упругий полимерный массив, состоящий из нескольких последовательно расположенных самоустанавливающихся упругих блоков. Упругие блоки разделены между собой центрирующими чашеобразными металлическими пластинами, скользящими по выполненным в корпусе продольным центрирующим ребрам." (т. 2, л.д. 139-145). Из описания изобретения следует, что изобретение повышает эффективность работы амортизатора и касается фрикционных поглощающих аппаратов железнодорожных транспортных средств".

С целью введения в гражданский оборот поглощающих аппаратов в 1998 г. коллективом (Кеглиным Б.Г., Болдыревым А.П. и др.) ООО "Научно-производственное предприятие Дипром" (далее - ООО "НПП Дипром") в 2004 году разработана конструкторская документация - уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 "Аппарат поглощающий ПМКП-110" ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) (т. 3, л.д. 13-192), в которой использовано указанное выше изобретение.

В 2005 году Кеглиным Б.Г. и Болдыревым А.П. по договору о продаже/покупке исключительной лицензии ООО "НПП Дипром" передана лицензия на использование изобретения по патенту N 2128301 (касающегося фрикционного амортизатора поглощающего аппарата автосцепки) с правом изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажу продукта по лицензии: поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110, предоставление третьим лицам неисключительных лицензий на использование изобретений, охраняемых патентом (т. 3, л.д. 146-151). Переход исключительного права зарегистрирован в Роспатенте.

Конструкторская документация уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 "Аппарат поглощающий ПМКП-110" ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) никогда не находилась в открытом доступе и передавалась по лицензионным договорам предприятиям на условиях конфиденциальности.

Между ООО "НПП Дипром" и ООО "Брянский завод поглощающих аппаратов" 19.08.2008 заключен договор N 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ N 2128301 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 (т. 2, л.д. 122-138) (зарегистрирован в Роспатенте).

В соответствии с условиями договора N 0416 (пункт 3.1) ООО "БЗПА" предоставлено право на изготовление, применение и иное введение в оборот продукции по лицензии - фрикционный поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110 (п. 2.5 договора). Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения N 7 от 01.12.2017 - до 02.06.2017.

Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, включая комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110, и технические условия на условиях сохранения конфиденциальности (пункты 4.1, 4.4., 10.1, 10.2, 10.3) технический документации передана по акту приема-передачи от 23.03.2009 ООО "НПП Дипром" ответчику по основному иску (т. 2, л.д. 152).

01.06.2010 между ООО "НПП Дипром" и ООО "БЗПА" заключен договор N 430 на создание научно-технической продукции, в соответствии с условием пункта 1.1 которого исполнитель (ООО "НПП Дипром") принимает на себя обязанность по поручению заказчика по оказанию услуг абонентского обслуживания конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004. По условиям данного договора (п. 6.1) исполнитель сохраняет за собой право собственности на созданную научно-техническую продукцию. Срок действия договора с учетом дополнительных соглашений от 23.12.2010, 12.12.2011, 07.11.2012, 25.11.2013, 30.11.2015, 16.11.2016 сторонами согласован по 02.06.2017.

Кроме того, в 2016 году Болдыревым А.П. и Париж Ю.Б. был получен патент Российской Федерации N 2595159 (т. 1, л.д. 38, т. 9, л.д. 73-80) на изобретение "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата".

23.12.2016 Болдырев А.П. и Париж Ю.Б. по договору N 02/122016 передали исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемым патентом N2595159 обществу с ограниченной ответственностью "Дипром" для реализации права изготовления, применения, ввоза продажу и иного введения в хозяйственный оборот продукции по лицензии (т. 1, л.д. 51-57).

Впоследствии обязательства сторон по договору N 0416 от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ N 2128301 прекращены по истечению срока его действия договора, в связи с чем, 02.06.2017 по акту приема-передачи (т. 6, л.д. 29) ответчиком по основному иску комплект чертежей на аппарат ПМКП0110.00.00.000, руководство по эксплуатации, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости возвращены ООО "НПП Дипром".

30.05.2017 между ООО "НПП Дипром" (продавец) и ООО "Дипром" (покупатель) заключен договор N 438-КД купли-продажи конструкторской документации ПМКП-110.0.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, в соответствии с условиями которого (пункты 3.2, 3.3) с момента к ООО "Дипром" переходит право собственности на документацию с момента ее передачи.

Передача конструкторской документации произведена покупателю ООО "Дипром" по акту от 02.06.2017 г. (т. 12, л.д. 107-110).

02.06.2017 между ООО "Дипром" (лицензиар) и ООО "БЗПА" (лицензиат) был заключен лицензионный договор N 26 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту N 2595159 (далее по тексту - лицензионный договор, договор N 26) (т. 1, л.д. 29-49).

Одновременно между ООО "Дипром" и "БЗПА" 02.06.2017 заключен договор N 4, в соответствии с которым ООО "Дипром" (исполнитель) по заданию заказчика (ООО "БЗПА") приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП0110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП0110 ТУ 3183.002.02.068031-2004 (т. 3, л.д. 193-198).

Право пользования изобретением (договор NN 26) зарегистрировано в Роспатенте.

В соответствии с пунктом 3.1 лицензионного договора лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом.

При этом Лицензиату предоставляется право:

- на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии.

Продукцией по лицензии является: фрикционный поглощающий аппарат ПМКП-110 для железнодорожного транспортного средства, изготовленный с использованием изобретения по патенту N 2595159 (п. 2.5 договора).

В соответствии с пунктами 3.2., 4.1 договора Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения, всю техническую документацию, необходимую и достаточную для производства продукции по лицензии, включающую комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110 и технические условия на поглощающий аппарат ПМКП-110, осуществляет оказание технической и другой помощи.

Такая документация передана ООО "БЗПА" по акту приема-передачи от 02.06.2017 (т. 1, л.д. 50).

Лицензиат принял (пункт 10.1 договора) на себя обязательства по сохранению сведений технической и технологической документации, относящейся к производству продукции по лицензии.

Положение пункта 8.1 лицензионного договора предусматривает уплату лицензиатом лицензиару вознаграждение (роялти) за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую и другую информацию, а также авторское сопровождение производства.

Понятие и ставки "роялти" сторонами согласованы дополнительным соглашением N 1 от 01.10.2017 к лицензионному договору (т. 1, л.д. 39).

"Роялти" является текущими отчислениями лицензиару за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию, другую информацию, а также авторское сопровождение производства аппаратов, исчисленной от продажной цены продукции по лицензии (пункт 1.6 договора N 26 в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2017).

В соответствии с пунктом 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2017 за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию и другую информацию, а также авторское сопровождение производства, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение:

а) первоначальный платеж по данному договору не предусмотрен;

б) текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиару в размере базовой ставки 5% от продажной цены реализованной продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю;

в) льготная ставка роялти устанавливается в размере 4% без учета НДС от продажной цены продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю.

г) по соглашению сторон на определенный период может быть установлена фиксированная ставка роялти.

д) фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются Лицензиару по базовой ставке.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора N 26 в ред. Дополнительного соглашения N 1 от 01.10.2017).

В соответствии с дополнительными соглашениями N 2 от 01.11.2017, N 3 от 10.05.2018, N 4 от 10.10.2018 к лицензионному договору на период с 01.11.2017 по 31.12.2019 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 800 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Дополнительным соглашением N 5 от 21.11.2019 к лицензионному договору на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 400 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Лицензионный договор вступает в силу с 02.06.2017 со сроком действия до 31.12.2020 (пункт 15.1 лицензионного договора).

С 01.01.2021 договорные отношения между ООО "Дипром" и ООО "БЗПА" прекращены в связи с истечением срока действия договора, о чем истец по первоначальному иску уведомил ответчика (исх.288 от 20.22.2020, л.д. 79, т. 10).

ООО "БЗПА" в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 направлялись лицензиару отчеты, согласно которым отражена реализация продукции по лицензии в количестве 81 300 поглощающих аппаратов ПМКП-110. За указанный период ООО "БЗПА" перечислило в адрес ООО "Дипром" роялти в общей сумме 67 867 272,72 руб.

ООО "Дипром", полагая, что лицензиат не отразил в отчетах действительный объем произведенных и реализованных аппаратом ПМКП-110, обратился в суд с требованием о взыскании:

- вознаграждения в размере 13 815 803,66 руб., исходя из скрытого от лицензиара объема аппаратов, произведенных и реализованных по данным аудитора, а также соответствующей неустойки (за период действия договора) и процентов (после окончания действия договора);

- вознаграждения в сумме 15 522 453,38 руб., исчисленного от расчетного количества выпуска аппаратов ПМКП-110, определенного исходя из объема приобретенных ООО "БЗПА" металлокерамических элементов, используемых в конструкции аппарата, с соответствующей неустойкой;

Кроме того, истец по основному иску полагает подлежащим взысканию с ООО "БЗПА" 31 425 744,38 руб. перерасчета роялти, исчисленного как разница между вознаграждением, уплаченным в отношении поглощающих аппаратов, отраженных в отчетах ООО "БЗПА" за период с сентября 2017 по июнь 2020 года, с применением льготной ставки (4 % от продажной цены), и вознаграждением, определенным по отчетам ООО "БЗПА" исходя из базовой ставки роялти (5% от продажной цены), с соответствующими неустойкой и процентами. Истец полагает, что из-за допущенных нарушений условий договора в виде наличия просроченной задолженности (в отношении скрытых от лицензиара выпуска аппаратов), не подлежит применению льготная ставка роялти в период действия всего договора.

Обществом "Дипром" до обращения в суд с соответствующим исковым заявлением была направлена претензия в адрес общества "БЗПА". Указанная претензия оставлена без удовлетворения.

ООО "БЗПА" не согласилось с требованиями общества "Дипром", указало, что обществом "БЗПА" добросовестно в соответствии с чертежами и конструкторской документацией на аппарат поглощающий ПМКП-110, переданных от общества "НПП Дипром", производился аппарат поглощающий ПМКП-110, в составе которого содержалось тождественное техническое решение, позднее запатентованное Париж Ю.Б. и Болдыревым А.П. (патент N 2595159), в связи с чем после 27.01.2015 было вправе осуществлять выпуск и реализацию аппаратов поглощающих в объеме не более 1477 шт. в месяц на праве преждепользования.

Встречные исковые требования ООО "БЗПА" к ООО "Дипром" заявлены о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения на фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента N 25955159 до даты признания его недействительным. Также ООО "БЗПА" заявлено требование о взыскании с ООО "Дипром" 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, определенного исходя из излишне уплаченных роялти в период июнь 2017 г. - июнь 2020 г. за объем аппаратов в количестве 1477 штук в месяц.

Как указано выше, решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу N А09-11162/2020, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, требования истца по основному иску признаны подлежащими удовлетворению в части взыскания с ООО "БЗПА" в пользу ООО "Дипром" 23 199 261 руб. 85 коп., в удовлетворении встречного иска ООО "БЗПА" судом отказано.

Отменяя постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2022, Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 23.09.2022 указал, что нельзя признать в полной мере обоснованными и мотивированными выводы суда первой инстанции о наличии оснований для применения льготной ставки роялти в течение всего отчетного периода, принимая во внимание то, что у общества "БЗПА" в определенный период имелись просроченная задолженность и несвоевременное предоставление отчетности. При этом аргументы общества "Дипром" о том, что суд не учел практику отношений сторон в условиях наличия просроченной задолженности, не применил к правоотношениям сторон положения статей 421, 424, 431 ГК РФ и самостоятельно изменил согласованный сторонами порядок расчета роялти по лицензионному договору от 02.06.2017 N 26, неправильном применении положений статьи 408 ГК РФ заслуживают внимания.

Кроме того, Суд по интеллектуальным правам признал требующими дополнительного исследования и оценки доводы общества "БЗПА", касающиеся наличия у него права преждепользования, учитывая, что оспариваемый патент был признан недействительным административным органом ввиду несоответствия условию патентоспособности "новизна", поскольку общество "БЗПА" ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащую признаки соответствующего изобретения. При этом суд кассационной инстанции также отметил, что в материалы дела представлено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.10.2021 по результатам рассмотрения возражения общества "БЗПА" против выдачи патента Российской Федерации на изобретение N 259159 (в возражении его податель ссылался, в частности, на то, что с 2010 года осуществлял выпуск в гражданский оборот поглощающих аппаратов ПМКП-110, содержащих в себе все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту. Данным решением административного органа поступившее возражение удовлетворено, спорный патент признан недействительным полностью), в связи с чем указал, что выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований общества "БЗПА" являются преждевременными.

Повторно рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных соответствующими нормами материального права, однако это не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Таким образом, лицо, указывающее на наличие у него права преждепользования, обязано в рамках самостоятельного иска (в том числе встречного) либо в возражениях против предъявленных к нему требований, доказать использование до даты приоритета тождественного технического решения (с подтверждением использования всех признаков, присущих защищаемому патенту), независимость создания такого технического решения, а также объем преждепользования.

Соответствующие разъяснения изложены в пунктах 126, 127 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N10).

Как разъяснено в пункте 128 Постановления N 10, в силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Согласно пункту 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Из смысла приведенных норм и разъяснений следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям. Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Из материалов дела следует, что ООО "БЗПА", возражая против вывода о том, что право преждепользования у него отсутствует, так как ООО "БЗПА" никогда не разрабатывало и не имело собственную конструкторскую документацию на поглощающий аппарат ПМКП-110, а также чертежи, технологическую документацию, технические условия, ссылалось на то, что представленные ООО "БЗПА" в материалы дела доказательства подтверждают факт использования преждепользователем решения, тождественного решению, запатентованному патентом N 2595159, так как все выпускаемые ООО "БЗПА" поглощающие аппараты ПМКП-110 содержали в себе признаки запатентованного технического решения.

В частности, данный факт подтверждается следующими доказательствами.

В соответствии с письменными пояснениями ООО "Дипром", изложенными в возражении на ходатайство о назначении судебной экспертизы от 18.08.2021, ООО "Дипром" не оспаривает факт содержания в корпусе поглощающих аппаратов ПМКП-110, класс Т1, выпущенных ООО "БЗПА" в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2004 и конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 в период с 01.04.2010 по 27.01.2015, признаков независимых пунктов формулы изобретения "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата", охраняемого патентом N 2595159, либо признаков, эквивалентных вышеуказанному изобретению (т. 9 л.д. 130-131).

Данное признание стороной соответствующего факта в силу части 3 статьи 70 АПК РФ является допустимым доказательством факта того, что все выпущенные ООО "БЗПА" поглощающие аппараты ПМКП-110 в период с 01.04.2010 и до даты возникновения приоритета на патент N 2595159 содержали в себе признаки независимой формулы запатентованного технического решения в силу признания данного факта второй стороной.

В соответствии с Решением Роспатента от 30.10.2021 было установлено, что до даты возникновения приоритета на патент, 27.01.2015 ООО "БЗПА" уже осуществляло введение в общегражданский оборот поглощающих аппаратов ПМКП-110, которые содержали в себе признаки формулы технического решения, запатентованного патентом N 2595159, который и был признан недействительным (т. 10 л.д. 104-115).

Факты использования ООО "БЗПА" независимо от авторов патента подтверждается также следующими доказательствами.

- копиями чертежей ПМКП-110.00.00.002 "Корпус поглощающего аппарата" в редакции от 23.03.2009, 22.01.2010 и от 11.09.2014, согласно которым ООО "БЗПА" с апреля 2010 г. выпускало поглощающие аппараты ПМКП-110, которые имели ограничительный упор на опорной полке, ограничивающий смещение неподвижной фрикционной пластины не только в продольном направлении корпуса, но и в его поперечном направлении (т. 3 л.д. 10-12);

- копиями документов (договор поставки, товарных накладных), которые подтверждают, что ООО "БЗПА" произвело и ввело в общегражданский оборот поглощающие аппараты ПМКП-110 до даты приоритета 27.01.2015. Во всех накладных указано, что предметом поставки являются поглощающие аппараты ПКМП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004.

Таким образом, вышеуказанными документами подтверждается ввод в гражданский оборот именно тех поглощающих аппаратов, которые содержат в себе технические решения, запатентованные спорным патентом (т. 8 л.д. 83-102).

В соответствии с пунктом 30 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, необходимое приготовление квалифицируется как установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное патенту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Кроме того, факт совершения необходимых приготовлений для выпуска продукции, содержащей в себе тождественное решение, подтверждается следующими доказательствами.

19.08.2008 между ООО "БЗПА" и ООО "НПП Дипром" был заключен лицензионный договор N 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту N 2128301 (т. 2 л.д. 122-151). Наличие данного договора позволяло ООО "БЗПА" выпускать поглощающие аппараты, которые в тот момент были защищены патентом N 2128301, формула которого была отличной от формулы патента N 2595159.

23.03.2009 ООО "НПП Дипром" передало ООО "БЗПА" по акту сдачи-приемки N 1 комплект чертежей к поглощающему аппарату ПМКП-110, технические условия на поглощающий аппарат ПМКП-110, инструкцию по обслуживанию в эксплуатации поглощающего аппарата ПМКП-110 (т. 2 л.д. 152).

На основании вышеуказанной конструкторской документации ООО БЗПА" разработало собственную технологическую документацию (т. 8 л.д. 64-65, п. 4 акта от 12.03.2020), а затем было приобретено оборудование для производства аппаратов, нанят персонал.

04.03.2010 и 12.03.2010 были проведены квалификационные испытания, согласно которым "Аппарат поглощающий ПМКП-110" был признан выдержавшими квалификационные испытания (т. 8 л.д. 64-65). На испытания были предъявлены 19 штук готовой продукции.

05.04.2010 ФБУ "РС ФЖТ" выдало ООО "БЗПА" сертификат соответствия N ССФЖТ 1Ш.ЦВ02.А.07074 о том, что продукция - аппараты поглощающие ПМКП-110 типа Т1 чертеж ПМКП-110.00.00.000СБ-1 (производитель ООО "Брянский завод поглощающих аппаратов") соответствует нормам безопасности со сроком действия до 05.04.2013. Впоследствии ФБУ "РС ФЖТ" выдавало ООО "БЗПА" сертификаты соответствия N ССФЖТ RU.UB02.B.09861 от 05.04.2013 со сроком действия до 06.04.2016, N ТС RU С-1Ш.ЖТ02.В.00532 от 15.12.2015 со сроком действия до 14.12.2020 (т. 3 л.д. 199-205).

С апреля 2010 г. начался серийный выпуск продукции, которая содержала каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения N 2595159, до даты приоритета.

Необходимо также отметить, что ООО "БЗПА" разработало собственную технологическую документацию на производство поглощающих аппаратов.

Доводы о том, что право преждепользования у ООО "БЗПА" отсутствует, так как ООО "БЗПА" никогда не разрабатывало и не имело собственную конструкторскую документацию на поглощающий аппарат ПМКП-110, а также чертежи, технологическую документацию, технические условия, подлежат отклонению, поскольку нормами законодательства, регулирующего спорные правоотношения, не предусмотрено, что право преждепользования возникает только у лиц, самостоятельно разработавших конструкторскую документацию для выпуска продукции.

Право преждепользования возникает вследствие добросовестного использования запатентованного изобретения до даты возникновения приоритета на него, либо при совершении необходимых приготовлений для его использования.

В частности, в судебной практике суды признают право преждепользования за лицом, которое добросовестно использовало техническое решение и выпускало продукцию на основании чертежей, разработанных иным лицом, а не самим заявителем права преждепользования (постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2016 по делу N А14-9941/2015).

Кроме того, суды при установлении права преждепользования используют такой синоним слова "создания" как "производство", который означает создание собственного продукта для выпуска в общегражданский оборот, а не исключительно научную разработку или разработку собственной конструкторской документации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.06.2020 по делу N А55-24376/2019).

Таким образом, отсутствие разработки собственной конструкторской документации не является основанием для отказа в признании права преждепользования, при этом ООО "БЗПА" разработало собственную технологическую документацию на производство поглощающих аппаратов.

Кроме того, Решением Роспатента от 30.10.2021 зафиксирован факт введения в гражданский оборот аппаратов поглощающих ПМКП-110, соответствующих ТУ 3183-002-02068031-2004, до даты приоритета патента (27.01.2015), патент N 2595159 был признан недействительным полностью по двум основаниям:

- отсутствие новизны, так как ООО "БЗПА" ввело в общегражданский оборот продукцию, содержащую в себе признаки изобретения, о чем истец знал;

- отсутствие изобретательского уровня, т.к. из патентного документа RU 2128301, опубликованного 27.03.1999, был известен фрикционный поглощающий аппарат, содержащий корпус и неподвижные фрикционные пластины 6 с износоустойчивыми металлокерамическими элементами 7, авторами которого были те же лица, что и авторы патента N 2595159 (стр. 13 решения Роспатента).

Исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что требования ООО "БЗПА" о признании за обществом права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента N 25955159 до даты признания его недействительным, подлежат удовлетворению.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в пункте 141 Постановления N 10, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам надлежит исходить из следующего: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

В силу положений пункта 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, признанный недействительным полностью или в части, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1398 ГК РФ признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1387 ГК РФ) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (пункт 1 статьи 1393 ГК РФ).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 139 постановления N 10, следует, что не могут быть признаны нарушением прав лица, которому были выданы патент, свидетельство на товарный знак или свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным, по использованию товарного знака, наименования места происхождения товара, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным.

Поскольку патент N 2595159 был аннулирован с даты подачи заявки, то есть с 27.01.2015, а не с даты принятия решения Роспатентом, то размер вознаграждения лицензиара, начисленный в период действия патента N 2595159, противоречит пункту 5 статьи 1398 ГК РФ.

После признания патента недействительным лицензионный договор сохраняет свою силу лишь в исполненной части и лицензиар не имеет права доначислять вознаграждение на суммы, не подтвержденные обеими сторонами, в соответствии с условиями договора.

Взыскание лицензионных платежей при аннулировании патента на изобретения не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных интеллектуальных прав.

В статье 1361 ГК РФ указано, что преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование.

Право преждепользования подразумевает под собой право преждепользователя использовать запатентованное техническое решения на безвозмездной основе, то есть без осуществления отчислений правообладателю в виде вознаграждения (роялти).

Из материалов дела следует, что ООО "БЗПА" выпускало продукцию на добросовестных началах, не нарушая ничьих прав, что означает, что к моменту возникновения приоритета сложился определенный объем преждепользования.

Так, с 05.04.2010 по 27.01.2015 (даты установления приоритета на изобретение по патенту N 2595159) ООО "БЗПА" произвело и реализовало поглощающих аппаратов ПМКП-110 в количестве 85 688 шт., что подтверждается копиями актов сдачи-приемки работ по лицензионному договору N 0416 от 19.08.2008, заключенному между ООО "БЗПА" и ООО "НПП "Дипром", а также копиями счетов-фактур на реализацию поглощающих аппаратов за 2010-2015 годы (т.4, л.д. 1-91,141-200, т. 5 л.д. 1-197).

Всего до даты установления приоритета на патент N 2595159 ООО "БЗПА" в среднем произвело и реализовало 85 688 шт. / 58 мес. = 1 477 штук поглощающих аппаратов.

Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования ООО "Дипром" на том основании, что в период действия лицензионного договора N 26 от 02.06.2017 ООО "БЗПА" не отразило в отчетах лицензиата реализацию поглощающих аппаратов ПМКП-110 в количестве 11011 штук, что подтверждается копией заключения специалиста Е.П. Кизимовой аудиторской организации ООО "Комплекс-Аудит" от 13.04.2021, и тем самым обязано доплатить вознаграждение за данный объем реализованных поглощающих аппаратов.

Вместе с тем, указанный вывод суда следует признать ошибочным в силу следующего.

В период с 02.06.2017 по 30.06.2020 (37 мес.) ООО "БЗПА" произвело и реализовало поглощающих аппаратов в количестве 92 311 шт., включая также поглощающие аппараты ПМКП-110, которые не были отражены в отчетах лицензиата.

Следовательно, в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 ООО "БЗПА" в среднем в месяц выпускало 92 311 шт. / 37 мес. = 2 494 шт., из которых ООО "БЗПА" имеет право выпускать без выплаты каких-либо лицензионных отчислений ООО "Дипром" поглощающие аппараты в количестве 1 477 штук в месяц на основании права преждепользования.

Таким образом, с реализации поглощающих аппаратов ПМКП-110 в количестве 11011 штук, которые не являлись предметом отчетов лицензиата, ООО "БЗПА" не обязано уплачивать вознаграждение (роялти), так как данное количество поглощающих аппаратов не выходит за рамки объема преждепользования.

Всего за период с 02.06.2017 по 30.06.2020 размер роялти без учета права преждепользования с учетом вышеуказанного количества реализованных поглощающих аппаратов должен был бы составлять 75 282 170,22 руб.

ООО "БЗПА" фактически уплатило ООО "Дипром" роялти в указанный период в общей сумме 67 867 272,72 руб.

Размер роялти с учетом права преждепользования на установленный объем, составил бы 34 876 892,91 руб., что означает, что у ООО "БЗПА" отсутствует задолженность перед ООО "Дипром".

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований ООО "Дипром" о взыскании с ООО "БЗПА" в пользу ООО "Дипром" вознаграждения лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 13 815 803,66 руб., пени в размере 9 123 229,01 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Тот факт, что ООО "БЗПА" представляло отчеты и уплачивало роялти в рамках лицензионного договора в отношении количества поглощающих аппаратов, превышающих объем 1477 штук, не может свидетельствовать об отказе от такого права или о злоупотреблении правом, так как неотражение в отчете 11 011 штук поглощающих аппаратов на основании права преждепользования свидетельствует о том, что поведение ООО "БЗПА" изначально соответствовало заявленному требованию о праве преждепользования.

Суд также отмечает, что Договор N 26 от 02.06.2017 является лицензионным, а не смешанным с договором оказания услуг, так как существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида (пункт 2 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 N 49).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах, право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ не применяются, в связи с чем применение статьи 408 ГК РФ является правомерным в части выполнения обязательств сторон.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент.

Согласно пункту 6 статьи 1398 ГК РФ лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Таким образом, признание недействительным патента N 2595159 ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору, поэтому требование об уплате лицензионных платежей, при аннулировании патента на изобретения, не должно приводить к неосновательному обогащению правообладателя, так как вопреки воле лицензиата на него возлагается обязанность произвести оплату недействительных интеллектуальных прав.

Необходимо также отметить, что ООО "БЗПА" неоднократно ссылалось на то, что спорная ситуация возникла вследствие злоупотребления со стороны ООО "Дипром".

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, при подаче заявки на получение патента на изобретение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на получение патента осуществляло серийное производство товаров, которые содержали в себе запатентованное решение, что само по себе является основанием для признания патента недействительным, а также для признания за третьим лицом права преждепользования.

Как пояснил представитель ООО "БЗПА", общество заявляло о том, что у патента N 2595159 не имелось признаков патентоспособности, что в конечном итоге было подтверждено решением Роспатента от 30.10.2021, но ООО "БЗПА" не могло пойти на оспаривание патента только на том основании, что ООО "БЗПА" находилось в полностью зависимом положении, так как ООО "Дипром", будучи держателем подлинника конструкторской документации, мог отказать в продлении договора на абонентское обслуживание конструкторской документации, что имеет значение для целей сертификации.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, при подаче заявки на получение патента на изобретение, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на получение патента осуществляло серийное производство товаров, которые содержали в себе запатентованное решение, что само по себе является основанием для признания патента недействительным, а также для признания за третьим лицом права преждепользования.

Кроме того, ООО "Дипром" знало или должно было знать об отсутствии патентоспособности патента N 2595159, так как истцу на момент заключения лицензионного договора и патентообладателям на момент подачи заявки на регистрацию патента было известно о том, что ООО "БЗПА" выпускало поглощающие аппараты, содержащие в себе техническое решение, (авторами патента являлись Болдырев А.П., Боровикова С.В., Гуров А.М., Ионов В.В., Кеглин Б.Г., Париж Ю.Б., Ступин Д.А., Харыбин И.А., Шлюшенков А.П.), при этом Болдырев А.П. являлся с 18.04.2008 по 02.02.2016 директором ООО "НПП Дипром". Ионов В.В. с 02.02.2016 по 03.11.2016 являлся директором ООО "НПП Дипром", а с 28.11.2016 является учредителем и генеральным директором ООО "Дипром".

При этом ни ООО "Дипром", ни патентодержатели Болдырев А.П. и Париж Ю.Б. не изобретали никакого изобретения, не проводили научных-исследовательских работ. Они лишь воспользовались старой разработкой, основанной на патенте N 2128301 от 1999 г. и подали заявку исключительно с одной лишь целью - искусственно продлить срок взимания роялти за изобретение еще на 20 лет, так как срок действия патента N 2128301 истекал 02.06.2018.

Кроме того, ООО "Дипром" не разрабатывало собственную конструкторскую документацию спорного поглощающего аппарата, а получило ее по договору купли-продажи от ООО "НПП Дипром".

Если проанализировать даты основных событий, связанных с реализацией патентных прав по патенту N 2595159, то можно сделать вывод, что истец планировал принудительно перевести ООО "БЗПА" на лицензионный договор по патенту N 2595159:

- лицензионный договор N 0413 19.08.2008, заключенный между ООО "БЗПА" и ООО "НПП "Дипром", предметом которого были исключительные права на изобретение по патенту N N 2128301 от 1999 г., изначально действовал до 19.08.2013, дополнительным соглашением N2 от 01.08.2012 срок действия договора был продлен до 31.12.2015, дополнительным соглашением N 7 от 01.12.2015 был продлен срок действия договора до 02.06 2017;

- 27.01.2015 была подана заявка на патент N 2595159;

- 20.08.2016 был зарегистрирован патент N 2595159;

- 15.05.2017 письмом N 113 ООО "НПП Дипром" уведомило ООО "БЗПА" о передаче прав на конструкторскую документацию ПМКП-110 и обслуживание ее ООО "Дипром", до даты фактической купли-продажи конструкторской документации;

- 30.05.2017 ООО "НПП Дипром" по договору купли-продажи N 438-КД продало конструкторскую документацию ООО "Дипром";

- 02.06.2017 заканчивается срок действия лицензионного договора N 0413 19.08.2008, предложений о продлении срока от ООО "НПП Дипром" не поступило;

- 02.06.2017 ООО "Дипром" и ООО "БЗПА" заключают лицензионный договор и договор на абонентское обслуживание конструкторской документации, так как у ООО "БЗПА" не было других вариантов, чтобы продолжить работу, потому что выпускать аппараты ООО "БЗПА" не могло из-за того, что патент N 2128301 еще действовал до 02.06.2018.

Из вышеизложенного следует, что ООО "Дипром" использовало исключительные права как механизм неосновательного обогащения, и умысел был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу.

Так, при рассмотрении дела N СИП-437/2019 Суд по интеллектуальным правам признал поведение правообладателя товарного знака злоупотреблением правом и отказал в защите его интересов.

В этой связи подлежат отклонению ссылки ООО "Дипром" на то, что доводы лицензиата о наличии у него права преждепользования с соответствующим взысканием неосновательного обогащения (уплаченные роялти за количество аппаратов, превышающих объем 1477 шт. в месяц) возникли в момент, когда лицензиату стало известно о "скрытом" выпуске аппаратов поглощающих.

Выводы суда о том, что поведение лицензиата свидетельствовало об осуществлении в полном объеме выпуска и реализации аппарата поглощающего ПМКП-110 исключительно в рамках действующего лицензионного договора N 26 как для сторон данного договора, так и третьих лиц, противоречат материалам дела, так как ни в одном из документов ООО "БЗПА" не признавало полный выпуск исключительно на основании лицензионного договора.

Кроме того, в соответствии с пунктом 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015 право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ, что не исключает возможности заявления в суд требования об установлении права преждепользования.

Доводы ООО "Дипром" о том, что ООО "БЗПА" до 01.03.2018 не изготавливало само изобретение по патенту - корпусы поглощающего аппарата, так как не имело такого права, а покупало их у сторонних предприятий, имеющих право на производство, подлежат отклонению, учитывая, что аппарат поглощающий ПМКП-110 состоит из корпуса поглощающего аппарата (с тождественным решением по патенту N 2595159), конуса нажимного, двух клиньев, опорной пластины, двух неподвижных пластин с металлокерамическими элементами, двух подвижных пластин, комплекта полимерных элементов, болта и гайки. Отдельно друг от друга данные изделия не используются, поэтому выпуская аппарат поглощающий ПМКП-110 до даты приоритета 27.01.2015, ООО "БЗПА" использовало тождественное решение в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 127 постановления N 10 для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Абсолютно все выпущенные в спорный период поглощающие аппараты содержали в себе все признаки независимой формулы изобретения по патенту N 2595159, что в силу пункта 127 Постановления N 10, пункта 3 статьи 1358 ГК РФ является достаточным условием для возникновения права преждепользования.

Более того, в соответствии с письменными пояснениями ООО "Дипром", изложенными в возражении на ходатайство о назначении судебной экспертизы от 18.08.2021, ООО "Дипром" не оспаривает факт содержания в корпусе поглощающих аппаратов ПМКП-110, класс Т1, выпущенных ООО "БЗПА" в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2004 и конструкторской документацией ПМКП-110.00.00.000 в период с 01.04.2010 по 27.01.2015, признаков независимых пунктов формулы изобретения "Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого аппарата", охраняемого патентом N 2595159, либо признаков, эквивалентных вышеуказанному изобретению, что является допустимым доказательством того факта, что все выпущенные ООО "БЗПА" поглощающие аппараты ПМКП-110 в период с 01.04.2010 и до даты возникновения приоритета на патент N 2595159 содержали в себе признаки независимой формулы запатентованного технического решения.

Доводы ООО "Дипром" о том, что при взаимоотношения с ООО "ИЦПВК", ФБУ "РС ФЖТ", АО "РЖД", АО "ВНИИЖТ", ФБУ "Брянский ЦСМ" по поводу ввода аппаратов в хозяйственный оборот ООО "БЗПА" заявляло, что они выпущены по лицензионному договору, заключенному с ООО "Дипром", отклоняются судебной коллегией, так как все договоры с указанными третьими лицами и взаимоотношения по поводу ввода в хозяйственный оборот аппаратов были заключены или начались задолго до создания ООО "Дипром" и, соответственно, до заключения лицензионного договора N 26 от 02.06.2017 с ООО "Дипром".

Утверждения ООО "Дипром" о том, что патентодержатели и сам истец действовали добросовестно при создании, изобретении и использовании результатами исключительных прав, но патент N 2595159 был признан недействительным исключительно из-за несвоевременной подачи заявки в Роспатент, несостоятельны и подлежат отклонению в силу следующего.

Как указано выше, решением Роспатента от 30.10.2021 патент был признан недействительным не только по причинам отсутствия новизны, но и по причине отсутствия такого признака как изобретательский уровень (стр. 17, абз. 1 - 4), что свидетельствует о том, что заявка изначально была порочной, о чем заявители и истец знали по следующим основаниям:

- правообладатель Болдырев А.П. являлся с 18.04.2008 по 02.02.2016 директором ООО "НПП Дипром";

- Ионов В.В. с 02.02.2016 по 03.11.2016 являлся директором ООО "НПП Дипром" (на сегодняшний день является директором ООО "Дипром") и является соавтором патента N 2595159.

Поэтому в нарушение пункта 6.1 лицензионного договора ООО "Дипром" было известно о правах третьих лиц, в частности о праве преждепользования.

Доводы ООО "Дипром" о том, что ООО "БЗПА" не отразило в отчетах действительный объем произведенных и реализованных аппаратов, в связи с чем требует уплаты вознаграждения в размере 13,8 млн. руб., исходя из неотраженного в отчетах количества аппаратов, подлежат отклонению, учитывая, что ООО "БЗПА" выпустило 11011 шт. поглощающих аппаратов на праве преждепользования и не превысило объем 1477 шт. в месяц, соответственно, не имело обязанности выплачивать роялти за этот объем.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу N А09-11162/2020 подлежит отмене в части взыскания с ООО "БЗПА" в пользу ООО "Дипром" денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении иска ООО "Дипром" к ООО "БЗПА" в данной части следует отказать.

Исковые требования ООО "БЗПА" подлежат удовлетворению в части признания за ООО "БЗПА" права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента N 25955159 до даты признания его недействительным.

Нарушений процессуальных норм, влекущих безусловную отмену судебного акта (часть 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлено.

В соответствии со статьей 110, частью 3 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы ООО "БЗПА" по уплате государственной пошлины по исковому заявлению (6 000 руб.), апелляционной и кассационной жалобам (3 000 руб. + 3 000 руб.) подлежат отнесению на ООО "Дипром".

Расходы ООО "БЗПА" по уплате государственной пошлины по исковому заявлению (200 000 руб.) относятся на ООО "БЗПА".

Расходы ООО "Дипром" по уплате государственной пошлины по исковому заявлению (200 000 руб.), апелляционной и кассационной жалобам (3 000 руб. + 3 000 руб.) относятся на ООО "Дипром".

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу N А09-11162/2020 отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дипром" денежных средств в размере 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе: 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащих начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью "Дипром" к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" в данной части отказать.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" удовлетворить в части признания за обществом с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" права преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом N 2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц, в период действия патента N 25955159 до даты признания его недействительным.

В остальной части решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу N А09-11162/2020 оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дипром" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Брянский завод поглощающих аппаратов" расходы по уплате государственной пошлины в размере 12 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.В. Мосина

Судьи

Ю.А. Волкова Н.А. Волошина