Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. N С01-2919/2023 по делу N СИП-326/2023 Суд оставил без изменения вынесенное ранее решение суда первой инстанции об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку суд пришел к обоснованному выводу об отсутствии в данном конкретном случае вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте при их использовании для индивидуализации однородных товаров

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 марта 2024 г. N С01-2919/2023 по делу N СИП-326/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 марта 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова Г.Ю.;

членов президиума: Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

судьи-докладчика Щербатых Е.Ю. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA (Alameda , 98, American Park Empresarial NR, Indayatuba, Paulo, Brazil, CEP 13347-662) на решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 по делу N СИП-326/2023

по заявлению иностранного лица HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.01.2023, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 867933.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ ЛАЙН" (ул. Арбат, д. 6/2, этаж 4, корп. 1, пом. 1, комн. 1, офис 184, Москва, ОГРН 1197746418385).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA - Юшкевич Т.А., Валентик Е.Б. (по доверенности от 01.11.2022);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Тетцоева З.В. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-51/41и);

от общества с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ ЛАЙН" - Бердников А.И. (по доверенности от 25.08.2022), Потапова О.С. (по доверенности от 25.08.2022).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.01.2023, принятого по результатам рассмотрения поступившего 12.08.2022 возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку "" по свидетельству Российской Федерации N 867933.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "БЬЮТИ ЛАЙН" (далее - общество).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 требования иностранного лица оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с решением от 26.10.2023, компания обратилась в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Общество представило отзыв, Роспатент - письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых они не согласились с изложенными в ней доводами.

Представители лиц, участвующих в деле, явились в судебное заседание.

Представители компании поддержали изложенные в кассационной жалобе доводы, просили ее удовлетворить.

Представители Роспатента и общества возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 данного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, общество является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 867933, зарегистрированного 06.05.2022 по заявке N 2021743668 с приоритетом от 13.07.2021 в отношении товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), указанных в перечне заявки.

Компания 12.08.2022 обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны данному товарному знаку общества, мотивированным тем, что регистрация знака произведена с нарушением требований, установленных статьей 6.septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Доводы возражения, поступившего 12.08.2022, сводились к следующему:

на территории Бразилии на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы комбинированные товарные знаки со словесным элементом "HONMA TOKYO" по свидетельству N 917141059 (дата приоритета - 17.04.2019) в отношении товаров 3-го класса МКТУ и по свидетельству N 917141113 (дата приоритета - 17.04.2019) в отношении услуг 35-го класса МКТУ;

компания является правообладателем товарных знаков со словесным элементом "HONMA TOKYO" на территории Европейского Союза и Соединенного королевства Великобритания по свидетельству N 018571643 (дата приоритета - 04.10.2021) и по свидетельству N UK00003705466 (дата приоритета - 30.09.2021) в отношении товаров 3-го класса МКТУ;

на территории Российской Федерации действует словесный товарный знак "" по свидетельству N 576641 (дата приоритета - 14.04.2015), зарегистрированный в отношении товаров 3-го класса МКТУ;

принято решение о регистрации комбинированного товарного знака "" (заявка N 2021738229, дата приоритета - 21.06.2021) в отношении товаров 3-го класса МКТУ;

на стадии экспертизы Роспатента находятся две заявки компании - N 2022729404 на регистрацию знака обслуживания "" в отношении услуг 35-го класса МКТУ и N 2022734238 на регистрацию товарного знака "" в отношении товаров 3-го класса МКТУ;

на имя компании зарегистрирован ряд промышленных образцов: патенты Российской Федерации N 132307, N 13208, N 13209, N 13210 и N 13211 (дата подачи заявок - 21.07.2021, дата регистрации - 22.07.2022), которые представляют собой вид бутылок и баночек для косметических средств и включают изображение товарного знака "HONMA TOKYO";

на российский рынок под брендом "HONMA TOKYO professional" лицо, подавшее возражение, вышло в 2014 году, что подтверждается сведениями об участии компании в выставке "InterCHARM Professional" 2014 и 2015 годов, также осуществлялись поставки продукции в адрес правообладателя спорного товарного знака - общества;

на сайте правообладателя размещена информация о том, что внешний вид упаковки косметической продукции полностью совпадает с упаковками аналогичной продукции лица, подавшего возражение, а также включает изобразительный элемент противопоставленных товарных знаков;

хозяйственные взаимоотношения между компанией и обществом прекращены, официальным дистрибьютором компании на территории Российской Федерации на текущий момент является общество с ограниченной ответственностью "ХОНМА ГРУПП РУС";

во всех представленных документах, подтверждающих агентские отношения с правообладателем, наименование лица, подавшего возражение, указано как "ХОНМА КОСМЕТИКОС, ИНДУСТРИЯ, КОМЕРСИО, ИМПОРТАСЭУ И ЭСПОРТАСЭУ ЭИРЕЛИ ЕПП";

разрешение на регистрацию спорного товарного знака на территории Российской Федерации на имя общества компания не давала;

агентские и представительские отношения между правообладателями спорного товарного знака и товарного знака в государстве - участнике Парижской конвенции толкуются расширительно и включают в себя любые договорные отношения по реализации на территории Российской Федерации товаров, маркированных спорным обозначением;

правообладатель спорного товарного знака продолжает позиционировать реализуемую продукцию как косметику, производимую в Бразилии, в связи с чем у потребителя может возникнуть ложное впечатление о принадлежности продукции, маркированной таким товарным знаком, одному производителю - лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного компания просила Роспатент признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку общества полностью.

Рассмотрев доводы компании о несоответствии регистрации спорного товарного знака требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и статьи 6.septies Парижской конвенции, административный орган указал следующее.

Товарные знаки со словесным элементом "HONMA TOKYO" на территории Европейского Союза и Соединенного королевства Великобритания обладают более поздним приоритетом по сравнению с приоритетом спорного товарного знака, в связи с чем не подлежат анализу.

Сведения о товарных знаках по свидетельствам Российской Федерации N 576641 и N 884273, о заявках на регистрацию товарных знаков N 2022729404 и N 2022734238, о промышленных образцах по патентам Российской Федерации N 132307, N 13208, N 13209, N 13210 и N 13211 не могут быть приняты во внимание при оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Таким образом, Роспатент анализировал спорный товарный знак и зарегистрированные на территории Бразилии товарные знаки компании N 917141059 и N 917141113 (далее по тексту также - противопоставленные товарные знаки).

Словесный элемент "HTOKYO" спорного товарного знака выполнен со значительной стилизацией, поскольку сочетания букв "HTOK-", "-YO" имеют слитное написание, со шрифтовыми переходами от буквы к букве, что затрудняет его восприятие и обуславливает вариативность прочтения: "эйчток-" и "-айо", "эйчтокио", в то время как неохраняемый словесный элемент "PRO" лишь увеличивает фонетический ряд.

Роспатент отметил, что товарные знаки "" компании по свидетельствам Бразилии N 917141059 и N 917141113 представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы "HONMA" и "TOKYO", выполнены в две строки разным шрифтом и однозначно прочитываются как "хонма токио".

Сравнив спорный товарный знак и обозначения компании по фонетическому признаку, административный орган пришел к выводу о том, что их словесные элементы имеют различное произношение за счет несовпадающего количества и состава букв и звуков, их образующих. Так, спорный товарный знак начинается со звукового элемента "эйч" и заканчивается звуковым рядом "про", которые отсутствуют в товарных знаках компании, в то время как фонетическое восприятие товарных знаков компании начинается именно со словесного элемента "HONMA", который не фигурирует в спорном товарном знаке.

Дополнительно административный орган обратил внимание на то, что совпадающие словесные элементы "TOKYO" находятся в разных позициях в фонетических рядах сравниваемых обозначений: в середине спорного товарного знака и в конце товарных знаков компании.

Проведя анализ указанных обозначений по визуальному критерию сравнения, Роспатент отметил исполнение словесных элементов в товарных знаках компании различным шрифтом в две строки, в то время как спорный товарный знак выполнен в одну строку, и акцентировал внимание на том, что совпадающий словесный элемент "TOKYO" в товарных знаках компании выполнен мелким шрифтом, т.е. сильным является элемент "HONMA" и концентрация внимания потребителя при восприятии товарного знака приходится на него.

Административный орган констатировал: провести анализ обозначений по семантическому признаку не представляется возможным, поскольку словесный элемент "HTOKYO" является фантазийным, анализ общедоступных словарей и справочников не выявил его семантического значения.

Учитывая изложенное, Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, производят разное общее зрительное впечатление, не являются сходными.

Административный орган сделал вывод о том, что товары 3-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, представляют собой различные бытовые и косметические товары, в то время как товарные знаки компании по свидетельствам Бразилии N 917141059 и N 917141113 зарегистрированы в отношении косметических, парфюмерных, гигиенических и моющих средств, также входящих в перечень товаров 3-го класса МКТУ.

Проанализировав данные перечни товаров 3-го класса МКТУ, Роспатент пришел к выводу об их однородности в силу соотношения как род (вид), общего назначения и круга потребителей.

Вместе с тем с учетом отсутствия сходства между сравниваемыми обозначениями административный орган указал на отсутствие вероятности их смешения даже при использовании для индивидуализации однородных товаров.

Довод компании о наличии агентских отношений с обществом Роспатент счел необоснованным, поскольку представленные компанией товарные накладные относятся к апрелю 2020 г., не подтверждают системность поставок товаров компанией в адрес общества, свидетельствуют лишь о разовых поставках в течение ограниченного периода времени, в то время как доказательства наличия агентских отношений с обществом на дату приоритета спорного товарного знака (13.07.2021) компания не представила.

На основании изложенного решением от 20.01.2023 административный орган отказал в удовлетворении возражения компании, оставив в силе правовую охрану спорного товарного знака.

Не согласившись с выводами Роспатента, изложенными в решении от 20.01.2023, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемое решение, Роспатент действовал в рамках своих полномочий.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака (13.07.2021) для оценки его охраноспособности суд первой инстанции применил Парижскую конвенцию, ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Самостоятельно сопоставив спорный знак и противопоставленные товарные знаки, суд первой инстанции отметил, что ввиду совпадения начальной буквы "Н" и сходного графического исполнения буквы "О", а также совпадающего словесного элемента/фонемы "TOKYO", использования букв английского алфавита, сравниваемые товарные знаки обладают некоторой степенью сходства, однако эта степень является крайне низкой за счет разного композиционного построения сравниваемых средств индивидуализации, а также визуального доминирования в их композициях различных словесных элементов.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что фонетическое отличие сравниваемых товарных знаков обусловлено различным произношением, а также количеством и составом букв и звуков, образующих сравниваемые словесные элементы.

Кроме того, суд первой инстанции признал верным вывод административного органа о том, что сильный словесный элемент спорного товарного знака не имеет однозначного варианта прочтения в силу его необычного графического исполнения, в результате чего может быть воспринят потребителями в таких вариациях как "эйчтокайопро", "эйчтокиопро", в то время как товарные знаки компании при прочтении воспринимаются именно как "хонма токио".

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом.

Вывод Роспатента об однородности товаров 3-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы спорный и противопоставленные товарные знаки, компанией не оспаривался.

С учетом выводов о низкой степени сходства обозначений и однородности товаров суд первой инстанции констатировал: вероятность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте отсутствует даже при их использовании для индивидуализации однородных товаров.

С точки зрения суда первой инстанции, спорный товарный знак не воспринимается ни как один из существующих знаков компании, ни как знак, который может продолжать серию ее средств индивидуализации и использоваться ею.

Отклоняя доводы заявителя о наличии недобросовестной конкуренции, злоупотребления правом в действиях общества по регистрации спорного товарного знака, суд первой инстанции отметил, что в данном конкретном случае правообладатель спорного товарного знака предпринял достаточные меры к созданию обозначения, которое не ассоциируется с товарными знаками компании.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявитель не оспаривает выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о заинтересованности компании в подаче возражения, об однородности товаров 3-го класса МКТУ спорного и противопоставленных товарных знаков.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов не проверяется.

Заявитель кассационной жалобы считает методологически неверным вывод суда первой инстанции о крайне низкой степени сходства сравниваемых товарных знаков, поскольку в спорном товарном знаке словесный элемент "TOKYO" очевидно выделяется и легко прочитывается, несмотря на его слитное написание с буквой "Н". По сути, в спорном товарном знаке именно словесный элемент "HONMA" сокращен до буквы "Н", что свидетельствует о полном вхождении спорного товарного знака в принадлежащие компании средства индивидуализации.

Компания настаивает на том, что сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается как их графическим сходством: буквы "Н", "Т", "К", "Y", "О" выполнены идентичным шрифтом без засечек одинакового размера, при этом полностью скопировано оригинальное исполнение буквы "О" в виде стилизованного листа или ромба с двумя скругленными углами, являющегося отличительной чертой товарного знака компании, так и фонетическим сходством: звуковой элемент "эйч" в спорном товарном знаке и противопоставленный ему фонетический элемент "хонма" начинаются с одной буквы, соответственно, и звуки могут совпадать при прочтении потребителями ("хтокио" и "хонма токио").

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что обращал внимание суда первой инстанции на то, что Роспатент не исследовал степень однородности сравниваемых товаров, которая является высокой ввиду идентичности многих позиций.

С точки зрения компании, несмотря на отдельные отличия словесных элементов сравниваемых обозначений, они производят одинаковое зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод о средней степени сходства.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд первой инстанции ограничился выводом об однородности товаров, для индивидуализации которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не определив степень однородности, которая является высокой ввиду идентичности многих позиций перечней регистраций.

Компания полагает, что в нарушение норм части 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не исследовал и не оценил доказательства, представленные заявителем в подтверждение довода о наличии агентских/представительских отношений компании и общества, и не установил, имеется ли совокупность условий, позволяющих применить положения статьи 6.septies Парижской конвенции, в то время как административный орган в оспариваемом решении пришел к выводу об отсутствии таких отношений.

Заявитель кассационной жалобы констатирует: вывод об отсутствии признаков недобросовестной конкуренции, указанных в пункте 9 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) в действиях третьего лица по регистрации спорного товарного знака суд первой инстанции мотивировал неверной оценкой отсутствия сходства между спорным товарным знаком и средствами индивидуализации заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, в отзыве третьего лица на нее и в письменных объяснениях Роспатента, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, пришел к следующим выводам.

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований этой Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 6.septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В силу пункта 2 статьи 6.septies Парижской конвенции владелец знака имеет право при наличии условий, предусмотренных в пункте 1 указанной статьи Конвенции, воспрепятствовать использованию знака агентом или представителем, если только он не давал согласия на такое использование.

Пунктом 3 статьи 6.septies Парижской конвенции предусмотрено, что национальным законодательством может быть установлен справедливый срок, в течение которого владелец знака должен воспользоваться правами, предусмотренными названной статьей Конвенции.

В силу пункта 3 статьи 1513 ГК РФ возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 этого Кодекса, может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции.

С учетом приведенных правовых норм возражение против регистрации товарного знака (знака обслуживания) на агента может быть подано только лицом, которое обладает исключительным правом на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. При этом должны быть подтверждены факт наличия агентских отношений между ним и лицом, зарегистрировавшим на себя спорный товарный знак (знак обслуживания), на дату приоритета этого товарного знака, а также тождество или сходство между товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на агента, и товарным знаком (знаком обслуживания) лица, подающего возражение.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.12.2017 по делу N СИП-327/2017.

Методология определения сходства сравниваемых обозначений и вероятности их смешения в гражданском обороте определена Правилами N 482 и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что как суд кассационной инстанции он проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судом первой инстанции методологии установления сходства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153).

В силу пункта 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 42 Правил N 482 предусмотрено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил N 482, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Словесные обозначения могут включать как сильные, так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера. К слабым элементам относятся, в частности, неохраноспособные обозначения. Иногда словесные обозначения включают слабые элементы (части слов) или содержат неохраноспособные слова, символы. При анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

В пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения могут также учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Таким образом, при определении вероятности смешения обозначений необходимо выполнить три шага:

определить степень сходства обозначений;

определить степень однородности товаров;

с учетом степени однородности товаров и степени сходства обозначений, а также перечисленных в пункте 162 Постановления N 10 дополнительных обстоятельств определить наличие или отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

Заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводом суда первой инстанции в отношении сходства сравниваемых обозначений.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает доводы, приведенные в кассационной жалобе компании по этому вопросу, подлежащими отклонению.

Суд первой инстанции проверил выводы административного органа о наличии некоторого графического и фонетического сходства сравниваемых обозначений. При этом суд первой инстанции осуществил подробное исследование сопоставляемых обозначений по графическому и фонетическому критериям, отметив отсутствие семантического значения у словесного элемента "HTOKYO" (и невозможность в связи с этим использовать семантический критерий).

При анализе обозначений суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о том, что восприятие спорного товарного знака формирует общее зрительное впечатление, существенно отличающееся от восприятия товарных знаков компании, поскольку спорный товарный знак является оригинальной целостной словесно-графической композицией.

Суд первой инстанции констатировал наличие определенной степени сходства обозначений с учетом совпадения начальной буквы "Н" и сходного графического исполнения буквы "О", а также совпадающего словесного элемента/фонемы "TOKYO", использования букв английского алфавита, оценив ее как крайне низкую за счет разного композиционного построения сравниваемых обозначений, а также визуального доминирования различных словесных элементов.

С точки зрения суда первой инстанции, спорный товарный знак не воспринимается ни как один из существующих знаков компании, ни как знак, который может продолжать серию ее средств индивидуализации и использоваться ею.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обратить внимание на то, что методология установления сходства сравниваемых обозначений и определения степени такого сходства судом первой инстанции соблюдена.

При этом суд первой инстанции учел, что по смыслу методологии оценки вероятности смешения обозначений в гражданском обороте, сформулированной в Правилах N 482 и в пункте 162 Постановления N 10, возможны два варианта смешения товарных знаков: в первом случае потребитель путает два знака между собой, а во втором - потребитель понимает, что между обозначениями имеются отличия, видит их, но исходя из тех или иных особенностей обозначений может разумно предположить, что обозначения используются одним и тем же лицом.

В итоге суд первой инстанции учел установленную степень сходства сравниваемых обозначений (низкую), общее впечатление, производимое спорным товарным знаком и товарными знаками компании, и признал, что даже для тождественных и однородных товаров вероятность смешения таких обозначений в гражданском обороте отсутствует применительно к обоим возможным вариантам такого смешения.

Указание в пункте 162 Постановления N 10 на возможность смешения обозначений при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров не предполагает, что такой вариант оценки обозначений является единственно возможным.

Вероятность смешения зависит от конкретной степени сходства обозначений, установленной исходя из семантических, фонетических и графических особенностей обозначений.

Установление влияния соответствующей степени сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, в отношении которых они зарегистрированы, на возможность смешения обозначений друг с другом является компетенцией суда, рассматривающего спор.

С учетом изложенного вывод суда первой инстанции об отсутствии в данном конкретном случае вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте при их использовании для индивидуализации однородных товаров не противоречит методологическому подходу, приведенному в пункте 162 Постановления N 10.

Президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает оснований для несогласия с выводом суда первой инстанции о том, что с учетом отсутствия смешения сравниваемых товарных знаков общества и компании довод компании о наличии фактов поставки индивидуализированных ее товарными знаками товаров в адрес общества, которые компания просит расценивать как агентские отношения применительно к статье 6.septies Парижской конвенции, не может повлиять на результаты рассмотрения данного спора.

В отношении довода компании о неверном выводе суда первой инстанции об отсутствии в действиях общества признаков недобросовестной конкуренции президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Как разъяснено в пункте 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 04.03.2021 N 2 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства" (далее - Постановление N 2), в силу запрета недобросовестной конкуренции хозяйствующие субъекты вне зависимости от их положения на рынке при ведении экономической деятельности обязаны воздерживаться от поведения, противоречащего законодательству и (или) сложившимся в гражданском обороте представлениям о добропорядочном, разумном и справедливом поведении (статья 10.bis Парижской конвенции, пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ, пункты 7 и 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции).

При рассмотрении спора о нарушении запрета недобросовестной конкуренции должны быть установлены в совокупности:

факт осуществления хозяйствующим субъектом действий, способных оказать влияние на состояние конкуренции;

отличие избранного хозяйствующим субъектом способа конкуренции на рынке от поведения, которое в подобной ситуации ожидалось бы от любого субъекта, преследующего свой имущественный интерес, но не выходящего за пределы осуществления гражданских прав и честной деловой практики;

направленность поведения хозяйствующего субъекта на получение преимущества, в частности имущественной выгоды или возможности ее извлечения, при осуществлении экономической деятельности за счет иных участников рынка, в том числе посредством оказания влияния на выбор покупателей (потребителей), на возможность иных хозяйствующих субъектов, конкурирующих добросовестно, извлекать преимущество из предложения товаров на рынке, на причинение вреда хозяйствующим субъектам-конкурентам иными подобными способами (например, в результате использования (умаления) чужой деловой репутации).

Для доказывания факта недобросовестной конкуренции необходимо установление как специальных признаков, определенных нормами статей 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции, так и общих признаков недобросовестной конкуренции, предусмотренных частью 9 статьи 4 этого Закона, статьей 10.bis Парижской конвенции, и во всех случаях для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Согласно части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

В пункте 169 Постановления N 10, разъяснено, что квалификация действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак путем его государственной регистрации в качестве акта недобросовестной конкуренции зависит от цели, преследуемой лицом при приобретении такого права, намерений этого лица на момент подачи соответствующей заявки. Цель лица, его намерения могут быть установлены с учетом в том числе предшествующего подаче заявки на товарный знак поведения правообладателя, а равно его последующего (после получения права) поведения. В случае если лицо подает заявку на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения, использующегося иными лицами, оценке подлежат в числе прочего известность, репутация обозначения, вероятность случайности такого совпадения.

Как разъяснено в пункте 171 Постановления N 10, при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента о признании или об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, об оспаривании решения, вынесенного по результатам рассмотрения возражения на отказ в предоставлении правовой охраны товарному знаку, суд на основании положений статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Парижской конвенции вправе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать действия лица по регистрации товарного знака, в том числе по подаче заявки на регистрацию товарного знака, злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией и принять решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию товарного знака, оставить в силе решение Роспатента об аннулировании правовой охраны товарного знака или об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку.

Вместе с тем отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте исключает наличие недобросовестной цели в действиях общества по регистрации спорного товарного знака. Отсутствие вероятности смешения сравниваемых обозначений не позволяет установить указанные в пункте 30 Постановления N 2 обстоятельства, необходимые для признания действий предполагаемого нарушителя актом недобросовестной конкуренции.

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.04.2023 по делу N СИП-1354/2021.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы заявителя кассационной жалобы о том, что регистрация спорного товарного знака указывает на недобросовестное намерение общества создать смешение на рынке однородных товаров и получить преимущество перед другими хозяйствующими субъектами, воспользовавшись репутацией товарных знаков компании: установление отсутствия вероятности смешения используемых обществом и компанией обозначений даже при их использовании для маркировки однородных товаров является достаточным основанием для сосуществования товарных знаков.

Таким образом, изложенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о наличии оснований для отмены обжалуемого решения суда первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

С учетом изложенного обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы относятся на ее заявителя согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 26.10.2023 по делу N СИП-326/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица HONMA INDUSTRIA COSMETICA LTDA (номер в Государственном реестре юридических лиц 10.843.206/0001-37) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Г.Ю. Данилов

Члены президиума

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова

Е.Ю. Щербатых