Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2024 г. N С01-693/2024 по делу N СИП-459/2023 Суд оставил без изменения судебный акт первой инстанции о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, поскольку истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении спорных товарных знаков представленными в материалы дела доказательствами

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 мая 2024 г. N С01-693/2024 по делу N СИП-459/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 27 мая 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 мая 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л., Сидорской Ю.М., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой А.И. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne GmbH & Co KG (Htteldorferstr, 229-231, 1140 Wien, sterreich, единый европейский идентификатор EUID: ATBRA.004283-000) на решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу N СИП-459/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Задира-плюс" (просп. им. 50 лет Октября, д. 109, г. Саратов, 410033, ОГРН 1066453093739) к иностранному лицу Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne GmbH & Co KG о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 325054, N 550601, N 596734 вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne GmbH & Co KG - Фотяхетдинова М.Б. (по доверенности от 13.06.2023);

от общества с ограниченной ответственностью "Задира-плюс" - Береснев П.Н. (по доверенности от 21.02.2023).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Задира-плюс" (далее - общество "Задира-плюс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne GmbH & Co KG (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 325054, N 550601, N 596734 вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 исковые требования удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 596734, по свидетельству Российской Федерации N 325054 в отношении услуг 41-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), по свидетельству Российской Федерации N 550601 вследствие их неиспользования. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания просит изменить решение суда первой инстанции в части досрочного прекращения правовой охраны спорных товарных знаков и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт.

Истец представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с изложенными в ней доводами. Кроме того, заявитель просил изменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 в отношении товаров 28-го класса МКТУ. В заседании представитель заявителя пояснил, что истец не подавал самостоятельную жалобу и просит не принимать во внимание те положения жалобы, которые касаются несогласия с принятым решением.

В судебное заседание 13.05.2024 явились представители общества "Задира-плюс" и компании.

Роспатент, надлежащим образом извещенный о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Представитель компании поддержал изложенные в кассационной жалобе доводы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "Задира-плюс" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 27.05.2024.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в картотеке арбитражных дел.

После перерыва президиум Суда по интеллектуальным правам продолжил рассмотрение кассационной жалобы в том же составе суда с участием тех же представителей сторон.

Представитель общества "Задира-плюс" после перерыва принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Компания после перерыва в судебном заседании представила в материалы дела пояснения к доводам кассационной жалобы с приложением копий деклараций на товары и образцов стикеров от сентября 2017 г., от марта 2021 г., от марта 2023 г., общество "Задира-плюс" - возражения на пояснения ответчика.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции установлены положениями статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 которой при рассмотрении дела арбитражный суд кассационной инстанции проверяет, соответствуют ли выводы арбитражного суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд кассационной инстанции не наделен полномочиями по оценке и исследованию фактических обстоятельств дела, выявленных в ходе его рассмотрения по существу, а также по исследованию ранее не представлявшихся доказательств. В связи с этим представленные компанией дополнительные доказательства (копии деклараций на товары и образцы стикеров от сентября 2017 г., от марта 2021 г., от марта 2023 г.) не могут быть приобщены президиумом Суда по интеллектуальным правам к материалам дела.

Как разъяснено в абзацах втором и третьем пункта 30 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде кассационной инстанции" (далее - Постановление N 13), новые и (или) дополнительные доказательства, имеющие отношение к установлению обстоятельств по делу, судом кассационной инстанции не принимаются. Если лицо, участвующее в деле, представило в суд кассационной инстанции дополнительные доказательства, не представленные им в суд первой, апелляционной инстанций, в том числе вместе с отзывом на кассационную жалобу, то такие доказательства судом кассационной инстанции к материалам дела не приобщаются и при необходимости возвращаются.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам не приобщает к материалам дела приложенные компанией к письменным пояснениям документы.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, компания является правообладателем:

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 325054, зарегистрированного 23.04.2007 (дата приоритета - 10.01.2006) в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игры, игры командные/групповые, игры для вечеринок" и услуг 41-го класса МКТУ "развлечения, в частности телевизионные шоу/представления и игровые шоу/представления";

знака обслуживания "" по свидетельству Российской Федерации N 550601, зарегистрированного 14.08.2015 (дата приоритета - 29.08.2013) в отношении услуг 41-го класса МКТУ "развлечения, в особенности, телевизионные шоу/представления и игровые шоу/представления";

товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 596734, зарегистрированного 28.11.2016 (дата приоритета - 29.08.2013) в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игры, игры для вечеринок, игры комнатные, игры настольные".

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названных средств индивидуализации, 14.03.2023 общество "Задира-плюс" направило в адрес компании предложение заинтересованного лица.

В связи с тем что в течение двух месяцев со дня направления предложения компания не подала заявление об отказе от права на спорные обозначения и не заключила с обществом "Задира-плюс" договор об отчуждении исключительных прав на них, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны данных средств индивидуализации.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков и знака обслуживания общество "Задира-плюс" ссылалось на подачу заявок N 2023719073 и N 2023719074 на регистрацию обозначений "" и "" соответственно в качестве товарных знаков в отношении широкого перечня товаров 28-го класса и услуг 35-го, 41-го классов МКТУ.

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации истец представил в том числе следующие документы: заявки от 14.03.2023 на регистрацию товарных знаков N 2023719073 и N 2023719074, решение Арбитражного суда Саратовской области от 03.07.2023 по делу N А57-9748/2023, сертификаты соответствия N ЕАСС RU.C-RU.AE58.B.01508/23, N ЕАСС RU.C-RU.АЖ33.B.00598/19, сведения об администрировании доменного имени ooozadira.com, скриншот своего сайта по состоянию на 26.06.2022, предложение к сотрудничеству неопределенному кругу лиц (скриншот с сайта истца), скриншот сайта истца (текущее состояние), каталог продукции общества "Задира-плюс", фотографии производственного цеха, договор поставки с обществом с ограниченной ответственностью "Урал-Тойз" от 10.11.2017 N 487, счет-фактуру от 14.10.2022 N БП-210; благодарственное письмо от автономной некоммерческой организации "Палата ремесел Саратовской области", сертификат участника Московского международного салона образования - 2023, информацию о производителе товара, маркированного обозначением "Activity", договор от 04.12.2019 N 456, заключенный между истцом и обществом с ограниченной ответственностью "Эврика", скриншоты экрана производителя на сайте "Яндекс.Маркет".

При рассмотрении дела суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12, 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также принял во внимание разъяснения, приведенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Суд первой инстанции признал досудебный порядок урегулирования спора соблюденным.

Суд первой инстанции признал, что общество "Задира-плюс" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации, приняв во внимание высокую степень сходства спорных средств индивидуализации и заявленных истцом на регистрацию обозначений, а также высокую степень однородности товаров и услуг, применительно к которым истец просит прекратить досрочно правовую охрану спорных обозначений, с товарами/услугами, в отношении которых истец осуществляет / намерен осуществлять соответствующую деятельность.

В качестве обстоятельства, дополнительно свидетельствующего о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны спорных обозначений, суд первой инстанции принял во внимание наличие судебного спора между истцом и ответчиком о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав компании.

С учетом даты направления истцом ответчику предложения заинтересованного лица (14.03.2023) суд первой инстанции установил период времени, в течение которого правообладатель должен доказать использование спорных товарных знаков (с 14.03.2020 по 13.03.2023 включительно).

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные компанией в подтверждение факта использования спорных товарных знаков и знака обслуживания доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что они подтверждают использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 в отношении товаров 28-го класса МКТУ "игры, игры командные/групповые, игры для вечеринок", поскольку данный товарный знак использован как на самом товаре, так и на товаросопроводительной документации.

Вместе с тем суд первой инстанции констатировал, что ответчик не представил надлежащих доказательств использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 в трехлетний период в отношении услуг 41-го класса МКТУ.

Так, суд первой инстанции указал, что представленные на флеш-накопителе записи, поименованные ответчиком как записи телешоу, не соотносятся с трехлетним периодом доказывания. Организация рекламных кампаний обществом с ограниченной ответственностью "ЮНИТОЙС МКС" (далее - общество "ЮНИТОЙС МКС") не свидетельствует об использовании спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 именно ответчиком.

Кроме того, суд первой инстанции не согласился с позицией ответчика, состоящей в том, что подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 "" в латинице одновременно подтверждает и использование двух других средств индивидуализации "", выполненных кириллицей, указав, что написание обозначения буквами другого алфавита меняет его восприятие.

Рассмотрев тот довод компании, что на некоторых этикетках игр в скобках имеется обозначение "Активити", суд первой инстанции пришел к выводу о том, что такое упоминание является переводом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 и несет функцию именно перевода средства индивидуализации, выполненного латиницей, а не выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию.

Вместе с тем суд первой инстанции отметил, что, даже если признать имеющиеся доказательства подтверждающими использование товарных знаков в кириллице, речь идет о единичных упоминаниях, а следовательно, такое использование является символическим.

С учетом этого суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности использования ответчиком товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734 в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ, товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054 - в отношении услуг 41-го класса МКТУ, знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 550601 - в отношении всех услуг 41-го класса МКТУ и удовлетворил требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации в соответствующей части.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиум Суда по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 данного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что заявитель кассационной жалобы не оспаривает выводы суда первой инстанции о соблюдении обществом "Задира-плюс" досудебного порядка урегулирования спора, о применимом законодательстве, о сходстве заявленных на регистрацию обозначений и спорных средств индивидуализации, об однородности товаров и услуг, применительно к которым зарегистрированы спорные товарные знаки / знак обслуживания и в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны обозначениям по заявкам N 2023719073 и N 2023719074, о недоказанности использования спорных обозначений для индивидуализации услуг 41-го класса МКТУ.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В обоснование поданной кассационной жалобы компания указывает, что выводы суда первой инстанции в отношении досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734 являются противоречивыми и не соответствуют обстоятельствам дела. Заявитель кассационной жалобы настаивает на том, что на этикетках игр одновременно использовался и товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 325054, и товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 596734.

Противоречивость вывода суда первой инстанции компания усматривает в том, что суд ссылался на использование обозначения "Активити" в качестве перевода товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 325054, а также отмечал разовое, симоволическое упоминание обозначения.

Кроме того, компания полагает, что суд первой инстанции не дал оценку доказательствам, подтверждающим ввод товаров с этикетками/стикерами c обозначением "Активити", которые наносятся производителем, в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Компания выражает несогласие с выводом суда первой инстанции о символическом использовании обозначения "Активити" в кириллице.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что общество "Задира-плюс" не доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации. По мнению компании, интерес истца направлен на причинение вреда ответчику, а не на последующее использование ответчиком в отношении однородных товаров/услуг тождественного или сходного со спорными знаками обозначения.

Компания обращает внимание суда кассационной инстанции на то, что истец пытался копировать игру ответчика, за что неоднократно привлекался в ответственности.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного средства индивидуализации. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания), учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Вместе с тем в пункте 165 Постановления N 10 разъяснено, что для признания осуществляющего предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Бремя доказывания заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака возложено на лицо, требующее прекращения правовой охраны такого средства индивидуализации.

При этом сама по себе подача заявки на регистрацию обозначения, сходного со "старшим" товарным знаком, не является достаточным доказательством заинтересованности лица в смысле, определенном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, для подтверждения собственной заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака / знака обслуживания истцу следовало доказать:

осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрированы спорные обозначения, либо проведение подготовительных мероприятий для осуществления соответствующей деятельности;

намерение использовать сходное со спорным товарным знаком (знаком обслуживания) обозначение для индивидуализации собственной деятельности.

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительного права на спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика этого товарного знака, может быть одним из доказательств заинтересованности лица в силу того, что по смыслу правовых норм, регулирующих использование товарного знака и досрочное прекращение его правовой охраны, заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть обусловлена необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не использующего товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу N СИП-428/2015, от 02.11.2017 по делу N СИП-121/2017, от 01.06.2022 по делу N СИП-983/2021 и др.

Заинтересованность истца по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков устанавливается на дату направления предложения заинтересованного лица (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2022 по делу N СИП-52/2020, от 04.08.2022 по делу N СИП-931/2021, от 10.08.2022 по делу N СИП-932/2021, от 11.08.2022 по делу N СИП-930/2021, от 01.12.2022 по делу N СИП-52/2020 и др.).

Доводы кассационной жалобы об отсутствии в материалах дела надлежащих доказательств заинтересованности общества "Задира-плюс" в использовании обозначений, сходных со спорными средствами индивидуализации в отношении однородных товаров 28-го класса МКТУ и услуг 41-го класса МКТУ, подлежат отклонению как противоречащие фактическим обстоятельствам и документам, имеющимся в материалах дела.

Принимая во внимание подачу истцом заявок N 2023719073 и N 2023719074 на регистрацию обозначений "" и "" соответственно в качестве товарных знаков для индивидуализации товаров и услуг, однородных спорным товарам и услугам, суд первой инстанции сделал верный вывод о намерении истца индивидуализировать собственную деятельность данными обозначениями.

При установлении заинтересованности истца в предъявлении требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных средств индивидуализации суд первой инстанции принял во внимание деятельность истца по производству игр, в том числе настольных, а также наличие между истцом и ответчиком судебных споров о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в рамках дел N А57-9748/2023, N А40-50255/2017, N А60-24834/2021.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что по смыслу статьи 1486 ГК РФ в истолковании Постановления N 10 не требуется, чтобы истец уже начал использовать сходное обозначение в отношении однородных товаров, поскольку достаточно осуществления соответствующих подготовительных действий.

Таким образом, подача истцом заявок N 2023719073 и N 2023719074 на регистрацию товарных знаков правомерно была учтена судом первой инстанции в совокупности с доказательствами фактической деятельности общества "Задира-плюс".

В отношении доводов кассационной жалобы о несогласии с выводами суда первой инстанции, касающимися недоказанности правообладателем факта реального использования спорных средств индивидуализации в соответствующей части, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 этого Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как разъяснено в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака в отношении каждого товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Из указанных норм права и разъяснений суда высшей инстанции следует, что по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака / знака обслуживания его правообладатель должен доказать фактическое использование спорных средств индивидуализации при введении товара/услуги в гражданский оборот, а не подготовку к подобному использованию.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводами кассационной жалобы о наличии в решении суда первой инстанции противоречивых выводов в отношении использования на некоторых этикетках игр в скобках обозначения "Активити", аналогичного обозначению "", зарегистрированному в качестве средства индивидуализации.

Так, делая вывод о том, что обозначение "Активити" на этикетках игр в скобках является переводом товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 325054 и несет функцию именно перевода средства индивидуализации, выполненного в латинице, а не выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию, суд первой инстанции вместе с тем указывает на разовость, символичность таких упоминаний.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что в настоящем случае наличие на этикетках игр в скобках обозначения "Активити" в силу прямого указания подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ свидетельствует об использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734 для индивидуализации товаров 28-го класса МКТУ.

Вместе с тем использование товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 596734 для индивидуализации товаров 28-го класса МКТУ признано судом символическим и, как следствие, недостаточным для отказа в удовлетворении исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны названного средства индивидуализации.

Согласно правовой позиции, содержащейся в пункте 166 Постановления N 10, для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование товарного знака.

При оценке доказательств реального использования спорного обозначения подлежит установлению совокупность обстоятельств, подтверждающих введение в гражданский оборот продукции, маркированной таким обозначением, в том числе показатели объема подобной продукции. Так, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака, в то время как такой же объем товарооборота менее дорогостоящей продукции в силу своих качеств (более доступная для рядового потребителя по причине своей стоимости и/или распространенности и/или отнесения к бытовым предметам, к предметам каждодневного использования и т.п.) не может свидетельствовать о том, что указанная продукция подтверждает добросовестное использование правообладателем своего товарного знака, а доказательства такого использования не могут быть признаны достаточными.

Названный подход основан на правовой позиции Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность обращает внимание на то, что использование товарных знаков должно быть предано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование товарных знаков должно быть фактическим, номинального их использования недостаточно.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2017 по делу N СИП-185/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2017 N 300-ЭС17-4136 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.09.2018 по делу N СИП-107/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2019 N 300-ЭС18-23267 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 26.12.2019 по делу N СИП-167/2019, от 17.09.2021 по делу N СИП-150/2021, от 03.02.2022 по делу N СИП-69/2021.

В суде первой инстанции в подтверждение использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734 ответчик на странице 18 отзыва на исковое заявление ссылался на следующие доказательства: товарная накладная от 17.10.2022 N 221017РМ001; товарная накладная от 17.10.2022 N 221017РМ006; приложение N 3 к договору поставки от 01.01.2015 N NF 89225 H-E; стикеры на товарах.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в отзыве ответчика неточно названы товаросопроводительные документы, поскольку в действительности к отзыву были приложены не товарные накладные, а счета-фактуры с соответствующими реквизитами от 17.10.2022 N 221017РМ001, от 17.10.2022 N 221017РМ006.

В названных счетах-фактурах содержалось указание на товар под наименованием "ИГРА НАСТ АКТИВИТИ КОМПАКТ" в количестве 66 и 30 штук соответственно; в приложении N 3 к договору поставки от 01.01.2015 N NF 89225 H-E имелось указание на товар "АКТИВИТИ КОМПАКТНАЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ", однако в указанном документе отражены только габариты товара, но не его количество.

Стикеры на товарах с обозначением "Активити" представлены для товаров с артикулом 776809 "Компактная версия" (дата изготовления не читается) и 715396 "Тик-Так-Бумм "Вечеринка" (дата изготовления - февраль 2019 г.).

На основании оценки названных доказательств суд первой инстанции пришел к выводу о символическом использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734 для товаров 28-го класса МКТУ.

В письменных пояснениях к доводам кассационной жалобы компания подтверждает, что имеющиеся в материалах дела стикеры относятся к играм, произведенным в 2018, 2019 годах. Компания также отметила: "чтобы снять обоснованные сомнения суда в том, что непосредственно в спорный период времени маркировка на стикерах могла измениться, мы запросили у правообладателя стикеры с более поздними датами и нам представили соответствующие образцы от 03.2021 и 03.2023". Фотографии названных стикеров президиум Суда по интеллектуальным правам квалифицировал как новые доказательства и отказал в их приобщении к материалам дела, о чем указано во вводной части настоящего постановления.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о символическом использовании ответчиком названного средства индивидуализации. Доказательств использования названного товарного знака в объеме, достаточном для рынка настольных игр, компания в нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в суд первой инстанции не представила.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции", в соответствии с частью 1 статьи 65, пунктом 3 части 1 статьи 126, частью 7 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец и ответчик обязаны приложить к исковому заявлению и к отзыву соответственно документы, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, и указать, какие доказательства в подтверждение каких фактических обстоятельств представляются.

В отзыве на исковое заявление компания прямо назвала доказательства, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734. В заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании подтвердил, что он не приводил в суде первой инстанции доводы о необходимости исследования цепочки доказательств, которые заявлены в суде кассационной инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает: признавая использование обозначения "" символическим, суд первой инстанции учел именно те документы, на которые ссылался ответчик в качестве доказательств использования спорных средств индивидуализации в кириллице. С учетом положений части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации риск наступления последствий несовершения процессуальных действий лежит на ответчике.

В кассационной жалобе, дополняя свою позицию в отношении доказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734, компания обращает внимание на наличие двух артикулов игры, а именно артикула 715396, который присвоен настольной игре "Activity + Тик-Так-Бумм "Вечеринка" (новый дизайн), и артикула 776809 "Activity Компактная". Заявитель кассационной жалобы отмечает, что подтверждение ввоза и продажи (включая количество) в России игр с вышеуказанными артикулами содержится в тех же документах, на основании которых суд первой инстанции признал доказанным использование товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 325054, в частности товарных накладных, таможенных декларациях, счетах-фактурах и письмах продавцов на территории Российской Федерации.

Президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то обстоятельство, что использование обозначения "" прямо усматривается из названных документов. Вывод об использовании обозначения "", напротив, мог бы быть сделан на основании комплексного анализа цепочки доказательств:

стикеров товаров с артикулами 715396 и 776809;

таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров с указанными артикулами (но со скрытым количеством ввезенного товара);

товаросопроводительных документов с контрагентами, в которых имеются ссылки на декларации и номера артикулов товара, но в большинстве случаев не поименовано обозначение в кириллице.

На необходимость изучения и оценки цепочки данных доказательств компания в суде первой инстанции не указывала, что подтвердил ее представитель в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что содержание документов, которые, по мнению ответчика, образуют неразрывную цепочку доказательств, подтверждающую использование обозначения "", также не порочит вывод суда первой инстанции о символическом использовании данного обозначения.

Делая вывод о символическом использовании обозначения " " суд первой инстанции очевидно исходил из следующего.

В транспортной накладной от 14.09.2021 N L252753 (подтверждающей передачу товара компанией в адрес общества "ЮНИТОЙС МСК") содержится указание на товары с артикулом N 715396 в количестве 1200 штук. При этом в транспортной накладной от 10.12.2021 N L256932 указание на товары с артикулами 715396 и 776809 отсутствует.

В декларациях на товары за период с 26.11.2019 по 20.01.2022 (т. 2, л.д. 65-102) сведения о количестве ввезенного товара являются скрытыми. При этом в иных декларациях на товары (т. 2, л.д. 103-117) скрытой является также и дата такой декларации. Названные доказательства сами по себе не позволяют установить объем ввезенной продукции с артикулами 715396 и 776809.

Представленные в материалы дела счета-фактуры, в том числе от 22.10.2020 N 201022РМ010, от 05.11.2020 N 201105РМ334, от 25.03.2021 N 210325РМ167, от 16.12.2021 N 211216РМ039, от 28.04.2022 N 220428РМ014, от 11.08.2022 N 220811РМ008, от 23.09.2021 N 210923РМ054, от 20.01.2021 N 210120РМ222, от 25.02.2021 N 210225РМ177, от 11.10.2022 N 221011РР002, от 13.10.2022 N 221013РМ004, от 18.10.2022 N 221018РМ002, от 20.10.2022 N 221020РМ004, от 22.10.2022 N 221020РМ003, от 25.10.2022 N 221025РМ004, от 27.10.2022 N 221027РМ015, от 27.10.2022 N 221027РМ005, от 27.10.2022 N 221027РМ002, от 31.10.2022 N 221031РМ058, от 31.10.2022 N 221031РМ063, от 12.07.2021 N 210712РМ041, от 18.01.2021 N 210118РМ024, от 11.02.2021 N 210211РМ049, от 25.02.2021 N 210225РМ180, от 27.05.2021 N 210527РМ022, от 17.03.2021 N 210317РМ170, от 18.10.2021 N 211018РМ086, от 17.10.2022 N 221017РМ001, от 17.10.2022 N 221017РМ006, подтверждают поставку игры "Activity Компактная" и "Activity + Тик-Так-Бумм "Вечеринка" в количестве, сопоставимом с транспортной накладной от 14.09.2021 N L252753.

Вместе с тем письма продавцов на территории Российской Федерации не содержат сведений о количестве товара с артикулами 715396 и 776809.

С учетом того что выпускаемая компанией продукция (настольные игры) не относится к дорогостоящей (эксклюзивной), является товаром невысокой ценовой категории, доступной для потребителя, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что введение такой продукции в гражданский оборот в незначительном объеме не может свидетельствовать о реальном использовании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 596734

Пункт 2 статьи 1484 ГК РФ устанавливает, что основной целью осуществления исключительного права на товарный знак является индивидуализация товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Данная индивидуализация, в свою очередь, преследует цель создания либо сохранения рынка сбыта для таких товаров или услуг.

Символическое использование товарного знака с единственным намерением сохранить право на этот товарный знак не может являться основанием для признания использования такого средства индивидуализации по смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ.

Таким образом, с одной стороны, законодательство не требует раскрытия правообладателем всех своих хозяйственных операций за исследуемый период, касающихся использования спорного обозначения, с другой - символическое использование товарного знака (только лишь с целью сохранения его правовой охраны) не может служить основанием для сохранения исключительного права на него.

Доводы компании о недобросовестном поведении истца, который будучи осведомленным об использовании спорных товарных знаков ответчиком инициировал судебный процесс, о копировании истцом игры ответчика, а также о том, что предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков преследует единственную цель - причинение вреда ответчику, подлежат отклонению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что само по себе предъявление исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в отсутствие доказанного намерения причинить вред либо иных признаков недобросовестности истца не свидетельствует о злоупотреблении правом с его стороны. Иск о досрочном прекращении правовой охраны вправе предъявить любое заинтересованное лицо, а при рассмотрении настоящего спора суд первой инстанции установил, что общество "Задира-плюс" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении спорных товарных знаков представленными в материалы дела доказательствами.

Доводы заявителя кассационной жалобы в основном направлены на переоценку собранных по делу доказательств, что в силу статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Как разъяснено в пункте 32 Постановления N 13, с учетом того, что наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, устанавливается судом на основании доказательств по делу (часть 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), переоценка судом кассационной инстанции доказательств по делу не допускается.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств, с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы суда соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения обжалуемого судебного акта.

Несогласие заявителя кассационной жалобы с соответствующими выводами суда первой инстанции не свидетельствует о неправильном применении норм материального права и не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина, уплаченная за подачу кассационной жалобы, подлежит отнесению на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2024 по делу N СИП-459/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Sohne GmbH & Co KG (единый европейский идентификатор EUID: ATBRA.004283-000) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

Н.Л. Рассомагина

Ю.М. Сидорская

Е.С. Четвертакова