Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2024 г. по делу N СИП-242/2022 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение, поскольку спорное техническое решение не соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 21 июня 2024 г. по делу N СИП-242/2022

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борисовой Ю.В.,

судей - Силаева Р.В., Пашковой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Оськиной К.Д.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (ул. Заводская, д. 4, г. Солигорск, Минская обл., Респ. Беларусь, 223710, регистрационный номер 600122531) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.01.2022.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество "Уралкалий" (ул. Пятилетки, д. 63, г. Березники, Пермский край, 618426, ОГРН 1025901702188), акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (ул. Ленина, д. 24, г. Копейск, Челябинская обл., 456618, ОГРН 1027400775819), Семенов Виктор Владимирович (г. Копейск, Челябинская обл.), Гюбнер Герберт Эрвинович (г. Копейск, Челябинская обл.), Скуров Анатолий Георгиевич (Москва), Морозова Людмила Николаевна (ст. Марьяновская, Краснодарский край).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" - Титаренко М.А. (по доверенности от 01.04.2024), Лукашевич Е.Ю. (по доверенности от 10.02.2023), Микуцкая Т.Ю. (по доверенности от 15.12.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Старостин Д.С. (по доверенности от 15.01.2024);

от акционерного общества "Копейский машиностроительный завод" - Гавриков М.Д. (по доверенности от 06.12.2023), Касьяненко К.К. (по доверенности от 06.12.2023).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо - открытое акционерное общество "ЛМЗ Универсал" (далее - общество "ЛМЗ Универсал") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения поступившего 17.05.2021 возражения против выдачи патента Российской Федерации N 2627339 на изобретение "Горный комбайн".

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены публичное акционерное общество "Уралкалий", акционерное общество "Копейский машиностроительный завод" (далее - общество "КМЗ"), Семенов Виктор Владимирович, Гюбнер Герберт Эрвинович, Скуров Анатолий Георгиевич, Морозова Людмила Николаевна (наследница умершего Морозова Сергея Петровича).

В заявлении обжалуется решение Роспатента от 10.01.2022, которым удовлетворено возражение общества "ЛМЗ Универсал", патент Российской Федерации N 2627339 (далее - спорный патент) на изобретение "Горный комбайн" (далее - изобретение) признан недействительным полностью и предписано выдать патент Российской Федерации на полезную модель (выдан патент Российской Федерации N 209274 на полезную модель).

Заявитель указывает, что в возражении ссылался на то, что изобретение не соответствует требованию достаточности раскрытия сущности изобретения, условию патентоспособности "промышленная применимость", без учета спорного признака не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В обоснование довода о недостаточности раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, заявитель отмечает, что в описании к спорному патенту отсутствуют, а из уровня техники не известны сведения о том, каким образом можно осуществить бурение и анкерование на ходу без остановки комбайна, и каким образом должен быть выполнен блок, осуществляющий эти функции и обеспечивающий такой результат.

Приведенные патентообладателем доводы в отзыве на возражение, по мнению общества "ЛМЗ Универсал", подтверждает аргументы о несоответствии требованиям раскрытия, поскольку свидетельствуют о том, что признак может быть реализован различными способами, а в описании отсутствует указание на то, какой конкретно способ реализации охраняется патентом.

Как полагает заявитель, отсутствие указанных сведений в описании к спорному патенту и в предшествующем уровне техники свидетельствует о том, что спорное изобретение не может реализовать свое назначение: создать горный комбайн, выполненный с возможностью бурения шпуров и их анкерования на ходу, поскольку предусмотренный формулой изобретения "буро-анкеровальный блок" для бурения шпуров и их анкерования не может осуществить эти две функции на ходу. При этом в возражении речь не шла о невозможности одновременного бурения и анкерования, податель возражения указывал на невозможность выполнения этих операций на ходу, одновременно с главной функцией комбайна.

Аргументы о неясности способа реализации рассматриваемых признаков, как отмечает общество "ЛМЗ Универсал", Роспатент прокомментировал голословной отсылкой на широкую известность в области техники выполнения соответствующих элементов для горных комбайнов.

Заявитель резюмирует: в описании оспариваемого патента не обеспечена возможность понимания смыслового содержания рассматриваемых признаков изобретения на основании уровня техники, а также не показана причинно-следственная связь данных признаков с приведенным в спорном патенте техническим результатом, что свидетельствует о несоответствии требованиям достаточности раскрытия сущности изобретения.

Общество "ЛМЗ Универсал" также констатирует, что в возражении приводило доводы, что использование рассмотренных в предыдущем разделе настоящего заявления признаков "буро-анкеровальный блок" и "буро-анкеровальная головка" не позволяет установить соответствие изобретения по спорному патенту критерию патентоспособности "промышленная применимость". Просто невозможно осуществить анкерование в пробуренный шпур на ходу комбайна, поскольку для смены бурильного механизма на анкеровальный механизм потребуется полная остановка комбайна. Соответственно операции бурения и анкерования не могут быть осуществлены на ходу.

По мнению заявителя, аргумент Роспатента о том, что в описании к оспариваемому патенту приведена информация о том, каким образом возможно осуществление буро-анкеровальных операций одновременно с главной функцией горного комбайна - разрушением горной породы и осуществлением проходки, не соответствует действительности. Приведенная в описании спорного патента информация характеризует только процесс бурения, процесс выполнения анкерования в нем не описан.

Кроме того, Роспатент в решении ссылается на источники [9] и [10] для обоснования возможности осуществления бурения и анкерования на ходу. Однако в источнике [9] отсутствует упоминание "буровой штанги-анкера". Конструкция буроанкеровальной установки, разработанной для общества "Уралкалий" в 2003 г., описана в источнике [10], где также приведена информация об отдельном устройстве. Из источника [10] также следует, что бурение и анкерование представляют собой последовательные процессы ("бурения шпуров и последующего ввинчивания"), которые не могут быть осуществлены на ходу. Упоминания совмещения процесса бурения и анкерования ("На конце буровой штанги установлена режущая коронка, осуществляющая бурение шпура, а стержень самой буровой штанги выполнен витым и представляет собой винтовой анкер. Таким образом, процессы бурения и анкерования совмещаются") в источниках [9] и [10], а также в описании спорного патента не содержится.

Таким образом, ненормативный правовой акт Роспатента не содержит обоснования для отклонения доводов возражения в отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту критерию патентоспособности "промышленная применимость".

Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно несоответствия изобретения по оспариваемому патенту критерию "изобретательский уровень", однако не может согласиться с выводами решения в отношении общедоступности источника 5 (Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р". Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ - ОАО "КМЗ", 2006, 280 с. (http://mining.ucoz.ru/load/3-1-0-1У) (в судебном акте нумерация данного источника приведена согласно его нумерации в решении Роспатента - 5, в возражении и письменных документах заявитель его нумерует 4).

В приложении 7 к возражению приведен протокол осмотра нотариусом письменных доказательств от 02.09.2020. В протоколе нотариального осмотра было зафиксировано, что на сайте http://mining.ucoz.ru/load/3-l-0-l. доступен названный "Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р", Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ, 2006 г." (далее - РЭ "Урал-20Р"), в качестве даты и времени его размещения указано "14.10.2013,18:53".

Кроме того, администратору сайта http://mining.ucoz.ru/ (обществу с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа") направлен адвокатский запрос, целью которого являлось установление фактической даты размещения документа (источника информации 5).

Согласно полученному ответу датой создания страницы по указанному выше адресу является 14.10.2013, 18:53.

Роспатент, по мнению заявителя, необоснованно отклонил указанный источник, не признав его общедоступным и подлежащим включению в уровень техники до даты приоритета на том основании, что по ссылке, указанной на сайте, в любой момент времени администратором сайта может быть подкреплен любой файл для скачивания, что никак не отразится на внешнем виде, как самого сайта, так и ссылки для скачивания. Следовательно, сделан вывод о том, что представленные документы не могут подтвердить, что по ссылке для скачивания на указанную дату был размещен именно файл с руководством.

Заявитель также отмечает, что в ходе рассмотрения возражения правообладателем подано ходатайство о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель. Данное ходатайство отозвано 25.10.2021 и повторно подано патентообладателем 29.11.2021. Общество "ЛМЗ Универсал" в дополнении от 25.11.2021 привел аргументы, что в случае удовлетворения ходатайства о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель такая полезная модель не будет соответствовать требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям, поскольку техническое решение по спорному патенту не будет относиться к одному устройству (содержит две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на свой технический результат, и эти результаты не связаны между собой.

Так, 1-й технический результат - "возможность бурения на ходу" достигается с помощью признака "распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна"; 2-й технический результат - "регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения" достигается с помощью признака "направляющие с бурильными головками, шарнирно закрепленные на стойках рамы, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой").

По мнению заявителя, формула спорной полезной модели в случае преобразования будет содержать две совокупности существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего собственного технического результата, то есть полезная модель не относится к одному техническому решению в нарушение требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Выводы Роспатента о связанности двух результатов, как полагает заявитель, являются ошибочными, противоречат описанию спорного патента. Так, согласно описанию и фигурам спорного патента регулирование расстояния между шпурами осуществляется не "при перемещении горного комбайна от одного места бурения до следующего", а осуществляется путем выставления направляющих 9 (Фиг. 2) с буро-анкеровальными головками 10 (Фиг. 2) на необходимое расстояние между шпурами в зонах возможного бурения, поворотом вокруг оси вращения, например, гидроцилиндрами. Это регулирование осуществляется в пределах зоны бурения, то есть в поперечном направлении относительно комбайна, а не в направлении перемещения комбайна (т.к. согласно формуле изобретения "оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой").

Кроме того, формула оспариваемого патента содержит несколько устройств, а именно, комбайн как таковой и буро-анкеровальный блок. Данный блок является посторонним устройством (самостоятельным агрегатом), которое искусственно присоединено к основному комбайну. Конструктивное единство имеет место, а функциональное отсутствует. При исключении данного блока комбайн не перестанет выполнять свое назначение и сможет разрушать забой.

На основании вышеизложенного можно заключить, что спорный патент на изобретение не может быть преобразован в патент на полезную модель, поскольку запатентованное решение не соответствует требованиям к полезным моделям (не относится к одному устройству).

Применительно к существенности признаков спорной полезной модели отмечено, что согласно описанию к техническому результату удержания рамы при движении комбайна, то есть возможности бурения на ходу, относится признак шарнирного крепления распорной рамы на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе.

К техническому результату регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения относится признак шарнирного закрепления на стойках рамы направляющих с буро-анкеровальными головками, оси вращения которых направлены вдоль движения комбайна на забой.

Соответственно, остальные признаки, содержащиеся в формуле изобретения спорного патента, являются несущественными, так как не связаны с указанными результатами: конвейер; количество и место расположения отбойных устройств; функция анкерования у бурильного блока; размещение стоек рамы именно в "зазорах" между конвейером и исполнительным органом; точное место крепления гидроцилиндров распорной рамы ("на конвейере или исполнительном органе") не должны рассматриваться в составе совокупности существенных признаков при оценке новизны полезной модели.

Заявитель также указывает на то, что в обжалуемом решении Роспатента не рассмотрена существенность признаков "конвейер" "количество и место расположения отбойных устройств", "функция анкерования у бурильного блока", "размещение стоек рамы именно в "зазорах" между конвейером и исполнительным органом". На стр. 21 решения указано, что элементы "ходовая часть, конвейер, исполнительный орган, буро-анкеровальный блок, отбойные устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно", необходимы для реализации назначения изобретения "Горный комбайн". Однако данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с указанными в Патенте техническими результатами, так как не связаны с осуществлением бурения и регулирования расстояния между шпурами в пределах зоны бурения.

Роспатент подменяет понятие "реализация назначения" и "технический результат", рассматривает связь указанных признаков не с результатом, а с реализацией назначения.

С учетом вышеизложенного и на основании пункта 2 статьи 1351 ГК РФ указанные несущественные признаки не должны рассматриваться в составе совокупности существенных признаков при оценке новизны полезной модели.

В дополнениях к возражению приведены аргументы, что техническое решение по спорному патенту не удовлетворяет требованиям к полезным моделям, не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Применительно к источнику 2 (SU555225) заявитель отмечает, что признаки, относящиеся к отбойным устройствам, размещению стоек рамы в зазорах и месту крепления гидроцилиндров, не являются существенными и не должны учитываться при оценке новизны. Что касается признаков "гидроцилиндрах,... обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна", то этот признак известен из источника 2.

В отношении источника 4 (Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников: учеб. пособие для машинистов горн, выемоч. машин. Ч. 2 / Б.В. Васильев [и др.]. - Пермь: ПГТУ, 1999) Роспатент отмечал, что из него не известны признаки, характеризующие выполнение комбайна, в котором стойки распорной рамы буро-анкеровального блока размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом. Однако эти признаки не являются существенными с точки зрения технических результатов (обеспечение бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами), и в решении административного органа отсутствуют аргументы, обосновывающие существенность данного признака.

В отношении источника 5 (Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р". Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ - ОАО "КМЗ", 2006, 280 с. (http://mining.ucoz.ru/load/3-l-0-1) в решении Роспатента приведены только аргументы о том, что данный источник не может быть включен в уровень техники.

По мнению заявителя, размещение стоек в зазорах между конвейером и исполнительным органом известно из данного источника, см. рис. 9.13 (вид сверху, лист 156). Остальные существенные признаки спорного патента также известны из 5.

Таким образом, заявитель констатирует: преобразование патента на изобретение в патент на полезную модель противоречит требованиям пункта 3 статьи 1398 ГК РФ, поскольку такая полезная модель не соответствует условию патентоспособности "новизна".

С учетом вышеизложенного заявитель просит суд признать недействительным обжалуемое решение Роспатента и аннулировать патент Российской Федерации N 2627339 на спорное изобретение полностью по вышеизложенным основаниям; признать недействительным решение административного органа в части удовлетворения ходатайства о преобразовании патента Российской Федерации N 2627339 на спорное изобретение в патент на спорную полезную модель; признать недействительным патент Российской Федерации N 209274 на спорную полезную модель и обязать Роспатент аннулировать указанный патент.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 2627339 на изобретение "Горный комбайн" (индекс Международной патентной классификации - E21C 27/24 (2006.01)) выдан по заявке N 2016134822 с приоритетом от 26.08.2016 на имя Копейского машиностроительного завода со следующей формулой:

"Горный комбайн, включающий ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно, и буро-анкеровальный блок, отличающийся тем, что буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкеровальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.".

К описанию изобретения приложены следующие графические материалы:

.

В качестве технического результата, на достижение которого направлено изобретение, указана возможность бурения на ходу и обеспечение регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения.

Общество "ЛМЗ Универсал" 17.05.2021 обратилось в Роспатент с возражением против выдачи указанного патента, мотивированным его несоответствием условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень", а также несоответствием документов заявки, по которой выдан патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Доводы возражения о несоответствии документов заявки, по которой выдан патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, сводились к тому, что специалист в соответствующей области техники на основе описания и формулы спорного изобретения не сможет его осуществить с достижением заявленного для этого изобретения технического результата.

Общество "ЛМЗ Универсал" отмечало, что в описании рассматриваемого изобретения отсутствуют сведения о том, каким образом можно осуществить бурение и анкерирование на ходу без остановки комбайна. Отсутствие указанной информации свидетельствует о том, что не реализуется назначение изобретения. Кроме того, описание спорного изобретения патента не раскрывает, как выполнен "буро-анкеровальный блок" для бурения шпуров и их анкерования на ходу.

Податель возражения отмечал, что формула анализируемого изобретения содержит признак "буро-анкеровальный блок состоит из... и направляющих с буро-анкеровальными головками", который в представленном виде подразумевает выполнение данным блоком двух операций: первая - бурение, вторая - анкерование. Таким образом, комбайн на ходу осуществляет не только бурение, но и анкерование. Для установки анкера в шпур сначала необходимо пробурить этот шпур буровым инструментом бурильной установки, вывести буровой инструмент из пробуренного шпура и только затем в этот шпур установить анкер.

По мнению общества "ЛМЗ Универсал", не представляется возможным осуществить анкерование в пробуренный шпур на ходу комбайна, поскольку для смены бурильного механизма на анкеровальный механизм потребуется полная остановка комбайна. Соответственно, операции бурения и анкерования не могут быть осуществлены на ходу. Кроме того, из уровня техники не известны сведения о том, каким образом можно осуществить бурение и анкерование на ходу без остановки комбайна и каким образом должен быть выполнен блок, осуществляющий эти функции.

Данными обстоятельствами общество "ЛМЗ Универсал" обосновывало также довод о несоответствии спорного изобретения условию "промышленная применимость".

В подтверждение позиции о несоответствии рассматриваемого изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" общество "ЛМЗ Универсал" представило следующие документы:

патент ЕР 0216506 А1 (дата публикации - 01.04.1987; далее - источник информации 1);

авторское свидетельство SU 555225 А (дата публикации - 25.04.1977; далее - источник информации 2);

Проходческо-очистные комбайны "Урал" для добычи калийной руды и каменной соли / В.В. Семенов, В.П. Петров, С.П. Морозов // Горное оборудование и электромеханика. - N 8. - 2008 (далее - источник информации 3);

Проходческо-очистные комбайновые комплексы калийных рудников: учеб. пособие для машинистов горн.-выемоч. машин. 4.2 / Б.В. Васильев и др. Пермь: ПГТУ, 1999 (далее - источник информации 4);

Комбайн проходческо-очистной "Урал-20Р". Руководство по эксплуатации 41.00.00.000 РЭ. Копейск: ОАО "КМЗ", 2006. Размещено на сайте http//mining.ucoz.ru/load/3-1-0-1 (далее - источник информации 5);

протокол осмотра нотариусом письменных доказательств от 02.09.2020 (далее - источник информации 6);

адвокатский запрос от 13.10.2020 N 194 (далее - источник информации 7);

ответ общества с ограниченной ответственностью "Юкоз Медиа" от 26.10.2020 N 29/20 (далее - источник информации 8).

В ходе рассмотрения доводов возражения, касающихся раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в соответствующей области техники, Роспатент проанализировал описание спорного технического решения и установил: в описании раскрыто, как осуществляются движение комбайна, разрушение горной массы исполнительным органом, формирование почвы и кровли отбойными устройствами, отгрузка горной массы конвейером, каким образом одновременно с движением комбайна в направлении забоя происходят бурение и анкерование буро-анкеровальным блоком (путем распора гидроцилиндрами распорной рамы в кровлю с выставлением направляющих с буро-анкеровальными головками на необходимое расстояние между шпурами в зонах возможного бурения посредством поворота вокруг оси вращения гидроцилиндрами).

Административный орган отметил, что одновременно происходят не бурение и анкерование (как ошибочно утверждал податель возражения), а движение комбайна в направлении забоя с разрушением горной породы и бурение.

Кроме того, Роспатент указал, что буро-анкеровальные устройства различной конструкции широко известны в данной области техники, а спорный патент не охраняет какую-либо конкретную конструкцию буро-анкеровального устройства.

С учетом изложенного административный орган признал, что в описании спорного изобретения раскрыты сведения о реализации этого изобретения с достижением технического результата, заключающегося в возможности бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения, и отклонил доводы возражения о недостаточности раскрытия спорного изобретения в материалах заявки для его осуществления специалистом в соответствующей области техники.

При рассмотрении доводов возражения, касающихся соответствия спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", Роспатент констатировал: назначение изобретения "Горный комбайн" отражено в его названии, а технический результат, на достижение которого оно направлено (возможность бурения на ходу и осуществление регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения), - в описании.

Административный орган отметил, что спорное техническое решение включает все необходимые элементы для реализации его назначения (ходовая часть, конвейер, исполнительный орган, буро-анкеровальный блок, отбойные устройства); буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкеровальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, а распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе.

Роспатент учел, что описание спорного изобретения содержит информацию о том, каким образом возможно выполнение буро-анкеровальных операций одновременно с главной функцией комбайна - разрушением горной породы и осуществлением проходки.

В отношении довода подателя возражения о том, что в описании спорного изобретения не раскрыта конструкция буро-анкеровальных головок, административный орган отметил: из уровня техники известен инструмент, применяемый в горной промышленности (буровая штанга-анкер), посредством которого происходят процессы бурения и анкерования.

С учетом изложенного Роспатент пришел к выводу о наличии в описании изобретения сведений, раскрывающих возможность достижения заявленного для этого изобретения технического результата.

При таких обстоятельствах административный орган не усмотрел в возражении доводов, позволяющих признать спорное изобретение не соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

По результатам анализа доводов возражения, направленных на оспаривание изобретательского уровня спорного изобретения, Роспатент сделал следующие выводы:

источник информации 5 не может быть включен в уровень техники, поскольку его общедоступность на дату приоритета спорного изобретения документально не подтверждена;

источники информации 1-4, а также представленные патентообладателем годовой отчет общества "Уралкалий" за 2002 год (далее - источник информации 9), журнал "Горная Промышленность" N 2 (96) 2011 года (далее - источник информации 10) и патентный документ US 2013/0106167 А1 (дата публикации 02.05.2023; далее - источник информации 11) имеют дату публикации ранее даты приоритета спорного изобретения и могут быть включены в уровень техники для проверки его изобретательского уровня;

наиболее близким аналогом спорного изобретения является техническое решение, раскрытое в источнике информации 2;

горному комбайну, раскрытому в источнике информации 2, присущи следующие признаки: ходовая часть; конвейер; исполнительный орган; бурильный блок, состоящий из рамы и направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленными на стойках рамы; рама установлена на гидроцилиндрах; оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой;

отличительными признаками спорного изобретения от ближайшего аналога являются:

- комбайн содержит два отбойных устройства, расположенных в верхних и нижних частях соответственно;

- буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом;

- гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе и обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна;

техническим результатом, на достижение которого направлено спорное изобретение, является возможность бурения на ходу и осуществление регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения;

из источника информации 3 известен горный комбайн, которому присущи два отбойных устройства, бурильный блок, состоящий из распорной рамы и стоек, обеспечивается возможность бурения на ходу, сведения о возможности изменения расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения в данном источнике отсутствуют, следовательно, технический результат достигается не полностью;

из источника информации 4 известен горный комбайн, содержащий бурильный блок, состоящий из распорной рамы и направляющих с бурильными головками, при этом распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой; данным техническим решением достигается технический результат, заключающийся в возможности бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения;

из источника информации 11 известен горный комбайн, в котором блок бурения и анкерования размещен между исполнительным органом и конвейером; так как в описании спорного изобретения отсутствуют сведения о влиянии на технический результат признаков, характеризующих размещение буро-анкеровального блока, следовательно, не требуется устанавливать известность такого влияния из уровня техники.

С учетом изложенного административный орган сделал вывод о несоответствии изобретения по спорному патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень" (явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, раскрытых в источниках информации 2, 3, 4, 11).

При этом Роспатент отметил отсутствие необходимости для анализа сведений, раскрытых в источнике информации 1.

Роспатент рассмотрел ходатайство правообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель и указал, что срок действия спорного патента на изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель, значит, такое преобразование возможно.

В связи с этим материалы заявки были направлены на экспертизу для получения заключения о соответствии заявленной к преобразованию полезной модели условиям патентоспособности.

Экспертным отделом представлены отчет о поиске и заключение, согласно которому заявленная к преобразованию полезная модель соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1351 ГК РФ.

Податель возражения дополнил свою позицию, указывая, что заявленная к преобразованию полезная модель не соответствует требованию единства (содержит альтернативные понятия и два технических результата, достижение каждого из которых обеспечивается самостоятельной совокупностью признаков), а также условию патентоспособности "новизна".

В отношении несоответствия заявленной к преобразованию полезной модели условию патентоспособности "новизна" податель возражения привел две сравнительные таблицы (сравнение заявленной к преобразованию полезной модели с техническим решением, известным из источника 2, и с техническим решением, известным из источника 3), в каждой из которых выделил известные и из таких источников признаки, и отличающие заявленную к преобразованию полезную модель от каждого технического решения, а также привел мотивы, по которым считает отличительные признаки несущественными.

По результатам рассмотрения доводов подателя возражения в отношении невозможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель административный орган пришел к следующим выводам.

Роспатент отклонил довод общества "ЛМЗ Универсал" о нарушении единства полезной модели вследствие указания в описании на два самостоятельных технических результата ("возможность бурения на ходу" и "регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения"), отметив следующее: из уровня техники известны комбайны, в которых обеспечивается только возможность бурения на ходу или только возможность регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения, однако анализируемое техническое решение направлено на одновременное осуществление бурения на ходу и на изменение расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения, т.е. технический результат является единым.

Рассмотрев аргумент подателя возражения о наличии в формуле заявленной к преобразованию полезной модели альтернативных признаков (гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе), административный орган отметил: данные признаки действительно выражены в виде альтернативы, однако для достижения заявленного технического результата не существенно, на каком из элементов (конвейере или исполнительном органе) закреплены гидроцилиндры распорной рамы, следовательно, включение таких альтернативных признаков в формулу полезной модели допустимо, требование единства полезной модели не нарушено.

Отвечая на доводы подателя возражения о несоответствии заявленной к преобразованию полезной модели условию патентоспособности "новизна", Роспатент констатировал, что ни из источника информации 2, ни из источника информации 4 не известны все существенные признаки заявленной к преобразованию полезной модели, отметив, что анализ существенности признаков спорного технического решения осуществлен в ходе проверки его изобретательского уровня.

Раскрывая свою позицию, административный орган указал следующее:

из источника информации 2 не известны признаки "комбайн содержит два отбойных устройства, расположенных в верхних и нижних частях соответственно", "буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом", "гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе, и обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна";

из источника информации 4 не известен признак "стойки распорной рамы буро-анкеровального блока размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом".

С учетом изложенного Роспатент констатировал: податель возражения не опроверг соответствие заявленной к преобразованию полезной модели условию патентоспособности "новизна".

По результатам рассмотрения возражения Роспатент 10.01.2022 принял решение о его удовлетворении, о признании недействительным патента на спорное изобретение и о выдаче патента на спорную полезную модель.

Не согласившись с решением административного органа, общество "ЛМЗ Универсал" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании решения недействительным.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности обжалование решений и действий (бездействия) государственных органов в суд.

Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "ЛМЗ Универсал" соблюден, что не оспаривается иными лицами, участвующими в деле.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий: 1) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту; 2) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Полномочия Роспатента установлены частью четвертой ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, исходя из которых рассмотрение возражения против выдачи патента на изобретение и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки (26.08.2016), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 N 316, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 11.07.2016, рег. N 42800, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 года N 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный N 40244, опубликованы 28.12.2015) (далее - Правила ПМ и Требования ПМ).

В силу пункта 1 статьи 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В силу пункта 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376).

Согласно пункту 1 статьи 1363 ГК РФ исключительное право на полезную модель и удостоверяющий это право патент действуют десять лет при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, с даты подачи заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В силу пункта 2 статьи 1375 ГК РФ заявка на изобретение должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 ГК РФ заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

Согласно пункту 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники;

3) формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

В силу пункта 2 статьи 1386 ГК РФ экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1390 ГК РФ экспертиза заявки на полезную модель по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Как предусмотрено пунктом 3 статьи 1398 ГК РФ, в период оспаривания патента на изобретение патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, если срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный пунктом 1 статьи 1363 настоящего Кодекса. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса. В случае преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель приоритет и дата подачи заявки сохраняются.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований ИЗ к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 55 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В силу пункта 56 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения. Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В силу пункта 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований ИЗ к документам заявки; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий.

В соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В силу пункта 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения; в качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники. При этом сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с пунктом 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники,

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать, если такая дата не указана, то дата их выпуска;

- для сведений, полученных в электронном виде посредством сети "Интернет" - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документально подтверждения.

В соответствии с пунктом 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

В силу пункта 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 2 Требований ПМ заявка должна содержать документы, указанные в пункте 2 статьи 1376 ГК РФ, и относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели). Заявка признается относящейся к одной полезной модели (требование единства считается выполненным), если формула полезной модели является однозвенной, состоящей из одного независимого пункта, либо многозвенной, состоящей из одного независимого пункта и зависимых пунктов.

В соответствии с пунктом 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Раскрытие сущности полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

В силу пункта 38 Требований ПМ в разделе описания полезной модели "Осуществление полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно подпункту 1а пункта 40 Требований ПМ при составлении формулы полезной модели применяются, в частности, следующие правила: однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью; в независимый пункт однозвенной формулы не следует включать альтернативные существенные признаки.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 40 Требований ПМ формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2023 в удовлетворении заявленных требований отказано.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, Роспатент действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

По результатам исследования описания спорного изобретения, письменного ответа на запрос от Донецкого университета и пояснений специалиста Аксенова В.В. суд первой инстанции сделал вывод о том, что сущность спорного изобретения раскрыта в достаточной степени для его осуществления специалистом в соответствующей области техники.

Суд первой инстанции отклонил доводы общества "ЛМЗ Универсал" о недостаточности раскрытия сущности спорного изобретения для его осуществления специалистом в соответствующей области техники.

Кроме того, суд первой инстанции признал верным вывод административного органа о том, что доводы возражения не опровергают соответствие спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

По результатам рассмотрения довода общества "ЛМЗ Универсал" об ошибочном невключении Роспатентом источника информации 5 в уровень техники суд первой инстанции отметил: вопрос о том, с какого момента источник информации 5 стал общедоступным, анализировался в делах N СИП-241/2022 и N СИП-1389/2021, в которых участвовали Роспатент, общество "ЛМЗ Универсал" и Копейский машиностроительный завод. В судебных актах по названным делам установлена дата, с которой источник информации 5 стал доступен для скачивания по приведенной в возражении ссылке. Поскольку эта дата позже даты приоритета спорного изобретения, суд первой инстанции подтвердил позицию Роспатента, состоящую в том, что данный источник не может быть включен в уровень техники для проверки патентоспособности изобретения.

Далее суд первой инстанции проверил правомерность включения Роспатентом в уровень техники источников информации 1-4, 9-11 и признал такое включение верным.

Суд первой инстанции признал правильными следующие выводы административного органа:

о выборе ближайшего аналога спорного изобретения, которым является техническое решение, известное из источника информации 2;

об отличительных от ближайшего аналога признаках спорного изобретения, к которым относятся признаки, характеризующие наличие у комбайна двух отбойных устройств; буро-анкеровального блока, состоящего из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом; закрепление гидроцилиндров распорной рамы, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, на конвейере или исполнительном органе;

об известности всех отличительных от ближайшего аналога признаков спорного изобретения из источников информации 3, 4, 11;

о том, что признак, характеризующий расположение буро-анкеровального блока, не влияет на технический результат, в связи с чем нет оснований для установления известности такого влияния на технический результат;

о том, что совокупностью признаков, присущих техническому решению, известному из источника информации 4 (включая бурильный блок, состоящий из распорной рамы и направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленными на стойках рамы; распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна; оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна), достигается технический результат, аналогичный тому, для достижения которого заявлено спорное изобретение.

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал вывод о правомерности признания административным органом анализируемого изобретения не соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Принимая во внимание соответствие материалов заявки требованию достаточности раскрытия сущности спорного изобретения для его реализации специалистом в соответствующей области техники, соответствие спорного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", а также учитывая, что срок действия патента на спорное изобретение не превысил срока действия патента на полезную модель, суд первой инстанции констатировал: административный орган обоснованно рассмотрел ходатайство патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель.

Проверяя доводы подателя возражения о неправомерном удовлетворении такого ходатайства, суд первой инстанции отклонил довод общества "ЛМЗ Универсал" о том, что заявленная к преобразованию полезная модель направлена на достижение двух независимых технических результатов ("возможность бурения на ходу" и "регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения"), указав, что согласно описанию спорного технического решения оно направлено на достижение одновременной возможности бурения на ходу и регулирования расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения (регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения возможно только при перемещении горного комбайна от одного места бурения к другому).

Суд первой инстанции отклонил довод общества "ЛМЗ Универсал" о невозможности выдачи патента на заявленную к преобразованию полезную модель вследствие включения в ее формулу альтернативных признаков ("гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе"), поддержав позицию административного органа о том, что для достижения заявленного для проверяемого решения технического результата несущественно, на каком из перечисленных элементов закреплены гидроцилиндры, в связи с чем включение таких альтернативных признаков в формулу полезной модели допустимо, а единство полезной модели не нарушается.

При проверке выводов Роспатента о соответствии заявленной к преобразованию полезной модели условию патентоспособности "новизна" суд первой инстанции установил, что существенными признаками, характеризующими такую полезную модель, являются горный комбайн, включающий ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в верхних и нижних частях соответственно, и бурильный блок, при чем бурильный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с бурильными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна.

Суд первой инстанции подтвердил позицию административного органа о том, что ни техническое решение, известное из источника информации 2, ни техническое решение, известное из источника 4, не обладает всей совокупностью существенных признаков, присущих заявленной к преобразованию полезной модели, следовательно, такая полезная модель соответствует условию патентоспособности "новизна".

Помимо проверки решения Роспатента на соответствие требованиям законодательства, суд первой инстанции рассмотрел и отклонил довод Копейского машиностроительного завода о наличии в действиях общества "ЛМЗ Универсал" и общества "Уралкалий" злоупотребления правом.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, общество "ЛМЗ Универсал" обратилось в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.04.2024 решение Суда по интеллектуальным правам от 29.11.2023 признано законным и обоснованным в отношении всех выводов, сделанных применительно к спорному изобретению (в этой части судебный акт оставлен без изменения), между тем решение суда первой инстанции отменено в части отказа в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента в части преобразования патента на спорное изобретение в патент на спорную полезную модель и выдачи в связи с этим нового патента.

Направляя дело на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал следующее.

Решение суда первой инстанции в части, касающейся проверки выводов Роспатента о достаточности раскрытия сущности спорного изобретения, его соответствия условию патентоспособности "промышленная применимость" и определения уровня техники, является правильным, в достаточной степени обоснованным и мотивированным.

Вместе с тем, президиум Суда по интеллектуальным правам указал, что доводы о невозможности удовлетворения ходатайства патентообладателя о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель вследствие нарушения требования единства полезной модели и несоответствия заявленной к преобразованию полезной модели условию патентоспособности "новизна", заслуживают внимания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что суд первой инстанции не проанализировал, приведены ли в описании спорного технического решения один технический результат (обеспечиваемый единой совокупностью существенных признаков), связанные между собой технические результаты (обеспечиваемые единой совокупностью существенных признаков) или несколько технических результатов (каждый из которых обеспечивается самостоятельной совокупностью существенных признаков) с достижением общего технического результата, не являющегося простой суммой двух результатов.

Кроме того, суд кассационной инстанции указал: признавая существенным признак "гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе и обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна", суд первой инстанции не учел, что в части закрепления гидроцилиндров на конвейере или исполнительном органе этот признак (включающий альтернативы) признан несущественным при проверке как Роспатентом, так и судом первой инстанции довода о нарушении единства полезной модели вследствие включения в ее формулу альтернативных признаков.

В остальной части признака "гидроцилиндры распорной рамы обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна" в обжалуемом судебном акте не содержится анализ в отношении раскрытия влияния такого признака на технический результат (будь то единый, два взаимосвязанных или два самостоятельных результата).

Как отмечено в постановлении, признавая признак "буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом" существенным, суд первой инстанции не учел, что признак, характеризующий размещение буро-анкеровального блока, признан не влияющим и на возможность бурения на ходу, и на регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения при анализе изобретательского уровня спорного изобретения (являющегося тем же техническим решением, что и заявленная к преобразованию полезная модель, имеющим тождественную формулу и описание).

Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал: при этом в части "буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы" данный признак указан в качестве известного как из технического решения по источнику информации 2, так и из технического решения по источнику информации 4 при анализе изобретательского уровня спорного изобретения.

Определением суда по интеллектуальным правам от 16.04.2024 заявление принято к производству в части отказа в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на спорное изобретение, в части преобразования патента на спорное изобретение в патент на спорную полезную модель и выдачи в связи с этим нового патента.

До судебного заседания заявителем были представлены дополнительные пояснения в документе, поступившем в суд 31.05.2024.

От общества "КМЗ" дополнения к правовой позиции поступили в суд 07.06.2024.

От Роспатента 14.06.2024 в суд поступили письменные объяснения, согласно которым он просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании 19.06.2024 представители общества "ЛМЗ Универсал" поддержали заявленные требования.

Представители Роспатента и общества "КМЗ" возражали против удовлетворения заявленных требований.

Иные третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения заявления, в судебное заседание не явились, своих представителей не направили, что в силу положений части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и доводы сторон, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, выслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, суд приходит к следующим выводам.

При новом рассмотрении дела судебная коллегия исходит из того, что решение суда первой инстанции судом кассационной инстанции отменено только применительно к отказу в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента в части преобразования спорного патента на изобретение в патент на спорную полезную модель и выдачи в связи с этим нового патента. Проверка обжалуемого ненормативного правового акта в порядке судебного контроля с учетом обязательных для исполнения указаний президиума Суда по интеллектуальным правам осуществляется только в этой части.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, судебная коллегия приходит к выводу о наличии оснований для признания обжалуемого решения недействительным в отношении произведенного преобразования спорного патента на изобретение в патент на спорную полезную модель и выдачи в связи с этим нового патента в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, в результате преобразования административным органом выдан новый патент N 209274 на полезную модель "Горный комбайн" с формулой:

Горный комбайн, включающий ходовую часть, конвейер, исполнительный орган, два отбойных устройства, расположенные в нижней и верхней частях соответственно, и буро-анкеровальный блок, отличающийся тем, что буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом, и направляющих с буро-анкеровальными головками, шарнирно закрепленных на стойках рамы, причем распорная рама шарнирно установлена на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, обеспечивающих распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна, а оси вращения направляющих направлены вдоль движения комбайна на забой.

В силу положений пункта 3 статьи 1398 ГК РФ Роспатент удовлетворяет заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель при условии признания патента на изобретение недействительным полностью и соответствия полезной модели требованиям и условиям патентоспособности, предъявляемым к полезным моделям и предусмотренным пунктом 4 статьи 1349, статьей 1351, подпунктом 2 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ.

Указанная норма права предусматривает необходимость проверки соответствия заявленной к преобразованию полезной модели условиям патентоспособности полезных моделей (т.е. осуществляется экспертиза такой полезной модели).

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении по данному делу, поскольку спорное изобретение уже проверено на соответствие требованию достаточности раскрытия и условию патентоспособности "промышленная применимость", повторная проверка этого технического решения на соответствие подобным требованиям, предъявляемым к полезным моделям, не требуется.

В ходе рассмотрения дела как в суде первой инстанции, так и в суде кассационной инстанции заявитель оспаривал выводы административного органа о единстве заявленной к преобразованию полезной модели, поскольку, по его мнению, полезная модель содержит две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение самостоятельного технического результата.

Согласно пункту 1 статьи 1351 ГК РФ в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Как разъяснено в пункте 119 Постановления N 10, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ формула полезной модели должна относиться к одному техническому решению, т.е. включать одну совокупность существенных признаков, необходимых для достижения технического результата. В связи с этим формула полезной модели не может включать признаки, выраженные в виде альтернативы, либо включать несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего собственного технического результата.

С учетом требований пункта 1 статьи 1351 ГК РФ и разъяснений высшей судебной инстанции заявленная к преобразованию полезная модель должна быть проверена на предмет соблюдения требований единства полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1376 ГК РФ заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться к одной полезной модели (требование единства полезной модели).

В силу подпункта 3 пункта 2 статьи 1376 ГК РФ заявка на полезную модель должна содержать формулу полезной модели, относящуюся к одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании

Пунктом 2 Требований ПМ определено: заявка признается относящейся к одной полезной модели (требование единства считается выполненным), если формула полезной модели является однозвенной, состоящей из одного независимого пункта, либо многозвенной, состоящей из одного независимого пункта и зависимых пунктов.

В пункте 40 Требований ПМ указано, что однозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, состоит из одного независимого пункта, который может включать:

одну совокупность существенных признаков, каждый признак которой необходим, а все вместе они достаточны для достижения одного технического результата, или нескольких взаимосвязанных технических результатов, в том числе связанных между собой причинно-следственной связью;

несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение собственного технического результата, но при этом совокупность всех существенных признаков полезной модели обеспечивает достижение одного или нескольких общих технических результатов. Общий технический результат в этом случае не должен являться суммой результатов, каждый из которых представляет собой явление, свойство, технический эффект, проявляемые отдельной совокупностью существенных признаков.

С учетом обязательных для исполнения указаний президиума Суда по интеллектуальным правам судебная коллегия проверила, направлена ли совокупность существенных признаков спорной полезной модели на достижение одного технического результата, нескольких взаимосвязанных технических результатов, либо имеются две совокупности существенных признаков, каждая из которых направлена на достижение самостоятельного технического результата, по всей совокупностью признаков достигается общий технический результат.

Заслушав аргументы заявителя по обозначенному поводу, а также доводы Роспатента и представителей правообладателя, судебная коллегия не может согласиться с позицией заявителя о том, что в спорном патенте на полезную модель указаны два технических результата "возможность бурения на ходу" и "регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения". С учетом дополнительного изучения судебной коллегией описания к спорному патенту, мотивированной позиции административного органа и правообладателя необходимо констатировать, что материалами дела подтвержден единый технический результат, обусловленный задачами, для решения которых предназначено данное техническое решение.

Признавая несостоятельной позицию заявителя по вышеуказанному поводу, судебная коллегия обращает внимание на то, что аналогичный вывод о едином техническом результате уже сделан в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции применительно к проверке законности обжалуемого решения Роспатента в отношении спорного изобретения, и этот мотивированный вывод суда первой инстанции поддержан президиумом Суда по интеллектуальным правам (как было указано выше, выводы суда первой инстанции при первоначальном рассмотрении дела, сделанные в отношении спорного изобретения, признаны судом кассационной инстанции правильными, в этой части решение Суда по интеллектуальным правам оставлено в силе).

Тем не менее, судебная коллегия усматривает основания для признания обжалуемого ненормативного правового акта недействительным в части произведенного преобразования в силу следующего.

Так, отменяя решение суда первой инстанции в части, президиум Суда по интеллектуальным правам указал: суд первой инстанции не проанализировал существенность отличительных признаков заявленной к преобразованию полезной модели (как отличительных от технического решения, раскрытого в источнике информации 2, так и отличительных от технического решения, раскрытого в источнике информации 4).

Согласно пункту 2 статьи 1351 ГК РФ полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В силу абзаца четвертого пункта 35 Требований ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Судебная коллегия также принимает во внимание позицию суда кассационной инстанции, что именно в описании спорного технического решения должны содержаться сведения о влиянии отличительного признака на технический результат, при отсутствии такого раскрытия в описании признаки не могут считаться существенными, даже если после выдачи патента доказано, что они действительно оказывают влияние на технический результат.

В ходе рассмотрения дела установлено, что заявленная к преобразованию полезная модель отличается от технического решения, раскрытого в источнике информации 4, одним признаком: выполнение комбайна, в котором стойки распорной рамы буро-анкеровального блока размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом.

Между тем признак, характеризующий размещение буро-анкеровального блока, уже был признан не влияющим и на возможность бурения на ходу, и на регулирование расстояния между шпурами в пределах возможных зон бурения при анализе изобретательского уровня спорного изобретения. Принимая во внимание то, что в рассматриваемой ситуации спорное изобретение является тем же техническим решением, что и спорная полезная модель, оснований для иных выводов применительно к данному признаку не имеется.

Кроме того, в части "буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы" данный признак указан в качестве известного как из технического решения по источнику информации 2, так и из технического решения по источнику информации 4 при анализе изобретательского уровня спорного изобретения (и в этой части решение оставлено в силе).

Таким образом, спорная полезная модель отличается от источника 4 только несущественным для технического результата признаком.

В отношении источника 2 судебная коллегия отмечает: заявленная к преобразованию полезная модель отличается от технического решения, раскрытого в источнике информации 2, тремя признаками: комбайн, имеющий два отбойных устройства (признак 1); буро-анкеровальный блок состоит из распорной рамы, стойки которой размещены в зазорах между конвейером и исполнительным органом (признак 2); гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе и обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна (признак 3).

Проанализировав описание спорной полезной модели, судебная коллегия отмечает, что в нем присутствует упоминание о том, что отбойные устройства формируют почву и кровлю выработки. Между тем какая-либо связь этой функции с выполнением бурения и изменением расстояния между шпурами не раскрыта.

Необходимо также отметить, что при первоначальном рассмотрении дела применительно к проверке изобретательского уровня спорного изобретения установлено, что признак, характеризующий размещение блока, не влияет на достижение технического результата.

Дополнительно следует отметить, что суд кассационной инстанции согласился с известностью из источника информации 2 выполнения буро-анкеровального блока с распорной рамой, которая была установлена при анализе изобретательского уровня спорного изобретения.

В отношении признака "гидроцилиндры распорной рамы закреплены на конвейере или исполнительном органе и обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна" источника 2 судебная коллегия констатирует: в обжалуемом ненормативном правовом акте административный орган сам признал несущественным этот признак в части закрепления гидроцилиндров на конвейере или исполнительном органе при проверке довода о нарушении единства полезной модели вследствие включения в ее формулу альтернативных признаков.

Кроме того, анализ описания спорного патента относительно влияния остальной части отличительного признака "гидроцилиндры распорной рамы обеспечивают распор и удержание рамы с направляющими при движении комбайна" на технический результат показал: "при устранении такого технического решения, как распорная рама, шарнирно установленная на гидроцилиндрах, закрепленных на конвейере или исполнительном органе, невозможно бурение на ходу". При этом одновременно с формированием забоя производится бурение и анкерование путем распора в кровлю распорной рамы (6) гидроцилиндрами (8), обеспечивающими поджатие распорной рамы (6) в кровлю при движении комбайна на расстояние "Б" от начала до конца бурения и анкерования. Из описания спорного патента усматривается, что неподвижность буро-анкеровального инструмента обеспечивается регулировкой положения распорной рамы (6) гидроцилиндрами.

Поскольку изменение расстояния между шпурами может быть выполнено как при раме, удерживаемой в состоянии распора, так и в свободном ее положении, при перемещении от одного места бурения до другого, связь данной части вышеуказанного отличительного признака не показана.

В этой связи, как обоснованно отмечает заявитель, существенным должен признаваться признак 3 в части обеспечения гидроцилиндрами распорной рамы распора и удержания рамы с направляющими при движении комбайна. Между тем наличие и функция гидроцилиндров распорной рамы известны из источника информации 2: гидроцилиндры 7 перемещают опорную раму 8 в переднее по ходу комбайна положение, а распор башмаков 9 рамы 8 в кровлю при движении комбайна вперед осуществляется с помощью гидроцилиндров 5 и 6.

Таким образом, известность всех существенных признаков спорной полезной модели из противопоставленных источников 2 и 4 свидетельствует о том, что спорное техническое решение не соответствует условию патентоспособности "новизна".

Судебная коллегия также принимает во внимание то, что зависимых пунктов формула технического решения не содержит, вопрос о частичном сохранении его правовой охраны поставлен быть не может.

Согласно абзацу третьему пункта 138 Постановления N 10, отменяя решение Роспатента, суд вправе в случае признания установленными фактических обстоятельств, требующихся для вынесения соответствующего решения, в частности, обязать Роспатент аннулировать патент.

Принимая во внимание то, что существенные нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения, которые могут быть устранены только при его повторном рассмотрении, не установлены, а также то, что патент Российской Федерации на изобретение N 2627339 обжалуемым решением административного органа признан недействительным полностью и выдан новый патент Российской Федерации на полезную модель N 209274, судебная коллегия полагает необходимым признать недействительным обжалуемое решение Роспатента в части осуществленного преобразования патента на спорное изобретение в патент на спорную полезную модель как не соответствующее пункту 3 статьи 1398 ГК РФ, признать патент на спорную полезную модель недействительным полностью и обязать административный орган внести сведения об аннулировании этого патента в соответствующий реестр.

Вывод суда о наличии оснований для удовлетворения требования заявителя о признании решения Роспатента недействительным в части является в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения судебных расходов по уплате государственной пошлины на административный орган.

Судебная коллегия приходит к выводу, что с Роспатента в пользу общества "ЛМЗ Универсал" подлежит взысканию 4500 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования иностранного лица - открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения, поступившего 17.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации N 2627339 на изобретение "Горный комбайн" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.01.2022, вынесенное по результатам рассмотрения возражения, поступившего 17.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации N 2627339 на изобретение в части преобразования патента на изобретение в патент Российской Федерации на полезную модель и выдачи в связи с этим нового патента как не соответствующее пункту 3 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Признать патент Российской Федерации N 209274 на полезную модель "Горный комбайн" недействительным полностью.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести сведения об аннулировании патента Российской Федерации N 209274 на полезную модель "Горный комбайн" в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица - открытого акционерного общества "ЛМЗ Универсал" (регистрационный номер 600122531) 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Р.В. Силаев

Судья

Е.Ю. Пашкова