Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2024 г. N С01-503/2024 по делу N СИП-633/2023 Суд оставил без изменения судебное решение об отказе в признании недействительным решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения на отказ в государственной регистрации товарного знака, поскольку заявленное обозначение тождественно фамилии персонажей известного в Российской Федерации романа и одноименного мультипликационного фильма

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2024 г. N С01-503/2024 по делу N СИП-633/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 июня 2024 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - заместителя председателя Суда по интеллектуальным правам Корнеева В.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Рассомагиной Н.Л., Четвертаковой Е.С.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лукашовой К.Р. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" (Кузнечный пер., д. 2-4, лит. Б, пом. 11-Н, комн. 5, вн. тер. г. муниципальный округ Владимирский округ, Санкт-Петербург, 191025, ОГРН 1217800002133) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2023 по делу N СИП-633/2023

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 121059, ОГРН 1047730015200) от 31.03.2023, принятого по результатам рассмотрения поступившего 25.12.2022 возражения на решение от 26.10.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2021716396.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо The Saul Zaentz Company (2600 Tens Street, Berkeley, California 94710, United States of America), иностранное лицо Middle-Earth Enterprises LLC (2117D Fourth Street, Berkeley, California 94710, United States of America).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" - Рубцова А.Ю. (по доверенности от 29.06.2023);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-59/41и).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" (далее - общество "БЭГГИНС КОМПАНИ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 31.03.2023, которым оставлено в силе решение Роспатента от 26.10.2022 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения "" по заявке N 2021716396 (далее - оспариваемое решение, спорная заявка, заявленное обозначение соответственно), в части перечисленных в заявке товаров и услуг 26, 30, 31, 32, 36, 37 и 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и отдельных товаров и услуг 20, 39, 40, 41 и 42-го классов МКТУ.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены иностранное лицо The Saul Zaentz Company (далее - компания The Saul Zaentz Company) и иностранное лицо Middle-Earth Enterprises LLC (далее - компания Middle-Earth Enterprises LLC).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2023 заявленные требования общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" просит отменить решение суда первой инстанции, признать оспариваемое решение Роспатента недействительным, обязать Роспатент принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Роспатент представил письменные объяснения на кассационную жалобу, в которых не согласился с изложенными в ней доводами, просил оставить обжалуемое решение суда первой инстанции без изменения как законное и обоснованное.

Компания The Saul Zaentz Company и компания Middle-Earth Enterprises LLC представили отзыв на кассационную жалобу, в котором возражали против изложенных в ней доводов, просили отказать в ее удовлетворении.

В судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам явился представитель Роспатента.

Представитель общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" принял участие в судебном заседании посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел".

Компания The Saul Zaentz Company и компания Middle-Earth Enterprises LLC, извещенные о месте и времени судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

В судебном заседании представитель общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Президиум Суда по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела и установил суд первой инстанции, 23.03.2021 общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" направило в Роспатент спорную заявку на регистрацию словесного обозначения "" в качестве товарного знака в отношении ряда товаров 14, 16, 20, 21, 26, 30, 31, 32-го классов и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43-го классов МКТУ.

В ходе экспертизы заявленного обозначения в административный орган 17.09.2021 поступила "мягкая оппозиция" компании The Saul Zaentz Company от 12.09.2021, содержащая доводы о несоответствии государственной регистрации данного обозначения в качестве товарного знака положениям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В своем обращении компания The Saul Zaentz Company указала, что заявленное обозначение воспроизводит фамилию персонажей романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" (1954 год) и мультипликационного фильма "Властелин колец" (1978 год), а именно Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins).

Названное обращение на основании пункта 1 статьи 1493 и абзаца третьего пункта 1 статьи 1499 ГК РФ Роспатент учел при исследовании возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

Решением от 26.10.2022 административный орган отказал в государственной регистрации указанного обозначения в связи с его несоответствием положениям подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Обществом "БЭГГИНС КОМПАНИ" в Роспатент подано возражение от 25.12.2022 на упомянутое решение этого органа.

Решением административного органа от 31.03.2023 в удовлетворении возражения общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" отказано.

Принимая указанное решение, Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка, использующего в своей письменности буквы латинского алфавита. При этом, как следует из приведенных в интернет-словарях "Яндекс Переводчик" и "Lingvo Live" примеров употребления заявленного обозначения в литературе, в массовой культуре и в СМИ, указанное обозначение используется в качестве фамилии "Baggins" персонажей Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins) романа "Властелин колец" и снятых по его мотивам фильмов, в том числе мультипликационного фильма "Властелин колец".

С учетом изложенного административный орган пришел к выводу о том, что заявленное обозначение тождественно фамилии персонажей романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма, а именно Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins).

Роспатент признал, что изданный в 50-х годах XX века роман "Властелин колец" является одним из известнейших произведений фэнтези XX века, был переведен на 38 языков и неоднократно издавался по всему миру. На основе романа "Властелин колец" были сняты кинематографические произведения, также получившие широкую известность во всем мире, например одноименная кинотрилогия 2001 - 2003 годов, которая в целом собрала в мировом кинопрокате около 3 миллиардов долларов США.

Административный орган принял во внимание тот факт, что компании The Saul Zaentz Company принадлежит право коммерческого использования романа "Властелин колец", а также его частей.

Учитывая известность романа "Властелин колец", его персонажей - хоббитов по фамилии Baggins, наличие авторских прав на них у иного лица, Роспатент признал обоснованным вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Административный орган установил, что между компанией The Saul Zaentz Company и обществом "БЭГГИНС КОМПАНИ" не имеется каких-либо хозяйственных или организационных взаимоотношений, в связи с чем признал обоснованным тот вывод экспертизы, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя всех испрашиваемых товаров и услуг, что не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Основанием для отказа в регистрации спорного обозначения применительно к отдельным товарам и услугам также явилось его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Роспатент признал вероятность смешения заявленного обозначения:

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 607512 (с приоритетом от 01.03.2016) в отношении услуг 35-го класса МКТУ (правообладатель - Аганин А.И.);

с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 516819 (с приоритетом от 12.05.2012) в отношении всех товаров 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18-го классов, ряда товаров 20-го класса, всех товаров 21, 24, 25-го классов и ряда услуг 39-го, 41-го классов МКТУ (правообладатель - компания The Saul Zaentz Company).

Административный орган установил, что заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно словесным элементам "Baggins" / "BAGGINS" противопоставленных товарных знаков, с учетом чего они являются сходными в целом, несмотря на отдельные отличия.

Роспатент провел анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, по результатам которого отразил в заключении, являющемся неотъемлемой частью оспариваемого решения, свои выводы о том, какие товары и услуги заявленного обозначения однородны каким товарам и услугам противопоставленных товарных знаков.

С учетом сделанных выводов административный орган подтвердил позицию экспертизы о наличии вероятности смешения противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением в отношении определенных товаров и услуг.

Несогласие с решением Роспатента от 31.03.2023 послужило основанием для обращения общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

Суд первой инстанции рассмотрел дело по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции установил, что, принимая оспариваемый ненормативный акт, административный орган действовал в рамках предоставленных ему полномочий.

Как указал суд первой инстанции, при применении подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ необходимо установить, воспроизводит ли спорный товарный знак персонажа противопоставленного произведения, а именно: используются ли в данном товарном знаке индивидуализирующие характеристики такого персонажа, которые делают его узнаваемым.

Суд первой инстанции поддержал позицию Роспатента, состоящую в том, что заявленное обозначение тождественно фамилии персонажей романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма, а именно Фродо Бэггинса (Frodo Baggins) и Бильбо Бэггинса (Bilbo Baggins).

Суд первой инстанции отметил, что имя (а также его части, например, фамилия) является одним из ключевых индивидуализирующих признаков персонажа, которые делают его оригинальным, узнаваемым и отличительным от других героев.

Суд первой инстанции констатировал: поскольку в заявленном обозначении используются индивидуализирующие характеристики героев романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса, указанное обозначение воспроизводит данных персонажей.

Суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента об известности романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма в Российской Федерации, в силу чего указал, что обозначение "BAGGINS" будет ассоциироваться у российских потребителей с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом данных произведений.

Суд первой инстанции учел, что исключительные права на роман "Властелин колец" и одноименный мультипликационный фильм возникли у компании The Saul Zaentz Company до даты подачи спорной заявки.

Вместе с тем общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" не представило в материалы административного дела согласие компании The Saul Zaentz Company на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о противоречии предоставления правовой охраны заявленному обозначению нормам подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Суд первой инстанции отклонил довод общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что административный орган не проанализировал достоверность приведенной в интернет-словарях "Яндекс Переводчик" и "Lingvo Live" информации по поводу употребления слова "BAGGINS" в литературе, в массовой культуре и в СМИ.

Как указал Роспатент, в результатах поиска значения слова "BAGGINS" в интернет-словарях "Яндекс Переводчик" и "Lingvo Live" приведены цитаты из романа "Властелин колец", из повести "Хоббит, или Туда и обратно", из снятых по мотивам данных произведений фильмов, а также из различных телесериалов и статей в СМИ.

Суд первой инстанции отметил, что у административного органа не имелось оснований считать, что в указанных источниках слово "BAGGINS" не используется или употребляется в иных значениях. Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" не представило доказательства, согласно которым в упомянутых интернет-словарях приведены недостоверные сведения.

Суд первой инстанции отклонил довод общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что в романе "Властелин колец" упомянуто множество хоббитов, имеющих фамилию "Бэггинс". В силу изложенного, по мнению заявителя, спорное обозначение не будет ассоциироваться у потребителей именно с персонажами Фродо Бэггинсом и Бильбо Бэггинсом.

Фродо Бэггинс и Бильбо Бэггинс являются ключевыми персонажами романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма, именно посредством действий которых развивается основной сюжет указанных произведений. В силу этого фамилия "Бэггинс" будет ассоциироваться у потребителей именно с приведенными персонажами.

Даже если обозначение "BAGGINS" будет восприниматься в качестве имени иного героя романа "Властелин колец" и снятого по его мотивам мультипликационного фильма, то данное обозначение в любом случае будет являться сходным с персонажем названных произведений.

Что касается довода общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что в ряде переводов романа "Властелин колец" на русский язык фамилия "Baggins" адаптирована и изменена (например, на "Торбинс"), в силу чего обозначение "BAGGINS" не будет ассоциироваться у российских потребителей с названными персонажами, суд первой инстанции отметил следующее.

В русском дубляже мультипликационного фильма "Властелин колец" фамилия "Baggins" приведенных персонажей переведена именно как "Бэггинс".

При этом аналогичная версия перевода данной фамилии используется в иных фильмах, снятых по мотивам романа "Властелин колец", например в фильмах "Властелин колец: Братство кольца", "Властелин колец: Две крепости", "Властелин колец: Возвращение короля", что усиливает имеющиеся у российских потребителей ассоциативные связи в отношении заявленного обозначения.

Суд первой инстанции также отклонил довод общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что заявленное обозначение не ассоциируется у российских потребителей с персонажами романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма, поскольку слово "Baggins" придумано не Джоном Р.Р. Толкином, а представляет собой реально существующую англосаксонскую фамилию.

Суд первой инстанции поддержал позицию Роспатента, состоящую в том, что англосаксонская фамилия Бэггинс не является распространенной в Российской Федерации. Доказательств того, что заявленное обозначение будет восприниматься потребителями как названная фамилия, не имеющая отношения к перечисленным персонажам, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" не представило.

Суд первой инстанции отклонил довод общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг, которые не имеют отношения к сферам деятельности, связанным с романом "Властелин колец" и с одноименным мультипликационным фильмом, например к издательскому делу и кинопроизводству. В силу этого, по мнению заявителя, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Как отметил суд первой инстанции, административный орган верно указал на то, что вопрос взаимосвязи испрашиваемых товаров и услуг с возможными сферами применения противопоставленного объекта авторских прав (его персонажа) не имеет правового значения при применении названной нормы.

Суд первой инстанции также отклонил довод общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" о том, что Роспатент не проанализировал, являются персонажи Фродо Бэггинс и Бильбо Бэггинс романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма самостоятельными объектами авторских прав или нет.

Как указал суд первой инстанции, норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не содержит требований, согласно которым противопоставленному названию или персонажу произведения искусства должна быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1259 данного Кодекса.

Суд первой инстанции поддержал вывод Роспатента о том, что государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит нормам подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Как установил суд первой инстанции, заявленное обозначение воспроизводит персонажей Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса известного в Российской Федерации романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма. При этом компании The Saul Zaentz Company принадлежит исключительное право на данный мультфильм, а также право на коммерческое использование названного романа и его персонажей.

С учетом приведенных обстоятельств у российских потребителей при восприятии заявленного обозначения будет возникать не соответствующее действительности представление о том, что источником маркируемых данным обозначением товаров и услуг является либо компания The Saul Zaentz Company, либо иное лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность под контролем названной компании.

Сравнив спорное обозначение с противопоставленными товарными знаками, суд первой инстанции подтвердил вывод Роспатента о высокой степени сходства сравниваемых обозначений и о высокой степени однородности сравниваемых товаров и услуг, а также о наличии вероятности смешения данных обозначений в гражданском обороте.

Учитывая изложенное суд первой инстанции указал, что государственная регистрация заявленного обозначения в отношении всех испрашиваемых товаров 14, 16, 21-го классов МКТУ, а также части товаров 20-го класса и части услуг 35, 39, 40, 41, 42-го классов МКТУ противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" заявило довод о том, что ранее на его имя Роспатент зарегистрировал товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 664455. При этом несоответствие предоставления данному товарному знаку правовой охраны требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ административный орган не выявил. В силу указанного, по мнению заявителя, при принятии оспариваемого решения от 31.03.2023 Роспатент нарушил принцип законных ожиданий.

Ссылаясь на правовую позицию, изложенную в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.06.2023 по делу N СИП-1046/2022, административный орган указал, что содержанием принципа законных ожиданий является не идентичное поведение административного органа в отношении разных хозяйствующих субъектов применительно к схожим фактическим обстоятельствам, а именно идентичное поведение применительно к одним и тем же лицам при идентичных фактических обстоятельствах.

Суд первой инстанции поддержал позицию Роспатента, состоящую в том, что приведенный обществом "БЭГГИНС КОМПАНИ" товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 664455 отличается от заявленного обозначения как составом элементов, так и графическим исполнением.

Кроме того, суд первой инстанции отметил, что при принятии оспариваемого решения административный орган учел доводы компании The Saul Zaentz Company о несоответствии государственной регистрации заявленного обозначения в том числе требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ. При этом применительно к товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 664455 соответствующее обращение названной компании в Роспатент в установленном действующим законодательством порядке не поступало.

В свою очередь, каких-либо решений, принятых при идентичных фактических обстоятельствах, административный орган не выносил.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции указал, что ссылка общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" на факт государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 664455 не опровергает выводы Роспатента о несоответствии государственной регистрации заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, в связи с чем заявленные требования общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" оставил без удовлетворения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о применимом законодательстве, о полномочиях Роспатента по рассмотрению возражения на решение об отказе в регистрации товарного знака. Кроме того, не оспаривается и соблюдение Роспатентом процедурных норм и правил при рассмотрении возражения.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции не проверяется.

В кассационной жалобе общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" оспаривает вывод суда первой инстанции о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ ввиду того, что у потребителей может сложиться неверное представление о том, что источником маркируемых заявленным обозначением товаров и услуг является компания The Saul Zaentz Company.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации каких-либо товаров и услуг, произведенных компанией The Saul Zaentz Company, в том числе однородных товарам и услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" отмечает, что при оценке заявленного обозначения на предмет вероятности смешения с противопоставленными товарными знаками суд первой инстанции не установил наличие или отсутствие однородности услуг 43-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

В результате этого, как полагает заявитель кассационной жалобы, суд первой инстанции пришел к неверному выводу об отсутствии оснований для предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении услуг 43-го класса МКТУ.

Заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что суд первой инстанции не учел скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленному обозначению.

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" считает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ неправомерным в отношении неоднородных товаров и услуг.

Податель кассационной жалобы указывает, что суд первой инстанции пришел к выводу о самостоятельной охраноспособности персонажей литературного произведения - "Bilbo Baggins" и "Frodo Baggins" в связи с тем, что компания The Saul Zaentz Company предоставляет право использования образов персонажей иным лицам посредством заключения сублицензионных договоров.

По мнению общества "БЭГГИНС КОМПАНИ", данный вывод суда первой инстанции не обоснован и противоречит обстоятельствам дела, так как в материалах дела отсутствуют какие-либо лицензионные или сублицензионные договоры.

Заявитель кассационной жалобы отмечает, что на основании доводов Роспатента суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка и используется лишь в качестве фамилии персонажей произведения "Властелин колец".

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" считает данный вывод суда первой инстанции не соответствующим обстоятельствам дела, поскольку заявителем были представлены доказательства, свидетельствующие о неоднозначном переводе фамилии "BAGGINS" на русский язык, а также доказательства того, что слово "BAGGINS" не было придумано автором литературного произведения, а действительно существовало и использовалось в качестве фамилии в различных странах, в том числе в России.

Податель кассационной жалобы обращает внимание на то, что, вопреки положению пункта 82 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), суд первой инстанции не установил, воспроизводит ли заявленное обозначение исключительно персонажей литературного произведения.

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" ссылается на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства узнаваемости заявленного обозначения только как фамилии персонажей произведения "Властелин колец".

Заявитель кассационной жалобы указывает, что суд первой инстанции не учел пункт 2 Информационной справки по вопросам, возникающим при применении пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.12.2022 N СП-21/33 (далее - Информационная справка), что привело к необоснованному выводу об узнаваемости персонажей "Bilbo Baggins" и "Frodo Baggins" лишь ввиду известности произведения "Властелин колец".

Ссылаясь на пункт 2 Информационной справки, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" отметило, что при проверке заявленного обозначения на соответствие положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ суду первой инстанции необходимо было установить узнаваемость персонажей "Bilbo Baggins" и "Frodo Baggins", а не узнаваемость произведения "Властелин колец".

Податель кассационной жалобы обращает внимание на противоречивость обжалуемого решения суда первой инстанции.

Так, в своем решении суд первой инстанции делает вывод об отсутствии необходимости установления узнаваемости персонажа. Однако в этом же решении суда содержится вывод об охраноспособности персонажей.

Кроме того, указанный вывод противоречит решению Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2023 по делу N СИП-1019/2022, из которого следует, что оценка самостоятельной правовой охраны персонажа обязательна.

Рассмотрев доводы, приведенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В части доводов, касающихся несоответствия заявленного обозначения положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации о 20.07.2015 N 482, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение в отношении товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Суд первой инстанции установил: оспариваемое решение в этой части основано на том, что заявленное обозначение воспроизводит фамилии персонажей Фродо Бэггинса и Бильбо Бэггинса известного в Российской Федерации романа "Властелин колец" и одноименного мультипликационного фильма. При этом компании The Saul Zaentz Company принадлежит исключительное право на данный мультфильм, а также право на коммерческое использование названного романа и его персонажей. С учетом приведенных обстоятельств у российских потребителей при восприятии заявленного обозначения будет возникать не соответствующее действительности представление о том, что источником маркируемых данным обозначением товаров и услуг является либо компания The Saul Zaentz Company, либо иное лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность под контролем названной компании.

Суд первой инстанции поддержал эти суждения, не сделав собственных выводов по данному вопросу.

Вместе с тем положенные в основу вывода о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ основания противоречат надлежащей методологии применения указанной нормы права, на что обоснованно указано в кассационной жалобе (и о чем общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" говорило суду первой инстанции).

Оспариваемое решение административного органа основано на предположении о заблуждении потребителя в отношении изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги).

Вместе с тем ни Роспатент, ни переписавший его решение суд первой инстанции не устанавливали вероятные ассоциативные связи в отношении изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, не устанавливали, знают ли потребители соответствующих услуг о компании The Saul Zaentz Company, осуществляет ли эта компания какую-либо деятельность на территории Российской Федерации.

Выводы суда первой инстанции и Роспатента о том, что Фродо Бэггинс и Бильбо Бэггинс являются персонажами известного в Российской Федерации романа "Властелин колец", недостаточны для того, чтобы подтвердить ассоциативную связь между конкретными товарами и услугами, заявленным обозначением и именно компанией The Saul Zaentz Company.

Таким образом, в данном случае Роспатент не установил необходимые обстоятельства, а суд первой инстанции этот недостаток оспариваемого решения не устранил.

С учетом этого выводы о противоречии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ сделаны при неправильном применении норм материального права.

Однако вопрос о правовых последствиях этого обстоятельства зависит от оценки президиумом Суда по интеллектуальным правам законности решения суда первой инстанции в остальных частях.

В части доводов, касающихся несоответствия заявленного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Как следует из текста заявления общества "БЭГГИНС КОМПАНИ", поданного в суд первой инстанции (с учетом в том числе просительной части), оспариваемое решение являлось предметом судебной проверки не полностью, а лишь в отношении тех товаров и услуг, в отношении которых Роспатент не установил противоречие заявленного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В той части, в которой заявленное обозначение противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, решение в поданном в суд заявлении не оспаривалось.

Доводы о законности решения Роспатента в этой части приводил в своем отзыве административный орган. Вместе с тем предмет спора формируется заявителем, а не его процессуальным оппонентом.

С учетом этого выводы суда первой инстанции, касающиеся законности решения Роспатента в неоспоренной его части, выходят за предмет спора и подлежат исключению из текста решения суда первой инстанции (с абзаца девятого на странице 12 по абзац пятый на странице 17).

Доводы кассационной жалобы о необходимости судебной проверки правильности отказа в предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку на основании положений подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ в отношении услуг 43-го класса МКТУ подлежат отклонению: как прямо следует из решения Роспатента (страница 41 заключения, являющегося приложением к оспариваемому решению), в отношении услуг 43-го класса МКТУ невозможность предоставления правовой охраны спорному товарному знаку обусловлена положениями подпункта 1 пункта 3 и подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, но не положениями подпункта 2 пункта 6 той же статьи Кодекса.

В части доводов, касающихся несоответствия заявленного обозначения положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно подпункту 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В силу абзаца пятого пункта 9 статьи 1483 ГК РФ положения данного пункта названной статьи Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Исходя из буквального содержания нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ различаются обстоятельства, которые необходимо устанавливать при противопоставлении товарному знаку объекта авторского права целиком и при противопоставлении лишь его части.

Как прямо следует из текста возражения, установил суд первой инстанции и не оспаривается в кассационной жалобе, в данном случае оспариваемое решение основано на противопоставлении части произведения (фамилии двух персонажей).

При проверке соответствия регистрации товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ об использовании в товарном знаке части произведения необходимо установить следующие обстоятельства:

охраноспособность произведения, существовавшего на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака;

тождественность обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, части известного произведения;

восприятие потребителями товара, для индивидуализации которого заявлено на регистрацию обозначение, этого обозначения как части конкретного произведения;

отсутствие согласия правообладателя такого произведения на регистрацию тождественного названию произведения товарного знака.

Произведение должно обладать признаками объекта, подлежащего охране в соответствии с нормами, регулирующими правовой режим объектов авторского права (глава 70 ГК РФ).

Вместе с тем не требуется, чтобы и часть произведения сама по себе, отдельно от всего произведения в целом, была признана самостоятельным результатом творческого труда автора - норма подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не направлена на защиту части произведения как объекта авторского права.

Аналогичный подход отражен во множестве постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам, в том числе в постановлении от 25.03.2024 по делу N СИП-943/2023.

В возражении и в поданном в суд заявлении общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" не оспаривало правомерность рассмотрения Роспатентом вопроса о соответствии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, право компании The Saul Zaentz Company на подачу "мягкой оппозиции".

Из вышеприведенных пяти обстоятельств, необходимых для применения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ к частям произведений, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" оспаривало только два - третье и четвертое.

Так, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" не оспаривало охраноспособность романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", его известность в Российской Федерации на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака, отсутствие согласия правообладателя. Эти обстоятельства в возражении признаны.

Общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" указывало:

заявленное обозначение не является тождественным ни с одним из персонажей романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец", поскольку представляет собой фамилию как минимум 25 персонажей;

заявленное обозначение не воспринимается потребителями как часть конкретного произведения, поскольку спорные товары не связаны с издательским делом и с кинопроизводством.

При обращении в суд общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" дополнительно отметило:

фамилия "Baggins" не придумана Джоном Р.Р. Толкином, существовала и раньше как английская фамилия реальных людей;

фамилия "Baggins" героев романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" переводилась на русский язык, в том числе как "Суммикс", "Торбинс" или "Беббинс".

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции и Роспатент с правильным применением норм материального права и должной мотивировкой пришли к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ.

Вопреки доводам кассационной жалобы, для целей применения указанной нормы права не требуется устанавливать, что конкретная часть произведения (фамилия) является охраноспособной как самостоятельный результат творческого труда (пункт 7 статьи 1259 ГК РФ).

Учету подлежит то, является ли конкретный элемент частью конкретного произведения. Это определяется исходя из того, сохраняет ли конкретный элемент свою узнаваемость как часть конкретного произведения при его использовании отдельно от всего произведения в целом (абзац второй пункта 81 Постановления N 10).

Для того чтобы в целях применения нормы подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ признать использованной часть конкретного произведения (при доказанности известности произведения), должны быть представлены доказательства ее узнаваемости в товарном знаке применительно к адресной группе потребителей именно как части конкретного произведения.

Аналогичный подход приведен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.01.2020 по делу N СИП-310/2019, от 20.01.2020 по делу N СИП-311/2019, от 25.11.2022 по делу N СИП-152/2022, от 28.06.2023 по делу N СИП-985/2022, от 18.09.2023 по делу N СИП-23/2023 и многих других.

В данном случае позиция Роспатента и суда первой инстанции основана на безмерно широкой известности самого произведения - романа Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" и его основных действующих лиц.

Действительно, фамилия "Baggins" не придумана Джоном Р.Р. Толкином, существовала и раньше, как английская фамилия реальных людей.

Вместе с тем административный орган и суд первой инстанции правомерно исходили из того, что учету подлежат вероятные ассоциативные связи российских потребителей, поскольку в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации (определение Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 N 300-ЭС19-12932).

Данных о том, что английская фамилия "Baggins" известна российскому потребителю как фамилия каких-либо реальных людей, материалы дела не содержат.

С учетом этого правомерны выводы о том, что адресная группа потребителей всех спорных товаров и услуг сочтет заявленное обозначение связанным со всемирно известным романом, а не с неизвестными им реальными людьми, имеющими ту же фамилию.

По этой же причине президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет доводы кассационной жалобы о том, что спорные товары и услуги не связаны с книгопечатной деятельностью и с киноиндустрией. Положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ не ограничены в применении лишь к товарам и услугам, связанным с доведением до третьих лиц экземпляров произведений. Они распространяются на все товары и услуги, в отношении которых будет сохраняться ассоциация между товарами (услугами) и произведением.

Что касается рассуждений о том, что в романе Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец" есть несколько персонажей с одинаковой фамилией, то они не порочат общий вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, поскольку фамилия всех этих персонажей подпадает под действие этой нормы. Ассоциации потребителей могут быть связанными с фамилиями разных персонажей, но, поскольку они все являются частями произведения одного автора, разница в таких ассоциациях в данном случае не имеет правового значения.

С учетом того что положения подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ судом первой инстанции применены верно, а они препятствуют предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении всех спорных товаров и услуг, является правильным итоговый вывод суда первой инстанции о необходимости оставления в силе оспариваемого решения Роспатента.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого судебного акта не усматривается. Кассационная жалоба общества "БЭГГИНС КОМПАНИ" удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, относятся на ее заявителя в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При обращении в Суд по интеллектуальным правам с заявлением общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" уплатило государственную пошлину в размере 6 000 рублей, что подтверждается платежным поручением от 21.06.2023 N 1983.

Обжалуемым решением суд первой инстанции возвратил заявителю из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 3000 рублей.

Подавая кассационную жалобу, общество "БЭГГИНС КОМПАНИ" ходатайствовало о зачете излишне уплаченной государственной пошлины.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 26.04.2024 ходатайство заявителя удовлетворено, произведен зачет государственной пошлины в размере 3 000 рублей, уплаченной по платежному поручению от 21.06.2023 N 1983.

Вместе с тем исходя из разъяснений, изложенных в пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", размер государственной пошлины при обжаловании судебных актов по делам о признании ненормативного правового акта недействительным для юридических лиц составляет 1 500 рублей.

Таким образом, возврату из федерального бюджета подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в размере 1 500 рублей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2023 по делу N СИП-633/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" - без удовлетворения.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "БЭГГИНС КОМПАНИ" (ОГРН 1217800002133) из федерального бюджета 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 21.06.2023 N 1983.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.А. Корнеев

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

Н.Л. Рассомагина

Е.С. Четвертакова