Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2024 г. по делу N СИП-1335/2023 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в признании общеизвестным товарного знака, поскольку административный орган не учел доказательства использования спорного товарного знака аффилированными с заявителем организациями, интенсивность использования обозначения, затраты на рекламу товарного знака (документ не действует)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2024 г. по делу N СИП-1335/2023

Именем Российской Федерации

ГАРАНТ:

Об исправлении опечаток см. определение определение Суда по интеллектуальным правам от 28 июня 2024 г. по делу N СИП-1335/2023

Резолютивная часть решения объявлена 25 июня 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 28 июня 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Щербатых Е.Ю.;

судей Березиной А.Н., Лапшиной И.В.;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дараселия А.Д. -

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, эт. 5, пом. I, ком. 22, Москва, 129110, ОГРН 1027739072492) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011.

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" - Соколова Е.В., Царева И.В. (по доверенности от 19.06.2024 N 19062024/2795); Кудрявцев Д.К., Волков М.А., Алексеев А.В. (по доверенности от 13.12.2023 N 13122023/2788);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 15.01.2024 N 01/4-32-59/41и).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" (далее - общество") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 08.10.2023 об отказе в удовлетворении заявления от 29.12.2022 о признании с 01.01.2022 общеизвестным товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 652011.

В судебном заседании приняли участие представители общества.

Представитель Роспатента принял участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представители общества настаивали на удовлетворении заявления.

Представитель Роспатента в отзыве на заявление и в судебном заседании полагал, что оспариваемое решение является законным и не нарушает права и законные интересы общества.

Как следует из материалов дела, товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 652011 с приоритетом от 12.05.2017, зарегистрирован на имя общества "ТехноНИКОЛЬ" 13.04.2018 в отношении широкого перечня товаров 1, 2, 6, 16, 17, 19, 22, 27-го классов и услуг 35, 37, 39, 42, 45-го классов МКТУ.

Общество "ТехноНИКОЛЬ" 29.12.2022 обратилось в Роспатент с заявлением о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, в том числе "черепица кровельная металлическая", товаров 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", товаров 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, в том числе черепица кровельная неметаллическая".

В дальнейшем заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивал признание обозначения "" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком: в отношении товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" МКТУ.

Для подтверждения общеизвестности указанного товарного знака заявителем были представлены следующие материалы:

изображение товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011;

уставные документы общества "ТехноНИКОЛЬ";

информационное письмо о структуре корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

договор по разработке фирменного стиля;

сведения об учебных центрах корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

договоры о рекламе продукции;

книги, журналы, календари и видеоинформация о корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

сведения о положении корпорации "ТехноНИКОЛЬ" на рынке согласно различным рейтингам;

заключение от 11.02.2022, подготовленное по результатам социологического опроса среди совершеннолетних жителей Российской Федерации, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения "ВЦИОМ" (далее - ВЦИОМ);

сведения о производственном туризме;

награды, дипломы и благодарственные письма, присужденные и адресованные различным организациям;

заверенная копия свидетельства Российской Федерации N 652011 на спорный товарный знак;

письмо Колесникова С.А. от 20.12.2022 N 01;

регламент работы с объектами интеллектуальной собственности в производственном подразделении корпорации "ТехноНИКОЛЬ";

сводная таблица с фотографиями товаров, образцами продукции и каталогами продукции;

справка о структуре корпорации "ТехноНИКОЛЬ" от 10.01.2023;

информационная справка об объемах продаж общества с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы" (далее - общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы") за период с 2017 года по сентябрь 2022 г.;

копии договоров поставки строительных материалов, заключенных в период с 2012 по 2021 год;

копии договоров, заключенных с торговыми сетями в период с 2012 по 2015 год, а также в 2017, 2019 и 2021 годах;

сводная таблица о поставках продукции по федеральным округам Российской Федерации за период с 2017 по 2022 год;

сводная таблица о реализации товаров, маркированных товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 652011;

маркетинговые исследования в отношении обозначения "ТЕХНОНИКОЛЬ";

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении организаций, входящих в корпорацию "ТехноНИКОЛЬ";

пояснительная записка ВЦИОМ в отношении отчета;

письмо департамента металлургии и материалов;

сводная таблица товаров, маркированных обозначением "ТЕХНОНИКОЛЬ".

Решением от 08.10.2023 Роспатент отказал в признании товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров по следующим основаниям.

При анализе спорного обозначения административный орган установил, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент "ТЕХНОНИКОЛЬ", зарегистрированных, в том числе в отношении товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ, по свидетельствам Российской Федерации N 262335, N 289258, N 284028, N 205098, N 214902, N 304997, N 205099, N 537401, N 373582, N 373581, N 381497, N 372095, N 507639, N 594991, N 554704, N 584903, N 507640, N 660099, N 688095, N 794668, N 794669, N 662811, N 660098, N 688599, N 688283, N 660096, N 692342, N 662815, N 124792, а также по международным регистрациям N 870900, N 870899, N 880901, N 870898, и европейским регистрациям N 004971404, N 006525794, N 006526123.

Роспатент установил, что группа компаний "ТехноНИКОЛЬ" включает 63 производственные площадки, 20 учебных центров и 6 научных центров. Производство продукции осуществляется юридическими лицами (заводами): обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Алабуга", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Техно НИКОЛЬ-Ульяновск", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Лоджикруф Учалы", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Техноплекс", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Полимерной Изоляции", обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Пластики", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Технофлекс", акционерным обществом "РБ групп", обществом с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Техно", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Шинглас", обществом с ограниченной ответственностью "Завод Люксард", обществом с ограниченной ответственностью "ТН-Шинглас Саратов", обществом с ограниченной ответственностью "Лессервис", обществом с ограниченной ответственностью "ДК Премьер-Лес", обществом с ограниченной ответственностью "ДОК ТН-Нижний Тагил", входящими в группу компаний "ТехноНИКОЛЬ". Однако заявитель является только держателем объектов интеллектуальной собственности.

Проанализировав представленные заявителем в качестве подтверждения реализации произведенных заводами товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ справки, договоры, товарные накладные, сводные таблицы, административный орган установил, что за период с 2012 по 2021 год реализация товаров осуществлялась не заявителем, а обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы".

Исходя из анализа представленных заявителем в качестве подтверждения реализации выпускаемой заводами продукции договоров с крупными торговыми сетями, поставщиками товаров, Роспатент пришел к заключению, что производство продукции в период с 2012 по 2015 год, в 2017, 2019, 2021 годах осуществлялось не заявителем, а иными лицами.

Роспатент указал, что согласно представленным документам на всех товарах, выпускаемых заводами и маркированных заявленным обозначением, наносится "QR-код", при активации которого по ссылке покупатель переходит на сайт общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", а в качестве производителя продукции указаны различные заводы.

Административный орган отметил, что на представленных образцах продукции, а также в сводных таблицах с фотографиями продукции на полках и на поддонах не содержится информации об изготовлении товаров под контролем и/или по заказу заявителя.

Оценив рекламные договоры и документы по эфирным справкам, документы по рекламе в сети Интернет, документы по рекламе в печатных изданиях, изготовлению рекламно-информационных материалов, сувенирной продукции, документы по наружной рекламе в торговой сети "Петрович", Роспатент констатировал, что они заключены не заявителем, а другим лицом - обществом "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы".

Ознакомившись с представленными сведениями о наградах и грамотах, административный орган также отметил, что они выданы другим лицам, а не заявителю.

Изучив отчет ВЦИОМ по результатам социологического опроса, Роспатент установил: ответы респондентов представляют собой общие родовые формулировки, в то время как общеизвестность испрашивается в отношении конкретных товаров, соотнести данные ответы с информированностью потребителей непосредственно о товарах, в отношении которых испрашивается общеизвестность заявленного обозначения не представляется возможным, и пришел к выводу о недоказанности ассоциации у потребителей обозначения непосредственно с заявленными товарами.

Роспатент резюмировал: заявителем не доказана активная и интенсивная рекламная кампания всех заявленных товаров, которая охватывала бы значительный период времени, что исключает возможность признания спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации в отношении этих товаров.

Общество "ТехноНИКОЛЬ", не согласившись с решением Роспатента от 08.10.2023, полагая, что оно противоречит действующему законодательству и нарушает его права и законные интересы, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением по настоящему делу.

В обоснование заявленных требований общество "ТехноНИКОЛЬ" ссылается на то, что положениями статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) для признания обозначения общеизвестным не предусмотрена необходимость доказывания известности конкретного заявителя, обратившегося с таким заявлением.

По мнению заявителя, Роспатент необоснованно не принял во внимание документы общества "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы", представленные в обоснование общеизвестности товарного знака, поскольку это общество является аффилированным по отношению к обществу "ТехноНИКОЛЬ" лицом, они входят в одну группу компаний, совместно осуществляют продвижение и использование спорного товарного знака.

Заявитель считает, что социологический опрос показал необходимое совпадение известности спорного товарного знака, товаров, для которых испрашивается его общеизвестность, и его правообладателя во взаимной связи, в то время как Роспатент проанализировал только выводы по открытым вопросам, не оценив результаты соцопроса в совокупности.

Заявитель настаивает на том, что представил достаточно доказательств широкого использования и известности товарного знака для товаров 6, 17, 19-го классов МКТУ на территории Российской Федерации.

По мнению заявителя, Роспатент уклонился от оценки существенных обстоятельств, в подтверждение которых представлены соответствующие доказательства, такие как: интенсивность использования обозначения, произведенные затраты на рекламу товарного знака.

С учетом изложенного общество "ТехноНИКОЛЬ" указывает на неправильное применение (толкование) административным органом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого Роспатент, отказывая в признании заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя.

Роспатент, возражая против удовлетворения заявленных требований, полагал доводы общества "ТехноНИКОЛЬ" несостоятельными, а оспариваемое решение законным.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении, письменных объяснениях общества "ТехноНИКОЛЬ", отзыве на заявление, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в деле доказательства, заслушав объяснения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что Роспатент не оспаривает.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

С учетом даты подачи заявления (29.12.2022) законодательство, применимое для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, включает ГК РФ, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент), и Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция).

Судебная коллегия также полагает необходимым принять во внимание положения и подходы, сформулированные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15.04.1994 (далее - Соглашение ТРИПС), а также в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов Всемирной организации интеллектуальной собственности 20-29.09.1999 (далее - Рекомендация ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.

На то, что для определения правовых основ использования общеизвестных знаков и их охраны имеет важное значение Рекомендация ВОИС, указано в абзаце четвертом определения Конституционного Суда Российской Федерации от 19.09.2019 N 2145-О "По запросу Суда по интеллектуальным правам о проверке конституционности подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 и статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "абзаце четвертом" имеется в виду "абзаце четвертом пункта 2"

Из необходимости учета Рекомендаций ВОИС исходит и сам Роспатент (например, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2018 по делу N СИП-676/2017).

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства - члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране - члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор представляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

Согласно статье 2 Рекомендации ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В статье 2 Рекомендации ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальной является совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечень доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, включает в себя подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, что следует из самой формулировки указанной нормы.

Общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

Вышеприведенные нормы международного и национального законодательства не связывают признание товарного знака в качестве общеизвестного с условием известности заявителя (как конкретного лица) потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых товарным знаком. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Определяющим фактором для целей применения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ является общеизвестность потребителям именно спорного обозначения, а не известность заявителя, который обратился в компетентный орган за признанием указанного факта действительности.

Следовательно, общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя.

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 3.2 определения от 19.09.2019 N 2145-О по делу о проверке конституционности положений подпункта 3 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ во взаимосвязи с положениями статьи 1508 названного Кодекса, общеизвестность товарного знака (используемого в качестве товарного знака обозначения) является фактом объективной действительности и процедура признания такого товарного знака (обозначения) общеизвестным товарным знаком имеет целью подтверждение или опровержение данного факта, а не его возникновение.

Подход, который предполагает необходимость доказывания заявителем общеизвестности товарного знака как обозначения конкретного лица (заявителя), широко известного потребителям соответствующих товаров/услуг, маркируемых заявленным обозначением, не соответствует смыслу положений статьи 6.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Данный подход не согласуется также и с функцией товарного знака как обозначения, служащего средством индивидуализации товаров, но не лиц, производящих эти товары (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ).

По смыслу положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ то, что товарный знак или обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя, означает, что общеизвестность устанавливается не применительно к обозначению абстрактно, а с учетом конкретных товаров, для индивидуализации которых данное обозначение использовалось.

Это согласуется с правовой природой общеизвестного товарного знака как вида товарных знаков.

Значение слов "товаров заявителя" в пункте 1 статьи 1508 ГК РФ совпадает со смыслом, заложенным в указании о товарах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пункте 1 статьи 1477 названного Кодекса.

При этом судебная коллегия не применяет статью 1477 ГК РФ по аналогии к статье 1508 этого Кодекса, а исходит из общеправового принципа единства терминологии - в одинаковые (однотипные) формулировки в разных частях одного нормативного правового акта законодатель вкладывает один и тот же смысл.

Обозначение становится широко известным в результате его использования конкретным лицом - заявителем или конкретными связанными с заявителем лицами.

В отношении любых иных товарных знаков потребитель полагает, что все товары, маркированные конкретным обозначением, происходят из одного источника, но не обязательно имеет возможность его точно указать.

При признании товарного знака общеизвестным осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товар с конкретным заявителем.

Предоставление товарному знаку статуса общеизвестного фактически означает констатацию приобретения им чрезвычайно сильной различительной способности.

С учетом этого может быть принята во внимание изложенная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 позиция, согласно которой для приобретения обозначением различительной способности необходимо, чтобы данное обозначение использовалось только одним лицом.

Анализ судебной практики показывает, что при применении этой правовой позиции суды исходят из того, что может быть установлена приобретенная различительная способность и при использовании конкретного обозначения несколькими лицами, но только в случае, если они являются аффилированными между собой (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018 по делу N СИП-529/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.11.2018 N 300-КГ18-13569 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.01.2019 по делу N СИП-195/2018 и от 23.12.2019 по делу N СИП-324/2019).

В этом же ключе рассуждал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлениях от 11.12.2014 по делу N СИП-35/2014, от 23.12.2022 по делу N СИП-230/2022, от 28.12.2023 по делу N СИП-275/2023, от 31.05.2024 по делу N СИП-737/2023 и др.

Как следует из оспариваемого решения Роспатента, в удовлетворении заявления общества "ТехноНИКОЛЬ" о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации отказано, поскольку в сознании российских потребителей товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 652011 не идентифицируется с обществом "ТехноНИКОЛЬ" по смыслу положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ.

Вместе с тем суд считает такой подход административного органа ошибочным, поскольку для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и высокая узнаваемость среди адресных потребителей товаров и ассоциирование с источником происхождения товаров с использованием этого средства индивидуализации. Осведомленность потребителя должна состоять в том, что товары происходят из одного и того же источника, но потребитель не обязательно должен идентифицировать товары с конкретным заявителем.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что позиция Роспатента, согласно которой установлена прямая зависимость между широкой известностью товарного знака и известностью конкретного производителя, положенная в основу формирования ассоциативных связей в сознании адресной группы потребителей соответствующих товаров, является методологически ошибочной.

Как указал Роспатент в оспариваемом ненормативном правовом акте, представленные обществом "ТехноНИКОЛЬ" документы о введении в гражданский оборот и рекламе товаров относятся к иному лицу - обществу "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы".

Общество "ТехноНИКОЛЬ" представило административному органу информацию о входящих в группу компаний организациях: общество "ТехноНИКОЛЬ" (держатель объектов интеллектуальной собственности), общество "ТехноНИКОЛЬ-Строительные системы (реализатор продукции), общество с ограниченной ответственностью "Завод Техноплекс" (производитель продукции), общество с ограниченной ответственностью "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток" (производитель продукции) и др., указав, что указанные лица должны рассматриваться как единый источник происхождения товара.

Вместе с тем Роспатент не дал какой-либо правовой оценки этому доводу общества "ТехноНИКОЛЬ", ограничившись выводом о недоказанности введения в гражданский оборот и рекламы товаров обществом "ТехноНИКОЛЬ".

С точки зрения административного органа, результаты социологического опроса свидетельствуют об отсутствии у потребителей ассоциаций с заявителем в качестве производителя товаров, маркированных спорным обозначением.

По мнению Роспатента, согласно отчету ВЦИОМ в открытом варианте вопроса о правообладателе обозначения респонденты указали "ТехноНИКОЛЬ", но не указали какую-либо организационно-правовую форму юридического лица; в открытом варианте вопроса о том, для каких товаров используется обозначение "ТехноНИКОЛЬ", потребители указали общие родовые группы (гидро/шумо/тепло-изоляция, кровля/отделочные материалы, строительство ремонт), а не товары 6, 17, 19-го классов МКТУ.

Вместе с тем, оценив выводы по открытым вопросам, административный орган не оценил результаты социологического опроса в совокупности.

Суд исходит из того, что те недостатки отчета ВЦИОМ, на которые ссылался административный орган в отзыве на заявление, не содержались в оспариваемом решении.

Настоящее дело рассматривалось по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми судебной проверке на предмет соответствия закону и иным нормативным правовым актам подлежит именно оспариваемый ненормативный акт. В связи с этим отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения административного органа, содержащий отличное (дополнительное) обоснование принятого решения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017, от 25.01.2019 по делу N СИП-185/2018 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 17.05.2019 N 300-ЭС19-5840 в передаче дела для пересмотра отказано) и др.

При оценке представленных заявителем доказательств географии и объемов продаж продукции заявителя, маркированной спорным товарным знаком, затрат на проведение рекламной деятельности, признания общества "ТехноНИКОЛЬ" в профильных строительных рейтингах административным органом акцент сделан на неотносимости указанных документов к деятельности общества "ТехноНИКОЛЬ".

С учетом вышеизложенного суд соглашается с доводом заявителя о неправильном применении административным органом положений пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, вследствие которого, отказывая в признании спорного товарного знака общеизвестным, Роспатент фактически отождествил предусмотренный названной нормой критерий известности товаров заявителя с известностью российскому потребителю самого заявителя, не исследовал и не дал оценку по существу совокупности доказательств, представленных в материалы административного дела.

В рассматриваемом случае представленные заявителем в административный орган документы и сведения не получили полную и всестороннюю оценку с учетом ранее приведенных норм российского и международного права с точки зрения подтверждения факта широкой известности спорного обозначения на территории Российской Федерации в отношении соответствующих товаров, что могло привести Роспатент к неверному выводу об отсутствии документов, достаточных для подтверждения общеизвестности заявленного обозначения.

При указанных обстоятельствах выводы административного органа об отсутствии оснований для удовлетворения заявления о признании спорного товарного знака общеизвестным в Российской Федерации в отношении заявленных товаров 6-го класса МКТУ "металлические строительные материалы, а именно черепица кровельная металлическая", 17-го класса МКТУ "материалы для изоляции", 19-го класса МКТУ "неметаллические строительные материалы, а именно черепица кровельная неметаллическая" сделаны с нарушением методологии и являются преждевременными.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, Судом по интеллектуальным правам установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ" имеется в виду "пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ"

При отмене решения Роспатента в связи с существенным нарушением процедуры его принятия или при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

В рассматриваемом случае Роспатент применил при оценке представленных заявителем доказательств неправильные методологические подходы, не оценил доказательства использования спорного товарного знака аффилированными с обществом "ТехноНИКОЛЬ" организациями, интенсивность использования обозначения, затраты на рекламу товарного знака, что могло повлечь ошибочные выводы об отсутствии оснований для признании общеизвестным на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 в отношении испрашиваемых товаров.

В связи с изложенным следует констатировать отсутствие возможности устранения непосредственно судом допущенных нарушений путем самостоятельной (вместо Роспатента) оценки материалов административного дела.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента как не соответствующего пункту 1 статьи 1508 ГК РФ и считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть заявление общества "ТехноНИКОЛЬ" с учетом настоящего решения.

Учитывая результат рассмотрения спора, судебные расходы по настоящему делу, понесенные заявителем, относятся на Роспатент как орган, принявший не соответствующий закону ненормативный правовой акт.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 08.10.2023 об отказе в признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 как не соответствующее норме пункта 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть заявление акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 652011 с 01.01.2022 в отношении товаров 6-го класса "металлические строительные материалы, а именно, черепица кровельная металлическая", товаров 17-го класса "материалы для изоляции", товаров 19-го класса "неметаллические строительные материалы, а именно, черепица кровельная неметаллическая" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ОГРН 1027739072492) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Щербатых

Судья

А.Н. Березина

Судья

И.В. Лапшина