Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2024 г. N С01-1328/2024 по делу N А40-245963/2023 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения нижестоящих инстанций и направил дело о защите исключительного права на товарный знак на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суду первой инстанции необходимо было надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доказательствам и доводам участвующих в деле лиц, в том числе произвести расчет компенсации, подлежащей взысканию с истца в пользу ответчика, принимая во внимание разовый паушальный платеж, определить виды товаров 8-го класса МКТУ и установить, подлежит ли учету данный факт при определении размера компенсации

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 31 июля 2024 г. N С01-1328/2024 по делу N А40-245963/2023

Суд по интеллектуальным правам в составе судьи Силаева Р.В., рассмотрев кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (Санкт-Петербург, ОГРНИП 304780527100132) на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2024 по делу N А40-245963/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2024 по тому же делу,

по иску индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича к индивидуальному предпринимателю Зайончковскому Дмитрию Павловичу (Москва, ОГРНИП 305770002863749) о защите исключительного права на товарный знак,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обратился в Арбитражный суд города Москвы с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иском к индивидуальному предпринимателю Зайончковскому Дмитрию Павловичу о взыскании 92 857 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 359303, а также расходов на приобретение товара в размере 200 рублей, постовых расходов в размере 132 рублей и расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 рублей.

Дело рассмотрено по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в порядке упрощенного производства.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2024, оставленным без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2024, исковые требования удовлетворены частично: с Зайончковского Д.П. в пользу Косенкова А.Б. взыскано 1 648 рублей 35 копеек компенсации, а также возмещения судебных издержек в размере 8 332 рублей и 2 000 рублей - расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами суда первой и апелляционной инстанции, Косенков А.Б. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит указанные судебные акты отменить, удовлетворить заявленные требования: взыскать с Зайончковского Д.П. в пользу Косенкова А.Б. 92 857 рублей компенсации за нарушение исключительного права, а также расходов на приобретение товара в размере 200 рублей, постовых расходов в размере 132 рублей и расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 рублей.

В кассационной жалобе истец приводит доводы о том, что нижестоящие суды неправомерно разрешили вопрос о размере компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, в связи с неверным расчетом ее размера. Так, по мнению истца, при расчете размера компенсации суды первой и апелляционной инстанции не учли размер разового паушального взноса, а также приняли во внимание количество товаров одного класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых заключен лицензионный договор.

Податель кассационной жалобы также отмечает, что ответчиком не были представлены доказательства, опровергающие расчет компенсации или позволяющие установить иной размер стоимости использования права.

В материалы дела от Зайончковского Д.П. поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором ответчик не согласился с изложенными в жалобе доводами, обжалуемые судебные акты считает законными и обоснованными.

Законность решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 и 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Косенков А.Б. является правообладателем исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 359303, зарегистрированный в том числе в отношении товаров 8-го класса МКТУ.

Иск мотивирован нарушением Зайончковским Д.П. исключительного права Косенкова А.Б. на указанное средство индивидуализации при реализации в торговой точке, расположенной по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 12, г. Москва, товара (маникюрные ножницы), на упаковке которого был размещен спорный товарный знак.

Оценив представленные в дело доказательства и удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1358, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), разъяснениями, содержащимися в пунктах 59 и 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), и исходил из доказанности принадлежности истцу права на защиту исключительного права на спорную полезную модель, а также факта нарушения исключительного права действиями ответчика по предложению к продаже и реализации контрафактного товара.

Размер заявленной компенсации истцом был рассчитан на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации исходя из стоимости правомерного использования товарного знака в двукратном размере, из расчета: (1 300 000 рублей / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ / 4 способа использования) х 2 (двукратный размер стоимости права использования) = 92 857 рублей. В основу данного расчета был положен лицензионный договор от 06.04.2021 (далее - лицензионный договор) о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 359303, заключенный между Косенковым А.Б. и обществом с ограниченной ответственностью "Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ".

Вместе с тем суд первой инстанции, принимая во внимание, что по лицензионному договору предоставлено право использования спорного товарного знака в отношении семи классов МКТУ и тринадцати товаров 8-го класса МКТУ, в то время как ответчиком был реализован один контрафактный товар, относящийся к 8-му классу МКТУ, произвел расчет размера компенсации, исходя из расчета: (300 000 рублей / 7 классов МКТУ / 13 количество товаров в классе по условиям договора / 4 способа применения) х 2, что составило сумму 1 648 рублей 35 копеек.

При этом суд первой инстанции при расчете размера компенсации указал, что разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 рублей не подлежит учету ввиду отсутствия в лицензионном договоре срока, за который выплачивается данное вознаграждение.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, отклонив доводы истца, приведенные в апелляционной жалобе, аналогичные аргументации кассационной жалобы.

Изучив материалы дела и доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам усматривает основания для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Как следует из кассационной жалобы, истец не оспаривает выводы судов первой и апелляционной инстанции о принадлежности истцу исключительного права и нарушении ответчиком исключительных прав истца путем предложения к продаже и реализации товара сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

В связи с этим названные выводы судов первой и апелляционной инстанции не подлежат исследованию судом кассационной инстанции на основании части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в трех случаях:

1) при ином определении судом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель. В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного размера стоимости права использования товарного знака;

2) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;

3) при снижении подлежащей взысканию суммы компенсации ниже определенной судом двукратной стоимости права использования товарного знака на основании постановления от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" и постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда" (далее - Постановления от 13.12.2016 N 28-П, от 24.07.2020 N 40-П).

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ использования.

Указанное согласуется с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в отношении того, что определение размера компенсации не может быть произведено судом произвольно.

При этом представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Как указывалось ранее, в рассматриваемом случае произведя расчет компенсации, подлежащей взысканию с учетом фактических обстоятельств дела, суд первой инстанции принял во внимание конкретное количество товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых заключен лицензионный договор.

Между тем, принимая во внимание доводы кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам не может признать названные выводы судов первой и апелляционной инстанции правомерными и обоснованными.

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019 также отмечена необходимость соотнесения условий лицензионного договора, которым истец обосновывает расчет компенсации, и обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, в том числе в части перечня товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам).

При определении цены, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование спорного товарного знака, необходимо также учитывать виды товаров в рамках одного класса МКТУ, поскольку это может оказывать влияние на размер уплачиваемого лицензиатом правообладателю вознаграждения, однако это не означает, что размер вознаграждения по лицензионному договору должен быть арифметически поделен на количество наименований товаров, указанных в лицензионном договоре.

При этом суд обращает внимание на то, что согласно ГОСТ Р 51303-2023 "Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения" под видом товаров понимается совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и назначением; группа товаров - совокупность товаров определенного класса, обладающих сходными потребительскими свойствами и показателями, а также общим назначением.

Заключение лицензионного договора на использование товарного знака в отношении нескольких наименований товаров, входящих в один класс МКТУ, является обычной хозяйственной практикой. Например, если товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 8-го класса МКТУ: кусачки для ногтей; ножницы; пилочки для ногтей, то разумно предположить, что по лицензионному договору будет предоставлено право использования в отношении всей группы/вида указанных товаров "маникюрные инструменты". Соответственно, вознаграждение по такому лицензионному договору будет охватывать всю эту группу товаров.

В такой ситуации, если ответчик будет использовать товарный знак при продаже лишь одного товара, например ножниц, то стоимостью, которая обычно взимается при сравнимых обстоятельствах, будет вознаграждение по лицензионному договору за всю указанную группу товаров, и исходя из этой стоимости будет рассчитываться компенсация.

Если ответчик использовал обозначение лишь в отношении одного товара и заявил обоснованный довод о том, что по лицензионному договору предоставлено право использования товарного знака в отношении товаров, которые не относятся к одному виду, суд может определить иной размер стоимости права использования для целей расчета компенсации с учетом того, что размер вознаграждения по такому договору не является стоимостью права использования, взимаемой при сравнимых обстоятельствах.

Например, когда право использования по лицензионному договору предоставлено в отношении разнородных товаров 8-го класса МКТУ: шпатели, ножницы, молотки для работы с камнем, а ответчик использует товарный знак для одного товара, например для ножниц, стоимость права использования, которая взимается при сравнимых обстоятельствах за использование товарного знака в отношении ножниц, вероятно, будет ниже вознаграждения по такому договору. Соответственно, для расчета компенсаций может быть взято за основу не все вознаграждение по такому лицензионному договору, а лишь его часть.

Как правило, готовые изделия классифицируются в соответствии с их функцией или назначением (общие замечания к МКТУ). В связи с этим видится разумным исходить из того, что вознаграждение за использование товаров из одного класса МКТУ - это стоимость права использования, взимаемая при сравнимых обстоятельствах за использование любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары не относятся к одному виду.

Таким образом, если по лицензионному договору предоставлено право использования в отношении товаров одного класса МКТУ, то вознаграждение по такому договору, по общему правилу, составляет стоимость права использования, взимаемую при использовании любого товара из этого класса, если ответчиком не доказано, что товары по этому лицензионному договору относятся к разным видам, поэтому для целей расчета компенсации вознаграждение должно быть снижено.

В данном деле суд первой инстанции при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика, исходя из избранного истцом способа ее расчета, скорректировал расчет истца, дополнительно поделив размер лицензионного платежа на 13 (количество товаров 8-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлено право использования товарного знака по лицензионному договору). При этом в обжалуемом судебном решении отсутствует вывод о том, что все 13 товаров указанного класса относятся к разным видам/группам товаров.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что бремя доказывания отнесения товаров одного класса МКТУ к разным видовым группам лежит на ответчике.

Таким образом, установление факта отнесения товаров к одному виду является существенным для разрешения вопроса о размере компенсации, подлежащего взысканию с ответчика.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным аналогичный довод кассационной жалобы, а соответствующий расчет компенсации, выполненный судом первой инстанции и поддержанный апелляционным судом, не мотивированным надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам также полагает заслуживающим внимания довод кассационной жалобы о неправомерном исключении из расчета размера компенсации паушального платежа.

Так, в силу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, в лицензионном договоре можно одновременно установить как фиксированный разовый лицензионный платеж (паушальный платеж), так и периодические платежи (например, процент от продаж).

Поскольку и паушальный взнос, и периодические платежи составляют стоимость права использования объекта интеллектуальных прав, обе суммы подлежат учету при расчете компенсации за нарушение исключительного права на этот объект.

В связи с этим соответствующие выводы судов первой и апелляционной инстанции о том, что разовый паушальный платеж не подлежит учету в расчете размера компенсации, исходя из избранного истцом способа ее расчета, не соответствуют приведенной норме права.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о необоснованности размера компенсации, определенной нижестоящими судами.

С учетом указанных обстоятельств суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что в настоящем деле судами первой и апелляционной инстанций не были установлены все юридические значимые обстоятельства, необходимые для определения размера компенсации, подлежащей взысканию. При этом данные обстоятельства являются существенными и свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, которые повлияли на исход дела.

Определение размера компенсации относится к компетенции судов, рассматривающих спор по существу. Суд кассационной инстанции в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не наделен полномочиями по установлению, оценке и исследованию соответствующих фактических обстоятельств дела.

На основании указанного решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанций в обжалуемой части приняты с существенным нарушением норм материального права, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доказательствам и доводам участвующих в деле лиц, в том числе произвести расчет компенсации, подлежащий взысканию с истца в пользу ответчика принимая во внимание разовый паушальный платеж, определить виды товаров 8-го класса МКТУ и с учетом данных видов установить подлежит ли учету данный факт при определении размера компенсации, а также разрешить вопрос о распределении судебных расходов с учетом определенного размера компенсации. На основании установленных обстоятельств - принять обоснованный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

При этом Суд по интеллектуальным правам отмечает, что настоящее постановление суда кассационной инстанции не предопределяет выводы суда первой инстанции, которые будут сделаны при новом рассмотрении дела, а лишь указывает на необходимость мотивировать выводы суда на основании полноценного рассмотрения доводов лиц, участвующих в деле, и имеющихся в материалах дела доказательств.

В соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы истца за подачу апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 42, 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.01.2024 по делу N А40-245963/2023 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2024 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Судья

Р.В. Силаев