Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2025 г. N С01-2389/2024 по делу N А40-6434/2024 Суд отменил судебные акты по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд первой инстанции не учел разовый паушальный платеж, так как лицензионным договором не был предусмотрен срок, на который выплачивается данное вознаграждение, в связи с чем определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом единовременного паушального взноса является некорректным

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 января 2025 г. N С01-2389/2024 по делу N А40-6434/2024

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 января 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 24 января 2025 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Пашкова Е.Ю.,

судей Борзило Е.Ю., Борисовой Ю.В.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сарсенбаевой Д.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Стамо Тулс" (ул. Софийская, д. 12, корп. 4, пом. 11, лит. Б, МО Волковское, Санкт-Петербург, 192236, ОГРН 1157847319805) на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2024 по делу N А40-6434/2024 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2024 по тому же делу

по исковому заявлению общество с ограниченной ответственностью "Стамо Тулс" к обществу с ограниченной ответственностью "Центральное Медиа Агентство" (пр-кт. Вернадского, д. 21, к. 2, пом. VIII, комн. 1, Москва, 119331, ОГРН 1177746361066) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебное заседание явились представители:

общества с ограниченной ответственностью "Стамо Тулс" - Ильин П.П. (по доверенности от 25.03.2024).

общества с ограниченной ответственностью "Центральное Медиа Агентство" - Железняков Р.И. (генеральный директор).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Стамо Тулс" (далее - общество "Стамо Тулс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "Центральное Медиа Агентство" (далее - общество "ЦМА") о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "" по свидетельству Российской Федерации N 575499 в размере 2 600 000 рублей, а также судебных расходов (с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2024, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2024, исковые требования удовлетворены частично: взысканы компенсация в размере 450 000 рублей, а также судебные расходы.

В поданной в Суд по интеллектуальным правам кассационной жалобе общество "Стамо Тулс" ссылается на неправильное применение норм материального права и процессуального права при определении размера компенсации по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В обоснование кассационной жалобы общество "Стамо Тулс" указывает на то, что стоимость права использования товарного знака формируется из периодических выплат и из первоначального фиксированного платежа.

В представленном отзыве на кассационную жалобу общество "ЦМА" отмечает необоснованность содержащихся в ней доводов и просит оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании 14.01.2025 представитель общества "Стамо Тулс" выступил по существу доводов кассационной жалобы, просил ее удовлетворить.

Представитель общества "ЦМА" возражал против удовлетворения кассационной жалобы по мотивам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу.

Законность обжалуемых решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как следует из материалов дела и установили суды первой и апелляционной инстанций, общество "Стамо Тулс" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 575499, зарегистрированного с приоритетом от 11.09.2014 в отношении товаров 4, 6, 7, 8, 16, 21-го классов и услуг 35, 37, 40, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Представитель истца зафиксировал, что ответчик в своей деятельности использует тождественное с товарным знаком истца обозначение "STAMO" при предложении к продаже товаров, однородных товарам 6-го класса МКТУ (пружины), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, на интернет-сайте https://santreyd.ru.

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом нотариального осмотра доказательств от 26.10.2023 сайта https://santreyd.ru.

Поскольку досудебный порядок разрешения спора не привел к положительному результату, общество "Стамо Тулс" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с настоящим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на заявленный товарный знак и факта нарушения его ответчиком путем использования тождественного обозначения без разрешения правообладателя при реализации своей продукции.

При определении размера компенсации суд первой инстанции учел, что компенсация заявлена по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, проверив представленный истцом расчет компенсации, определил ее исходя из фактических обстоятельств нарушения в размере 450 000 рублей, из расчета 75 000 рублей (стоимость права использования товарного знака) * 3 месяца (срок незаконного использования) * 2 (двукратная стоимость компенсации).

При этом при расчете суд первой инстанции не учел разовый паушальный платеж в размере 1 000 000 рублей, поскольку лицензионным договором не был предусмотрен срок, на который выплачивается данное вознаграждение, в связи с чем определение ежемесячной платы за пользование товарным знаком с учетом единовременного паушального взноса является некорректным.

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, отклонив доводы истца о необходимости учета при расчете компенсации стоимость паушального взноса.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражении на нее, выслушав мнение представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора от 23.09.2015, определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 308-ЭС17-3088, N 308-ЭС17-4299). Аналогичное положение о том, что суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации, изложено в пункте 59 Постановления N 10.

Вместе с тем в пункте 61 Постановления N 10 разъяснено, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 7 части 2 статьи 125 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика (если таковые имеются) о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При определении стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования (например, если ответчик неправомерно использовал произведение путем его воспроизведения, то за основу размера компенсации может быть взята стоимость права за правомерное воспроизведение).

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, устанавливает стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Само по себе отличие обстоятельств допущенного нарушения от условий лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора неотносимым доказательством.

Суд может определить другую стоимость права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что размер компенсации может быть изменен судом кассационной инстанции лишь вследствие неправильного применения судами нижестоящих инстанций норм права и правовых позиций высшей судебной инстанции.

В данном случае, удовлетворяя заявленное требование частично, суд первой инстанции исходил из невозможности учесть размер паушального взноса, поскольку представленный лицензионный договор не содержит срока, за который он выплачивается.

Однако Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с таким подходом в силу следующего.

Исходя из пункта 5 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Таким образом, в лицензионном договоре можно одновременно установить как фиксированный разовый лицензионный платеж (паушальный платеж), так и периодические платежи.

Как правило, паушальный взнос выступает минимальной платой, которую правообладатель получит, даже если лицензиат не будет использовать предоставленный объект интеллектуальных прав и, соответственно, не будет периодических платежей, которые зависят от использования объекта (в частности, процент от продаж).

Поскольку и паушальный взнос, и периодические платежи составляют стоимость права использования объекта интеллектуальных прав, обе суммы подлежат учету при расчете компенсации за нарушение исключительного права на этот объект.

При этом фиксированная плата по лицензионному договору подлежит перерасчету в зависимости от обстоятельств использования объекта ответчиком, в том числе с учетом срока и способа использования обозначения ответчиком (постановления Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2022 по делу N А42-6903/2021, от 18.10.2022 по делу N А52-5290/2021, от 04.04.2023 по делу N А66-7383/2022.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции признает обоснованным аналогичный довод кассационной жалобы, а соответствующий вывод судов первой и апелляционной инстанций неправомерным.

При названных обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции нельзя признать принятым на основе правильного применения норм материального права, а выводы судов - соответствующими фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

Согласно пунктам 2 и 3 части 1 статьи 287 и частей 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, приведшее к принятию неправильных решения и постановления, а также несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела является основанием для удовлетворения кассационной жалобы и отмены состоявшихся по делу судебных актов с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить размер компенсации исходя из оценки доказательств, представленных в материалы дела и на основании результата рассмотрения спора распределить бремя судебных расходов, понесенных в рамках настоящего дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам нового рассмотрения данного дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 02.07.2024 по делу N А40-6434/2024 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2024 по тому же делу отменить.

Дело N А40-6434/2024 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

 

Судья

Е.Ю. Борзило

 

Судья

Ю.В. Борисова