Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2025 г. N С01-2297/2024 по делу N А41-47365/2023 Суд отменил судебные акты по делу о признании незаконным использования обозначения, об обязании удалить предложения о продаже товаров, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в части взыскания компенсации и расходов по уплате государственной пошлины, в остальном судебные акты оставил без изменения, поскольку истец не использует свой товарный знак, следовательно, при реализации ответчиком трех спорных товаров не могло быть нарушено исключительное право истца, так как отсутствует вероятность смешения обозначений в гражданском обороте

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2025 г. N С01-2297/2024 по делу N А41-47365/2023

 

Резолютивная часть постановления объявлена 4 февраля 2025 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 февраля 2025 года.

 

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Деменьковой Е.В.,

судей Корнеева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Симоновой И.В. -

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" (ул. Энергетиков, д. 22, к. 1, оф. 201, г. Дзержинский, Московская область, 140090, ОГРН 1145027013999) на решение Арбитражного суда Московской области от 05.06.2024 по делу N А41-47365/2023 и на постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2024 по тому же делу

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Джорден" (ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1 Москва, 109029, ОГРН 1196820006096) к обществу с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" о признании незаконным использования обозначения, об обязании удалить предложения о продаже товаров, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кор-Партс" (ул. Скотопрогонная, д. 27/26, стр. 1 Москва, 109029, ОГРН 9721050981).

В судебном заседании до и после перерыва приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Джорден" - Коновалова Е.А. (по доверенности от 15.01.2024 N 1/2024);

от общества с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" - Сосов М.А. (по доверенности от 22.11.2024 N 23Е20-16).

от общества с ограниченной ответственностью "Кор-Партс" - Хлюпин П.А. (по доверенности от 28.02.2024);

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Джорден" (далее - общество "Джорден") обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" (далее - общество "Эмекс.Ру") о признании незаконным использования обозначения, сходного с товарным знаком "" по свидетельству Российской Федерации N 606350, в предложениях о продаже товаров на веб-сайте emex.ru, об обязании удалить предложения о продаже товаров с веб-сайта emex.ru и о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 5 000 000 рублей (с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции уточнения заявленных требований).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Кор-Партс" (далее - общество "Кор-Партс").

Решением Арбитражного суда Московской области от 05.06.2024, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2024, заявленные требования удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 30 000 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 287 рублей 99 копеек. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Эмекс.Ру" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации в размере 30 000 рублей.

Общество "Джорден" представило отзыв на кассационную жалобу.

В судебное заседание явился представитель общества "Эмекс.Ру".

Представители общества "Джорден" и общества "Кор-Партс" приняли участие в судебном заседании посредством использования системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлен перерыв до 04.02.2025.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же судебном составе с участием тех же представителей, которые принимали участие в судебном заседании до перерыва.

Представитель общества "Эмекс.Ру" поддержал кассационную жалобу, настаивал на ее удовлетворении.

Представители общества "Джорден" и общества "Кор-Партс" возражали против удовлетворения кассационной жалобы, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемых судебных актов в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, предусмотренных частью 4 статьи 288 названного Кодекса.

Как следует из материалов дела, общество "Джорден" является правообладателем товарного знака "" по свидетельству Российской Федерации N 606350 (дата приоритета 30.07.2015; дата регистрации 20.02.2017), зарегистрированного в отношении широкого перечня товаров 6, 11, 12, 17-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Обществу с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" принадлежит торговая площадка https://emex.ru/, на которой потребители имеют возможность выбрать и приобрести запчасти, расходные материалы, принадлежности для транспортных средств.

Общество "Джорден" обнаружило, что на указанной торговой площадке размещены предложения о продаже товаров с использованием обозначения "Jorden", сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 606350. Общество "Джорден" также приобрело на сайте https://emex.ru/ следующие товары, на этикетках которых размещено сходное, по мнению этого общества, с его товарным знаком обозначение:

Jorden JH0317K2048 ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ RIO 5 (RUSSIA), поставщик KGAA;

Jorden JH02ACT15007 решетка радиатора Hyunday Solaris 1 2014-2017 рест., поставщик GKTK;

Jorden JH02ACT17044L петля капота Hyunday Solaris 1 2010-2014 левая Jor., поставщик BWYE, FZUC.

Ссылаясь на нарушение обществом "Эмекс.Ру" принадлежащего обществу "Джорден" исключительного права на спорный товарный знак при предложении к продаже и продаже товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана указанному средству индивидуализации (автозапчасти, расходные материалы, принадлежности для транспортных средств), правообладатель направил в адрес общества "Эмекс.Ру" досудебную претензию.

Оставление претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения общества "Джорден" в суд с иском по настоящему делу.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик ходатайствовал о приостановлении производства по делу до разрешения спора по делу N СИП-410/2024 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 60350 (том 3, л.д. 109).

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства, заявленные требования удовлетворил в части.

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части признания незаконным использования обществом "Эмекс.Ру" обозначения, сходного с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 606350, в предложениях о продаже товаров на веб-сайте emex.ru, в части обязания удалить предложения о продаже товаров с веб-сайта emex.ru и в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации за незаконное использование спорного товарного знака путем размещения на указанном сайте предложений о продаже товаров, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик является информационным посредником, который подлежит освобождению от ответственности в силу соблюдения требований статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Кроме того, суд первой инстанции установил, что спорные предложения о продаже товаров с использование обозначения "Jorden" размещены обществом "Кор-Партс", являющимся лицензиатом правообладателя-истца.

При этом, руководствуясь положениями статьей 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ и разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), установив факт продажи ответчиком трех товаров (решетка радиатора, петля капота панель передняя) с использованием обозначения, сходного с товарным знаком истца, зарегистрированного в отношении однородных товаров, от своего имени без согласия правообладателя, суд первой инстанции удовлетворил требование о взыскании компенсации частично.

Определяя размер подлежащей взысканию компенсации, приняв во внимание то, что общество "Джорден" рассчитало компенсацию на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а также установленные в настоящем деле фактические обстоятельства, отсутствие грубого характера нарушения, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции счел возможным взыскать с ответчика в пользу истца 30 000 рублей (по 10 000 рублей за каждое допущенное нарушение).

Суд апелляционной инстанции признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части удовлетворения требований о взыскании компенсации. В остальной части судебные акты ответчик не обжалует.

Общество "Эмекс.Ру" полагает необоснованным отказ суда первой инстанции в приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения Судом по интеллектуальным правам дела N СИП-410/2024. Заявитель кассационной инстанции обращает внимание на прекращение правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования правообладателем в отношении всех товаров, однородных приобретенным истцом по настоящему делу (автозапчасти).

Ответчик также ссылается на то, что судами первой и апелляционной инстанции не принято во внимание то, что обозначение "Jorden" размещено на стикере складского учета, а не на самом товаре или его упаковке. Данные стикеры предназначены для указания производителя и наименования товара. Таким образом, использования обозначения в целях индивидуализации товара не было.

Общество "Эмекс.Ру" ссылается на то, что суды не дали оценку доводам ответчика о наличии признаков злоупотребления правом в действиях общества "Джорден" и общества "Кор-Партс", поскольку они используют спорный товарный знак не с целью индивидуализации своих товаров, а с целью введения потребителя в заблуждение.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт использования ответчиком сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров/услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Ответчик при этом вправе доказывать как отсутствие факта использования, так и законность такого использования.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Методология определения вероятности смешения установлена в пункте 162 Постановления N 10: вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Таким образом, вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, от длительности и объема использования товарного знака правообладателем, от степени известности, узнаваемости товарного знака.

Обстоятельства, связанные с использованием товарного знака, подлежат учету для целей определения вероятности смешения сравниваемых обозначений и в том случае, если такое неиспользование установлено в самостоятельном судебном процессе (о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования). Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.09.2021 по делу N СИП-876/2020, от 13.09.2021 по делу N СИП-68/2021 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 15.12.2021 N 300-ЭС21-25655 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 31.05.2021 по делу N СИП-125/2020 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2021 N 300-ЭС21-16676 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и других.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2025 по делу N СИП-410/2024 частично удовлетворены требования общества "Эмекс.Ру", досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606350 в отношении части товаров 6, 11, 12 и 17-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606350.

Из содержания судебного акта по указанному делу следует, что заинтересованность общества "Эмекс.Ру" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606350 установлена в том числе исходя из предъявления к данному лицу требования о защите данного товарного знака в настоящем деле.

При этом требование о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака удовлетворено в отношении всех тех рубрик, в отношении которых установлена заинтересованность.

Отказ в удовлетворении части требований мотивирован исключительно отсутствием заинтересованности общества "Эмекс.Ру".

Таким образом, указанные в резолютивной части решения от 03.02.2025 по делу N СИП-410/2024 товары однородны товарам, относящимся к автозапчастям, деталям для автотранспортных средств, т.е. таким товарам, применительно к которым предъявлен настоящий иск. При этом в перечне товаров, в отношении которых Судом по интеллектуальным правам сохранена правовая охрана спорному товарному знаку, не имеется позиций, однородных названным товарам.

Удовлетворяя требование о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, Суд по интеллектуальным правам исходил, в том числе из того, что обществом "Джорден" не доказано использование товарного знака "", при введении в гражданский оборот товаров, указанных в перечне регистрации.

Суд по интеллектуальным правам установил, что фактически обществом "Кор-партс" использовались обозначения, существенным образом отличающиеся от спорного товарного знака.

Как указал Суд по интеллектуальным правам в решении от 03.02.2024 данное обстоятельство влияет на восприятие обозначения потребителями, в связи с чем не может свидетельствовать о надлежащем использовании спорного товарного знака, не изменяющем его существа.

Таким образом, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что представленные правообладателем доказательства не свидетельствуют об использовании им спорного товарного знака в том виде, в котором он зарегистрирован, в отношении товаров, однородных товарам "автозапчасти", для которых общество "Эмекс.Ру" признан судом лицом, заинтересованным в подаче иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Указанное обстоятельство по смыслу статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является вновь открывшимся.

Вместе с тем оно подлежит учету и при ординарном пересмотре судебных актов (по смыслу абзаца четвертого пункта 11 и пункта 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 N 52 "О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам", которые исходят из универсального правила о соотношении ординарного и неординарного пересмотра).

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2020 по делу N СИП-953/2019 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2021 N 300-ЭС21-2562 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 21.06.2021 по делу N СИП-882/2020 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2021 N 300-ЭС21-14641 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Принимая во внимание то, что обстоятельства неиспользования спорного товарного знака подлежат учету для целей определения вероятности смешения сравниваемых обозначений в настоящем деле, установленное по делу N СИП-410/2024 неиспользование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606350 правообладателем означает отсутствие вероятности смешения использованного ответчиком обозначения и спорного товарного знака, что исключает вывод о нарушении исключительного права на товарный знак и необходимости взыскания компенсации за такое нарушение.

Таким образом, поскольку истец не использует свой товарный знак, следовательно, при реализации ответчиком трех спорных товаров, относящихся к автозапчастям, не могло быть нарушено исключительное право истца, поскольку отсутствует вероятность смешения обозначений в гражданском обороте: в отсутствие на рынке товаров, маркированных спорным товарным знаком, потребитель не мог их перепутать с товарами, реализованными обществом "Эмекс.Ру".

Суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт на основании пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если установленные судами фактические обстоятельства соответствуют имеющимся в деле доказательствам и позволяют правильно применить нормы права, подлежащие применению (абзац четвертый пункта 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции").

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам считает, что выводы судов первой и апелляционной инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации с ответчика за нарушение исключительного права на спорный товарный знак сделаны при неправильном применении норм материального права. Вместе с тем, учитывая, что решением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2025 установлены обстоятельства неиспользования спорного товарного знака, необходимость в установлении иных фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, отсутствует Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 606350 и судебных издержек и отказа в удовлетворении данного требования.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной и кассационной жалобы подлежат взысканию с истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 05.06.2024 по делу N А41-47365/2023 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2024 по тому же делу отменить в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Джорден" компенсации и расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении требований в указанной части отказать.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Джорден" (ОГРН 1196820006096) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Эмекс.Ру" (ОГРН 1145027013999) расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в размере 3 000 (три тысячи) рублей, расходы по уплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

 

Председательствующий судья

Е.В. Деменькова

 

Судья

В.А. Корнеев

 

Судья

Н.Л. Рассомагина