Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 26 апреля 2011 г. N Ф05-3000/11 по делу N А40-72796/2010

ГАРАНТ:

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 марта 2012 г. N Ф05-3000/11 по делу N А40-72796/2010

г. Москва

Дело N А40-72796/10-110-615

26 апреля 2011 г.

N КГ-А40/3366-11

Резолютивная часть постановления объявлена 14 апреля 2011 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Занездрова Е.В.

судей Комоловой М.В., Букиной И.А.,

при участии в заседании:

от истца - Сметанкин О.Е., дов. от 09.02.2010 г. N 242;

от ответчика - Тихомиров В.М., дов. от 11.10.2010 г. N 1129/20; Трусов Е.В., дов.от 10.02.2011 г. N 101/2011

рассмотрев 14 апреля 2011 года в судебном заседании кассационную жалобу истца ОАО "Невская косметика" на постановление от 30.11.2010 г. Девятого арбитражного апелляционного суда принятое судьями Поповым В.В., Суслопаровой М.И., Трубицыным А.И. по иску ОАО "Невская косметика" о прекращении нарушения исключительных прав к ООО "Юргон", установил:

ОАО "Невская косметика" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к ООО "Юргон" об обязании ответчика прекратить продажу, предложение к продаже, хранение и перевозку для этих целей зубной пасты "Жемчуг любимый" и взыскании 5.000.000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Исковые требования ОАО "Невская косметика" мотивированы тем, что ответчик производит и реализует зубную пасту "Любимый Жемчуг", на упаковке которой было размещено обозначение тождественное товарному знаку "Жемчуг" по свидетельству N 197404 и сходно до степени смешения с товарными знаками истца "Супер Жемчуг" по свидетельству N 293463, "Новый Жемчуг" по свидетельству N 293463, "Детский Жемчуг" по свидетельству N 170114.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19.09.2010 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, сравнив обозначения, пришел к выводу о сходности обозначения, используемого ответчиком, с товарными знаками истца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2010 решение Арбитражного суда г.Москвы от 19.09.2010 г. отменено, в удовлетворении иска отказано.

Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции на основании ст. 1252 ГК РФ исходил из того, что ответчиком зарегистрирован товарный знак "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127 с приоритетом от 16.12.2009 г. в отношении товаров 03 класса МКТУ (пасты и порошки зубные); зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение ответчик указывает на упаковке товара, а из товарного и кассового чеков от 25.12.2009 г. и 02.02.2010 г. следует, что ответчик осуществлял реализацию товара в период действия приоритета товарного знак "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127. Таким образом, до оспаривания государственной регистрации товарного знака "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127 в установленном административном порядке и признания такой регистрации незаконной, ответчик имеет право указывать на упаковке производимого им товара, принадлежащее ему охраняемое обозначение. Кроме того, апелляционная инстанция указала, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и в данном случае не требует специальных знаний, в связи с чем, пришла к выводу, что при наличии определенного фонетического, визуального и семантического сходства товарного знака истца и обозначения, применяемого ответчиком на упаковке товара, нельзя признать их сходными до степени смешения, поскольку, учитывая оформление упаковки, сведений о производителе и его коммерческом обозначении, обозначение не ассоциируется с товарным знаком истца.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2010 г., ОАО "Невская косметика" обратилось в Федеральный арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление от 30.11.2010 г.

В обоснование доводов кассационной жалобы, заявитель ссылается на то, что судом апелляционной инстанции в нарушение ст. 268 АПК РФ было принято в качестве доказательства Свидетельство ответчика на товарный знак "Любимый жемчуг" N 424127 с приоритетом от 16.12.2009 г.

Кроме того, по мнению заявителя, вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения не обоснованно, судом не был принят во внимание тот факт, что ответчик нарушал права истца ранее 16.12.2009 г.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, считая постановление Девятого арбитражного апелляционного суда законным и обоснованным.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей сторон, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда, содержащихся в оспариваемом судебном акте, фактическим обстоятельствам, установленным по делу, арбитражный суд кассационной инстанции находит решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежащими отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Предметом иска, заявленного по настоящему делу, является требование о защите исключительных прав на товарный знак "Жемчуг".

В предмет доказывания, исходя из заявленных требований, входит установление принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, проверка наличия в действиях ответчика правонарушения, выразившегося в использовании обозначения, сходного с его товарным знаком "Жемчуг" до степени смешения, без согласия правообладателя.

Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст.1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из фактических обстоятельств дела и установлено судами обеих инстанций, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Жемчуг" по свидетельству N 197404 с приоритетом от 05.01.1999 г. в отношении товаров 03, 05, 16, 35 и 42 классов МКТУ. Кроме того, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Супер Жемчуг" по свидетельству N 293463 с приоритетом от 03.05.2001 г. в отношении товаров 03, 21 и 30 классов МКТУ; на товарный знак "Новый Жемчуг" по свидетельству N 293463 с приоритетом от 21.08.2002 г. в отношении товаров 03, 05, 21 и 30 классов МКТУ; на товарный знак "Детский Жемчуг" по свидетельству N 170114 с приоритетом от 26.03.1997 г. в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Факт производства и реализации ответчиком зубной пасты "Любимый Жемчуг" подтвержден материалами дела и не оспаривается сторонами.

Вместе с тем при применении п. 3 ст. 1484 ГК РФ и исследовании вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиками, суды сделали противоположные выводы.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуется специальные знания (п. 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При столкновении двух не идентичных, а схожих товарных знаков угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом.

При этом необходимо учитывать, что угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения товарного знака истца с обозначением, используемым ответчиком. При этом, суд в порядке ст. 268 АПК РФ приобщил к материалам дела копии свидетельства N 421127 на товарный знак "Любимый жемчуг" с приоритетом от 16.12.2009 г., признав, что согласно товарному и кассовому чекам, ответчик осуществлял реализацию товара в период действия приоритета товарного знака "Любимый жемчуг", что в свою очередь, свидетельствует об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Суд кассационной инстанции не может признать указанные выводы апелляционного суда основанными на правильном применении норм права и соответствующими имеющимся в деле доказательствам.

Судом апелляционной инстанции в судебном акте не дана оценка зарегистрированного товарного знака ответчика. Следует также принять во внимание, что приобщая в качестве доказательства свидетельство N 421127 на товарный знак "Любимый жемчуг" с приоритетом от 16.12.2009 г., судом не было учтено, что данный товарный знак был зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ - 22.10.2010 г., т.е. после вынесения решения судом первой инстанции.

Таким образом, суд апелляционной инстанции, изложив общий вывод об отсутствии тождества, не дал надлежащей оценки противопоставляемым товарным знакам с учетом даты регистрации товарного знака ответчика "Любимый жемчуг".

Суд первой инстанции, на основании проведенного анализа пришел к выводу о наличии тождества словесного обозначения товарного знака истца "Жемчуг" с обозначением, используемым ответчиком "Жемчуг любимый" (не зарегистрированным на тот момент). Вместе с тем, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, судом не мотивировано определение максимального размера компенсации.

Решение Арбитражного суда города Москвы также не подлежит оставлению в силе, так как судом первой инстанции не были исследованы существенные для дела фактические обстоятельства.

Таким образом, судами обеих инстанций не были проверены доводы сторон, касающиеся сходства до степени смешения товарных знаков истца и ответчика, не исследован вопрос об использовании товарного знака ответчика "Жемчуг любимый" в период до получения приоритета товарного знака и до его регистрации, а также не полностью исследованы, представленные в подтверждение этих доводов доказательства, в судебных актах не содержится результатов их оценки и мотивов, что свидетельствует о нарушении судами требований статей 65, 71, 170, 268, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах на основании пункта 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела необходимо учесть изложенное, оценить доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; предложить сторонам представить дополнительные доказательства использования товарного знака ответчика до получения приоритета и до его регистрации, в случае удовлетворения иска, необходимо привести мотивы определения размера компенсации в соответствии с разъяснениями, данными в п. 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

По результатам нового рассмотрения дела, при правильном применении норм материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт.

Руководствуясь ст. ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.09.10 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.10 г. по делу N А40-72796/10-110-615 - отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Председательствующий судья

Занездров Е.В.

Судьи

Букина И.А.

Комолова М.В.