Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 13 марта 2012 г. N Ф05-3000/11 по делу N А40-72796/2010

г. Москва

13 марта 2012 г.

Дело N А40-72796/10-110-615

Резолютивная часть постановления объявлена 05.03.2012.

В полном объеме постановление изготовлено 13.03.2012.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Комоловой М.В.,

судей Дунаевой Н.Ю., Букиной И.А.,

при участии в заседании:

от истца - открытого акционерного общества "Невская косметика" - Дидушко М.Е. - доверенность от 15.11.2011 N 1470

от ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Юргон" - Тихомиров В.М. - доверенность от 08.11.2011

рассмотрев 05.03.2012 в судебном заседании кассационную жалобу истца - открытого акционерного общества "Невская косметика"

на решение от 13.09.2011

Арбитражного суда города Москвы

принятое судьёй Хохловым В.А.,

на постановление от 05.12.2011

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Верстовой М.Е., Солоповой А.А., Трубицыным А.И.,

по иску открытого акционерного общества "Невская косметика" (192029, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 80)

к обществу с ограниченной ответственностью "Юргон" (ОГРН 1027739880145, 127550, Москва, ул. Лиственничная аллея, 7)

УСТАНОВИЛ:

ОАО "Невская косметика" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Юргон" с иском о прекращении нарушения исключительных прав истца на товарный знак "Жемчуг".

Истец просил обязать ответчика прекратить продажу, предложение к продаже, хранение и перевозку зубной пасты "Жемчуг любимый" с размещенным на его упаковке словесным обозначением "Жемчуг", сходного до степени смешения с товарным знаком "Жемчуг", зарегистрированным за истцом в отношении косметической продукции, включая зубную пасту.

Исковые требования заявлены на основании ст.ст. 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчик незаконно использует обозначение "Жемчуг", зарегистрированное за истцом по нескольким товарным знакам в отношении парфюмерно-косметической продукции, осуществляя продажу зубной пасты "Любимый жемчуг".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2010 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2010 решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.09.2010 г. отменено, в удовлетворении иска отказано.

При рассмотрении дела суды обеих инстанций установили, что ОАО "Невская косметика" является правообладателем товарного знака "Супер Жемчуг", истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "Супер Жемчуг" по свидетельству N 293463 с приоритетом от 03.05.2001 в отношении товаров 03, 21 и 30 классов МКТУ; на товарный знак "Новый Жемчуг" по свидетельству N 293463 с приоритетом от 21.08.2002 в отношении товаров 03, 05, 21 и 30 классов МКТУ; на товарный знак "Детский Жемчуг" по свидетельству N 170114 с приоритетом от 26.03.1997 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Суды установили, что ответчик производил и реализовывал зубную пасту "Жемчуг любимый".

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, сравнив обозначения, пришел к выводу о сходности обозначения, используемого ответчиком, с товарными знаками истца.

Отменяя решение, суд апелляционной инстанции сослался на то, что ответчиком был зарегистрирован товарный знак "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127 с приоритетом от 16.12.2009 в отношении товаров 03 класса МКТУ (пасты и порошки зубные), в связи с чем суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что до оспаривания государственной регистрации товарного знака ответчика "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127 в установленном административном порядке и признания такой регистрации незаконной, ответчик имеет право указывать на упаковке производимого им товара, принадлежащее ему охраняемое обозначение.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.04.2011 решение и постановление отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал на то, что судами не были проверены доводы сторон, касающиеся сходства до степени смешения спорных обозначений, не исследован вопрос об использовании ответчиком обозначения "Жемчуг любимый" в период до даты регистрации товарного знака "Любимый жемчуг".

Кроме того, кассационная инстанция указала на то, что суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, не мотивировал определение максимального размера компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2011, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011, в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение и постановление мотивированы тем, что предоставление правовой охраны товарному знаку "Любимый жемчуг" по свидетельству N 421127, зарегистрированному ответчиком с датой приоритета 16.12.2009, свидетельствует об отсутствии сходства с каким-либо из товарных знаков истца, перечисленных в исковом заявлении, поскольку при проверке охраноспособности заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения Роспатентом, в числе других действий проводится проверка на тождество и сходство путем сравнения всего обозначения, (в том числе его смысловая нагрузка) с другими зарегистрированными в реестре товарных знаков обозначениями (и смысловой нагрузкой, которую они несут).

Суды установили, что в установленном порядке предоставление правовой охраны товарному знаку ответчика не оспорено

В результате непосредственного исследования судами используемых сторонами обозначений, суды пришли к выводу о том, что в данном случае при наличии определенного фонетического, визуального и семантического сходства товарного знака истца и обозначения, применяемого ответчиком на упаковке товара, их нельзя признать сходными до степени смешения, поскольку, учитывая оформление упаковки, сведения о производителе и его коммерческом обозначении, обозначение не ассоциируется с товарным знаком истца.

При таких обстоятельствах суды сделали вывод, что использование ответчиком обозначения "Жемчуг любимый", не может расцениваться как правонарушение.

В кассационной жалобе ОАО "Невская косметика" просит решение и постановление отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на неправильное применение судами норм ст.ст. 1481, 1484 ГК РФ, нарушение ст.ст.8, 9 АПК РФ, а также на несоответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не учли, что наличие у ответчика в силу ст. 1484 ГК РФ исключительного права на использование товарного знака "Любимый жемчуг" не наделяет ответчика правом использовать обозначение "Жемчуг любимый".

Кроме того, заявитель указал на то, что ответчик допускал нарушение исключительных прав истца и до приоритета товарного знака по свидетельству N 424127.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав явившихся представителей, проверив в порядке ст. 286 АПК РФ правильность применения арбитражным судом норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда, содержащихся в оспариваемых судебных актах, фактическим обстоятельствам, установленным по делу, арбитражный суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что обжалуемые решение и постановление не подлежат отмене в связи со следующим.

В соответствии с ч. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Повторно рассматривая дело, суд первой и апелляционной инстанций приняли во внимание указания, данные судом кассационной инстанции в постановлении 26.04.2011, и при решении вопроса о наличии либо отсутствии сходства до степени смещения между обозначениями, использованными в товарных знаках истца, и в используемом ответчиком обозначении правильно исходили из того, что вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 1 и 3 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем подачи возражения.

В пункте 62 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Регистрация товарного знака ответчика "Любимый жемчуг" по свидетельству N 424127 недействительной не признана и не прекращена, поэтому вывод судов о том, что это юридическое лицо правомерно использует указанное обозначение и что такое использование не может быть квалифицировано как нарушение исключительных прав истца, является правомерным.

Довод кассационной жалобы о том, что ответчик использовал не зарегистрированный им товарный знак "Любимый жемчуг", а иное обозначение, а именно "Жемчуг любимый", в отношении которого у него отсутствуют исключительные права, не опровергает правильности выводов судов об отсутствии нарушений прав истца, поскольку изменение очередности слов в обозначении не влияет на вывод судов об отсутствии сходства до степени смешения этих обозначений с товарными знаками истца, совпадающим элементом которых является слово "Жемчуг".

Довод кассационной жалобы о необоснованном отказе суда первой инстанции в принятии дополнительных доказательств уже был предметом проверки суда апелляционной инстанции и мотивированно отклонен им с указанием на то, что истец не исполнил определение от 13.05.2011, которым сторонам предлагалось представить письменные пояснения и возражения с учетом указаний, данных судом кассационной инстанции в постановлении от 26.04.2011.

Согласно части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда только в том случае, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления. По мнению суда кассационной инстанции, при рассмотрении дела таких нарушений, в том числе по сбору доказательств, судами допущено не было.

Переоценка обстоятельств, положенных в основу решения и постановления, в силу положений статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, недопустима при проверке судебных актов в кассационном порядке.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.09.2011 по делу N А40-72796/10-110-615 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2011 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

М.В. Комолова

Судьи

Н.Ю. Дунаева И.А. Букина