Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 20 мая 2013 г. N Ф05-2222/13 по делу N А40-62198/2012

г. Москва

20 мая 2013 г.

Дело N А40-62198/12-51-532

Резолютивная часть постановления объявлена 13 мая 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 мая 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Чучуновой Н.С.,

судей Алексеевым С.В., Комаровой О.И.

при участии в заседании:

от истца Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (ОГРН 1027739127822) - Бердников А.И. дов. от 01.02.2013 г.

от ответчика ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." (ИНН 7710301171) - Мятишкина В.Ю. дов. от 26.02.2013 г.

от третьих лиц: 1.ООО "ПК "АКВАЛАЙФ" - Бердников А.И. дов. от 29.05.2012 г. N 07

2. ООО "ТД Бобимекс т.м." (ОГРН 1107746350711, ИНН 770701001) - не явился, извещен.

3. ООО "Байкал" (ОГРН 1095031003462) - Бердников А.М. дов. от 29.08.2012 г.

рассмотрев 13.05.2013 г. в судебном заседании кассационную

жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т. м."

на постановление от 25 декабря 2012 года Девятого арбитражного апелляционного суда,

принятое судьями Левченко Н.И., Лаврецкой Н.В., Расторгуевым Е.Б.,

по иску Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук

к Обществу с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т. м."

о защите исключительных прав, взыскании 5 000 000 руб. компенсации

третьи лица Общество с ограниченной ответственностью "ПК "АКВАЛАЙФ", Общество с ограниченной ответственностью "ТД Вобимекс т.м.", ООО "Байкал",

УСТАНОВИЛ:

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - институт, истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т.м." (далее - ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т.м.", ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак "БАЙКАЛ" путем:

1) запрещения ответчику наносить обозначение "Байкал" на этикетках производимой безалкогольной продукции, а также введение в оборот уже произведенной продукции - безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал";

2) обязания ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукцию - безалкогольный сильногазированный напиток "Байкал";

3) взыскания с ответчика компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 5 000 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года в удовлетворении заявленных требований отказано, поскольку изготовление товара, приобретенного истцом в розничной сети, осуществлялось ответчиком по заказу третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "ТД Бобимекс т.м." (далее - ООО "ТД Бобимекс т.м"). Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств введения товара со спорным обозначением в гражданский оборот по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук, не согласившись с вынесенным по данному делу решением, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 01 октября 2012 года и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении иска.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. решение арбитражного суда г. Москвы от 1 октября 2012 г. отменено, исковые требования Государственного научного учреждения Всероссийский научно- исследовательский институт пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук удовлетворены частично, ООО "ФКПЧБ Бобимэкс т.м" запрещено наносить обозначение "Байкал" в этикетках производимой безалкогольной продукции сильногазированного напитка "Байкал".

Взыскано с ООО "ФКПЧБ Бобимэкс т.м." в пользу Государственного научного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной,безалкогольной и винодельческой промышленности Российской Академии сельскохозяйственных наук 100 000 руб.-компенсации за незаконное использование товарных знаков при производстве продукции, 54 000 руб.-расходы по госпошлине.

В удовлетворении остальной части исковых требован отказано.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г., ООО"ФКПЧБ"БОБИМЭКС тм " подана кассационная жалоба, в которой ответчик просит отменить указанный судебный акт по основаниям несоответствия выводов, содержащихся в постановлении, фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, неправильного применения норм материального права, оставить в силе решение арбитражного суда г. Москвы от 1 октября 2012 г.

В обоснование доводов жалобы ответчик указал, что он не изготавливал товар с целью его последующей реализации, то есть ен участвовал в введении продукции в гражданский оборот, поскольку не являлся собственником продукции, а, следовательно, не продавал и не мог продавать заказчику и иным и не получал прибыль от такой реализации, что подтверждается следующими доказательствами:

- договором подряда N Тм 01.08 от 1 августа 2010 г. ООО"ФКПЧФ Бобимэкс тм" с ООО "Торговый Дом БОБИМЭКС тм"(заказчик), согласно которому подрядчик(ответчик) обязался из материалов заказчика выполнять собственными либо привлеченными силами и средствами по изготовлению продукции(безалкогольных напитков в соответствии номенклатурой, в виде, количестве и ассортименте, с качеством, в комплектности, в комплектности, с маркировкой, в таре, упаковке, по периодам и срокам изготовления, указанным в заказе, а заказчик обязался предоставить подрядчику необходимые для изготовления продукции материалы, создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену. Все созданное подрядчиком по договору является собственником заказчика и может быть использовано подрядчиком или третьими лицами только и может быть использовано подрядчиком или третьими лицами только и письменного согласия заказчика( п. 1.4 ст. 1 договора подряда);

- накладными на отпуск материалов, в том числе на передачу ароматической и экстрактивной частей напитков;

- отчетами о движении товарно-материальных ценностей в местах хранения.

Ответчик ООО"ФКПЧБ Бобимэкс тм" осуществлял только техническую работу, которая заключалась в соединении отдельных составляющих: бутылок, крышек,, этикеток, принадлежащих заказчику, газирование сырья заказчика(компонентов, входящих в состав напитков) и помещение сырья (его розлив) в емкости. Полученный ООО"ФКПЧФ Бобтмэкс тм" доход представлял собой доход от деятельности, носящий исключительно технический характер-услуг по розливу предоставляемого передаваемого ему заказчиком сырья в емкости, также предоставляемые ответчику заказчиком.

По смыслу ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ использованием товарного знака является в ведение в оборот товаров, маркированных эти товарным знаком.

Ответчик, ООО"ФКПЧФ Бобимэкс тм безалкогольный напиток" Байкал" в гражданский оборот не вводил( и не имел такой возможности ввиду отсутствия у него права собственности не только на сырте и на материалы, но и на готовую продукцию), оказывая лишь услуги по розливу своему заказчику, который и является надлежащим ответчиком по настоящему делу.

Судом были применены положения п. 3 ст. 1484, подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского Кодекса РФ, не подлежащие применению.

Позиция ответчика не противоречит Постановлению Президиума ВАС РФN 5939\12 от 11 сентября 2012 г. при рассмотрении дела N А41-8764\10, когда привлеченный к ответственности мясоперерабатывающий завод расфасовывал собственный товар и осуществлял продажу собственной продукции по договору поставки,вводя товары в гражданский оборот и получая прибыль.

В судебном заседании ООО"ФКПЧФ Бобимэкс тм" поддержал доводы кассационной жалобы.

Истец, Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук в судебное заседание явился, с доводами кассационной жалобы не согласен, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. находит законным и обоснованным.

В обоснование возражений истец указал, что ответчик осуществлял производство и розлив напитка" Байкал", который маркировал этикеткой, тем самым размещал обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца. Изготовителем продукции указан именно ответчик.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак согласно положению п. 3 ст. 1484 Гражданского Кодекса РФ.

В соответствии с действующим законодательством хозяйствующий субъект, осуществляющий производство товаров должен соблюдать исключительные права правообладателей на товарные знаки. Указанная правовая позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 г. N 5939\12 по делу N А41-8764\10.

Кроме того, по аналогичному иску истца к ответчику(по нарушению исключительных прав на товарные знаки "Байкал" по свидетельствам N 151442 и 203612) судебными актами по делу N А40-58595\12-5-538 запрещено ООО2ФКПЧФ Бобимэкс т.м." маркировать производимые им товар 32 класса МКТУ (алкогольные напитки) этикетками со словесным обозначением "Байкальские травы" схожим до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 151442, N 203612 и вводить в гражданский оборот производимые им товары 32 класса МКТУ-безалкогольный сильногазированный напиток, а также товары 33 класса МКТУ(алкогольные напитки), маркированные этикетками со словесным обозначением "Байкальские травы". Схожим до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 151442,N203612.

Представитель истца представлял также интересы третьих лиц,ООО Байкал", ООО "ПК АКВАЛАЙФ", которые находят постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 г. законным и обоснованным, вынесенным с соблюдением норм материального и процессуального права.

Третье лицо, ООО"ТД Бобимекс т.м" в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения было извещено, отзыв на жалобу не представило,дело рассматривается в их отсутствие в соответствие с ч. 3 ст. 284 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Законность судебных актов проверяется в порядке ст.ст. 284-286 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения сторон, суд кассационной инстанции не находи т оснований для удовлетворения жалобы и отмены судебных актов.

Судом первой и апелляционной инстанции установлено и из материалов дела следует, что Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук является правообладателем двух комбинированных товарных знаков "БАЙКАЛ" на основании свидетельств Российской Федерации N 151442 с приоритетом от 19.04.1994, срок действия регистрации - до 19.04.2014, зарегистрированного для ряда товаров 32, 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), и N 203612 со словесным элементом "Байкал" с приоритетом от 23.08.1999, срок действия регистрации - до 23.08.2019 - для 32 класса МКТУ.

Истец произвел закупку безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал" в различных торговых точках, 06.12.2011 по товарному чеку и кассовому чеку N 0101 в магазине ООО "МАРИКОН", находящемся по адресу: г. Раменское, ул. Народная, д. 21, им был приобретен напиток "Байкал", на этикетке которого была указана следующая информация: изготовитель ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т.м.", юридический адрес: 103009, г. Москва, Малый Гнездиковский переулок, д. 12, стр. 2, 3, адрес производства: 141595, Московская область, Солнечногорский район, Пешковский с/о, дер.Ложки, разлито по заказу ООО "ТД Бобимекс т.м.".

Аналогичный товар был приобретен истцом и по другим адресам: 13.12.2011 по кассовому чеку N 8442 и товарному чеку б/н в магазине ООО "Альфа" в г. Раменское, а также 14.12.2011 по кассовому чеку N 000028 в магазине ООО "Торговый дом "Город Изобилия" по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 60, стр. 1. В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела представлены копии товарных чеков и кассовых чеков (л.д. 68, 71 том 1).

При производстве товара, приобретенного в указанных торговых точках, согласия на использование товарного знака "БАЙКАЛ" ответчиком у истца получено не было.

В соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Доказательств, подтверждающих правомерность использования ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельствам N 151442 и N 203612 в материалы дела не представлено.

Согласно разъяснениям пункта 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Сравнивая этикетки товара, произведенного ответчиком, с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о том, наблюдается как фонетическое сходство (по словесному элементу "БАЙКАЛ"), так и семантическое тождество "по композиции словесного элемента в виде берега озера с лесным массивом), а также общего зрительного впечатления от концепции этикеток, выполненных в одинаковых пропорциях с использованием сходного подхода как в выборе цветовой палитры, так и в общей композиции изображения; товары, в отношении которых используется этикетка ответчика, и товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак "БАЙКАЛ" по свидетельствам N 151442 и N 203612, являются однородными.

Суд кассационной инстанции находит правильным вывод суда апелляционной инстанции о том, что товарные знаки по свидетельствам N 151442 и N 203612 и этикетка ООО"ФЛПЧ Бобимэкс т.м" сходны до степени смешения и могут быть восприняты потребителем как обозначения, используемые одним юридическим лицом для индивидуализации изготавливаемых товаров.

Вывод суда первой инстанции о том, что ответчик производил спорный товар по заказу третьего лица, поэтому не может быть привлечен к ответственности за незаконное использование товарного знака "БАЙКАЛ", не может быть признан правильным.

С учетом закрепленного в статье 1484 ГК РФ исключительного права правообладателя распоряжаться зарегистрированным товарным знаком и недопустимости использования без разрешения правообладателя сходных с его товарным знаком обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения, лицо, изготавливая (приобретая) товар в целях его дальнейшей реализации, обязано убедиться в законности использования товарного знака. В случае изготовления товара с целью его последующей реализации и не истребования у заказчика товара документов, свидетельствующих о разрешении правообладателя товарного знака на его использование на указанном товаре, лицо не может быть освобождено от ответственности по мотиву отсутствия в его действиях вины во вменяемом правонарушении.

Исследовав и оценив доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ООО "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." прав истца на использование товарного знака "БАЙКАЛ", выразившееся в выпуске товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком, исключительные права на который принадлежат Государственному научному учреждению Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Российской академии сельскохозяйственных наук.

В соответствии со ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Суд апелляционной инстанции обоснованно отказал в удовлетворении требований о конфискации и уничтожении спорных бутылок безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал", поскольку истцом не представлено информации о месте нахождения товара, его количества.

Факт незаконного использования товарного знака "БАЙКАЛ" подтверждается материалами дела, а именно представленными товарно-кассовыми документами и фотографиями безалкогольного сильногазированного напитка "Байкал", приобретенного истцом по указанным выше адресам.

Согласно п. 4 статьи 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26 марта 2009 года совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, применяя положения статей 1299-1301, 1309-1311, 1515 и 1537 ГК РФ о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, арбитражный суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, п.п. 1 пункта 4 статьи 1515 или п.п. 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, апелляционный суд апелляционной инстанции признал возможным уменьшить сумму компенсации до 100 000 рублей., учитывая при этом действия ответчика по устранению нарушения прав истца в виде прекращения выпуска продукции, маркированной обозначением "Байкал", после получения претензии института.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся доказательствам, судом апелляционной инстанции правильно применены нормы материального и процессуального права, нарушений норм процессуального права не установлено.

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря 2012 года по делу N А40-62198/12-51-532 оставить без изменения, кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "ФКПЧФ Бобимэкс т. м." - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.С. Чучунова

Судьи

С.В. Алексеев О.И. Комарова