Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 августа 2013 г. N Ф05-7652/13 по делу N А40-48417/2012

г. Москва

1 августа 2013 г.

Дело N А40-48417/12-51-388

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 01 августа 2013 года.

Федеральный арбитражный суд Московского округа

в составе:

председательствующего-судьи Чучуновой Н. С.,

судей Волкова С.В., Дунаевой Н.Ю.

при участии в заседании:

от истца "HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH&CO.KG" -Родионов М.Ю. дов. от 01.04.2013 г.

от ответчиков: 1.ИП Дворникова Вячеслава Николаевича (ОГРНИП 304770000149259) - Юрьева О.Е. дов. от 01.07.2012 г.

2.ОАО "АРОМАТ" (ОГРН 1021603468138) - Юрьева О.Е. дов. от 06.08.2012 г.

от третьего лица Концепт продуит, Сп Зед.о.о (Польша) - не явился, извещен.

рассмотрев 25.07.2013 г. в судебном заседании кассационную

жалобу ИП Дворникова В.Н. и ОАО "Аромат"

на решение от 10 декабря 2012 года

Арбитражного суда г. Москвы,

принятое судьей Васильевой Т.В.,

на постановление от 15 апреля 2013 года

Девятого арбитражного апелляционного суда

принятое судьями Верстовой М.Е., Трубицыным А.И., Лаптевой О.Н.

по иску "HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH&CO.KG"

к ИП Дворникову Вячеславу Николаевичу, ОАО "АРОМАТ"

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

третье лицо: Концепт продуит, Сп Зед.о.о (Польша),

УСТАНОВИЛ:

Компания "HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH&CO.KG" (далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Дворникову Вячеславу Николаевичу, ОАО "АРОМАТ" (далее - ответчики), в котором просит:

Запретить Индивидуальному предпринимателю Дворникову Вячеславу Николаевичу использовать обозначение "USHUGOFF" с выделенным словесным элементом "HUGO", сходное до степени смешения с международным товарным знаком N 604811 "HUGO HUGO BOSS", при предложении к продаже, продаже товаров 3 класса МКТУ - парфюмерия, косметические средства.

Запретить Индивидуальному предпринимателю Дворникову Вячеславу Николаевичу использовать флакон, сходный до степени смешения со стереоскопическим международным товарным знаком N 697766 при предложении к продаже, продаже товаров 3 класса МКТУ - парфюмерия, косметические средства.

Запретить Открытому акционерному обществу "Аромат" использовать обозначение "USHUGOFF" с выделенным словесным элементом "HUGO", сходное до степени смешения с международным товарным знаком N 604811 "HUGO HUGO BOSS", при производстве, предложении к продаже, продаже товаров 3 класса МКТУ -парфюмерия, косметические средства.

Запретить Открытому акционерному обществу "Аромат" использовать флакон, сходный до степени смешения со стереоскопическим международным товарным знаком N 697766, при изготовлении, предложении к продаже, продаже товаров 3 класса МКТУ - парфюмерия, косметические средства.

Взыскать с Открытого акционерного общества "Аромат" в пользу Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&Co. KG денежную компенсацию за нарушение исключительных прав на международные товарные знаки N 604811, N 697766 в размере 5000 000 рублей, в том числе 4 500 000 руб.-за нарушение исключительных прав на международный товарный знак N 604811 и 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак N 697766 а также 66500 руб. расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Дворникова Вячеслава Николаевича в пользу Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&Co. KG 8 000 руб. расходов по оплате госпошлины.

Возвратить Hugo Boss Trade Mark Management GmbH&Co. KG из дохода федерального бюджета 7500 руб. излишне оплаченной госпошлины.

Решением арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2012 г. исковые требования удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного суда от 15 апреля 2013 г. решение арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2012 г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы ОАО"Аромат",Дворникова В.Н.-без удовлетворения.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2013 г. прекращено производство по апелляционной жалобе ООО "Серджио Армано" в порядке ст. 42 АПК РФ на решение арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2012 г.

Не согласившись с принятыми судебными актами, ОАО "Аромат", Дворниковым В.Н. подана кассационная жалоба, в которой просят решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить по основаниям неправильного применения норм материального и процессуального права,, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование доводов жалобы ответчики указали, что 05.05.2012 г. произошло уступка товарного знака USUGOFF N 336309., правообладателем товарного знака стало ООО "Серджио Армано", который не был привлечен в качестве третьего лица к участию в дело.

Согласно ст. 1474 Гражданского Кодекса РФ лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак(правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом(исключительное право на товарный знак),в том числе способами, указанными в п.2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Обозначение USHUGOFF зарегистрировано в установленном законом порядке в качестве словесного товарного знака, выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита N 336309 в отношении товаров 03 класса МКТУ: препараты для отбеливания и прочие вещества для стрики, препараты для чистки, полирования, обезжирования и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия,эфирные масла, косметика, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты.

Между индивидуальным предпринимателем Дворниковым В.Н. и компанией Концепт Продуит 11.01.2011 г. было заключено соглашение об использовании товарного знака по свидетельству РФ N 336309 под контролем правообладателя. На основании данного соглашения ОАО "Аромат" производил продукцию, маркированную товарным знаком USHUGOFF.

Согласно разъяснению, содержащемуся в п.62 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 53"О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ"" О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части четвертой ГК РФ" лицу, на чье имя зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите до признания предоставленной правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном ГК РФ.

Исключительное право Компании Концепт продуит" на товарный знак " USHUGOFF" по свидетельству N 336309 с приоритетом от 22.06.2007 г. не оспорено и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке. Доказательств злоупотребления правом при регистрации товарного знака не представлены, следовательно, ответчики вправе использовать товарный знак "USHUGOFF" по свидетельству N 336309 любым, не противоречащим законом способом.

ОАО "Аромат" использует при маркировке производимого товара, а индивидуальный предприниматель Дворников В.Н. при предложении к продаже обозначение" USHUGOFF" с незначительными изменениями, зарегистрированное в установленном порядке, а не товарный знак истца HUGO HUGO BOSS N 604811.

Установив факт сходства туалетной воды " USHUGOFF" с товарным знаком истца, суд не установил объем правовой охраны товарного знака истца по свидетельству на регистрацию товарного знака N 697766, что является существенным обстоятельством для рассмотрения дела.

Выводы суда первой и апелляционной инстанции о том, что обозначение USHUGOFF" и флакон с туалетной водой, используемые ответчиками, сходно до степени смешения с товарными знаками истца, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку:

Флаконы имеют разную форму.Флакон с парфюмом USHUGOFF выполнен из белого стекла, имеет форму, ориентированную к прямоугольнику, надписи и гравировки на флаконе отсутствуют. Ребра флакона парфюм USHUGOFF прямоугольной формы, не имеет выпуклостей, на задней стороне флакона имеется впадина.

Товарный знак истца имеет форму с сильно закругленными краями, выпуклое ребро флакона, ребра флакона имеют форму, ориентированную к прямоугольнику с углами, расположенными на разной высоте.

Представленные в международной регистрации N 697766 изображения не позволяют получить полное и однозначное представление о защищаемом товарном знаке.

Международный товарный знак в соответствии с международной регистрацией 697766 представляет собой объемный товарный знак., об этом имеется соответствующее указание в графе 550 сертификата о международной регистрации.

Представленное в международной регистрации товарного знака изображение (графа 540) представляет собой две проекции объемного предмета и не позволяет составить полного и однозначного представления о форме объемного предмета.

Точное представление о форме бутылки, наличии или отсутствии граней, и ребер, округленных переходов из одной грани в другую, сферичности граней из представленных в графе 540 видов получить невозможно. Полное представление о форме пробки получить из представленных в графе 540 также невозможно.Можно только утверждать о наличии симметрии пробки на обоих представленных видах и наличии насечки в верхней части пробки, а также о наличии соединительного элемента,закрепленного одним концом на верхней части пробки, другим -на горлышке бутылки.

Таким образом, сравнивая основные отличительные признаки флаконов с парфюмом USHUGOFF с товарным знаком истца N 697766 можно сделать вывод об отсутствии сходства. Совпадают основные признаки, характеризующие флаконы уплощенной формы с крышками, снабженными средствами, предотвращающими ее потерю в открытом состоянии. Однако, отличительные признаки, которые видны на изображениях, представленных в регистрации N 697766 характеризуют изделие неполно. Сделать на основании данных признаков однозначный вывод о сходстве до степени смешения флаконов с парфюмом USHUGOFF с обозначением в соответствии с товарным знаком N 69776 невозможно.

Все флаконы с крышками сходны в той или иной степени между собой, однако, это не означает, что они все сходны до степени смешения.

Два представленные в товарном знаке N 697766 изображения могут характеризовать объемные предметы, заметно различающиеся между собой с точки зрения их визуального восприятия, и не могут служить основанием для вывода о сходстве до степени смешения с другим флаконом.

Судебный акт нарушает п.3 ст. 1252 ГК РФ,1515 ГК РФ, выводы суда о размере компенсации, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам.

Согласно п. 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса РФ суд, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не свыше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

Размер подлежащей компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя,наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, при определении размера компенсации суду следовало учесть характер правонарушения, длительность использования товарного знака, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя.

Доказательств неоднократности нарушения прав истца, а также причинение убытков правообладателю действиями ответчиков в материалах дела отсутствуют

Взыскание с ответчиков максимально возможной компенсации при отсутствии доказательств,обосновывающих размер исковых требований, не соответствует принципам разумности, соразмерности и справедливости.

В судебном заседании представитель ответчиков поддержал доводы кассационной жалобы.

Истец в судебное заседание явился, с доводами кассационной жалобы не согласен, решение арбитражного суда г. Москвы от 10 декабря 2012 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2013 г. находит законными и обоснованными.

В обоснование возражений истец указал, что соглашение об использовании товарного знака по свидетельству N 336309,заключенное между ОАО "Аромат" и" Концепт Продуит" от 11.01.2011 г. не является лицензионным договором и не дает ответчику законного права на использование указанного товарного знака.

В соответствии с п.1 ст. 1490 Гражданского Кодекса РФ лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как усматривается из материалов дела, соглашение об использовании товарного знака по свидетельству N 336309,заключенное между ОАО "Аромат" и Компанией "Концепт Продуит" 11.01.2011 г в установленном порядке зарегистрировано не было, следовательно, использование ответчиком товарного знака является незаконным.

Кроме того, в соответствии с п.2.5 указанного соглашения.ОАО "Аромат" обязано было использовать товарный знак в том виде, как он был зарегистрирован и опубликован.

Товарный знак по свидетельству N 336309 зарегистрирован в черно-белом исполнении, в то время как, в ходе осмотра образцов закупленного у индивидуального предпринимателя Дворникова В.Н. товара, было выявлено, что обозначение" USHUGOFF" размещено на лицевой стороне в центре картонной упаковки товара, а также расположено в центре флакона, находящегося в картонной упаковке. В состав обозначения " USHUGOFF" входит слово "HUGO", выделенное другим цветом, нежели составные части обозначения "USHUGOFF- "US " и "FF". Такой способ написания явным образом акцентирует внимание потребителя на слове "HUGO"а также делает обозначение "USHUGOFF" сходным до степени смешения с товарным знаком истца-"HUGO YUGO BOSS",зарегистрированному по международному сертификату N 604811.

Представленные в международном сертификате N 697766 изображения флакона с туалетной водой позволяют сделать однозначный вывод о его форме, а также о наличии сходства до степени смешения с флаконом туалетной воды, маркированной обозначением "USHUGOFF".

Флакон по международному сертификату N 697766 представлен в двух проекциях-фронтальной и боковой. Из представленных изображений можно сделать вывод, что флакон имеет прямоугольную форму со скругленными верхними углами,бутылка плоской формы с характерным круглым колпачком в виде ремешка,соединяющего основание колпачка с его вершиной.

Вывод о сходстве до степени смешения флакона,содержащего туалетную воду "USHUGOFF", с флаконом по международному сертификату N 697766 основан на п.14.4.2.3" Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", согласно которому сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:-внешняя форма-наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение.

Флакон туалетной воды, маркированный обозначением "USHUGOFF" по своей внешней форме, а также по характерному колпачку, соединяющему основание с его вершиной, практически идентичен с флаконом по международному сертификату N 697766.

Учитывая широкий ассортимент изделий, маркированных обозначением"USHUGOFF", изготовление указанных изделий промышленным способом, объем распространения указанных изделий на территории России, судом принято разумное и справедливое решение о взыскании с ответчика компенсации в размере 5 000 000 руб.

Третье лицо, "Концепт Продуит" в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела был извещен, отзыв на жалобу не представил, дел рассматривается в его отсутствие в соответствие с ч.3 ст. 284 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Законность судебных актов проверяется в порядке ст. ст. 284-286 Арбитражного процессуального Кодекса РФ.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав объяснения сторон, проверив материалы дела, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены судебных актов.

Судом первой и апелляционной инстанции установлено и из материалов дела следует, что "HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH&CO.KG" является правообладателем товарных знаков: со словесным элементом "HUGO HUGO BOSS" по международной регистрации N 604811 от 20.07.1993 г. в отношении ряда товаров, в том числе 3 класса МКТУ; стереоскопического (объемного) - по международной регистрации N 697766 от 10.07.1998 г. в отношении ряда товаров, в том числе 3 класса МКТУ.

ИП Дворников В.Н. - предлагает к продаже и продает производимый ответчиком ООО "Аромат" товар - туалетную воду с обозначением "USHUGOFF" с выделенным словесным элементом "HUGO" на флаконе и упаковочной коробке.

Полагая, что представленные в международном сертификате N 697766 изображения флакона с туалетной водой позволяют сделать вывод о наличии сходства до степени смешения с флаконом туалетной воды, маркированной "USHUGOFF", истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой и апелляционной инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

В соответствии с гражданским законодательством, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из смысла статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принимая во внимание отдельные характеристики, а также общее зрительное впечатление, судом первой и апелляционной инстанции сделан обоснованный вывод о том, что словесное обозначение "USHUGOFF" с выделенным элементом "HUGO", используемое на этой продукции, сходно по графическому, фонетическому и семантическому критериям с товарным знаком истца по международной регистрации N 604811, при этом сам флакон с туалетной водой воспроизводит форму флакона и колпачка, пользующиеся правовой охраной как объемный товарный знак по международной регистрации N 697766. Товар, на котором используется спорное словесное обозначение и который разлит во флаконы с характерным колпачком, относится к 3 классу МКТУ.

Флакон туалетной воды, маркированный обозначением"USHUGOFF" по своей внешней форме и по характерному колпачку в виде ремешка практически идентичен с флаконом по международному сертификату N 697766.

"HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH&CO.KG" в установленном законом порядке не давал согласия ответчикам на использование товарных знаков.

При указанных обстоятельствах суд правомерно удовлетворил требования истца о запрете ответчикам использовать обозначение "USHUGOFF" с выделенным словесным элементом "HUGO", сходное до степени смешения с международным товарным знаком N 604811 "HUGO HUGO BOSS", а также флакон, сходный до степени смешения со стереоскопическим международным товарным знаком N 697766 при предложении к продаже, продаже, при производстве товаров 3 класса МКТУ - парфюмерия, косметические средства.

В соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно разъяснениям, данным в п. п. 43, 43.2, 43.3 Постановления от 26.03.2009 г. совместного Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", применяя положения статей 1299 - 1301, 1309 - 1311, 1515 и 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации о взыскании компенсации, суды должны учитывать, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (статья 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных гражданским Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.(п.3 ст.1252 ГК РФ)

Руководствуясь указанной нормой, суд принимая во внимание обстоятельства дела, а именно, широкий ассортимент изделий, маркированных обозначением"USHUGOFF", изготовление изделий промышленным способом и распространение на территории России, пришел к обоснованному выводу о взыскании компенсации в с ОАО "Аромат" в размер 5 000 000 руб.

Судом первой и апелляционной инстанции установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы судов соответствуют имеющимся доказательствам, нормы материального и процессуального права применены правильно..

Руководствуясь статьями 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2012 года по делу N А40-48417/12-51-388, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 апреля 2013 года оставить без изменения, кассационную жалобу ИП Дворникова В.Н. и ОАО "Аромат" - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Н.С. Чучунова

Судьи

С.В. Волков Н.Ю. Дунаева