Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2009 г. N 09АП-10352/2008

г.Москва

Дело N А40-4755/08-133-40

22 июля 2009 г.

N 09АП-9679/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 20.07.2009.

Постановление в полном объеме изготовлено 22.07.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Москвиной Л.А.,

судей: Веклича Б.С., Якутова Э.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кальщиковой А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда N 15 апелляционную жалобу ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у чугунного моста въ Москве"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2009 по делу N А40-4755/08-133-40, судьи Барабанщиковой Л.М.,

по заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен"

к ФГУ "Палата по патентным спорам", Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо: ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у чугунного моста въ Москве",

о признании незаконным и решения и обязании.

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Хабаров Д.И. по доверенности от 30.03.2007 б/н, удостоверение N 4604, Горохов П.Е. по доверенности от 30.03.2009 б/н, паспорт 45 05 366994, Банковский А.В. по доверенности от 30.03.2009 б/н, удостоверение N 8417;

от ответчиков: Маркин Д.Н. по доверенностям от 26.01.2009 N 63-55/55, от 27.01.2009 N 10/25-53/41 удостоверение N 324-30;

от третьего лица: Дворянчикова О.А. по доверенности от 01.04.2009 N 04-09, паспорт 45 09 339946, Смирнова Е.В. на основании протокола общего собрания N 10, паспорт 45 00 854057.

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество "Д Дистрибъюшен" (далее - Общество) обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ФГУ "Палата по патентным спорам", Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) с заявлением о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам Роспатента от 02.11.2007 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесными элементами "Борись Смирновъ" по свидетельству N 213025, обязании Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2008 заявленные требования ЗАО "Д Дистрибъюшен" удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 N 09АП-10352/2008-АК решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.12.2008 N КА-А40/11746-08 решение суда первой инстанции 03.07.2008 по делу N А40-4755/08-133-40 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2008 отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2009 заявленные требования ЗАО "Д Дистрибъюшен" удовлетворены. При этом суд пришел к выводу о том, что между противопоставляемыми знаками имеется фонетическое, семантическое и графическое сходство.

Не согласившись с данным решением, третье лицо - ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у чугунного моста въ Москве" в апелляционной жалобе просит его отменить и отказать в удовлетворении заявленных требований. При этом автор жалобы указывает на то, что комбинированные товарные знаки по свидетельствам N 213025 и N 163000 создают различное общее зрительное впечатление, в силу разного количества словесных элементов входящих в их состав, различий в их графическом и цветовом исполнении, а также наличия разных графических элементов.

В отзыве на апелляционную жалобу, представитель заявителя просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, при этом указывает на то, что товарные знаки "Борисъ Смирновъ" сходны до степени смешения с товарным знаком "Смирновъ".

В судебном заседании представитель третьего лица доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении.

Поддержал ходатайство о проведение социологической экспертизы, указал, что данное ходатайство заявлялось при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Судом апелляционной инстанции отклонено заявленное ходатайство, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Представитель ответчиков доводы апелляционной жалобы ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у чугунного моста въ Москве" поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считая их необоснованными, просил решение суда оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, изложил свои доводы. Пояснил, что оспариваемое решение ФГУ "Палата по патентным спорам" не соответствует Закону о товарных знаках и Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания нарушает его права и законные интересы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, ЗАО "Д Дистрибъюшен" является владельцем комбинированного товарного знака "Смирновъ" по свидетельству N 163000, приобретенного у ООО "Торговый Дом по возрождению традиций поставщика Двора Его Императорского Величества", на основании договора уступки от 29 июня 2006 года.

Комбинированный товарный знак со словесным элементом "Борись Смирновъ" по свидетельству N 213025 зарегистрирован в Госреестре товарных знаков 23 мая 2002 года с приоритетом от 21.12.2001 на имя ЗАО "ТД Бориса Смирнова, потомка поставщика Его Императорского Величества П.А. Смирнова у Чугунного моста въ Москве" в отношении товаров 03, 18, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Комбинированный товарный знак, согласно описанию, включает словесное обозначение "Борисъ Смирновъ", помещенное в контур вензельного типа, увенчанного дворянской короной. Сочетание "Борисъ Смирновъ", выполненное одномерным шрифтом, представляет собой историческое написание имени и фамилии Бориса Смирнова, являющегося праправнуком П.А. Смирнова и основателем фирмы правообладателя, занимающегося организацией производства ликероводочной и винодельческой продукции по старинным рецептам предка Бориса Смирнова.

В Палату по патентным спорам против регистрации данного товарного знака N 213025 поступило возражение от ЗАО "Д Дистрибъюшен", которое указывало, что регистрация товарного знака произведена с нарушением ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 года "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком "Смирновъ" по свидетельству N 163000 с приоритетом от 10.10.97 для однородных товаров 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Палата по патентным спорам не согласилась с доводами возражений стороны и признала их несостоятельными в виду отсутствия сходства противопоставляемых товарных знаков до степени смешения.

По заявлению ЗАО "Д Дистрибъюшен" суд первой инстанции признал решение Палаты по патентным спорам недействительным, как противоречащим Закону "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", указав в решении, что противопоставляемые товарные знаки сходны до степени смешения.

В постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.12.2008, которым отменены судебные акты первой и апелляционной инстанции, указано, что суды оставили без внимания доводы Палаты по патентным спорам и обладателя товарного знака N 213025, что наличие имени "Борисъ" в товарном знаке "Борисъ Смирновъ" усиливает их различие, что согласуется с Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001. Кроме того, не дана оценка графического и визуального сходства между противопоставляемыми товарными знаками.

Принимая оспариваемое решение об удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции не в полной мере учел рекомендации суда кассационной инстанции, о чем свидетельствует следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон N 3520-1), действовавшего на момент вынесения оспариваемого решения Палаты по патентным спорам Роспатента, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений согласно пункту 14.4.2.4 Правил используются признаки сходства словесных и изобразительных элементов, регламентированные пунктами 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как следует из материалов дела, оспариваемый товарный знак по свидетельству N 213025 - представляет собой имя и фамилию Смирнова Бориса Алексеевича, выполнен стандартным шрифтом, с добавлением буквы "Ъ" в конце имени и фамилии, что подчеркивает преемственность поколений. Сочетание "БОРИСЬ СМИРНОВЪ" выполнено одномерным шрифтом в одну строку, обрамлено рамкой оригинальной формы, увенчанной стилизованной княжеской шапкой\короной, что придает товарному знаку своеобразный вид, усиливает различительную способность.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 163000 представляет собой словесный элемент "СМИРНОВЪ", выполненный по дуге буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на фоне изогнутого овала красного цвета. Слово "СМИРНОВЪ" выполнено с добавление буквы "Ъ" в конце слова и с буквой "С" в начале, которая выполнена более крупным шрифтом, чем остальные буквы обозначения, повторяет очертания дуги и внутри нее размещена буква "м".

Разная цветовая гамма товарных знаков, различный шрифт, различная манера письма (в одном случае в строчку, в другом изогнуто - повторяя форму красного овала), наличие в одном из товарных знаков такого графического элемента как корона \княжеская шапка - все это в целом исключает наличие графического сходства двух товарных знаков.

Таким образом, вопреки доводам суда первой инстанции, сравниваемые товарные знаки производят и различное зрительное впечатление, о чем свидетельствует количество словесных элементов, входящих в состав знаков, различие пространственного положения элементов в композициях знаков, внешние контуры фигур, на которых они расположены.

Кроме этого, наличие изобразительного элемента в товарном знаке N 213025 усиливает различие сопоставляемых знаков.

Анализ оспариваемого и противопоставляемого товарных знаков по основным критериям сходства показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "СМИРНОВЪ". Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словесный элемент "БОРИСЪ", который придает ему иное, отличную от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Семантика словесного элемента "СМИРНОВЪ" определяется исключительно смысловым значением данного слова, представляющего собой широко распространенную русскую фамилию, выполненную с использованием букв дореволюционного русского алфавита, которая сама по себе обладает слабой различительной способностью с точки зрения средства индивидуализации товаров и услуг.

В отличие от противопоставленного товарного знака "СМИРНОВЪ", который не ассоциируется с конкретным лицом, оспариваемый товарный знак "БОРИСЪ СМИРНОВЪ" вызывает ассоциации с конкретным реально существующим человеком, а именно Борисом Смирновым, который является одним из потомков знаменитого производителя спиртных напитков царской России Петра Арсеньевича Смирнова. Борис Смирнов известен благодаря тому, что он ведет активную предпринимательскую и общественно-политическую деятельность, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела публикации в СМИ. Написание в оспариваемом товарном знаке имени современника с использованием старорусской грамматики (с буквой "ъ" в конце слов) обусловлено стремлением Б.А.Смирнова подчеркнуть преемственность традиций своего предка.

Указанные факты обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства.

Таким образом, правильным является вывод Палаты по патентным спорам в оспариваемом решение относительно того, что наличие имени "Борисъ" в товарном знаке "Борисъ Смирновъ" усиливает их различие, что согласуется с Рекомендациями по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001, где указано, что включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения. Заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана, если дополнительный элемент (имя) может быть зарегистрирован в качестве товарного знака.

Оспариваемый товарный знак не совпадает со словесным элементом товарного знака "Смирновъ" по количеству слогов, составу гласных, согласных и обусловливает их различие по фонетическому фактору.

Таким образом, Палатой по патентным спорам Роспатента обоснованно не выявлено оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому комбинированному товарному знаку по свидетельству N 213025 предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Кроме того, судом апелляционной инстанции не принимаются во внимание доводы заявителя о том, что решение Палаты по патентным спорам противоречит решениям судов по аналогичным делам и нарушает единообразие применения норм права, поскольку содержащиеся в них выводы сделаны в отношении других товарных знаков (в частности, в них явным образом доминирует слово "СМИРНОВЪ"), которые не являются предметом настоящего спора.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что оспариваемое решение арбитражного суда первой инстанции, подлежит отмене ввиду не соответствия выводов суда обстоятельствам дела и считает возможным принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных ЗАО "Д Дистрибъюшен" требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.04.2009 по делу N А40-4755/08-133-40 отменить.

В удовлетворении заявления ЗАО "Д Дистрибъюшен" о признании незаконным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" от 02.11.2009 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку ело словесными элементами "Борись Смирновъ" по свидетельству "213025, обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ЗАО "Д Дистрибьюшен" - отказать.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Д Дистрибьюшен" в пользу Закрытого акционерного общества "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у чугунного моста въ Москве" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 1 000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Л.А. Москвина

Судьи

Б.С. Веклич Э.В. Якутов