Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27 октября 2009 г. N 05АП-5036/2009

г. Владивосток

27 октября 2009 г.

Дело N А51-8556/2009

Резолютивная часть постановления оглашена 26 октября 2009 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 27 октября 2009 г.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего: К.П. Засорина

судей: Н.А. Скрипки, И.С. Чижикова

при ведении протокола секретарем судебного заседания: К.А. Сухецкой

при участии:

от истца: представитель Павлова М.А. (паспорт, доверенность б/н от 13.07.2009), представитель Горбунова Н.В. (паспорт, доверенность б/н от 27.03.2009),

от ответчика: представитель Новикова Т.Г. (паспорт, доверенность б/н от 06.08.2009)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Кабачинского Юрия Борисовича

апелляционное производство N 05АП-5036/2009

на решение от 01.09.2009

судьи В.И. Куриленко

по делу N А51-8556/2009 Арбитражного суда Приморского края

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Рыбокомбинат "ТУРНИФ"

к Индивидуальному предпринимателю Кабачинскому Юрию Борисовичу

о защите исключительного права на товарный знак путем пресечения действий, нарушающих исключительное право, взыскании 5 000 000 руб.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбокомбинат "ТУРНИФ" (далее - ООО "Рыбокомбинат "ТУРНИФ") обратилось в арбитражный суд к Индивидуальному предпринимателю Кабачинскому Юрию Борисовичу (далее - ИП Кабачинский Ю.Б.) об обязании прекратить использование товарного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в частности, размещать товарный знак на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации в предложениях к продаже товаров; взыскании 5 000 000 руб. компенсации; обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные товары с торговой этикеткой "Сильный ветер".

Истец заявил отказ от требований об обязании ИП Кабачинского Ю.Б. изъять из оборота производимые им контрафактные товары с торговой этикеткой "Сильный ветер". Арбитражным судом в порядке ст. 49 АПК РФ отказ от иска в указанной части принят, производство по делу в части указанных требований в силу п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ прекращено.

Решением от 01.09.2009 исковые требования удовлетворены частично.

На ИП Кабачинского Ю.Б. возложена обязанность прекратить использование товарного знака "Сильный ветер" в гражданском обороте на территории Российской Федерации, в частности, размещать товарный знак на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации в предложениях к продаже товаров.

С ИП Кабачинского Ю.Б. в пользу ООО "Рыбокомбинат "ТУРНИФ" взыскано 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Производство по делу в части требований об обязании ИП Кабачинского Ю.Б. изъять из оборота производимые им контрафактные товары с торговой этикеткой "Сильный ветер", прекратить.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Обращаясь с апелляционной жалобой ИП Кабачинский Ю.Б. просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить. В обоснование своих доводов ответчик указывает, что при вынесении решения судом сделан необоснованный вывод о схожести до степени смешения товарного знака "Солёный ветер", принадлежащего истцу, и обозначения "Сильный ветер", размещённого на этикетках товара ответчика, поскольку спорные изображения существенно отличаются друг от друга, а наименования являются разными по звучанию и по значению. Указывает, что представленный ИП Кабачинским Ю.Б. отчёт о поиске свидетельствует о новизне и оригинальности изображения ответчика. Считает, что судом необоснованно принято в качестве доказательства экспертное заключение, подготовленное патентным поверенным, поскольку последний на совершение указанных действий не уполномочен. Кроме того, ответчиком указано, что словесное обозначение "Сильный ветер", используемый ответчиком для маркировки продукции не вводит в заблуждение потребителя относительно производителя.

В качестве возражений на доводы апелляционной жалобы, истцом в адрес суда направлен отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, изложенные в апелляционной жалобе и в отзыве на апелляционную жалобу соответственно. На вопрос суда представитель ответчика пояснил, что используемое спорное изображение в качестве товарного знака не зарегистрировано.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на апелляционную жалобу, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела, в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за ООО "Рыбокомбинат "ТУРНИФ" зарегистрирован товарный знак "Соленый ветер", о чем выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 290120. Приоритет товарного знака 06.09.2004, товарный знак зарегистрирован 03.06.2005.

Указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 29 класса МКТУ, в том числе для консервированной рыбы, сельди; а также для услуг 35 класса МКТУ: демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товара, реклама, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

В силу п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Из смысла указанной нормы следует, что предусмотренная законом ответственность наступает в случае, если действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

Как следует из п.п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам N 32 от 05.03.2003, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В соответствии с административным Регламентом Роспатента по организации приема заявок на товарные знаки и знаки обслуживания, их регистрации и экспертизы, выдачи в установленном порядке свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, при сравнении обозначений используются такие признаки как внешняя форма, смысловое значение, характер изображений, сочетание цветов и тонов.

Рассматривая и сравнивая имеющиеся в материалах дела товарный знак, принадлежащий истцу, и обозначение, размещённое на этикетках товара ответчика, арбитражный суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод арбитражного суда первой инстанции о наличии между ними схожести до степени смешения, поскольку несмотря на отдельные несущественные различия изображения расположены в овале, разделённом вдоль на две части, выполнены в одинаковой цветовой гамме (темно-синий цвет), а выполненные похожими шрифтами словесные обозначения "Солёный ветер" и "Сильный ветер" имеют одинаковое количество букв, а также наполовину одинаковое звучание. Объективно товарный знак истца и обозначение, размещённое на этикетках товара ответчика, внешне схожи.

Таким образом, действия нарушителя могут повлечь возможность неправильного субъективного восприятия в сознании покупателя в отношении информации об изготовителе продукции или товаре.

Довод ответчика о том, что представленный Отчёт о поиске к договору N 445.09/ПО от 05.08.2009 между ООО "БИЗНЕСПАТЕНТ" и ИП Кабачинским Ю.Б. свидетельствует о новизне и оригинальности изображения на этикетке сельди ответчика, отклоняется, поскольку областью поиска указанного отчёта являлись запатентованные промышленные образцы, а не зарегистрированные товарные знаки, относящиеся к этикеткам упаковки для сельди, рыбы или морепродуктов, овальным этикеткам.

Кроме того, отклоняется довод ответчика о недопустимости принятия в качестве доказательства экспертного заключения на тождество и сходство обозначений, подготовленного патентным поверенным РФ Король Н.П. рег. 0680, поскольку последний на совершение указанных действий не уполномочен, в силу следующего.

Согласно п. 6 ст. 4 Федерального закона N 316-ФЗ от 30.12.2008 "О патентных поверенных" патентный поверенный в пределах специализации, указанной в Реестре, вправе в интересах лица, заключившего с ним или с его работодателем гражданско-правовой договор, участвовать в качестве эксперта или представителя от имени доверителя, заказчика, работодателя в суде по делам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, а также с распоряжением этими правами.

Таким образом, принятие во внимание заключения патентного поверенного при установлении сходства спорных товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, не противоречит действующему законодательству.

Указанное заключение содержит указание на регистрационный номер патентного поверенного.

Ссылка ответчика на ст. 1497 ГК РФ не принимается, поскольку указанная норма применяется при проведении экспертизы заявки на товарный знак и внесение изменений в документы заявки.

В силу п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с п. 1 ст.1252 ГК РФ защита исключительных прав на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

При изложенных обстоятельствах арбитражным судом первой инстанции правомерно удовлетворены требования ООО "Рыбокомбинат "ТУРНИФ" об обязании ИП Кабачинского Ю.Б. прекратить использование товарного знака "Сильный ветер" в гражданском обороте на территории Российской Федерации.

Вместе с тем обоснованно отказано истцу в удовлетворении требований об обязании ответчика уничтожить за свой счет контрафактные торговые этикетки "Сильный ветер" ввиду отсутствия доказательств наличия последних у ИП Кабачинского Ю.Б.

Согласно п.п. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда, исходя из характера нарушения.

В силу п. 43.2. постановления Пленума Верховного суда РФ N 5 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части Четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесённых убытков.

При оценке обстоятельств дела, учитывая характер нарушения, срок незаконного использования, количество товара, введенного в оборот, его стоимость, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, судом обоснованно взыскана с ответчика в пользу истца компенсация в размере 250 000 рублей.

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемого судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Нарушений норм процессуального права, которые привели к принятию неправильного судебного акта, либо являются безусловным основанием для его отмены, арбитражным судом апелляционной инстанции не установлено.

Иные доводы апелляционной жалобы на исход дела не влияют.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 01.09.2009 по делу N А51-8556/2009 оставить без изменения, апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Кабачинского Юрия Борисовича - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий:

К.П. Засорин

Судьи

Н.А. Скрипка И.С. Чижиков