Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 9 февраля 2010 г. N 10АП-3083/2009

г. Москва

Дело N А41-19266/08

Резолютивная часть постановления объявлена 02 февраля 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 февраля 2010 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Исаевой Э.Р.,

судей Мальцева С.В., Мизяк В.П.,

при ведении протокола судебного заседания: Маршаули А.А.,

при участии в заседании:

от истца: Михалева М.В., представитель по доверенности от 18.04.2008, Пивницкая Н.Н., представитель по доверенности от 18.12.2008, Веселицкая И.А., представитель по доверенности от 18.12.2008,

от ответчика: Морозова Т.Н., представитель по доверенности от 01.01.2010, Марканов Д.Ю., представитель по доверенности от 28.01.2009, Зуйков С.А., представитель по доверенности от 28.01.2010, Пасынок М.С., представитель по доверенности от 01.01.2010, Барышникова Г.Е., представитель по доверенности от 01.02.2010,

от Кокеладзе М.Р., представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы ЗАО "Конофарма продакшн" и Кокеладзе Мераба Ревазовича

на решение Арбитражного суда Московской области от 25 мая 2009 года

по делу N А41-19266/08, принятое судьей Горожановой О.Л.,

по иску Les Laboratoires Servier (Ле Лаборатуар Сервье)

к ЗАО "Канонфарма продакшн"

о восстановлении нарушенных исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

компания Ле Лаборатуар Сервье обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к закрытому акционерному обществу "Канонфарма продакшн" (далее - ЗАО "Канонфарма продакшн") в соответствии со ст.ст.1252, 1406. 1407 ГК РФ просила пресечь действия ответчика, нарушающие права патентообладателя - истца; просила опубликовать решения арбитражного суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, а также обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за нарушение патентных прав в размере, сроки и порядке, определяемом на усмотрение суда.

До принятия решения по существу спора, истец, в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнил исковые требования и просил суд пресечь действия ответчика, нарушающие права патентообладателя - истца; запретить ответчику осуществлять производство, рекламу, предложение к продаже и продажу продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ", без разрешения патентообладателя - истца; Обязать ответчика за свой счет опубликовать решение арбитражного суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Фармацевтический вестник", журналах "Ремедиум" и "Медицинский вестник"; Обязать ответчика выплатить истцу компенсацию за нарушение патентных прав (л.д. 26-27 т.2).

Исковые требования основаны на нормах статьей 1252, 1406, 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что ответчик нарушает исключительное право истца на изобретение - лекарственный препарат, путем производства рекламы, предложения к продаже и продажи продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ".

ЗАО "Канонфарма продакшн" обратилось в Арбитражный суд Московской области со встречным исковым заявлением (с учетом уточнений) в котором просило суд признать Евразийский патент ЗАО "Канонфарма продакшн" N 009810 независимым по отношению к Евразийскому патенту Ле Лаборатуар Сервье N008223; опубликовать решение Арбитражного суда Московской области по встречному иску в газете "Фармацевтический вестник" в течение месяца от даты вынесения решения.

Решением Арбитражного суда Московской области от 25.05.2009 исковые требования Ле Лаборатуар Сервье удовлетворены частично, суд запретил ЗАО "Канонфарма продакшн" осуществлять производство, рекламу, предложение к продаже и продажу продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ", без разрешения патентообладателя Ле Лаборатуар Сервье; обязал ЗАО "Канонфарма продакшн" за свой счет опубликовать судебный акт о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Фармацевтический вестник", журналах "Ремедиум" и "Медицинский вестник".

Производство по иску Ле Лаборатуар Сервье к ЗАО "Канонфарма продакшн" о взыскании компенсации прекращено, в связи с отказом истца.

Производство по встречному иску ЗАО "Канонфарма продакшн" к Ле Лаборатуар Сервье о нарушении прав патентообладателя прекращено в порядке статьей 150-151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отказом истца от встречного иска.

Не согласившись с решением суда, ЗАО "Канонфарма продакшн" и Кокеладзе М.Р. обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили указанное решение отменить, как принятое с нарушением норм материального права и процессуального права.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ЗАО "Канонфарма продакшн" поддержал доводы своей апелляционной жалобы и жалобы Кокеладзе М.Р. в полном объеме.

Представитель Ле Лаборатуар Сервье против доводов апелляционных жалоб возражал по мотивам, изложенным в отзывах (л.д. 4-20 т.4), решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным.

Кокеладзе М.Р. о времени и месте настоящего судебного заседания извещен надлежащим образом, однако своего представителя в суд апелляционной инстанции не направил.

Рассмотрев апелляционную жалобу ответчика - ЗАО "Канонфарма продакшн", заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, арбитражный апелляционный суд находит ее подлежащей удовлетворению.

В обоснование иска истец ссылается та то, что имеет Евразийский патент N 008223 на изобретение - лекарственный препарат "Матричная таблетка с основой для пролонгированного высвобождения триметазина", приоритет от 17.12.1999.

Данный патент действует на территории Российской Федерации с 27.04.2007, на территории России препарат продается под торговым названием "Предуктал МВ".

В ходе продвижения данного продукта на территории России, истцу стало известно, что ответчик с 2006 незаконно использует данное изобретение без разрешения патентообладателя - истца, путем производства, рекламы предложения к продаже и продажи продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ".

По мнению истца, нарушение его прав подтверждается тем, что все существенные признаки изобретения истца, указанные в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 08223 использованы в составе препарата "Депренорм МВ", производимого ответчиком. Изготовляя, предлагая к продаже, рекламируя и продавая данный препарат, ответчик, нарушает патентные права правообладателя - истца.

Суд первой инстанции, опираясь на результаты, проведенной в ходе рассмотрения дела экспертизы, признал требования истца обоснованными.

Суд апелляционной инстанции не может признать выводы суда первой инстанции законными и обоснованными в силу следующего.

В соответствии со статьей 138 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу положений пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования в лекарственном препарате "Депренорм МВ", производимом и предлагаемом к продаже ЗАО "Канонфарма продакшн", каждого признака изобретения истца по патенту N 008223, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения истца, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" при наличии двух патентов с одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Судом первой инстанции установлено, что лекарственный препарат "Депренорм МВ" производится, продается ответчиком в соответствии с Евразийским патентом N 009810 на изобретение "Матрица для изготовления таблетированной лекарственной формы и способ лечения", приоритет изобретения с 26.12.2006.

Данный патент не признан в установленном законодательством порядке недействительным.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции исходил из доказанности факта использования в производимом ответчиком лекарственном препарате "Депренорм МВ" изобретения истца - лекарственный препарат "Матричная таблетка с основой для пролонгированного высвобождения треметазидина", подтвержденного Евразийским патентом N 008223.

При этом указанный вывод судом первой инстанции сделан на основании заключения судебно-патентоведческой экспертизы, проведенной в ходе рассмотрении дела, а также письма ЗАО "Канонфарма продакшн" от 30.11.2007 N 914/1-15 и вкладыша-инструкции по медицинскому применению препарата "Депренорм МВ".

Оценив данное заключение, в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции не может признать его надлежащим доказательством, поскольку вопросы, поставленные судом первой инстанции на разрешение эксперта, а также само заключение эксперта не позволяют сделать вывод о том, каким образом ответчик нарушает права истца производя лекарственный препарат "Депренорм МВ", подтвержденный Евразийским патентом.

Из экспертного заключения следует, что в рамках экспертизы устанавливалась зависимость патентов вместо разрешения вопросов о фактическом составе препарата "Депренорм МВ", и о содержании в препарате "Депренорм МВ", производимом ответчиком, всех признаков независимого пункта формулы патента истца.

Апелляционная коллегия полагает, что без установления данных обстоятельств не возможно правильное разрешение спора по существу.

Иных доказательств в подтверждение доводов искового заявления в материалах дела не имеется.

В удовлетворении ходатайства о проведении повторной патентоведческой экспертизы ответчику было отказано.

Данное обстоятельство привело к тому, что судом первой инстанции не был рассмотрен по существу спор, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путем оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств (ст. ст. 65, 66. ч. ч. 2, 3 ст. 133, ст. 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции ответчик заявил ходатайство о проведении патентоведческой экспертизы.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2009 ходатайство ЗАО "Канонфарма продакшн" о проведении патентоведческой экспертизы удовлетворено, по делу назначена комиссионная патентоведческая экспертиза, проведение которой поручено экспертам: Орлову Анатолию Михайловичу, Вахнину Алексею Михайловичу, Семенову Владимиру Ивановичу, Скорнякову Эдуарду Петровичу.

На разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:

4. Возможно ли использование Евразийского патента ЗАО "Канонфарма продакшн" N 009810 самостоятельно без учета Евразийского патента Ле Лаборатуар Сервье N 008223 при изготовлении препарата "Депренорм МВ"?

Производство по делу приостановлено до получения заключения экспертов.

Определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.01.2010, в связи с поступлением в апелляционный суд заключения экспертов производство по делу возобновлено.

Согласно выводам, содержащимся в экспертном заключении от 23.12.2009 в патенте "Канонфарма продакшн" не содержится никаких указаний на получение препарата "Депренорм МВ" пролонгированного действия. Пример получение препарата "Депренорм МВ" относится к совсем другому препарату в качественном и количественном соотношении. Поэтому он не может содержать признаков полной формулы Евразийского патента N 008223 (Ле Лаборатуар Сервье), так как указанный патент относится к защите препарата пролонгированного действия, содержащего не менее 35 мг дигидрохлорида триметазидина.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе экспертное заключение, с учетом требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в препарате "Депренорм МВ", производимом ответчиком, не используются все существенные признаки изобретения, указанные в пункте 1 формулы изобретения по патенту N 008223, обладателем которого является истец, в связи с чем, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Апелляционная коллегия считает, что истцом в соответствии со ст.65 АПК РФ не доказаны заявленные исковые требования.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 Евразийский патент истца N 008223 признан недействительным частично на территории Российской Федерации. Патент сохранил действие на территории Российской Федерации с измененной формулой, представленной истцом, в рамках которой охраняется только способ изготовления таблетки и ее применение. В отношении охраны самой таблетки (ее состава) патент признан недействительным.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент.

Пунктом 5 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, установлено, что признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец влечет его аннулирование.

Таким образом, недействительный патент не может создавать гражданские права и обязанности с даты его выдачи.

Указанное обстоятельство также является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Апелляционная коллегия пришла к выводу о том, что заявленные исковые требования необоснованны, документально не подтверждены.

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда Московской области подлежит отмене в части удовлетворения иска о пресечении действий ЗАО "Канонфарма продакшн", нарушающих права патентообладателя - Ле Лаборатуар Сервье: запретить ЗАО "Канонфарма продакшн" осуществлять производство, рекламу, предложение к продаже и продажу продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ" без разрешения патентообладателя - Ле Лаборатуар Сервье; а также об обязании ЗАО "Канонфарма продакшн" за свой счет опубликовать судебный акт о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Фармацевтический вестник", журналах "Ремедиум" и "Медицинский вестник";

о взыскании с ЗАО "Канонфарма продакшн" в пользу Ле Лаборатуар Сервье 4 000 руб. расходов по госпошлине, 30 000 руб. расходов по экспертизе.

Рассмотрев апелляционную жалобу Кокеладзе М.Р., суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что производство по ней подлежит прекращению в силу следующего.

В соответствии со статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правом на обжалование судебного акта кроме лиц, участвующих в деле, обладают также лица, права и обязанности которых затронуты обжалуемым судебным актом.

Однако, суд апелляционной инстанции полагает, что обжалуемым решением какие либо права и обязанности Кокеладзе М.Р. как автора изобретения не затронуты, поскольку в данном случае его право как автора изобретения не оспаривалось.

Учитывая изложенное, производство по жалобе Кокеладзе М.Р. подлежит прекращению применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации как поданной лицом, не имеющим права на апелляционное обжалование судебного акта.

В силу статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации заявителю жалобы: Кокеладзе М.Р. подлежит возврату из федерального бюджета Российской Федерации 1 000 руб. государственной пошлины, уплаченной за подачу апелляционной жалобы.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с Ле Лаборатуар Сервье в доход федерального бюджета подлежит взысканию 1 000 руб. расходов по апелляционной жалобе.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 150, статьями 266, 268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 25 мая 2009 года по делу N А41-19266/08 в части удовлетворения иска о пресечении действий ЗАО "Канонфарма продакшн", нарушающих права патентообладателя - Ле Лаборатуар Сервье: запретить ЗАО "Канонфарма продакшн" осуществлять производство, рекламу, предложение к продаже и продажу продукта с использованием изобретения истца, а именно лекарственного препарата "Депренорм МВ" без разрешения патентообладателя - Ле Лаборатуар Сервье;

об обязании ЗАО "Канонфарма продакшн" за свой счет опубликовать судебный акт о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя в газете "Фармацевтический вестник", журналах "Ремедиум" и "Медицинский вестник";

о взыскании с ЗАО "Канонфарма продакшн" в пользу Ле Лаборатуар Сервье 4 000 руб. расходов по госпошлине, 30 000 руб. расходов по экспертизе отменить.

В удовлетворении иска Ле Лаборатуар Сервье к ЗАО "Канонфарма продакшн" отказать.

В остальной части решение Арбитражного суда Московской области от 25 мая 2009 года по делу N А41-19266/08 оставить без изменения.

Производство по апелляционной жалобе Кокеладзе М.Р. прекратить.

Возвратить Кокеладзе Мерабу Ревазовичу из федерального бюджета 1 000 руб. судебных расходов по госпошлине.

Взыскать с Ле Лаборатуар Сервье в доход федерального бюджета 1 000 руб. судебных расходов по апелляционной жалобе.

Председательствующий

Э.Р. Исаева

Судьи

С.В. Мальцев В.П. Мизяк