Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от г. N 09АП-5555/2007

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2010 г. N 09АП-5554/2007, 09АП-5555/2007

г. Москва

Дело N А40-61879/06-26-448

16 сентября 2010 г.

N 09АП-5554/2007-АК N 09АП-5555/2007-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 09 сентября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 сентября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Захарова С.Л.,

судей: Гончарова В.Я., Свиридова В.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Манохиной И.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, Акай Юниверсал Индастриз Лимитед

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2007

по делу N А40-61879/06-26-448

по заявлению 1) Феноменон Эйджентс Лимитед, 2) Акай Электрик Ко Лтд.

к 1) Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения

третье лицо - Акай Юниверсал Индастриз Лимитед

при участии в судебном заседании:

от заявителей -1) не явился, извещен; 2) не явился, извещен;

от заинтересованного лица - 1) Шеманин Я.А. по дов. от 20.01.2010 N 10/25-74 удост. N 359-30; 2) Шеманин Я.А. по дов. от 09.11.200 10/25-743/41, удост. N 359-30;

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

"Феноменон Эйджентс Лимитед" и "Акай Электрик Ко, Лтд." обратились в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 28.06.2006 в отношении товарного знака "АКАI" по свидетельству N 215324.

Решением суда от 26.02.2007 заявленные требования удовлетворены.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2007 указанное решение от 26.02.2007 отменено, в удовлетворении требований "Феноменон Эйджентс Лимитед" и "Акай Электрик Ко, Лтд." о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам от 28.06.2006г. N 2001722995/50 (923029) в отношении товарного знака "АКАI" по свидетельству РФ N 215324 отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 12.12.2007 N КА-А40/12068-07 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2007 оставлено без изменения, в удовлетворении кассационных жалоб "Акай Электрик Ко, Лтд.", Феноменон Эйджентс Лимитед отказано.

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.07.2008 N 6075/08 "Акай Электрик Ко, Лтд." отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора вышеуказанных судебных актов апелляционной и кассационной инстанции. При этом Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отметил, что с учетом позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08, "Акай Электрик Ко., Лтд" вправе обратиться в суд с заявлением о пересмотре обжалуемого судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

"Феноменон Эйджентс Лимитед" и "Акай Электрик Ко., Лтд" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с заявлением о пересмотре постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2007 по вновь открывшимся обстоятельствам, в котором заявители, ссылаясь на ч. 1 ст. 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), пункт 5.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.02.2008 N 14 "О внесении дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.03.2007 N 17 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам", Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации об отказе передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.07.2008 N 6075, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 N 3565/08, просят его отменить.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.07.2010 заявление "Феноменон Эйджентс Лимитед" и "Акай Электрик Ко., Лтд" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам удовлетворено, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2007 по делу N А40-61879/06-26-448 отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, суд апелляционной инстанции повторно рассматривает апелляционные жалобы ППС и "Акай Юниверсал Индастриз Лтд." на решением суда от 26.02.2007, в которых указанные стороны просят отменить решение суда первой инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказать. В обоснование этого указывается, что товарный знак "АКАI" не принадлежит заявителям, производителями товара 09, 11, 15 классов МКТУ они не являются, а само по себе словесное обозначение "АКАI" не несет смысловой нагрузки для российского потребителя, которое в переводе на русский язык обозначает "красный". Заявители не представили в Палату по патентным спорам доказательства, которые бы достоверно свидетельствовали о том, что известность в Российской Федерации фирменного наименования компании "АКАЙ Электрик Компании Лимитед" в отношении товаров под товарным знаком "АКАI".

Суд рассмотрел дело в отсутствие заявителей и третьего лица, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства.

При этом судом апелляционной инстанции осуществлены все необходимые процессуальные действия, предусмотренные статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для надлежащего извещения третьего лица - Акай Юниверсал Индастриз Лимитед. Учитывая, что в материалах дела имеется информация о том, что Акай Юниверсал Индастриз Лимитед по единственному имеющемуся в материалах дела адресу отсутствует, а также длительность рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, следует признать, что третье лицо надлежащим образом извещено о месте и времени судебного разбирательства

Протокольным определением апелляционного суда от 09.09.2010 удовлетворено устное ходатайство заинтересованного лица о замене ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" на ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) в порядке процессуального правопреемства в соответствии со ст.48 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ФИПС доводы апелляционной жалобы ППС поддержал в полном объёме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт, об отказе в удовлетворении заявленных требований. Сослался на отсутствие доказательств, подтверждающих осуществление деятельности на территории РФ по состоянию на дату приоритета товарного знака AKAI, а также на отсутствие доказательств известности фирменного наименования (либо его части) в отношении Акай Электрик Ко., ЛТД.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "AKAI" с приоритетом от 31.07.2001 зарегистрирован по свидетельству N 215324 на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал Индастриз Лимитед"" в отношении товаров класса 09,11,15 классов МКТУ.

Компания "Феноменон" как доверенное лицо японской компании "Акаи Электрик" обратилась в Палату по патентным спорам с возражениями против регистрации этого знака, ссылаясь на нарушение требований статей 6 и 7 Закона о товарных знаках, поскольку такая регистрация нарушает права японской компании на фирменное наименование и зарегистрированный ранее на ее имя товарный знак "AKAI" (свидетельство о регистрации N 44844), вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара вследствие известности на территории Российской Федерации именно японской компании "Акаи Электрик" как производителя электронной техники. Гонконгская компания "Акаи Юниверсал" не имеет никакого отношения к японской компании, создана лишь в 2002 году и, по мнению компании "Феноменон", сознательно в своей деятельности проводит аналогии, вызывая ассоциации с японской компанией - прежним владельцем товарного знака "AKAI".

Решением Палаты по патентным спорам, утвержденным руководителем Роспатента 28.06.2006, отказано в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака "AKAI". При этом палата по патентным спорам исходила из того, что само по себе словесное обозначение "AKAI" не несет смысловой нагрузки для российского потребителя, и, следовательно не содержит в себе элементов, которые являлись бы ложными или же вводящими потребителя в заблуждение. Кроме того, представленные компанией Феноменон Эйджентс Лимитед доказательства, а именно копии газет, корпоративная брошюра, распечатка из Интернета, не свидетельствуют о том, что обозначение AKAI до даты приоритета (31.07.2001) оспариваемого товарного знака по свидетельству N 215324 воспринималось российским потребителем как обозначение, используемое именно компанией Акай Электрик Ко., Лтд в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывало устойчивую ассоциацию именно с данной компанией, а не одной из множества компаний, содержащих в своем фирменном наименовании элемент "AKAI", поскольку в указанных материалах отсутствует указание на компанию Акай Электрик Компани Лимитед.

"Феноменон Эйджентс Лимитед" и "Акай Электрик Ко, Лтд.", полагая, что оспариваемое решение Роспатента, нарушает их права и законные интересы обратилось в арбитражный суд с оспариванием соответствующего решения ППС.

Вопреки доводам, приведенным в апелляционных жалобах ППС и Акай Юниверсал Индастриз Лимитед, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены законного и обоснованного решения суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителей.

В силу п. 2 ст. 6 Закона о товарных знаках (в редакции Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I) не допускается в качестве регистрации товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Согласно п. 2.3.2.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно части 2 статьи 7 Закона о товарных знаках не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Авторы апелляционных жалоб указывают, что заявителями не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что обозначение "AKAI" до даты приоритета (31.07.2001) оспариваемого товарного знака приобрело известность среди потребителей как обозначение, используемое японской компанией "Акаи Электрик" в своей хозяйственной деятельности в Российской Федерации, в связи с чем вызывает устойчивую ассоциацию именно с данной компанией, не представлено.

Вместе с тем, данные доводы апелляционных жалоб являются ошибочными, исходя из следующих обстоятельств.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, японская компания "Акаи Электрик" образована в 1929 году, производила товары класса 07 МКТУ, действовала на территории Российской Федерации, являлась официальным поставщиком Олимпийских игр в Москве, официальным спонсором футбольного клуба "Спартак", с 28.02.1972 по 2001 год - правообладателем товарного знака со словесным обозначением "AKAI", что доказывает факт известности фирменного наименования (его части) этой компании на территории Российской Федерации.

При этом японская компания "Акаи Электрик" получила право на фирменное наименование, в том числе на его часть (AKAI), 15.07.1929, задолго до поступления 31.07.2001 заявки на товарный знак AKAI N 215324, который зарегистрирован 24.06.2002 на имя третьего лица в отношении однородных товаров 09, 11, 15 классов МКТУ, составляющих широкий спектр разнообразной радиоэлектронной продукции, производителем которой является Акай Электрик Ко. Лтд.

Факт известности именно японской компании "Акаи Электрик" подтверждается и гонконгской компанией "Акаи Юниверсал", которая построила рекламную кампанию по продвижению своего товарного знака именно на известности японской компании, проводя ее под лозунгом "Akai - Возвращение легенды" и поддерживая у потребителей впечатление, что гонконгская компания является представителем японской компании. Представители гонконгской компании в своих выступлениях и интервью прямо указывают на связь с японской компанией, не проводят никаких различий между ними, сознательно выдают себя за японскую компанию, созданную в 1929 году.

Указанные обстоятельства соответствуют обстоятельствам, установленным в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 2008 N 3565/08

Кроме того, как верно указано в решении суда первой инстанции, документы Главного управления информационных технологий Федеральной таможенной службы за период с 1996 г. по настоящее время свидетельствуют, что с 1996 г. по 2000 г. на территорию Российской Федерации поставлялись товары, изготовителем которых значится компания Акай Электрик Ко Лтд, в ряде документов указанная как "АКАЙ" Япония

В материалы дела заявителями представлены доказательства, которые свидетельствуют не только о ввозе, но и о производстве в 1997-1998 г.г. техники AKAI в г. Подольске на ЗАО "Завод БШМ". производство осуществлялось из комплектующих, которые ввозились партнером Акай Электрик Ко. Лтд., компанией Manhattan Electric Industries.

Согласно имеющимся в материалах дела результатам опроса ФКИОМ, проведенного в сентябре 1999 г., знание бренда AKAI в России в отношении видеоаппаратуры составляло 43,1% - 44,5% опрошенных, а в отношении аудиоаппаратуры эта цифра равнялась 33,3% (т.8, л.д. 63-64).

Следует также отметить, что опрошенные как с той, так и с другой стороны, правильно идентифицировали обозначение AKAI с аппаратурой для записи, передачи, воспроизведения изображения, бытовой техникой, профессиональной техникой для музыкантов, т.е. товарами однородными тем, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, вопреки доводам авторов апелляционных жалоб об известности фирменного наименования AKAI потребителям в России на дату приоритета оспариваемого знака 2001 г. только в отношении звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники.

Также судом первой инстанции обоснованно принят во внимание отчет Аналитического центра Юрия Левады по результатам опроса 1508 респондентов в 26 крупных городах России с 14 по 22 июля 2006 года.

Отчет содержит обоснование количества опрошенных в каждом из 26 городов, описание структуры опрошенных относительно пола, возрастных данных 18 - 24 лет 16% от числа опрошенных, 25 - 39 лет, 40 - 54 лет, 55 лет и старше по 28% в каждой группе от числа опрошенных; относительно образования, потребительского и профессионального статуса опрошенных, постоянно проживающих в соответствующих городах. Опрос проводился методом личного интервью с последующим контролем 20% - контроль выборочно по телефону; логическим контролем по файлу данных при помощи специальных компьютерных программ.

Результаты опроса населения России показали, что две трети из тех, кому известен товарный знак "AKAI", впервые узнали о нем до 2001 года, 12% из числа опрошенных помнят продукцию под этим товарным знаком еще с советских времен, большинство населения считает страной происхождения товарного знака "AKAI" Японию; Компания АКАЙ Электрик Ко Лтд (Япония) известна в России более чем в два раза больше, чем компания Акай Юниверсал Индастриз Лтд; 54% от числа знающих товарный знак "AKAI" считает, что видео и аудиотехника под товарным знаком "AKAI" выпускается компанией Акай Электрик Ко, Лтд (Япония). Компания Акай Юниверсал Индастриз Лтд упоминается в этой связи в два с половиной раза реже; большинство населения России (59% от числа знающих товарный знак "AKAI")считает правообладателем товарного знака "AKAI" компанию Акай Электрик Ко, Лтд (Япония) компания Акай Юниверсал Индастриз Лтд упоминается в этой связи более чем в семь раз реже.

Таким образом, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что фирменное наименование AKAI широко известно потребителям в России на дату приоритета оспариваемого знака 2001 г.

Что касается доводов авторов апелляционных жалоб о том, что "AKAI" само по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, указывающих на товар или место его производства, поскольку не является значимым словом какого-либо языка, то судебная коллегия исходит из следующих обстоятельств.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.2008 2008 N 3565/08, регистрация товарного знака на имя гонконгской компании "Акаи Юниверсал" вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

Лицо, зарегистрировавшее товарный знак "AKAI", знало или должно было знать о том, что обозначение "AKAI" ранее использовалось в Российской Федерации японской компанией "Акаи Электрик" не только как часть фирменного наименования, но и как товарный знак, который и в настоящее время зарегистрирован в других странах; данное лицо выдает себя за бывшего правообладателя тождественного товарного знака с целью приобретения конкурентных преимуществ за счет известности обозначения последнего.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что оспариваемое решение принято Палатой по патентным спорам с нарушением требований абз. 2 п. 2. ст. 7, п. 2 ст. 6 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", вопреки доводам авторов апелляционных жалоб об обратном.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что решение суда первой инстанции об удовлетворении требований заявителей является законным и обоснованным. Доводы же, приведенные в апелляционных жалобах, не могут служить основанием для его отмены либо изменения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 ст. 270 АПК РФ в любом случае основанием для отмены вынесенного судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.02.2007 по делу N А40-61879/06-26-448 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

В.А. Свиридов В.Я. Гончаров