Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 сентября 2011 г. N 09АП-19287/11

г. Москва

Дело N А40-89334/10-27-776

13 сентября 2011 г.

N 09АП-19287/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева

судей Н.И. Левченко, А.И. Трубицына

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Е. Чернышевой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя Каменевой Маргариты Саидовны

на решение Арбитражного суда г. Москвы от "31" мая 2011 г..

по делу N А40-89334/10-27-776

по иску ООО "ПТО "Тех-Креп" (ИНН 7723707210)

к Индивидуальному предпринимателю Каменевой Маргарите Саидовне,

ООО "Драгонкреп" (ИНН 463001509028)

о защите исключительных прав на полезную модель

в судебное заседание явились представители:

от истца: Аничкова Е.С. (по доверенности от 12.06.2011)

от первого ответчика: Демина И.М. (по доверенности от 01.08.2011)

в судебное заседание не явились:

ответчик - ООО "Драгонкреп" - извещен надлежащим образом.

УСТАНОВИЛ

ООО "ПТО "Тех-КРЕП" обратилось с иском к ООО "Драгонкреп", ИП Каменевой М.С. о запрете совершать действия, нарушающие исключительные права истца на полезную модель N 74675, в том числе изготавливать, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот, хранить для этих целей изделия, в которых используется полезная модель N 74675, а именно дюбели для изоляции, выпускаемые серийно по ТУ 2291-001-25.23-06. п. 1; об обязании изъять из оборота и уничтожить запасы изделий, в которых используется полезная модель N 744675, а именно дюбели для изоляции, выпускаемые серийно по ТУ 2291-001-25.23-06. п. 1.

В судебном заседании от 24 мая 2011 года истец изменил требования к ООО "Драгонкреп", просил запретить ООО "Драгонкреп" предлагать к продаже, продавать, хранить для этих целей изделия, вводить их в гражданский оборот.Изменение требований в этой части принято судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ.

От требования об обязании ответчиков опубликовать в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решения суда о неправомерном использовании полезной модели N 74675 с указанием действительного патентообладателя ООО "ПТО "Тех-КРЕП" истец отказался.

Решением суда от 31 мая 2011 г. принят отказ истца от иска в части требования об обязании ООО "Драгонкреп", ИП Каменевой М.С. опубликовать за свой счет в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам "Изобретения. Полезные модели" решения суда о неправомерном использовании полезной модели N 74675 с указанием действительного патентообладателя ООО "ПТО "Тех-КРЕП", производство в этой части по делу прекратить.

ООО "Драгонкреп" запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права "ПТО "Тех-КРЕП" на полезную модель N 74675, при предложении к продаже, продаже, хранении с целью продажи дюбелей для изоляции, выпускаемых серийно по ТУ 2291-001-25.23-06.п.1.

ИП Каменевой М.С. запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права ООО "ПТО "Тех-КРЕП" на полезную модель N 74675, при изготовлении, предложении к продаже, продаже, при хранении с целью продажи дюбелей для изоляции, выпускаемых серийно по ТУ 2291-001-25.23-06.п.1.

ООО "Драгонкреп" обязано изъять из оборота и уничтожить запасы изделий дюбелей для изоляции, выпускаемых серийно по ТУ 2291-001-25.23-06.п.1., в которых используется полезная модель N 74675 .

ИП Каменева М.С. обязана изъять из оборота и уничтожить запасы изделий дюбелей для изоляции, выпускаемых серийно по ТУ 2291-001-25.23-06.п.1., в которых используется полезная модель N 74675.

При этом суд указал, что в дюбелях для изоляции, произведенных ИП Каменевой М.С., реализуемых ООО "Драгонкреп", представленных на экспертизу, использован каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы полезной модели по патенту N 74675.

С решением не согласился ответчик ИП Каменева М.С., подала апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению заявителя жалобы, суд не учел, что ИП Каменева М.С. производит продукцию согласно своему патенту на полезную модель N 95766 и не нарушает исключительных прав истца. Суд не применил п.9 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122.

Истец просит решение суда оставить в силе, представил правовую позицию по апелляционной жалобе от 22.08.2011 г.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст.270 АПК РФ для отмены решения от 31 мая 2011 г. в связи со следующим.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, ООО "ПТО "Тех-КРЕП" (далее - Истец) является патентообладатетелем полезной модели - "пластмассовое изделие", что подтверждается Патентом на полезную модель N 74675, с приоритетом от 11.12.2007 г.

Права патентообладателя по патенту на полезную модель N 74675 были приобретены Истцом по договору от 11.09.2009 г. об отчуждении исключительного права на полезную модель, заключенным Истцом с прежним патентообладателем - ООО "Технокрепеж". 19.11.2009 г. указанный договор был зарегистрирован Федеральным государственным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (РОСПАТЕНТ) под номером РД0057032.

Таким образом, с 19.11.2009 г. Истец приобрел права патентообладателя на полезную модель N 74675 - "пластмассовое изделие".

Полезная модель N 74675 - "пластмассовое изделие" относится к дюбелям - устройствам, укрепляемым в отверстиях стен зданий.

Согласно формуле полезной модели N 74675 полезная модель представляет собой:

1. Пластмассовое изделие, имеющее первую часть в виде тарельчатой головки с отверстием в центре, вторую часть в виде трубки и третью часть в виде стрежня, отличающееся тем, что первая, вторая, и третья части выполнены в виде единого тела, при этом третья часть расположена вдоль трубки второй части.

2. Пластмассовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что оно имеет трубку второй части с наружным диаметром 10 мм и длиной 80:300 мм.

3. Пластмассовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что тарельчатая головка первой части выполнена с возможностью извлечения стержня третьей части.

4. Пластмассовое изделие по п. 1, отличающееся тем, что отверстие в трубке второй части выполнена с возможностью размещения стержня третьей части.

Данная полезная модель направлена на снижение себестоимости производства.

Пунктом 1 ст. 1358 ГК установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель).

Согласно подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием полезной модели считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.

В соответствии с п. 3 ст. 1358 ГK РФ полезная модель признается использованной в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового ,в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Проведенными по делу основной и дополнительной судебно-патентоведческой экспертизами установлено, что в изделии "Дюбель для изоляции" производства ИП Каменевой М.С. использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 74675 (патент истца, т. 1, л.д. 133).

Действительно, при производстве изделия ИП Каменева М.С. использует каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 95766 и признаки 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 независимого пункта формулы полезной модели по патенту 69944 (т.2 л.д. 74, 69), правообладателем которого является непосредственно ИП Каменева М.С., в связи с чем ответчик полагает, что не может нарушать исключительных прав истца, так как имеет место столкновение патентов (74675 - патент истца и 69944; 95766 - патенты ответчика, п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 г. N 122).

Судебная коллегия отклоняет данный довод в силу следующего.

Согласно разъяснениям п.9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 13.12.2007 г. N 122 при наличии двух патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признаками, приведенными в независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке недействительным патента с более поздней датой приоритета действия обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета.

Для применения указанного пункта необходимо, чтобы в изготавливаемом изделии использовался каждый признак независимых пунктов формулы патента истца и при этом ответчик бы являлся обладателем прав на полезную модель с такими же признаками независимой формулы.

Однако, проведенным экспертными исследованием установлено, что патенты N 74675 и патенты N 69944, N 95766 не идентичны по признакам независимых пунктов формулы.

Более того, при производстве собственной продукции ответчик не применяет полностью собственные оба патента, а именно признаки независимых пунктов формулы 1, 5, 10, 13, 14 по патенту 69944 не используются, что фактически приводит к созданию иной продукции, нежели запатентована ответчиком, а именно, продукции по патенту N 74675, права на который принадлежат истцу (т.1 л.д. 133).

Госпошлина, недоплаченная ответчиком за рассмотрение апелляционной жалобы подлежит взысканию в доход федерального бюджета (ст.110 АПК РФ).

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 31 мая 2011 года по делу N А40-89334/10-27-776 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Каменевой Маргариты Саидовны - без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Каменевой Маргариты Саидовны 1900 рублей госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в доход федерального бюджета.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко А.И. Трубицын