Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2011 г. N 13АП-14942/11

г. Санкт-Петербург

21 ноября 2011 г.

Дело N А56-83163/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 14 ноября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 ноября 2011 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Сомовой Е.А.

судей Копыловой Л.С., Тойвонена И.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Хлевниковой О.Б.

при участии:

от истца: Начинкина А.Л. по доверенности от 01.12.2010

от ответчиков:

1) не явился, извещен:

2) Чернышева К.В. по доверенности от 27.04.2010;

от 3-го лица: не явился, извещен

по иску ООО "СП-Компания-СПб"

к 1) ООО "Ника"

2) ИП Абрамов П.М.

3-е лицо: ООО "Ник.Ру"

о защите прав на коммерческое обозначение и защите интеллектуальной собственности

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СП-Компания-СПб" (далее - ООО "СП-Компания-СПб", Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Ника" (далее - ООО "Ника") и индивидуальному предпринимателю Абрамову Павлу Михайловичу о признании администрирования доменного имени www.sexvideogid.ru Абрамовым П.М. актом недобросовестной конкуренции, о запрете Абрамову П.М. использовать в доменном имени www.sexvideogid.ru коммерческое обозначение "Секс Видео Гид", о признании распространения материалов журнала "Секс Видео Гид" на сайте www.sexvideogid.ru нарушением авторских прав ООО "СП-Компания-СПб".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Ник.Ру" (далее - ООО "Ник.Ру", Общество).

Решением от 01.04.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 20.07.2010, иск к предпринимателю Абрамову П.М. удовлетворен в полном объеме. В иске к ООО "Ника" отказано.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 29.11.2010 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.04.2010 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.07.2010 по делу N А56-83163/2009 отменены. Дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении дела судом первой инстанции Компания заявила требования только в отношении Абрамова П.М., сформулировав их следующим образом: признать незаконным использование предпринимателем Абрамовым П.М. коммерческого обозначения "Секс Видео Гид" в наименовании сайта www.sexvideogid.ru; признать администрирование Абрамовым П.М. доменного имени www.sexvideogid.ru нарушением прав истца, в том числе, на коммерческое обозначение, логотип "Секс Видео Гид"; признать нарушением прав ООО "СП "Компания-СП-б" распространение предпринимателем Абрамовым П.М. на сайте www.sexvideogid.ru текстов статей, автором которых является Каневский М.Ю.

До рассмотрения спора по существу Компанией также заявлено требование о признании незаконным использование товарного знака ""Секс Видео Гид" www.sexvideogid.ru", которое не принято судом первой инстанции к рассмотрению.

Решением суда от 11.07.2011 требования Компании оставлены без удовлетворения.

В апелляционной жалобе Компания, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права, просит решение суда от 11.07.2011 отменить, исковые требования, в том числе о признании незаконным использование товарного знака ""Секс Видео Гид" www.sexvideogid.ru" (далее - товарный знак Компании), удовлетворить. Податель жалобы ссылается на то, что требование о признании незаконным использования принадлежащего ему товарного знака не принято судом первой инстанции к рассмотрению неправомерно; коммерческое обозначение "Секс Видео Гид" используется истцом непрерывно (далее - коммерческое обозначение); коммерческое обозначение может быть использовано не только для самого предприятия в целом, но и для одного из видов деятельности предприятия; прекращение возможного правонарушения не исключает возможность защиты прав истца после такого прекращения; решение суда содержит противоречивые взаимоисключающие выводы.

В судебном заседании представитель Компании доводы апелляционной жалобы поддержал, настаивал на отмене решения суда, а представитель Абрамова П.М. возразил против ее удовлетворения. Представитель Общества, извещенного о времени и месте рассмотрения спора, в суд не явился, что не является препятствием для рассмотрения апелляционной жалобы в его отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что согласно свидетельствам о регистрации средства массовой информации от 07.02.2001 серии ЭЛ N 2-5002 и от 26.04.2001 серии ПИ N 77-7776 истец учредил СМИ в форме журнала и электронного журнала с наименованием "Секс видео гид" и примерной тематикой "Обзор новинок видеорынка эротических изданий".

Из акта приемки товарного знака от 06.12.2001 следует, что редколлегией журнала "Секс видео гид" разработаны логотип для использования на обложке журнала и коммерческое обозначение редакции журнала.

В последующем указанные логотип и коммерческое обозначение были изменены на аналогичные с указанием на интернет-сайт www.sexvideogid.ru (акт приемки от 07.12.2003).

Из искового заявления следует, что в связи с отсутствием технической возможности для создания сайта журнала ООО "СП-Компания-СПб" и Абрамов П.М. договорились, что последний регистрирует доменное имя, создает сайт и осуществляет выпуск электронного приложения к журналу "Секс видео гид". Для названных целей истец передал Абрамову П.М. в электронном виде материалы журналов (статьи, дизайн, фотоматериалы).

ООО "Ник.Ру" 01.07.2003 зарегистрировало в Российской Федерации за Абрамовым П.М. доменное имя в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www.sexvideogid.ru.

В 2009 году нотариусом Санкт-Петербурга по заявлению истца проведен осмотр доказательств - страниц в Интернете, в ходе которого установлено следующее:

на странице http://sexvideogid.ru/magazine/ размещено описание журнала "Секс видео гид", учрежденного истцом, помещен логотип журнала, идентичный переданному по актам приемки товарного знака, и онлайн-версия журнала N 50-52 (протокол осмотра от 18.06.2009);

на странице http://sexvideogid.ru/opt.php размещено предложение о реализации товаров, в том числе журнала "Секс видео гид" с указанием реквизитов ООО "Ника" (протокол осмотра от 18.06.2009);

на странице http://sexvideogid.ru/gid18/ предложены к продаже журналы "Private" со ссылкой на магазин "Секс видео гид" и ООО "Ника" (протокол осмотра письменного доказательства от 13.11.2009).

Протоколом осмотра письменного доказательства от 18.06.2009 зафиксировано наличие на странице http://nik.ru/lookup.php?domain=sexvideogid.ru&button1 информации о регистрации домена "sexvideogid.ru" за Абрамовым П.М.

Создание предпринимателем домена со спорным наименованием, получение услуг по поддержке функционирования домена подтверждено договором об оказании услуг от 10.03.2005 N 195773/NIC-D, заключенным Абрамовым П.М. с автономной некоммерческой организацией "Региональный Сетевой Информационный Центр".

Полагая, что в силу статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 использование Абрамовым П.М. коммерческого обозначения "Секс видео гид" в названии сайта и на самом сайте, администрирование доменного имени www.sexvideogid.ru, а также распространение на сайте ответчика текстов статей Каневского М.Ю. без разрешения автора, нарушает ее исключительные права, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции оценил представленные истцом доказательства, приведенные доводы и пришел к выводу об отсутствии основания для удовлетворения исковых требований Компании. В принятии и рассмотрении требования о признании незаконным использования товарного знака компании ""Секс Видео Гид" www.sexvideogid.ru" судом отказано.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции полагает, что оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется в связи со следующим.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются в том числе коммерческие обозначения.

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории. В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Из положений пункта 1 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что для возникновения и существования исключительного права на коммерческое обозначение необходимо выполнение двух условий - достаточная различительная способность и известность коммерческого обозначения в пределах определенной территории.

Следует признать, одного лишь начала использования фактического использования избранного Компанией коммерческого обозначения для возникновения исключительного права на него не является достаточным.

Кроме того, поскольку коммерческое обозначение не подлежит обязательной регистрации или включению в учредительные документы, то принадлежность Компании спорного коммерческого обозначения должно быть ей доказано.

Доменное имя в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения www.sexvideogid.ru зарегистрировано в Российской Федерации за Абрамовым П.М. с 01.07.2003.

Компания ссылается на регистрацию в 2000 году СМИ с названием "Секс Видео Гид" и выпуск журнала с таким названием, что привело к узнаванию потребителями ее товара - покупателями журнала продукции Компании.

Регистрация Абрамовым П.М. доменного имени с коммерческим обозначением истца состоялась в 2003 году; сайт с данным именем использовался в качестве электронной версии журнала "Секс Видео Гид". Данная регистрация произошла с согласия и по инициативе самого истца, что им не оспаривается. Из позиции Компании по делу и фактических обстоятельств следует, что использование коммерческого обозначения Компании начато ответчиком на законных основаниях, с согласия самого правообладателя, но без заключения соответствующего договора.

Компания ссылается на уклонение ответчика от заключения соответствующего договора, однако доказательств этого в деле не имеется.

Поводом для обращения за судебной защитой своих прав послужило не "присвоение" коммерческого обозначения Компании для организации собственного предприятия, осуществляющего аналогичную деятельность, а продвижение с помощью коммерческого обозначения истца на том же сайте товаров ООО "Ника" путем размещения Абрамовым П.М. рекламы этих товаров в электронном журнале Компании без ее согласия.

Делая вывод об отсутствии нарушений прав истца на коммерческое обозначение, суд верно указал на то, что до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (01.01.2008) такой вид индивидуализации юридического лица как коммерческое обозначение нормами гражданского законодательства не регламентировался и правовая охрана исключительного права на коммерческое обозначение не обеспечивалась, в связи с чем использование истцом указанного им средства индивидуализации как коммерческого обозначения могло начаться с 01.01.2008.

Оценивая доводы Компании о незаконном использовании ответчиком ее коммерческого обозначения после 01.01.2008, суд первой инстанции указал, что редакционная коллегия журнала "Секс видео гид" не представила надлежащих и безусловных доказательств того, что она является предприятием, следовательно, разработанное ею словесное (графическое) обозначение "Секс Видео Гид" не может признаваться коммерческим обозначением по смыслу статьи 1538 Гражданского кодекса РФ.

В силу норм части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации коммерческое обозначение служит для идентификации имущественного комплекса - предприятия, используемого в предпринимательской деятельности. Таким образом, коммерческое обозначение в отличие от фирменного наименования является средством индивидуализации не субъекта, а объекта права, то есть торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса.

Как правильно указал суд первой инстанции, Компания отождествляет с коммерческим обозначением "Секс видео гид" свою предпринимательскую деятельность по изданию журнала и электронного журнала.

Суд указал, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у Компании предприятия в смысле статьи 132 Гражданского кодекса Российской Федерации и, соответственно, возникновения у нее права на коммерческое обозначение в тот период, который Компания указывает периодом незаконного использования обозначения Абрамовым П.М.

Принимая во внимание данный вывод суда, апелляционная коллегия полагает, что Компанией не представлено исчерпывающих доказательств того, что словосочетание "Секс Видео Гид" полностью соответствовало критериям коммерческого обозначения предприятия истца, а следовательно, нет оснований считать, что использование указанного словосочетания являлось незаконным использованием коммерческого обозначения Компании до регистрации товарного знака содержащего данное обозначение.

Также апелляционным судом принято во внимание то, что в настоящее время права администрирования сайта переданы истцу.

Доводы Компании об использовании ответчиком словосочетания "Секс видео гид" в качестве коммерческого обозначения своего бизнеса с нарушением исключительного права истца на товарный знак, содержащий в себе графическое и буквенное изображение "Сексвидеогид", не принимаются судом апелляционной инстанции.

Судом первой инстанции установлен и материалами дела подтвержден факт того, что исключительное право ответчика на использование коммерческого обозначения возникло ранее, чем истцом был зарегистрирован указанный выше товарный знак.

В принятии и рассмотрении требования Компании о незаконном использовании товарного знака, содержащего в себе сочетание буквенного и графического изображения "Сексвидеогид" (государственная регистрация по свидетельству N 423537, выданному 23.11.2010 (с приоритетом заявки 18.11.2009) судом первой инстанции отказано обоснованно.

Изменение исковых требований не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в исковом заявлении.

Указанная правовая позиция изложена в Определении Высшего Арбитражного Суда от 26.02.2010 N 16737/09 и Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 31.10.1996 N 13.

Материалами дела подтверждается, что при обращении Компании в арбитражный суд требования о признании незаконным использования ответчиком ее товарного знака заявлены не были.

В силу абзаца второго пункта 15 части второй статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции (в том числе на толкование закона), изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В отношении требования Компании о признании факта нарушения ее прав автора на распространение предпринимателем Абрамовым П.М. на сайте www.sexvideogid.ru текстов статей, автором которых является Каневский М.Ю.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что требование о признании распространения материалов журнала "Секс Видео Гид" на сайте www.sexvideogid.ru нарушением авторских прав ООО "СП-Компания-СП-б" предъявленными истцом в материалы дела доказательствами (протоколами осмотра письменного доказательства от 18.06.2009, от 13.11.2009) не подтверждено, так как не представляется возможным установить, нарушаются ли ответчиками авторские права истца на какие-либо конкретные произведения (литературные, фотографические). В деле отсутствуют надлежащие доказательства создания творческим трудом каких-либо произведений, которые могли бы быть отнесены к объектам авторского права, и наличия прав на них у ООО "СП-Компания-СПб".

Всесторонне и полно повторно исследовав представленные истцом доказательства, а также оценив вновь представленные Компаний документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт размещения конкретных текстов статей (объектов авторского права), обладателем исключительных прав на которые является Компания, не нашел своего документального подтверждения.

Представленным Компанией заключению и исследованию, проведенным Санкт-Петербургской региональной общественной организацией потребителей объектов интеллектуальной собственности по вопросу изменений содержания страниц сайта www.sexvideogid.ru на сайте http://replay.waybackmachine.org, судом первой инстанции дана исчерпывающая и обоснованная оценка.

Судом правильно указано на то, что данный документ не может быть признан достоверным и достаточным доказательством, поскольку из анализа данного заключения невозможно соотнести содержание журнала на архивном сайте с принадлежностью размещенных на нем конкретных текстов статей истцу или иному лицу. В настоящее время отсутствует возможность точной и достоверной проверки и сопоставления текстов, размещенных в спорный период на сайте и опубликованных в журнале, поскольку содержимое сайта изменено и удалено. Указанный экспертом сайт http://replay.waybackmachine.org, который был изучен в ходе исследования, не подтверждает документально достоверность сведений, заархивированных под указанием сайта www.sexvideogid.ru.

Как указано в данном заключении, архивные страницы имеют ошибки, опечатки, а также разницу в знаках препинания, что доказывает искажение информации на сервере http://replay.waybackmachine.org.

В Условиях пользования сайтом http://replay.waybackmachine.org, размещенных на его страницах и удостоверенных переводом протокола осмотра письменного доказательства серии 78АА N 0190282 от 22.04.2011, указано на то, что архив не может гарантировать или обеспечить, чтобы контент в коллекциях был точным, полным.

Суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить следующее.

На основании статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности - актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленности и торговых делах. В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В соответствии со 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Пунктом 3 статьи 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицо, нарушившее правила пункта 2 настоящей статьи, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки.

Согласно пункту 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном Гражданским кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения. Под частичным запретом на использование в отношении коммерческого обозначения - запрет на его использование в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Обращаясь с иском о признании незаконным использования предпринимателем Абрамовым П.М. коммерческого обозначения Компании в наименовании его сайта и при администрировании доменного имени, при размещении логотипа "СексВидеоГид"; признании распространения предпринимателем Абрамовым П.М. на сайте www.sexvideogid.ru текстов статей, фотоматериалов нарушением авторских прав Компании, истец не указал конкретный способ защиты его нарушенных прав, который по его мнению, устранит последствия такого нарушения.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба Компании удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.07.2011 по делу N А56-83163/2009 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий

Е.А. Сомова

Судьи

Л.С. Копылова И.Ю. Тойвонен