Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 апреля 2012 г. N 09АП-5094/12

г. Москва

11 апреля 2012 г.

Дело N А40-105879/11-5-760

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 апреля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи	Якутова Э.В.
судей:	Бекетовой И.В.
	Каменецкого Д.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 по делу N А40-105879/11-5-760 судьи Тарасова Н.Н.

по заявлению ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третьи лица ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности"

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя: Марченков М.В. по дов. от 19.09.2011;

от ответчика: Чеканов А.А. по дов. от 08.07.2011;

от третьих лиц: ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко", Вепринцева Е.С. по дов. от 21.04.2011;

ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности", Чеканов А.А. по дов. от 12.08.2011,

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 было удовлетворено заявление компании ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ (далее - Компания) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 22.06.2011 об отказе в удовлетворении возражений ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко.КГ от 17.02.2011 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 339404.

Суд также обязал Роспатент восстановить нарушенные права ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ путем повторного и объективного рассмотрения возражений.

Роспатент не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой, в которой полагает, что решение принято при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела; при недоказанности имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными; при несоответствии выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; а также с нарушением норм материального права.

Просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать.

В отзыве на апелляционную жалобу Компания с доводами, приведенными в апелляционной жалобе, не согласна.

Считает, что судом были полно выяснены все обстоятельства, имеющие значение для дела, которые судом были установлены на основании имеющихся в деле доказательств; решение полностью соответствует требованиям гл.20 АПК РФ и не содержит оснований для отмены решения, предусмотренного ст.270 АПК РФ; все обстоятельства дела исследованы в судебном заседании полно и объективно.

Отзывы на апелляционную жалобу третьими лицами не представлены.

В судебном заседании представитель Роспатента и ФИПС высказал единую правовую позицию, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Пояснил, что оспариваемый товарный знак не способен вводить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Указал на то, что противопоставленные товарные знаки, принадлежащие заявителю, не составляют серию товарных знаков, объединенных сильным элементом "гамма/gamma", поскольку словесный элемент оспариваемого и противопоставленных товарных знаков помимо Компании и третьего лица широко используется многочисленными производителями в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Полагает, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым, в связи с чем не может быть положен в основу серии товарных знаков.

Отметил, что сравниваемые обозначения не обладают смысловыми значениями, а также не обладают ярко выраженными графическими признаками, в силу чего определяющим критерием при установлении сходства данных обозначений в целом является фонетический признак. При этом, сравниваемые товарные знаки имеют фонетически различные сильные начальные части.

Обращает внимание на то, что регистрация наименования в Росздравнадзоре свидетельствует о том, что компетентный орган по обращению лекарственных средств, также посчитал не сходными сравниваемые обозначения при регистрации наименований лекарственных препаратов.

Подчеркнул, что при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в рамках возражения Роспатентом учитывались только документы, которые не меняют мотивы данного возражения.

Представитель Компании в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Пояснил, что зарегистрированный товарный знак является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками Компании, поскольку в глазах потребителей может быть воспринят как еще один препарат известной серии, произведенной компанией.

Указал на то, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Отметил, что сам факт наличия правовой охраны указанных Роспатентом товарных знаков не может являться основанием для утверждения о том, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым и не может быть положен в основу товарных знаков.

Обратил внимание на то, что такое основание для отказа в государственной регистрации лекарственного средства как сходство наименования лекарственного средства с защищенным товарным знаком, названием другого лекарственного средства не было предусмотрено действующим на момент регистрации указанных препаратов Административным регламентом Росздравнадзора.

Считает, что представленные Компанией дополнительные материалы не были направлены на изменение мотивов возражения, а лишь указывали на законность и обоснованность поданного возражения.

Представитель третьего лица - ОАО "МПХФО им. Н.А. Семашко", в судебном заседании полностью поддержал правовую позицию Роспатента, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе удовлетворении заявленных требований.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьих лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 339404 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2007 по заявке N 2006733921/50 с приоритетом от 23.11.2006 на имя правообладателя ОАО "Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко" в отношении товаров 05 класса МКТУ "фармацевтические препараты".

Товарный знак по свидетельству N 339404 представляет собой словесное обозначение "ТРИГАММА", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

17.02.2011 в Палату по патентным спорам поступило возражение от компании ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 339404 в отношении товаров 05 класса МКТУ, поскольку заявитель зарегистрировал товарные знаки, включающие словесное обозначение "ГАММА", зарегистрированных на территории Российской Федерации в период с 13.01.1993 по 10.02.2003, для того же класса МКТУ, а также сходством до степени смешения товарных знаков заявителя и противопоставленного ему товарного знака третьего лица.

Решением Роспатента от 22.06.2011 в удовлетворении возражения Компании было отказано; правовая охрана товарного знака по свидетельству N 339404 оставлена в силе.

Удовлетворяя заявленные Компанией требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемое решение вынесено Роспатентом с нарушением норм действующего законодательства и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

При этом, суд правомерно указал на то, что согласно ч.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст.1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исследуя материалы дела, суд правильно посчитал, что словесное обозначение "ТРИГАММА является сходным до степени смешения со всеми ранее зарегистрированными товарными знаками заявителя, поскольку в глазах потребителей может быть воспринят как еще один препарат известной серии "ГАММА", произведенной компанией ВЁРВАГ Фарма ГмбХ энд Ко. КГ (Milgamma, Folgamma, Simgamma, Bisogamma, Каптогамма, Метфогамма, Бисогамма).

Оценивая доводы Роспатента о том, что словесный элемент "ГАММА/GAMMA" для товаров 05 класса МКТУ является слабым, в силу чего не может быть положен в основу серии знаков, следует отметить следующее.

Роспатентом в оспариваемом решении вывод о слабости элемента "ГАММА/GAMMA" мотивирован тем, что повторение форманты ГАММА/GAMMA в товарных знаках разных лиц в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ свидетельствует об ослаблении его различительной способности (ВИТАГАММА по свидетельству N 254368 на имя ЗАО "Брынцалов-А", ИНФИГАММА по свидетельству N 264713 на имя ЗАО "Мастерклон", ФЛЕБОГАММА по свидетельству N 280093 и FLEBOGAMMA по международной регистрации N 682836 на имя Грифолз С.А., ALFAGAMMA по международной регистрации N 555329 на имя Humana Italia S.p.A.).

В то же время, в данном случае необходимо обратить внимание на то, что Компания указывает и на активное использование зарегистрированных товарных знаков Компании, что в отсутствие информации об использовании товарных знаков иных указанных выше лиц не может ослабить их различительную способность как серии товарных знаков.

Не могут быть признаны относимыми к настоящему делу и ссылки Роспатента на факт регистрации препарата с товарным знаком "ТРИГАММА" Росздравнадзором, а также на письмо Научно-аналитического отдела сектора научного анализа информации ФГУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения", поскольку при регистрации препаратов Росздравнадзор не оценивает сходство товарных знаков как средства индивидуализации товаров конкретного производителя.

Также обоснованно суд указал на то, что правовая позиция заявителя была безосновательно исследована Роспатентом не в полном объеме, поскольку при рассмотрении возражений Компании было отказано в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств. При этом, Роспатент сослался на п.2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденным приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520.

В данном случае, следует согласиться с доводами Компании о том, что дополнительно представленные в Роспатент материалы, а именно, образцы упаковок с инструкциями к препаратам, выпускаемых Компанией; данные из сети Интернет об использовании морфемы "Гамма" другими юридическими лицами; данные о российских и международных товарных знаках Компании; журналы, в которых опубликованы сведения о препаратах Компании; товарный знак "ТИОГАММА" по свидетельству N 176817, не были направлены на изменение мотивов возражения, а подтверждали различительную способность серии товарных знаков с общим элементом "ГАММА".

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных Компанией требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.01.2012 по делу N А40-105879/11-5-760 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова Д.В. Каменецкий